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平行进口药品重新包装和重新粘贴标签的行为合法性（C-348/04）
平行进口药品重新包装和重新粘贴标签的行为合法性（C-348/04）
2021-06-17 16:30:30 阅读次
【编者按】欧洲法院对本案争议作出了两轮初步裁定，涉及欧共体内部市场商标权用尽、药品平行进口过程中的再包装正当性、以及相关证据证明责任和赔偿责任等各个方面，对于此后出现的类似争议有重要的指导和预测作用。因此，虽然本案争议的发生时间较为久远，我们在此对本案关键裁定内容进行总结，希望能对中国客户和合作者理解欧盟相关法规和实践等有所助益。
【背景】
Boeheringer Ingelheim KG及其他数家药品生产商（以下简称“生产商”）起诉Swingward Ltd和Dowelhurst Ltd（以下简称“平行进口商”），认为后者向英国平行进口前者生产的药品（以下简称“涉案药品”）过程中，对药品重新包装和重新粘贴标签的行为侵犯了前者的注册商标权。
平行进口商从欧共体市场上购买生产商的涉案药品，通过增加说明标签、替换商品包装、或者在原包装内增加信息说明页等方式更改商品原包装，之后进口至英国市场销售。
《建立欧洲共同体条约》第28条规定，成员国之间禁止采取进口数量限制或具有同等效力的措施。但是，该条约第30条同时规定，为保护工商业权利目的，成员国有权采取措施禁止或者限制进口行为，但该措施不得导致歧视或者变相限制成员国之间的贸易活动。
《欧洲联盟第一理事会关于协调各成员国商标立法的指令（第89/104/EEC号）》（以下简称《欧盟第89/104/EEC号指令》）第7条关于“商标权用尽”的规定，商标权人或经其授权的人将商标权商品首次投放共同体市场后，无权禁止他人再次销售该商品，但是如果再次销售过程中商品的性质发生变化或者受损的，商标权人有权禁止再销售行为。
基于上述规定，生产商向英国和威尔士高等司法法院起诉。受理法院请求欧洲法院就本案相关问题作出初步裁定。欧洲法院随后作出第C-143/00号初步裁定：商标权人可依其商标权利禁止平行进口商对药品重新包装，但不得人为分割成员国间市场；如果对药品重新包装具有客观必要性，平行进口商事先通知生产商有关重新包装的情况后，则应允许平行进口商对其在必要限度内进行重新包装。受理法院依据上述初步裁定结论，判决生产商胜诉。
该判决随后被上诉至上诉法院，上诉法院在一审法院认定事实之外发现新的情况。因此，上诉法院决定中止案件审理，再次向欧洲法院提出请求，就新发现情况是否影响第C-143/00号初步裁定结论等相关问题作出裁定。
【结论】
欧洲法院首先重申，商标的核心功能是保证贴附该标志的商品或服务的来源，而第三人未经商标权人许可对相关商品重新包装，可能损害商标上述“保证来源功能”。
欧洲法院在第C-143/00号裁定中认定，对贴附商标标识的药品进行重新包装的行为本身，即有可能损害该商标的上述核心功能，因此，无需考虑平行进口商实施重新包装行为的实际后果。
但是，欧洲法院在上述裁定中明确，重新包装行为符合以下五个条件的，商标权人无权禁止：
（1） 商标权人依其商标权禁止重新包装的商品再销售，可能导致人为分割成员国市场；
（2） 为了能够进入目标进口市场，客观要求平行进口商对商品原包装作出必要修改，并且重新包装并未影响被包装商品的原始状态；
（3） 新包装详细说明重新包装方和生产商信息；
（4） 新包装外观不会损害原商品商标和商标权人的声誉，即新包装外观不得有缺陷、质量差或者不整洁等情形；以及，
（5） 平行进口商事先通知商标权人有关重新包装商品的情况，并依商标权人要求，提供重新包装的样品。
1.“重新包装”的概念
本案中，平行进口商对涉案药品原包装的改变方式多种多样：仅在原包装上粘贴说明平行进口必要信息的新标签；去除原包装，改用平行进口商自己设计的新包装，但仍然显示生产商商标；以及，去除原包装及生产商商标，仅在内包装上显示生产商商标，等等。因此，上诉法院要求澄清“重新包装（repackaging）”的概念，以便确定平行进口商事先通知商标权人有关重新包装的情况的义务范围。
就这一点而言，欧洲法院裁定，在贴附商标的药品外包装重新粘贴标签，与更换该药品外包装的行为效果是一致的，都可能损害原贴附商标“保证来源”功能。在这种情况下，没有必要再具体分析平行进口商采取的具体改变方式的真实后果。商标权人有权禁止平行进口商通过粘贴新标签、更换包装盒等方式改变其商品原内、外包装后平行进口至其他成员国市场，除非该重新包装行为符合第C-143/00号裁定中要求的全部五个条件。
2.对商品原包装的变更，限于“必要”范围之内
允许平行进口商对商品原包装修改后进口至其他成员国市场的其中一个条件是，对原包装的变更，必须出于“必要”原因。如果进口成员国对于欲进口商品的外包装有特定法律规范要求，不符合该要求的商品不得在该国市场销售的，则平行进口商为满足能够进入该市场的要求，而对商品原包装中不符合进口国法律要求的部分进行修改的行为，应当认为是“必要”修改。
3.对商品原包装的修改不得损害商品商标的声誉
欧洲法院在第C-143/00号裁定中已经明确，平行进口商对商品原包装的修改，不得有损商品商标和商标权人的声誉，同时列举可能造成损害的几种情况：商品的新包装有缺陷、质量低劣或者脏污不整洁等。
在本案裁定中，基于上诉法院的请求，欧洲法院对这一要求作出进一步澄清，上述列举的可能造成损害的情况，是举例说明，并非完全列举。对于不存在上述情况，但是新包装或者标签的外观、设计或使用方式等，可能损害商品自身具有的可靠性和高品质等特性，或者商品在相关公众群体中的良好印象等，也属于破坏商品商标价值和声誉的行为。
具体案件中商标声誉是否受到侵害，应由受理法院根据案件事实和提交证据，综合考虑平行进口商是否存在以下情况后，做出判断：
（1） 新包装上未显示商品商标（去品牌（de-branding））；
（2） 在新包装上使用平行进口商自己的标志、装饰、式样，或者在不同商品上使用同一式样（品牌泛化（co-branding））；
（3） 新粘贴标签遮挡全部或部分商标权人的商标；
（4） 在新粘贴标签上未声明争议商标的权属关系；或者，
（5） 平行进口商名称以大写字母形式出现在外包装上，等等。
4.证明责任
为抗辩商标权人行使商标权禁止平行进口行为，平行进口商应当保证对商品的重新包装满足五个条件，并承担相应的证明责任。
但是，欧洲法院认定，对于“重新包装不得影响被包装商品的初始性质”，和“重新包装外观不得损害商品商标和商标权人的声誉”两个条件，平行进口商只要提供初步证据合理推定上述禁止情况不存在即可。如果商标权人不同意平行进口商的结论，应当提供证据，具体说明商品性质受影响以及商标和权利人的声誉被损害的事实。
5.平行进口商对商品进行重新包装前，未提前告知商标权人的后果
对平行进口商品包装做必要变更前，平行进口商有义务通知商标权人有关重新包装的情况，并依后者要求，提供新包装的样品，否则，商标权人有权禁止该平行进口行为。
至于，平行进口商违反通知义务应当承担的责任，欧洲法院裁定，由于《欧盟第89/104/EEC号指令》未规定具体罚则，应由成员国主管机关审查具体案件全部事实后，决定采取适当、有效且具有足够威慑力的处罚措施，保证欧盟指令的目标能够实现。
【评述】
本案争议经过欧洲法院的两次初步裁定，澄清了欧共体统一内部市场背景下，平行进口商将从一成员国市场内购买并重新包装的药品进口至其他成员国市场的正当理由、相关证明责任以及罚则等各方面的问题。
原则上，药品商标权人有权禁止平行进口商未经许可在平行进口过程中对药品原包装的任何改变或更换。但是，平行进口商能够提供证据证明对药品进行“重新包装”的行为符合特定条件的，可以对此提出抗辩。平行进口商的“重新包装”行为缺乏正当理由的，可能承担因侵犯商品商标权而产生的赔偿责任。
作者：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
