我有海外纠纷需要指导频道目录
各国典型案例 > 居先权所依据的在先国家商标失效，可能导致丧失居先权（C-148/17）
居先权所依据的在先国家商标失效，可能导致丧失居先权（C-148/17）
居先权所依据的在先国家商标失效，可能导致丧失居先权（C-148/17）
2021-06-17 16:28:53 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
P&C Düsseldorf是德国文字和图形商标“PuC”的商标权人，注册使用在服装等商品上，最早优先权日可追溯至1953年。P&C Hamburg是欧盟文字注册商标“PUC”的商标权人，2001年注册使用在第18和25类商品上，并对注册于1978年和1982年的两项德国商标“PUC”要求居先权（seniority，也称“先有权”，《欧盟商标条例》一项特殊制度，已在欧盟成员国注册商标或者国际商标指定在该成员国生效的注册商标，如果就同一商标再申请欧盟注册商标，且指定的商品或服务类别与在先的成员国商标或国际商标在该国的生效商标相同或包含在内，申请人申请居先权的，在后申请的欧盟商标获准注册后，其商标权范围可包容在先商标相同部分的权利内容，并在该成员国境内保留原注册商标或生效商标的申请日和优先权日信息。居先权申请审查通过后，原在先商标自动失效）。
P&C Düsseldorf要求其德国商标基于使用取得的商标权，即P&C Hamburg德国商标注册之后至欧盟商标注册之前：即1982年至2001年期间。
2005年，P&C Düsseldorf曾申请对P&C Hamburg的两项德国商标“PUC”宣告撤销程序，理由是被诉商标未真正投入商业使用。诉讼答辩过程中，P&C Hamburg自愿向德国专利和商标局申请撤销了上述两项德国注册商标“PUC”。当时，双方同意撤销诉讼。P&C Düsseldorf没有继续要求P&C Hamburg两项德国商标撤销效力的追溯效力，以及撤销其作为居先商标的居先权效力。
之后，P&C Hamburg开始在德国境内使用“PUC”标志，P&C Düsseldorf据此提出侵权诉讼。在答辩过程中，P&C Hamburg再次引用两项德国商标“PUC”的居先权。P&C Düsseldorf认为，被告所引用的两项居先德国商标已经失效，因为被告自愿向商标局申请撤销两项居先商标前，其从未投入真实使用的情况已经出现并一直持续，因此在实际申请撤销前两项商标已经处于可被撤销的状态。P&C Hamburg则辩称，撤销两项商标的效力无追溯力，因为在宣布撤销时，该两项商标（作为欧盟商标的居先权商标——译者注）已经开始在德国投入商业使用。
2010年，P&C Düsseldorf向汉堡地区法院提起诉讼，要求判决P&C Hamburg不得再引用两项德国商标“PUC”的居先权，理由是该两项商标已经被P&C Hamburg主动申请撤销，且在实际撤销前因“已经存在未投入真实使用的情况出现”而处于可被撤销的状态。P&C Düsseldorf同时主张，由于其拥有的商标权早于上述两项居先德国商标，因此，在当时也可以此为由要求撤销被告的两项居先商标。
一审判决原告胜诉。随后，P&C Hamburg向汉堡地区高等法院提起上诉。高等法院审理后认为，P&C Düsseldorf的诉讼理由充分，因为被撤销的德国商标“PUC”，也即欧盟商标要求居先权的两项商标，本应自权利人主动放弃之日，也即2005年诉讼最后一次庭审之日起，被撤销了。
P&C Hamburg不服上诉判决，再次向德国联邦司法法院上诉。联邦司法法院同意上诉法院的审查结论，即，因被撤销而注销商标的情况，不仅在该商标权实际被放弃之日，而且在审理对该商标提起的无效宣告争议的庭审最后一日，均已存在。
但是，联邦司法法院不确定上述解释是否符合《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》（以下简称《欧盟第2008/95/EC号指令》）第14条的规定——欧盟商标对已经被放弃或者允许失效的在先商标要求居先权的，在先商标的无效或者被撤销效力具有追溯力。此外，该法院还提出，在其两项德国商标被放弃之后，P&CHamburg能否主张其在德国继续使用该商标的行为，能够维持该两项商标上所附的商标权？地区高等法院认为由于上述使用行为没有“弥补效力”，因此不应考虑商标注销后的继续使用行为。联邦司法法院不确定，高等法院的上述结论是否正确，对有关欧盟商标要求在先成员国商标居先权的效力部分的结论也有疑问。
有鉴于此，联邦司法法院请求欧洲法院对以下问题作出初步裁定：欧盟商标要求居先权的基础在先成员国商标，是否只有该在先商标被放弃或者允许失效之日，以及在宣告该商标无效或者被撤销的判决公布之日，其被撤销或无效的条件均存在的，其无效或者被撤销的效力才有追溯力？
【结论】
欧洲法院在本案裁定中指出，成员国商标注销后继续使用的行为不具有“治愈”效果，即不能以仍在使用该商标为由，主张维持其所附的商标权利。
只考虑提起宣告撤销申请前三个月内使用商标的行为。因此，欧洲法院认为，在判断商标撤销效力是否具有追溯力时，无需考虑商标权人主动宣布放弃该商标或允许失效之后，对该商标继续使用的行为。
欧盟商标要求在先成员国商标的居先权的唯一效果是，在先成员国商标权人放弃该在先商标或者允许其失效的，应视为该在先商标在其原注册国继续享有与该商标注册时相同的权利。因此，这一规定设置了一种假设情形：既保证欧盟商标权人在该成员国在先注册商标注销后能够继续享有如同注册继续有效的商标权利，又无需继续维持该在先商标的原始注册。欧洲法院认为，上述在先商标注销后的对该商标的任何使用行为，均应视为使用的是欧盟商标，而非已注销商标。
为强调其结论依据，欧洲法院指出，其对于《欧盟第2008/95/EC号指令》第14条规定的解释，已经为本案争议发生之后生效的《欧洲议会和理事会关于统一成员国有关商标的法律的指令（第2015/2436号）》第6条所确认。该条规定，在先成员国商标被撤销或无效的效力具有追溯力的唯一条件，即在其被放弃或允许失效之时，能够宣布其无效或被撤销的条件已经满足。
欧洲法院裁定，成员国法律对于欧盟商标要求居先权的在先成员国商标被撤销或者无效的效力具有追溯力的条件的理解——宣告无效或被撤销的条件不仅在在先商标被放弃或者允许失效时已经满足，而且在公布其被撤销或失效的判决之日也已经满足——不符合欧盟法律对此的规定。因此，只要在先商标被放弃或者允许失效之日，其被宣告无效或撤销的条件已经满足的，即具有追溯力。
【评述】
对于已要求居先权的欧盟商标权人而言，在其自愿放弃居先权所依据的在先成员国商标权或者允许失效之时，如果该在先商标已经因未投入实际使用而处于可被无效的状态，那么本案裁定将对这类欧盟商标权人产生不利影响。即使是在要求居先权之后放弃成员国商标或者允许其失效的，也意味着在其被放弃或者允许失效后继续使用该商标的行为不能抗辩其被撤销的理由。从那时起，继续使用行为视为使用的是欧盟商标，而非被放弃的成员国商标。因此，对于因未投入真实使用而导致的商标权利不稳定风险，无法补救，也无法通过商业使用或恢复使用等方式进行补救。就这一点而言，居先权并不具有与被放弃的成员国商标同样的权利。因为，对尚有效的成员国商标进行商业使用的行为能够产生对抗撤销理由的效果，但是对于在被撤销理由已经出现的时候主动放弃该商标权或者允许失效的，却不能产生同样效果。
从本案裁定能够明确：已经要求居先权的欧盟商标，在放弃相应成员国国家商标（或者国际注册商标指定该国的商标）之前，应当确保该商标未来不会被追溯撤销。为此，商标权人需要仔细分析，未来是否会要求其证明，自自愿撤销商标或者允许其失效之日向前5年以内，已将该商标投入真实使用。如果放弃该成员国商标时，可被撤销的理由已经存在的，那么该商标将有极高风险会被第三方攻击，例如在商标侵权诉讼中，要求其被追溯撤销，而这可能导致关联欧盟商标的居先权无效。换句话说，商标权人可能仅仅因为决定做出时间错误，或者因缺乏适当的法律分析导致的潜在不利影响，而不得不放弃在特定领域内的商标的居先利益，并导致经济或商业上的不利后果。
然而，正如本裁定中要求商标权人谨慎放弃已要求居先权的在先商标一样，如果侵权诉讼所依据的是居先权基础商标权，而在权利人决定放弃基础商标时，该商标已经处于因未投入真实使用可被撤销状态的，那么本裁定等于是为该侵权诉讼被告提供了可以抗辩侵权指控的理由。为了保证防御策略有效，必须仔细分析作为居先权基础的成员国商标可能被追溯撤销的潜在弱点。放弃在先商标时，该商标是否已投入真实使用，可能会成为左右案件判决的关键事实。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
