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无效诉讼中修改限制权利要求问题（ECLI:ES:APB:2019:2939）
无效诉讼中修改限制权利要求问题（ECLI:ES:APB:2019:2939）
2021-06-17 15:34:57 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
Laboratorios Liconsa, S.A.公司（以下简称Liconsa）提起专利无效诉讼，请求法院宣告Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Amp, Co. KG公司（以下简称Boehringer）的一项欧洲专利在西班牙的生效专利无效。该专利涉及由具有降低水分含量的特定胶囊材料制成的“吸入用胶囊”，含有粉末制剂形式的活性物质噻托铵（tiotropium），共有16项权利要求。Liconsa声称，争议专利缺乏新颖性、创造性，应宣告无效。答辩时，Boehringer申请依《欧洲专利公约》第138.3条，修改争议专利的权利要求书，遂以反诉的形式提交了限制权利要求书的申请，将原16项权利要求减少到10项。Liconsa在对反诉的答辩中指出，该申请存在数个程序缺陷，且限制后的权利要求仍缺乏创造性，应认定无效。并进一步指出权利要求不明确，且引入了新的主题。
一审法院审查后同意原告大部分的诉求，判决专利权人对争议专利授权权利要求书的修改部分无效。判决书指出，在反诉程序中提交的经修改的10项权利要求，引入了新的主题，判决修改无效。尽管法院承认原始申请书（权利要求书和说明书）中包含有修改后的独立权利要求中提到的一组特征，但认为这些技术特征的组合方式是任意的，而本领域技术人员不能从原申请书中得到任何启示，决定最终选择这些特征，而非其他特征。法院还得出结论，这10项权利要求均缺乏创造性。
Boehringer不服一审判决，提起上诉。除一审反诉程序中提及的程序缺陷外，被上诉人Liconsa还质疑一审判决中认定争议专利无效的结论，因为依其观点，应直接判决该专利无效。
上诉过程中，Boehringer提交动议申请，告知上诉法院其已依照《西班牙专利法》第105条，向西班牙专利和商标局提交了申请，修改限制其专利权。并且，在上诉法院作出上诉判决前，西班牙专利和商标局已经批准了该申请，并将修改后的文本公布在工业产权公报上。Boehringer认为，新专利文本公布之日，原专利自动失效。因此依《西班牙民事诉讼法》第22条，应以争议基础灭失为由，终止当前诉讼程序。然而，上诉法院驳回了终止诉讼的动议，由于Boehringer未依《西班牙专利法》第105条的规定，请求法院批准，因此不应考虑修改后的新专利文本，权利人作出的对专利的限制也没有效力。因此，上诉法院决定不考虑西班牙专利和商标局工业产权公报上公布的专利文本，对上诉的以下争议作出裁判：
- 如果同意限制专利的请求，满足所有法律要求，这一限制行为将被允许，法院会要求将修改后的文本登记在正在进行的法律程序记录中；
- 如果不同意限制专利的请求，法院将判决撤销原专利，其之后向西班牙专利和商标局提交并公布的修改文本，同时撤销。
【结论】
上诉争议焦点是：修改后的权利要求书是否引入了新主题？
上诉法院基本上同意一审判决书认定的证据和依此得出的结论。上诉法院指出，尽管修改后的专利的所有元素和特征都已在原专利的说明书或权利要求书中出现，修改文本中的特定组合是从不同列表中选取的特征，从原专利文本中无法得到足够的指示，能够得出“这种特定组合明确无疑源自原专利”的结论。法院认为，本领域技术人员无从得到启示，能够推断出修改后的专利所包含的特征组合已直接明确地披露在原专利中。法院以此得出结论，两项独立权利要求和所有从属权利要求均增加了新的主题。此外，为了全面分析（一审）原告提出的所有无效请求理由，法院接着分析了修改后专利的创造性问题，并最终认定缺乏创造性。
最后，关于修改后专利的效力问题，法院驳回了Liconca对一审判决的质疑，认定，限制专利的权利并不一定意味着在任何情况下都默认接受起诉人的无效理由，特别是被告并未同意起诉内容，而是提出反诉的情况。法院指出，尽管修改专利确实意味着放弃原专利，但这只是针对无效主张的一种辩护手段，是防止专利被宣告无效的权宜之计。
【评述】
本案判决内容复杂，涉及多个不同类型和重要程度不一的程序和实体争议。需要特别注意，法院对现行《专利法》第105条的考虑，以及依据该条修改专利时，需要取得处理无效诉讼的受理法院的许可等，以确保无效诉讼的司法程序与西班牙专利和商标局的行政程序之间的必要的协调。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
