非注册外观设计有效性推断的新解释标准（ECLI:ES:APA:2017:1572）
2019-05-27 17:04:57 阅读次

【背景】2015年，Fraga Import Export, S.L.公司，依据《欧盟共同体外观设计条例（第(EC)6/2002号）》和《西班牙反不正当竞争法》的规定，起诉Grafoplast del Noroeste, S.A.公司侵犯其一项笔袋非注册外观设计权（如下图所示）。

阿利坎特共同体外观设计法院一审判决驳回原告诉讼请求，认定原告未能提供足够证据证明其为涉案外观设计的设计人，因此无权依据该非注册外观设计（unregistered design）提出诉求。至于不正当竞争相应诉求，判决认定本案不存在不正当竞争行为。

原告不服一审判决提出上诉，认为所提证据足以证明涉案非注册外观设计是由原告公司员工设计完成，因此原告拥有该外观设计相应权利。

【结论】上诉法院判决支持原告上诉请求，认定一审法院审查证据过程中存在错误，现有证据能够证明涉案非注册外观设计是由原告公司员工设计完成。因此，原告具备依据《欧盟共同体外观设计条例》提起诉讼的主体资格。接下来要分析，涉案非注册共同体外观设计是否存在侵权问题。

为解决这一问题，上诉法院首先需要澄清《欧盟共同体外观设计条例》对非注册共同体外观设计的保护规定：该条例第85.2条是否应当理解为，为适用非注册外观设计“有效性推断（presumption of validity）”规定，非注册共同体外观设计权人必须证明其外观设计符合新颖性和独特性要求？

上诉法院认为应当参考欧洲法院（Court of Justice）2014年6月19日的判决内容（案件号：C-345/13）理解上述条款，在该判决中欧洲法院警告说，这种理解与未注册共同体外观设计保护制度的基石——“简化和快速”目标——不符，也与第85.2条的规定——权利人应当说明“构成其共同体外观设计独特性的元素”——相左。

因此，依照欧洲法院确定的新标准，权利人无需证明其未注册外观设计已经全部满足《欧盟共同体外观设计条例》第一章第二节的要求——新颖性和独特性要求；相反，只需证明该未注册外观设计在欧盟境内首次公开的时间未超过三年即可。

对于第85条规定的第二个要求，权利人无需证明其外观设计具备《欧盟共同体外观设计条例》第6条规定的独特性；相反，只需表明构成其外观设计独特性的元素，即，应当明示“在权利人看来，其外观设计具备独特性的要素”。只有如此，才能界定权利人诉请保护范围、确定争议外观设计比较范围、以及被告可以据此提出无效认定的反诉。

上诉法院最终判定，原告符合《欧盟共同体外观设计条例》第85.2条的规定，推断其外观设计权利有效。法院对比争议非注册共同体外观设计和被告产品，认为二者外形极为相似，因此，认定被告复制了原告外观设计，侵犯了原告外观设计权。

【评述】上诉法院追随欧洲法院先例，在本案判决中纠正其之前对非注册共同体外观设计“有效性推断”要求的理解——权利人必须证明其外观设计同时满足《欧盟外观设计条例》第一章规定的新颖性和独特性要求——不当且无根据地加重（权利人的）举证责任。

依据新解释标准，权利人只需证明其外观设计在欧盟境内首次公开日期以及为确定保护范围而表明构成其独特性的元素，大大降低非注册外观设计权人寻求保护的难度。正如法院在判决中指出的，这一解释是合乎逻辑的。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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