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注册商标无效问题（C-371/18）
注册商标无效问题（C-371/18）
2021-06-18 15:09:31 阅读次
【背景】
Sky及其关联公司（以下简称“Sky公司”）拥有四项共同体注册商标和一项英国注册商标，均包含文字“SKY”，指定注册了第9类和第38类的大量商品和服务项目。
Sky公司起诉SkyKick公司侵犯其上述商标权。SkyKick提出反诉，请求法院认定Sky公司的争议注册商标存在绝对无效情形，应被宣告无效。理由包括，争议商标申请注册时指定商品和服务项目描述模糊、宽泛，不符合法律要求的清楚性和准确性；指定商品和服务项目超过其实际使用或计划真实使用的范围，属于恶意注册。
受理法院请求欧洲法院（Court of Justice）就以下问题作出裁定：
能否以商标申请注册时指定商品和服务项目描述不清楚准确为由，宣告注册商标无效？
能否以商标指定商品和服务项目超出实际或计划真实使用范围为由，认定商标权人申请注册时存在恶意，宣告商标注册无效？
成员国法律规定申请人提交商标注册申请时，需声明已在欲注册商品和服务项目上实际使用该商标或有真实使用意图，是否违反欧盟法律规范？
【结论】
欧洲法院首先澄清，解决商标无效宣告争议，所适用法律是争议商标申请注册之日生效的法律。
就本案而言，争议商标的申请时间跨度从2003年4月14日至2008年10月20日，因此所适用法律是《欧洲共同体商标条例（第40/94号）》，和《欧洲联盟第一理事会关于协调各成员国商标立法的指令（第89/104/EEC号）》。其中，《欧盟第40/94号条例》直接规范共同体商标，《欧盟第89/104/EEC号指令》则是规范指导成员国商标立法。
关于“能否以商标在申请注册时指定商品和服务项目描述不清楚准确为由，宣告注册商标无效”，欧洲法院从两个方面回答这一问题：
第一，“商标在申请注册时指定的商品和服务项目描述不清楚准确”，并非欧盟法律明文列出的注册商标可被宣告无效的理由。
《欧盟第40/94号条例》第96条规定，通过反诉申请宣告注册商标无效的，应基于本条例列明的无效理由。而第51条规定的无效理由中不包括“指定商品和服务项目不清晰准确”一项。
《欧盟第89/104/EEC号指令》前言第7自然段明确表示，本指令列明的驳回或无效理由是穷尽列举，成员国可以根据本国情况选择适用具体理由，但不得在列明理由之外增加其他理由。而指令第3条列明的商标驳回或无效理由中也没有“指定商品和服务项目不清晰准确”一项。
第二，“商标在申请注册时指定的商品和服务项目描述不够清楚准确”，也不能理解为已包含在欧盟法律列明的其他无效理由中。
首先，《欧盟第40/94号条例》第7（1）（a）条规定，注册共同体商标不能区分所指定商品和服务来源的，应予驳回。《欧盟第89/104/EEC号指令》第2条也对成员国商标法律有类似要求。因此，SkyKick公司主张，注册商标指定商品和服务项目必须清楚准确，否则无法实现商标的区别来源功能。
欧洲法院指出，Sieckmann案（2002年12月12日，案件号：C-273/00）判决中要求注册商标图样足够清楚明确，以使其他经营者准确了解其现有或潜在竞争者的注册商标或商标申请，及相关权利信息。但这里的清楚性和准确性，针对的是申请注册商标的标志本身，不能将这一要求扩展至商标指定的商品和服务项目描述。
其次，《欧盟第40/94号条例》第7（1）（f）条和《欧盟第89/104/EEC号指令》第3（1）（f）条规定，商标申请违反公共政策的，应予驳回。
欧洲法院指出，上述规范语义下的“公共政策”的概念不能理解为，与商标申请本身的特征——如商标指定商品和服务项目的清楚性和准确性等——相关，而不考虑申请注册的标志的特征。
指定商品和服务项目超出实际或计划真实使用范围，能否认定商标权人申请注册时存在恶意，并宣告注册商标无效？
《欧盟第40/94号条例》第51（1）（b）条和《欧盟第89/104/EEC号指令》第3（2）（d）条均规定，申请人提交商标申请时存在恶意的，商标可被宣告无效。
尽管上述条例和指令并未对“恶意”一词作出明确定义，但根据该词在日常用语中的常用含义，考虑商标立法背景，欧洲法院认为，“恶意”应当理解为：在贸易活动中存在非诚信的故意和企图。欧盟商标立法目的是保护欧盟领域内自由竞争不受破坏。为了鼓励经营者通过提供高质量商品和服务的方式吸引和保留消费者，允许经营者注册商标，使消费者能够准确无误地将该经营者的商品和服务区别于其他经营者。
因此，“恶意申请”应当理解为：申请人提交商标注册申请时，非出于公平竞争目的，故意以非诚信的方式损害第三人利益；或者，不针对特定第三人，企图取得除商标功能以外的其他专有权。
只有存在客观、关联且一致的证据，表明申请人在提交申请之时，存在“非出于公平竞争目的，意图以非诚信的方式损害第三人利益；或者，不针对特定第三人，企图取得除商标功能以外的其他专有权”等主观故意，才能够认定其提交申请之时存在恶意。不能仅以申请人提交商标注册申请时，尚未开展与注册商品和服务相关的经济活动，即认定其构成恶意。
成员国法律规定申请人提交注册申请时，需声明已在欲注册商品和服务项目上实际使用商标或有真实使用意图，是否违反欧盟法律规范？
《英国商标法（1994年）》第32（3）条要求申请人提交商标申请时，需声明已经在欲注册商品和服务项目上实际使用该商标或者有真实使用的善意。
一方面，《欧盟第89/104/EEC号指令》前言第7自然段已经明确，虽然允许成员国选择适用指令列明的驳回和无效理由，但禁止成员国在此之外增加其他理由。
另一方面，该指令前言第5自然段指出，成员国有权决定有关商标注册、撤销和无效的程序规范。
因此，成员国可以在程序规则中要求申请人提供真实使用或善意使用声明。违反这类义务，可能构成商标申请人提交申请时存在恶意的证据，但不能直接将违反这一要求作为宣告商标无效的理由。
【评述】
本案裁定重申了欧盟法律列明的商标驳回和无效理由是穷尽列举，成员国有权在已列明理由中依本国实际情况选择适用，但不得在此之外增加其他理由。
本案还有一点值得特别注意，英国受理法院提到，“因《英国商标法（1994年）》第32（3）条的规定，在英国商标法律实践中，英国法院和法官更关注申请人提交商标注册申请时的真实使用意图”。
2020年，英国正式脱离欧盟，欧盟法律不再对英国法律具有约束力。按照英国现在的实践趋势，未来是否会更严格审查商标申请人的真实使用和善意使用意图，甚至将其列为商标无效理由，都是值得商标权人关注的问题。
作者：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
