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存在准合同关系的一方恶意抢注对方商标（C-528/18 P）
存在准合同关系的一方恶意抢注对方商标（C-528/18 P）
2021-06-17 15:40:33 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
2007年6月25日，德国公司Outsource Professional Services Ltd.（以下简称“OUTSOURCE”）提交一项欧盟商标注册申请，指定使用在第35、36和41类服务上。2008年5月20日，申请人取得注册商标权（如图一所示）。2013年3月4日，印度公司FLATWORLD以上述注册商标权利人恶意注册（《欧盟商标条例（第（EU）2017/1001号）》第59（1）（b）条）为由，请求欧盟知识产权局宣告该注册商标无效。FLATWORLD提交证据称，其与被申请人之间曾举行过数次协商，商讨被申请人（OUTSOURCE）使用商标“OUTSOURCE 2 INDIA”为其他企业提供协助服务的业务。
图一
欧盟知识产权局无效部受理无效申请后，于2015年2月3日裁定争议商标无效。OUTSOURCE不服该裁定结论，提起上诉。上诉委员会驳回无效部结论，裁定维持注册商标有效。通过分析案件事实——特别是“outsource”本身属于描述性词语，任何人均可自由使用——等情况，可以认定争议商标权人不存在侵害无效申请人的故意。上诉委员会还认定，鉴于无效申请人FLATWORLD已于2011年5月25日成功注册了欧盟商标“OUTSOURCE 2 INDIA”（如图二所示），因此争议商标未造成任何实质损害。
图二
2018年5月31日，欧盟普通法院（General Court）作出第T-340/18号判决，推翻上诉委员会的裁定结论，支持无效部的最初无效裁定。普通法院认定争议商标权人在注册过程中存在恶意，因为争议商标权人与无效申请人之间存在准合同关系（pre-contractual relationship），所以OUTSOURCE知道或应当知道，至少在德国境内，FLATWORLD已经在使用“OUTSOURCE 2 INDIA”标志。此外，法院指出，OUTSOURCE在谈判终止后立即注册了争议商标，其目的是不当利用“OUTSOURCE 2 INDIA”商标的经济潜力，因此已经给该商标权利人造成了损害。在判决最后，普通法院指出，至于“outsource”这一元素本身是否属于描述性词语，与审查案件事实以及申请人的行为等均无关。欧洲法院（Court of Justice）驳回了OUTSOURCE的上诉申请。
【结论】
虽然，欧洲法院接受了OUTSOURCE提出的“普通法院判决依据的事实有误”的上诉理由，但欧洲法院同意普通法院的审查结论，通过分析案件客观事实，能够认定争议商标权人在提交商标申请时存在恶意——争议商标权人明知，至少在德国领域内对方已经使用“OUTSOURCE 2 INDIA”商标的情况下，仍然在谈判破裂后立即申请注册争议商标。
欧洲法院进一步澄清了，以恶意注册为依据和以在先使用权利为依据（以及异议依据）提出无效申请的区别。审查是否存在恶意注册情形时，无需审查争议商标与在先使用商标之间是否存在混淆风险，也无需考虑商标之间的近似程度、所使用的商品或服务项目之间的相似度、或者商标的显著区别程度，等等；相反，需要审查的是，申请人的行为动机是否存在恶意。
【评述】
2019年，欧洲法院判决了两个涉及恶意注册商标的案子：本案，以及，2019年9月12日的第C-104/19-8P号判决。
欧洲法院最早涉及商标恶意注册被认定无效的争议判决是2009年6月11日作出的第C-529/07号裁定。依该案受理法院请求，欧洲法院解释了《欧盟商标条例》第51（1）（b）条（现行条例第59条）的含义（有关确定申请人提交商标注册申请时是否存在恶意应当考虑的要素）。这些要素包括：
（1） 申请人明知或应当知道，至少在一个成员国领域内，第三人正在使用与其欲申请标志相同或可能导致混淆的相似商标；但是，欧洲法院指出，不能仅依该要素即认定申请人存在恶意；
（2） 申请人有阻止第三人继续使用相关商标的故意；欧洲法院指出，这一主观要素应当基于具体案件的客观情况——例如申请人行为的唯一目的是否为阻止相关第三人进入特定市场——进行判断。此外，欧洲法院在其2018年9月6日第C-488/16 P号裁定中指出，仅仅证明申请人提交商标申请时，知道第三人作为特定市场的新进入者正在使用争议商标，而且申请人提交申请，试图阻止第三人继续使用该标志，并“不能排除申请人申请该商标的行为是出于合法目的的可能性”。
（3） 第三方商标，以及申请注册标志各自受法律保护的程度；欧洲法院明确，审查这一要素时，应当考虑各方商标的实际使用、以及申请注册标志的自然属性和声誉等情况。
2013年6月27日，欧洲法院通过第C-320/12号裁定，对《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》第4（4）（g）条（现行《欧盟关于统一成员国商标法律的指令（第（EU）2015/2436号）》第4（2）条）的规定作出解释时，对上述原则作出补充：“恶意（bad faith）”是欧盟法律的自有概念，应当在欧盟领域内作出统一解释。根据该原则，欧洲法院认定，成员国不得引入其他原因或理由对“恶意”作出不同解释；并在结语中指出，成员国不得引入“外国商标”特别保护制度。
对于最后一点，欧洲法院指出，应基于案件全部情况审查是否存在“恶意”：“不能仅仅依据申请人知道或应当知道第三人在特定领域外正在使用相关标志，即认定申请人的申请是出于恶意”。
正如上面已经讨论过的，判断一项商标申请是否出于恶意的其中一个因素是，申请人明知或应当知道欧盟领域内（或领域外）存在正在使用的在先标志。本案判决的重要意义在于，明确了以恶意为依据主张无效，应当区别于在先使用权等相对驳回理由（异议理由和相对无效理由）（《欧盟商标条例（第（EU）2017/1001号）》第8.4条）。欧洲法院明确了不同情况下应适用的不同原则和标准等。具体而言，判决强调，判断混淆风险（与混淆相关的事实）的标准，不能用于判断恶意——与《欧盟商标条例（第（EU）2017/1001号）》第8.4条规定的情形不同。判断恶意，需要审核申请人提交商标申请时的主观意愿。这意味着，判断是否存在恶意申请时，对注册商标和在先使用标志的比较，不能适用认定混淆风险时考虑的标志之间以及指定项目之间的相似性比较原则。
以“恶意注册”的绝对无效理由为由，要求宣告争议注册商标无效，无需证明在与争议注册商标相同或类似的商品/服务项目上存在在先使用的相同或类似标志，也无需证明相关公众对于争议注册商标和在先使用商标可能产生混淆误认。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
