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平行成员国商标权前提下的权利用尽问题（ECLI:ES:APB:2019:9587）
平行成员国商标权前提下的权利用尽问题（ECLI:ES:APB:2019:9587）
2021-06-17 14:50:00 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
1999年，Cadbury Schweppes公司将包括英国在内的，商标“SCHWEPPES”在欧盟数个成员国的所有权出售给Coca-Cola/Atlantic Industries公司，保留了该商标在西班牙等其他国家的所有权。
自2001年起，经过几轮收购兼并，现在，商标“SCHWEPPES”在欧盟境内的所有权权分成两个部分：Coca-Cola公司拥有包括英国在内的数个成员国的商标所有权；而Suntory（Schweppes Limited）公司则拥有包括西班牙在内的其他几个成员国的所有权。
2014年5月，西班牙商标“SCHWEPPES”的独占被许可人——Schweppes, S.A.，提起侵权诉讼，认为Red Paralela, S.L.和Red Paralela Bcn, S.L.公司在西班牙境内销售贴附商标“SCHWEPPES”的商品的行为，侵犯其对该商标享有的专有权。
被告辩称，争议商品产自英国，其生产商Coca-Cola公司拥有英国注册商标“SCHWEPPES”所有权，因此应当适用商标权用尽原则（欧盟内部存在统一市场，为保证统一市场内商品自由流转，欧盟法律规定自商品首次投放某一成员国市场后，其所附商标权用尽，商标权人不得禁止该商品在统一市场其他成员国的后续销售和流转。因此，被告主张自己的行为合法。而原告认为被告商品是是首次进入西班牙市场，因此，其西班牙注册商标权并未用尽。即本案的主要争议是“欧盟内部统一市场商品自由流转权”与“多个平行存在的成员国国家注册商标权”之间的冲突–译者注），即可自由向西班牙出口，无需经原告许可。此外，被告以违反竞争规则和存在不正当竞争为由，对本案原告及其关联公司提起反诉。
诉讼期间，巴塞罗那第八号商业法庭决定中止审理程序，请求欧洲法院就本案情况下，如何理解《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》第7（1）条（现行《欧洲议会和理事会关于统一成员国有关商标的法律的指令（第2015/2436号）》第15（1）条）相关规定，作出初步裁定。欧洲法院受理后，作出第C-291/16号裁定，认定《欧盟第2008/95/EC号指令》第7（1）条应当理解为，类似本案情况下，拥有同一商标在数个成员国所有权的权利人，通过转让协议方式将部分成员国的商标所有权转让给第三方，协议生效后如存在以下任一情况的，该所有权人不得以其在其他成员国保留的商标所有权尚未用尽为由，禁止上述第三方将贴附该商标的商品出口至该国：
- 商标所有权人自己或与上述第三方共同实施商标战略，积极地、有意识地持续促进单一整体商标的形象和声誉，使相关公众对该商标的商品来源产生混淆或增加此种混淆印象；或者，
- 商标所有权人与上述第三方之间存在经济联系，通过互相协调其商业政策或达成协议等方式，共同控制商标在争议领域内的使用，能够直接或间接决定使用该商标的商品，继而控制商品质量。
一审法院审查后认定，现有证据足以证明本案当事人存在欧洲法院列举的上述两种情况，判决驳回起诉，认定原告商标权已用尽，同时驳回被告尚未撤销的反不正当竞争反诉请求。原告不服一审判决，提起上诉，要求支持原告全部诉求。
【结论】
二审法院审查后，得出与一审法院不同的结论。在对一审法院认定的、用以证明商标权人已经默示同意（向西班牙进口）并因此导致其权利用尽的各项前提分析之后，二审法院仅对其中的两项予以确认：商标所有权人提到商品源自英国；以及，Schweppes Limited公司与Coca-Cola公司之间签订许可协议，允许后者在荷兰生产销售前者的商品。而这两项均不足以认定本案存在欧洲法院要求的任何一种情况——单一整体商标形象，或者存在经济联系。
一方面，介绍商标来自英国是有正当理由的，其目的在于说明商标的历史来源，因此不能要求该商标的现任所有权人不这么做。另一方面，即使存在商标“SCHWEPPES”在荷兰的使用许可协议，也不能以此推断各商标所有人之间已经存在经济联系，在整个欧洲经济区对商标实施共同管理，直接或间接决定使用该商标的商品并控制其质量。
基于以上分析，法院同意上诉人请求，认定侵权行为成立，判决被告除其他措施外，需赔偿原告29万欧元。
【评述】
按照巴塞罗那上诉法院对欧洲法院裁定的理解，要主张商标所有权人已默示同意，并因此导致其商标权用尽，应当提供明确无疑的证据，证明存在欧洲法院要求的情况。
【参考】
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
