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美最高法院裁定Seagate测试标准不适用恶意侵权判定
美最高法院裁定Seagate测试标准不适用恶意侵权判定
2016-08-05 16:56:02 阅读次
2016年6月14日，美国最高法院就Halo Electronics(简称Halo公司)诉 Pulse Electronics(简称Pulse公司)以及Stryker公司诉 Zimme公司案作出裁决，推翻了此前联邦巡回上诉法院对上述两案的判决，认定上诉法院在判定时采用的Seagate测试标准并不适用于对恶意侵权的主观认定。
本裁决涉及的案件之一为Halo公司诉Pulse公司案。Halo公司是一家小型电子组件供货商，拥有涉及电路板组件的985,720,785号美国专利，Pulse公司曾就该专利向Halo公司寻求许可授权，在未收到回应后研制了自己的产品。2007年Halo公司于内华达州地方法院控告Pulse公司侵犯专利权，Pulse公司否认侵权，并基于显而易见性质疑Halo公司专利的有效性。在无效请求被驳回后，Pulse公司被裁定侵权且处以150万美元的赔偿金。本裁决涉及的案件之二为Stryker公司诉 Zimmer公司案，两家公司均为医疗灌洗设备制造商。2010年，Stryker公司以侵犯其涉及脉冲式灌洗设备的329,383,807号专利为由起诉 Zimmer公司，并提请2.28亿美元的惩罚性赔偿。由于上述两案均涉及专利侵权的惩罚性赔偿，因此，最高法院于2015年10月一并受理两案，并于2016年6月作出裁决。
根据《美国专利法》第284条确定的恶意侵权加重赔偿条款，法院可裁定专利权人得到最高3倍于确损额的赔偿。联邦巡回上诉法院在2007年的Seagate[1]案中将恶意侵权的举证责任由被诉侵权方转移至专利权人，并提出了惩罚性赔偿较为严格的Seagate两步骤测试标准，即1. 权利人需要首先提供明确且有说服力的证据，证明侵权人在客观上知道其行为极有可能构成专利侵权，却仍鲁莽地实施了该行为，亦称为客观因素；2. 若满足该客观性标准，权利人仍需证明侵权人知道或应当知道侵权风险，或侵权风险已明显到侵权人应当知悉的程度，亦称为主观因素。由于上述举证程序过于严格，事实上自Seagate案后，美国法院鲜少基于此条款判定惩罚性赔偿。
最高法院在裁决中表示，Seagate测试标准“在对众多极端案例上排斥了自由裁量权”。由于需对侵权者客观上存在的“鲁莽”行为进行重新审查，Seagate测试无法可靠地核测侵权人在实施侵权当时的行为。同时，侵权人很有可能依借“其律师的巧辨”逃脱惩罚性赔偿的制裁。此外，Seagate标准中设立的严格标准和条件与《美国专利法》第284条的内容不相符合。鉴此，最高法院建议针对此类案件适用自由裁量标准，而巡回上诉法院确立的Seagate标准阻碍了自由裁量的执行，故裁决被推翻，案件被发回重审。
此案是最高法院近年来首次直接审理加重专利侵权损害赔偿的杂件，因此引起了外界的高度关注。最高法院对Seagate标准的否定，无疑降低了专利权人证明恶意侵权以及增加赔偿金的难度。但亦有3名大法官在认定Seagate标准确实过于机械化的同时，对惩罚性赔偿的适用持谨慎态度，认为惩罚性赔偿的目的并不是为了补偿权利人所受损失，更多的是为了威慑侵权行为，因此应当在鼓励创新和惩罚侵权当中予以平衡。
（文章来源：外国知识产权资讯）
本裁决涉及的案件之一为Halo公司诉Pulse公司案。Halo公司是一家小型电子组件供货商，拥有涉及电路板组件的985,720,785号美国专利，Pulse公司曾就该专利向Halo公司寻求许可授权，在未收到回应后研制了自己的产品。2007年Halo公司于内华达州地方法院控告Pulse公司侵犯专利权，Pulse公司否认侵权，并基于显而易见性质疑Halo公司专利的有效性。在无效请求被驳回后，Pulse公司被裁定侵权且处以150万美元的赔偿金。本裁决涉及的案件之二为Stryker公司诉 Zimmer公司案，两家公司均为医疗灌洗设备制造商。2010年，Stryker公司以侵犯其涉及脉冲式灌洗设备的329,383,807号专利为由起诉 Zimmer公司，并提请2.28亿美元的惩罚性赔偿。由于上述两案均涉及专利侵权的惩罚性赔偿，因此，最高法院于2015年10月一并受理两案，并于2016年6月作出裁决。
根据《美国专利法》第284条确定的恶意侵权加重赔偿条款，法院可裁定专利权人得到最高3倍于确损额的赔偿。联邦巡回上诉法院在2007年的Seagate[1]案中将恶意侵权的举证责任由被诉侵权方转移至专利权人，并提出了惩罚性赔偿较为严格的Seagate两步骤测试标准，即1. 权利人需要首先提供明确且有说服力的证据，证明侵权人在客观上知道其行为极有可能构成专利侵权，却仍鲁莽地实施了该行为，亦称为客观因素；2. 若满足该客观性标准，权利人仍需证明侵权人知道或应当知道侵权风险，或侵权风险已明显到侵权人应当知悉的程度，亦称为主观因素。由于上述举证程序过于严格，事实上自Seagate案后，美国法院鲜少基于此条款判定惩罚性赔偿。
最高法院在裁决中表示，Seagate测试标准“在对众多极端案例上排斥了自由裁量权”。由于需对侵权者客观上存在的“鲁莽”行为进行重新审查，Seagate测试无法可靠地核测侵权人在实施侵权当时的行为。同时，侵权人很有可能依借“其律师的巧辨”逃脱惩罚性赔偿的制裁。此外，Seagate标准中设立的严格标准和条件与《美国专利法》第284条的内容不相符合。鉴此，最高法院建议针对此类案件适用自由裁量标准，而巡回上诉法院确立的Seagate标准阻碍了自由裁量的执行，故裁决被推翻，案件被发回重审。
此案是最高法院近年来首次直接审理加重专利侵权损害赔偿的杂件，因此引起了外界的高度关注。最高法院对Seagate标准的否定，无疑降低了专利权人证明恶意侵权以及增加赔偿金的难度。但亦有3名大法官在认定Seagate标准确实过于机械化的同时，对惩罚性赔偿的适用持谨慎态度，认为惩罚性赔偿的目的并不是为了补偿权利人所受损失，更多的是为了威慑侵权行为，因此应当在鼓励创新和惩罚侵权当中予以平衡。
（文章来源：外国知识产权资讯）
