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欧洲专利异议程序与其生效专利的无效诉讼程序并行的问题
欧洲专利异议程序与其生效专利的无效诉讼程序并行的问题
2022-06-27 10:12:08 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
西班牙Ecomadrifso，S.L.公司对一项欧洲专利在西班牙的生效专利提起无效诉讼，以该专利缺乏新颖性、创造性、发明单一性，以及公开不充分等理由，要求宣告其无效。
与此同时，原告和诉讼程序外第三人，还针对该欧洲专利向欧洲专利局提出异议申请。一审审前听证程序中，当事人请求法院暂停本案审理程序，等待欧专局的异议程序结论作出后再继续。法院审查后驳回了该申请。
在诉讼庭审开庭前，欧专局异议部门认定争议欧洲专利缺乏发明单一性，裁定撤销该专利。专利权人不服裁定结论，提起上诉。异议部门作出的撤销裁定以及对该裁定的上诉等程序均发生在西班牙专利无效诉讼期间。在上述背景下，一审法院仍然判决驳回原告的无效请求。
原告不服一审判决，提出上诉，强调欧专局异议部门已经作出撤销欧洲专利的裁定结论的事实（虽然该裁定已提起上诉）。上诉法院受理后，判决西班牙专利无效。
【结论】
上诉法院在审理过程中，考虑了同一专利在欧专局正处于异议程序的事实。
判决指出，依据《欧洲专利公约》第138条的规定，即使欧专局异议部或上诉委员会最终裁定维持争议欧洲专利有效，缔约国法院仍有权宣告该欧洲专利在该国的生效专利无效。相反地，如果欧专局异议部或上诉委员会裁定撤销争议欧洲专利，则缔约国法院不得判决恢复或者维持该欧洲专利在该国的效力。
这一规定导致，同一专利同时在欧专局和缔约国法院启动无效程序的，可能出现冲突结论。
对于可能出现的，缔约国法院先作出维持生效专利在其国内有效的判决后，欧专局随后认定该欧洲专利无效的矛盾结论，《欧洲专利公约》并未提供任何预防机制。出现上述情形，《欧洲专利局审查指南》仅仅规定，如缔约国法院正在审理侵权争议，（欧专局）可依当事方申请或受理法院通知，加速异议和上诉程序。
本案判决指出，类似本案争议，各缔约国司法部门的处理方法各有不同。部分缔约国法律要求暂停国家诉讼程序；另一些规定受理法院有自由裁量权，根据具体情况判断是否暂停审理程序；还有一些，则要求必须等待欧洲专利异议期期满、或者欧专局有关异议程序终止后，才能向缔约国法院提起诉讼。
受理法院接着指出，西班牙法律并未对这种情形作出明确规定。因此，原则上，出现类似本案的并行程序时，只有诉讼双方协商一致提出申请，才能暂停相关诉讼程序。
此外，判决书还指出，《欧洲专利公约》第106.1条规定：“对受理处、审查部、异议部和法律部的决定，可以提出上诉。上诉具有中止的效力”。其中第二句应当理解为，被提起上诉的结论在上诉程序完成前，其法律效力中止（欧专局上诉委员会1994年12月7日第J 28/94号裁定；1997年2月28日第J 3/95号裁定）。
基于以上考虑，受理法院认为，除非（欧专局）异议部撤销专利的决定最终经上诉程序被撤销，该决定不会妨碍对西班牙专利进行无效认定的评估进程，也不会对法院的无效认定有决定意义，其价值仅仅是为该无效认定提供更多的证据事实。
【评述】
缔约国诉讼程序与欧专局异议程序并行，已经造成了诸多程序不确定性。原则上，西班牙法律和欧洲法律都没有规定法院应当暂停冲突程序。只有诉讼双方达成一致，共同提出请求，法院才会暂停诉讼程序。这种情况有悖于法律的一般原则，缺乏程序逻辑的规范支持。类似情况下，如果欧洲专利已经被欧专局异议部决定撤销，是否还有继续诉讼程序的必要？
让人惊讶的是，在这一问题上，马德里上诉法院与巴塞罗那上诉法院的意见似乎也不尽相同（请参考我们此前评论文章《【欧洲专利】诉讼程序与专利局行政程序的并行问题（ECLI:ES:APB:2019:7520A）》）。
【参考】
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
