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中国企业“走出去”过程中的知识产权风险与应对
随着中国经济的长期高速发展，不少国内企业的技术和研发实力得到显著增强，结合我国"走出去"战略的实施以及"一带一路"战略的持续深入推进，这些企业拓展海外市场的能力和愿望也随之高涨，并且不断参与到海外市场竞争。与此同时，由于法律制度的不同等诸多原因，中国企业所面临的海外知识产权风险急剧增加，这给中国企业海外经营带来了很大威胁甚至重创。以摩托罗拉诉海能达案为例，仅在美国的诉讼中，法院即裁决海能达及其美国子公司需要支付摩托罗拉损害赔偿34576.12万美元及惩罚性赔偿41880万美元（共约合人民币52.71亿元）；而在澳大利亚的诉讼中，海能达面临的形势也不容乐观，一旦败诉也面临禁令及巨额的损害赔偿和惩罚性赔偿。与此相比，海能达自上市以来在2011年至2019年的净利润总和为人民币23.55亿元。
本文在对我国企业“走出去”过程中面临的知识产权形势和风险进行分析的基础上，探讨企业“走出去”过程中的知识产权风险应对策略。
二、企业“走出去”过程中面临的知识产权形势
1、知识产权纠纷数量越来越多
随着越来越多的中国企业“走出去”，遭遇的知识产权纠纷数量越来越多。仅以美国为例，2018 年中国企业在美涉及新立案知识产权纠纷案件数量292起，而在2019年，中国企业涉美诉讼案件达到469件，增幅达60%。
2、知识产权纠纷涉及行业更加广泛
随着高新技术的蓬勃发展和应用，各国均在致力于发展高新行业，这类行业往往包含着更多且更高的知识产权水平。在《中国制造2025》中列明了加强推进的各个战略性产业，而发展这些产业的企业正是面临知识产权高风险的企业。中国企业海外知识产权风险涉及的行业领域更加广泛，同时逐渐从传统制造业等向高新技术产业转移和蔓延，尤其是5G通信、人工智能、生物医药、消费品/消耗品等。
3、知识产权纠纷解决费用巨大
在海外知识产权纠纷中，不论是诉讼纠纷、“337”调查亦或是其他种类的纠纷，均需耗费大量的资金成本，比如律师费、诉讼费以及赔偿额等。据统计，美国知识产权纠纷涉及的专利案件平均判额1095.5万美元，商标案件为649.8万美元。
4、知识产权纠纷处理耗时较长
企业一旦陷入海外知识产权纠纷中，不仅需要承担高昂的费用成本，还需要很长的时间。数据表明，企业如若陷入知识产权纠纷，企业的运转将可能由于案件的纠缠遭到严重的经营波折。
三、企业“走出去”过程中遇到的知识产权风险分析
1、知识产权风险的种类
企业在“走出去”过程中，遭遇的知识产权风险通常主要有以下几种：
1）诉讼
知识产权诉讼是指知识产权权利人认为他人侵犯了自己的知识产权，包括专利权、商标权、著作权以及商业秘密等，向法院起诉，请求判定对方侵权，并要求停止侵害、赔偿损失等。
企业在败诉后，可能会面临着销售禁令、巨额赔偿额等。销售禁令会对产品市场份额造成巨大冲击；而在存在惩罚性赔偿的情况下，企业可能会由于无法承担高昂的赔偿金而面临资金链断裂甚至是企业破产的风险。
2）展会
为了开拓国际市场，更好地树立国际形象，越来越多的国内企业参加国际展览会。鉴于知识产权鲜明的地域性特点，即便商品或技术在本国不涉及相关知识产权，但企业在参加展会时可能会面临侵犯他人在展会地知识产权的风险。
3）海关执法
海关执法是指海关对于出口产品、服务等进行检查，打击知识产权违法行为，扣押侵犯知识产权的产品服务等。有些国内企业在进行出口贸易时，由于对国外法律制度了解不全面以及对相关知识产权的检索意识薄弱，致使出口的产品有侵权嫌疑，造成在海关处被扣押。
4）“337”贸易调查
“337”贸易调查是根据美国《1930年关税法》，对于侵犯美国知识产权的进口产品和不公平竞争的进口贸易行为发起的调查并采取的一系列制裁措施。
企业若是在“337”调查中败诉，便可能会面临着“普遍排除令”，将会被禁止在美国再销售其产品，这便意味着企业会丧失产品在美国的市场，企业利润会受到严厉冲击。
2、知识产权风险的原因
1）知识产权意识薄弱，缺乏自主创新意识
尽管我国实施国家知识产权战略已有多年，但我国企业对于知识产权的保护意识总体上相对于外国企业而言仍相对薄弱。很多企业尤其是中小企业中知识产权体制仍旧不完善。加之过去较长一段时间，中国出口的产品、服务多以知识产权技术较低的劳动密集型为主，或者只是简单的替他国企业进行加工制造，企业相对缺乏自主创新意识，企业生产制造的产品服务等出现侵犯知识产权、假冒产品、盗取商业秘密等时有发生。
2）对国外法律制度缺乏了解
由于法律制度的复杂性以及受制于语言，不少国内企业对于国外法律制度尤其是知识产权制度不很熟悉，这就导致一些企业可能侵犯了他人知识产权而不自知，甚至有时还会被他国企业钻了法律空子。另外，我国不少企业在面对知识产权纠纷时不寻求主动解决，甚至以消极态度面对，使得原本的优势地位被转为了劣势，更易被人拖入知识产权纠纷的泥潭之中。数据显示，在2019年中国企业涉美诉讼案件专利和商业秘密诉讼有75.8%以撤案结案，商标诉讼有63.1%是因缺席判决败诉结案。
3）海外知识产权布局困乏
我国企业尤其是中小企业受制于意识、资金、智库等各种原因，不善于将己有的技术、品牌在海外进行专利、商品等知识产权保护和布局，这导致在进军海外市场时，缺乏有力武器护身，容易受到对手的觊觎，从而易发生知识产权纠纷。
4）企业间激烈的竞争关系
随着经济社会从以工业为基础的时代进入以知识为基础的时代，企业固定资本的重要性逐渐让位于知识产权无形财产，知识产权的竞争逐步成为企业竞争力较量的制高点，知识产权成为企业的核心竞争力。为了维持竞争优势，欧美等知识产权强国以侵犯知识产权为借口成为我国企业“走出去”过程中绕不开的结。
四、企业“走出去”过程中的知识产权风险应对
知识产权纠纷表面来看似乎只是法律争议，但实质上是市场竞争日益激烈的必然结果。为了“走出去”过程更顺利更稳妥，中国企业应高度重视知识产权风险，并采取措施进行应对。
1、充分了解目标区域知识产权法律制度
企业在进军海外市场前，应当对目标区域（国家）的知识产权法律制度进行较为深入的了解。一方面确保企业根据目标区域的法律进行商业活动，不侵犯他人的知识产权，降低知识产权侵权风险；另一方面确保企业在进行商业活动时能够运用目标区域的法律来保护自己。在了解目标区域有关知识产权的法律制度时，企业还应尽可能多掌握其法律、行政法规规定的救济措施与途径，为可能的知识产权纠纷处理做好充分准备以减少损失。
2、建立知识产权规范，增强全球知识产权布局意识
企业应当建立与自身经营相适应的知识产权规范，管理和服务企业经营的全过程，对企业在发展过程中形成和产生的有价值成果进行全方位立体式保护，合理利用各种知识产权类型的特点和优势。同时为了利于企业“走出去”，要树立全球知识产权布局观。由于知识产权的地域性，应提前在目标国家、区域进行知识产权权利的获取和布局，以有利于企业获得知识产权的保护，使企业具有知识产权行权的主动性。
3、加强风险控制，建立风险防范和预警常态化机制
通常，越是市场发达的区域，对于知识产权的保护越是严格。为了避免潜在的知识产权纠纷，企业应加强知识产权的风险管控，建立风险防范和预警的常态化机制。对于自身相关产品和技术在目标区域的知识产权情况进行充分检索做到知己知彼，以尽可能减少知识产权纠纷。对于外购件和外协件等，也应确保无知识产权纠纷和争议等。对于新员工和核心员工，进行知识产权背景调查和签署知识产权声明文件等，以避免潜在的侵权。在摩托罗拉诉海能达一案中，摩托罗拉就是以海能达招聘了其前员工而指控海能达侵犯了其商业秘密。
4、善用法律，积极应对
中国企业在“走出去”过程中，不会是一帆风顺，总会遇到来自国际竞争对手的各种挑战。在遇到海外诉讼纠纷时，应组建专业团队来积极应对，在仔细评估案情的情况下，根据当地法律采取恰当的应对措施来维护自身利益。特别地，对于全球多地的关联诉讼，要有“一盘棋”意识。例如在摩托罗拉在澳大利亚诉海能达一案中，海能达直到第三次修改辩护意见书的时候才加入摩托罗拉是否拖延起诉的问题，其解释是美国相关诉讼中查清的相关事实受保护性命令约束，阻止其美国律师向海能达和澳大利亚律师披露相关证据，使得其澳大利亚律师并不知道摩托罗拉拖延起诉的相关事实。但法院在后续审判时认为海能达在该问题上不当拖延并据此驳回了几份证据。因此对于全球关联系列诉讼，企业一定进行通盘考虑。
在遇到展会纠纷时，我国企业一方面要带齐自身知识产权的相关文件作为证据支撑自己的权益主张；另一方面，可依据展会地法律向有关部门提出异议或上诉，积极寻求当地法院或执法部门解决纠纷，而不是逃避问题或暴力抗拒执法，尽量在展会期间将纠纷所带来的影响小化，以防后续影响继续扩大，对企业的声誉造成长远影响。
另外，企业应善于运用知识产权来进行知识产权纠纷的应对。在遇到知识产权纠纷时，国内企业应基于自身的知识产权全球布局，敢于并善于亮剑，以在商业谈判中突破国外大企业的知识产权威慑，从而运用知识产权来维护自己的商业利益。
5、重视知识产权服务合作伙伴的选择
由于知识产权服务本身的高度专业性，以及知识产权法律的高度国际化，企业应尽量选择业务经验丰富、服务质量有保证的知识产权服务合作伙伴。特别是，在进行搭建海外知识产权资产的过程中，要注重物色和发掘服务领域适配、服务能力出色的知识产权合作伙伴。这样在遇到海外纠纷时，企业就能从容应对，避免因知识产权纠纷突发时而盲目不知所措以及在处理纠纷过程中合作伙伴服务质量不能满足合理合法要求而频繁更换的现象。以摩托罗拉在美国诉海能达为例，海能达在诉讼过程中进行了多次律所的更换，这不仅使得海能达的辩护策略如法官所言缺乏连贯性，而且甚至影响到在澳大利亚的诉讼。
五、结语
伴随着越来越多的中国企业“走出去”，中国企业会面临更多的知识产权风险和挑战。但相信，只要企业能够未雨绸缪，加强自身知识产权构建，提高知识产权风险规避意识，提升知识产权风险应对能力，中国企业“走出去”的脚步会越来越稳健。
作者简介：
安文森，中国科学技术大学AI博士，中国执业律师和专利代理师，于2019年加入路盛律师事务所并担任总监一职。此前他曾在中国专利代理（香港）有限公司工作十余年。
安博士在攻读博士学位和研发工作期间，主要从事机器学习的算法和工业应用研究，在国际知名学术刊物发表论文10余篇；在知识产权从业期间，代理了包括多数世界五百强在内的国内外客户的数千件案件，从专利布局、专利授权确权、专利有效性分析、争议解决、品牌保护到知识产权保护与风险防控。近年来，安博士尤为关注科创企业的知识产权布局与保护问题，多次受邀为国际知名孵化器平台以及国内知名科创企业进行知识产权培训和布局辅导，助力客户知识产权国际化，并帮助客户对接创业资本以最大化知识产权的商业价值。此外，他对科技类法律亦有深刻的理论研究，在《Robotics Law Journal》、《中国知识产权报》、《中国发明与专利》、《专利代理》、《The Asian Patent Lawyers Annual》等权威刊物发表文章10余篇并接受采访。得益于在人工智能及自动控制理论的多年研究经历，安律师专长的技术领域包括人工智能/机器学习、物联网、智能制造、电气和电子工程、汽车工程、医疗设备等。Tel：010-86324161,13718859678
Email：wan@rouse.com
文章来源：律商网
中国企业“走出去”过程中的知识产权风险与应对
2021-01-29 15:22:21 阅读次
安文森1 黎雅婷2 严雨慧2
（1 北京市路盛律师事务所；2中国政法大学）
一、引言（1 北京市路盛律师事务所；2中国政法大学）
随着中国经济的长期高速发展，不少国内企业的技术和研发实力得到显著增强，结合我国"走出去"战略的实施以及"一带一路"战略的持续深入推进，这些企业拓展海外市场的能力和愿望也随之高涨，并且不断参与到海外市场竞争。与此同时，由于法律制度的不同等诸多原因，中国企业所面临的海外知识产权风险急剧增加，这给中国企业海外经营带来了很大威胁甚至重创。以摩托罗拉诉海能达案为例，仅在美国的诉讼中，法院即裁决海能达及其美国子公司需要支付摩托罗拉损害赔偿34576.12万美元及惩罚性赔偿41880万美元（共约合人民币52.71亿元）；而在澳大利亚的诉讼中，海能达面临的形势也不容乐观，一旦败诉也面临禁令及巨额的损害赔偿和惩罚性赔偿。与此相比，海能达自上市以来在2011年至2019年的净利润总和为人民币23.55亿元。
本文在对我国企业“走出去”过程中面临的知识产权形势和风险进行分析的基础上，探讨企业“走出去”过程中的知识产权风险应对策略。
二、企业“走出去”过程中面临的知识产权形势
1、知识产权纠纷数量越来越多
随着越来越多的中国企业“走出去”，遭遇的知识产权纠纷数量越来越多。仅以美国为例，2018 年中国企业在美涉及新立案知识产权纠纷案件数量292起，而在2019年，中国企业涉美诉讼案件达到469件，增幅达60%。
2、知识产权纠纷涉及行业更加广泛
随着高新技术的蓬勃发展和应用，各国均在致力于发展高新行业，这类行业往往包含着更多且更高的知识产权水平。在《中国制造2025》中列明了加强推进的各个战略性产业，而发展这些产业的企业正是面临知识产权高风险的企业。中国企业海外知识产权风险涉及的行业领域更加广泛，同时逐渐从传统制造业等向高新技术产业转移和蔓延，尤其是5G通信、人工智能、生物医药、消费品/消耗品等。
3、知识产权纠纷解决费用巨大
在海外知识产权纠纷中，不论是诉讼纠纷、“337”调查亦或是其他种类的纠纷，均需耗费大量的资金成本，比如律师费、诉讼费以及赔偿额等。据统计，美国知识产权纠纷涉及的专利案件平均判额1095.5万美元，商标案件为649.8万美元。
4、知识产权纠纷处理耗时较长
企业一旦陷入海外知识产权纠纷中，不仅需要承担高昂的费用成本，还需要很长的时间。数据表明，企业如若陷入知识产权纠纷，企业的运转将可能由于案件的纠缠遭到严重的经营波折。
三、企业“走出去”过程中遇到的知识产权风险分析
1、知识产权风险的种类
企业在“走出去”过程中，遭遇的知识产权风险通常主要有以下几种：
1）诉讼
知识产权诉讼是指知识产权权利人认为他人侵犯了自己的知识产权，包括专利权、商标权、著作权以及商业秘密等，向法院起诉，请求判定对方侵权，并要求停止侵害、赔偿损失等。
企业在败诉后，可能会面临着销售禁令、巨额赔偿额等。销售禁令会对产品市场份额造成巨大冲击；而在存在惩罚性赔偿的情况下，企业可能会由于无法承担高昂的赔偿金而面临资金链断裂甚至是企业破产的风险。
2）展会
为了开拓国际市场，更好地树立国际形象，越来越多的国内企业参加国际展览会。鉴于知识产权鲜明的地域性特点，即便商品或技术在本国不涉及相关知识产权，但企业在参加展会时可能会面临侵犯他人在展会地知识产权的风险。
3）海关执法
海关执法是指海关对于出口产品、服务等进行检查，打击知识产权违法行为，扣押侵犯知识产权的产品服务等。有些国内企业在进行出口贸易时，由于对国外法律制度了解不全面以及对相关知识产权的检索意识薄弱，致使出口的产品有侵权嫌疑，造成在海关处被扣押。
4）“337”贸易调查
“337”贸易调查是根据美国《1930年关税法》，对于侵犯美国知识产权的进口产品和不公平竞争的进口贸易行为发起的调查并采取的一系列制裁措施。
企业若是在“337”调查中败诉，便可能会面临着“普遍排除令”，将会被禁止在美国再销售其产品，这便意味着企业会丧失产品在美国的市场，企业利润会受到严厉冲击。
2、知识产权风险的原因
1）知识产权意识薄弱，缺乏自主创新意识
尽管我国实施国家知识产权战略已有多年，但我国企业对于知识产权的保护意识总体上相对于外国企业而言仍相对薄弱。很多企业尤其是中小企业中知识产权体制仍旧不完善。加之过去较长一段时间，中国出口的产品、服务多以知识产权技术较低的劳动密集型为主，或者只是简单的替他国企业进行加工制造，企业相对缺乏自主创新意识，企业生产制造的产品服务等出现侵犯知识产权、假冒产品、盗取商业秘密等时有发生。
2）对国外法律制度缺乏了解
由于法律制度的复杂性以及受制于语言，不少国内企业对于国外法律制度尤其是知识产权制度不很熟悉，这就导致一些企业可能侵犯了他人知识产权而不自知，甚至有时还会被他国企业钻了法律空子。另外，我国不少企业在面对知识产权纠纷时不寻求主动解决，甚至以消极态度面对，使得原本的优势地位被转为了劣势，更易被人拖入知识产权纠纷的泥潭之中。数据显示，在2019年中国企业涉美诉讼案件专利和商业秘密诉讼有75.8%以撤案结案，商标诉讼有63.1%是因缺席判决败诉结案。
3）海外知识产权布局困乏
我国企业尤其是中小企业受制于意识、资金、智库等各种原因，不善于将己有的技术、品牌在海外进行专利、商品等知识产权保护和布局，这导致在进军海外市场时，缺乏有力武器护身，容易受到对手的觊觎，从而易发生知识产权纠纷。
4）企业间激烈的竞争关系
随着经济社会从以工业为基础的时代进入以知识为基础的时代，企业固定资本的重要性逐渐让位于知识产权无形财产，知识产权的竞争逐步成为企业竞争力较量的制高点，知识产权成为企业的核心竞争力。为了维持竞争优势，欧美等知识产权强国以侵犯知识产权为借口成为我国企业“走出去”过程中绕不开的结。
四、企业“走出去”过程中的知识产权风险应对
知识产权纠纷表面来看似乎只是法律争议，但实质上是市场竞争日益激烈的必然结果。为了“走出去”过程更顺利更稳妥，中国企业应高度重视知识产权风险，并采取措施进行应对。
1、充分了解目标区域知识产权法律制度
企业在进军海外市场前，应当对目标区域（国家）的知识产权法律制度进行较为深入的了解。一方面确保企业根据目标区域的法律进行商业活动，不侵犯他人的知识产权，降低知识产权侵权风险；另一方面确保企业在进行商业活动时能够运用目标区域的法律来保护自己。在了解目标区域有关知识产权的法律制度时，企业还应尽可能多掌握其法律、行政法规规定的救济措施与途径，为可能的知识产权纠纷处理做好充分准备以减少损失。
2、建立知识产权规范，增强全球知识产权布局意识
企业应当建立与自身经营相适应的知识产权规范，管理和服务企业经营的全过程，对企业在发展过程中形成和产生的有价值成果进行全方位立体式保护，合理利用各种知识产权类型的特点和优势。同时为了利于企业“走出去”，要树立全球知识产权布局观。由于知识产权的地域性，应提前在目标国家、区域进行知识产权权利的获取和布局，以有利于企业获得知识产权的保护，使企业具有知识产权行权的主动性。
3、加强风险控制，建立风险防范和预警常态化机制
通常，越是市场发达的区域，对于知识产权的保护越是严格。为了避免潜在的知识产权纠纷，企业应加强知识产权的风险管控，建立风险防范和预警的常态化机制。对于自身相关产品和技术在目标区域的知识产权情况进行充分检索做到知己知彼，以尽可能减少知识产权纠纷。对于外购件和外协件等，也应确保无知识产权纠纷和争议等。对于新员工和核心员工，进行知识产权背景调查和签署知识产权声明文件等，以避免潜在的侵权。在摩托罗拉诉海能达一案中，摩托罗拉就是以海能达招聘了其前员工而指控海能达侵犯了其商业秘密。
4、善用法律，积极应对
中国企业在“走出去”过程中，不会是一帆风顺，总会遇到来自国际竞争对手的各种挑战。在遇到海外诉讼纠纷时，应组建专业团队来积极应对，在仔细评估案情的情况下，根据当地法律采取恰当的应对措施来维护自身利益。特别地，对于全球多地的关联诉讼，要有“一盘棋”意识。例如在摩托罗拉在澳大利亚诉海能达一案中，海能达直到第三次修改辩护意见书的时候才加入摩托罗拉是否拖延起诉的问题，其解释是美国相关诉讼中查清的相关事实受保护性命令约束，阻止其美国律师向海能达和澳大利亚律师披露相关证据，使得其澳大利亚律师并不知道摩托罗拉拖延起诉的相关事实。但法院在后续审判时认为海能达在该问题上不当拖延并据此驳回了几份证据。因此对于全球关联系列诉讼，企业一定进行通盘考虑。
在遇到展会纠纷时，我国企业一方面要带齐自身知识产权的相关文件作为证据支撑自己的权益主张；另一方面，可依据展会地法律向有关部门提出异议或上诉，积极寻求当地法院或执法部门解决纠纷，而不是逃避问题或暴力抗拒执法，尽量在展会期间将纠纷所带来的影响小化，以防后续影响继续扩大，对企业的声誉造成长远影响。
另外，企业应善于运用知识产权来进行知识产权纠纷的应对。在遇到知识产权纠纷时，国内企业应基于自身的知识产权全球布局，敢于并善于亮剑，以在商业谈判中突破国外大企业的知识产权威慑，从而运用知识产权来维护自己的商业利益。
5、重视知识产权服务合作伙伴的选择
由于知识产权服务本身的高度专业性，以及知识产权法律的高度国际化，企业应尽量选择业务经验丰富、服务质量有保证的知识产权服务合作伙伴。特别是，在进行搭建海外知识产权资产的过程中，要注重物色和发掘服务领域适配、服务能力出色的知识产权合作伙伴。这样在遇到海外纠纷时，企业就能从容应对，避免因知识产权纠纷突发时而盲目不知所措以及在处理纠纷过程中合作伙伴服务质量不能满足合理合法要求而频繁更换的现象。以摩托罗拉在美国诉海能达为例，海能达在诉讼过程中进行了多次律所的更换，这不仅使得海能达的辩护策略如法官所言缺乏连贯性，而且甚至影响到在澳大利亚的诉讼。
五、结语
伴随着越来越多的中国企业“走出去”，中国企业会面临更多的知识产权风险和挑战。但相信，只要企业能够未雨绸缪，加强自身知识产权构建，提高知识产权风险规避意识，提升知识产权风险应对能力，中国企业“走出去”的脚步会越来越稳健。
作者简介：
安文森，中国科学技术大学AI博士，中国执业律师和专利代理师，于2019年加入路盛律师事务所并担任总监一职。此前他曾在中国专利代理（香港）有限公司工作十余年。
安博士在攻读博士学位和研发工作期间，主要从事机器学习的算法和工业应用研究，在国际知名学术刊物发表论文10余篇；在知识产权从业期间，代理了包括多数世界五百强在内的国内外客户的数千件案件，从专利布局、专利授权确权、专利有效性分析、争议解决、品牌保护到知识产权保护与风险防控。近年来，安博士尤为关注科创企业的知识产权布局与保护问题，多次受邀为国际知名孵化器平台以及国内知名科创企业进行知识产权培训和布局辅导，助力客户知识产权国际化，并帮助客户对接创业资本以最大化知识产权的商业价值。此外，他对科技类法律亦有深刻的理论研究，在《Robotics Law Journal》、《中国知识产权报》、《中国发明与专利》、《专利代理》、《The Asian Patent Lawyers Annual》等权威刊物发表文章10余篇并接受采访。得益于在人工智能及自动控制理论的多年研究经历，安律师专长的技术领域包括人工智能/机器学习、物联网、智能制造、电气和电子工程、汽车工程、医疗设备等。Tel：010-86324161,13718859678
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