欧洲专利局允许基于未公开的排除声明修改权利要求（G 0001/16）
2019-05-23 14:03:42 阅读次

【背景】本案涉及，判断一项权利要求修改内容是否符合《欧洲专利公约》第123(2)条的规定的一般规则，是否同样适用于未公开的排除声明（undisclosed disclaimers）的问题。第G 0001/03号和第G 0002/10号行政裁定已经明确可以提交未公开排除声明的方式修改权利要求内容。本案争议在于，第G 0002/10号行政裁定确定的可适用于公开的排除声明（disclosed disclaimers）（公开的排除声明是指，虽然声明本身没有出现在提交的申请文件中，但是该声明排除的主题范围能够从申请文件中找到依据，例如，实施例等——译者注）的一般黄金标准（general gold standard）（黄金标准是指：对欧洲专利申请或者欧洲专利公开内容（说明书、权利要求书和附图）的修改范围不得超出《欧洲专利公约》第123(2)条规定的限制。因此，对申请文件的任何修改，应当全部包含于本领域技术人员运用公知常识，能够直接且明确地从申请日提交的全部申请文件中客观获得的内容——译者注），能否同样适用于未公开的排除声明以及如何适用。本案中，要求扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal）澄清，一般黄金标准能否普遍适用于未公开的排除声明？如果答案是肯定的，那么上述规则能否单独适用，或者必须与第G 0001/03号行政裁定确定的特定条件合并适用？以及，如果需要合并适用，是否需要修改具体适用形式？

排除声明（Disclaimer）是指，声明由特定词语、术语、公式、化合物或者其他元素等表示的特定主题排除在专利权利要求之外。第G 0001/03号行政裁定指出，“排除声明”是一项“消极”技术特征，即从一个总主题的具体实施例或者范围中排除上述技术特征。

“未公开的排除声明（undisclosed disclaimer）”是指，在提交的申请文件中既没有公开该排除声明，也没有公开经该声明排除的主题。

扩大上诉委员会通过第G 3/89号案件和第G 11/91号案件确定的一般黄金标准，是审查一项修改是否符合《欧洲专利公约》第123(2)条规定的基本标准。这一规则已经成为审查新增主题（《欧洲专利公约》第123(2)条），新颖性（《欧洲专利公约》第54条）以及优先权要求有效性（《欧洲专利公约》第87条）的标准方法。这意味着，对申请文件所做的任何修改，应当限于本领域技术人员运用公知常识能够直接且明确地从申请日提交的全部文件中客观获得的内容。

【结论】扩大上诉委员会裁定，通过引入一项未公开的排除声明的方式修改一项权利要求的，该排除声明必须满足第G 0001/03号裁定第2.1项中列出的任一情况，才能认定符合《欧洲专利公约》第123(2)条的规定。

引入该排除声明不得对于提交的申请文件已经确定的主题有技术贡献。特别是，不得改变或者影响对创造性或者充分披露等的审查结果。声明排除的内容，仅限于为恢复新颖性或者说明因非技术原因而被排除在可专利性之外的主题等目的，而必要的范围。

扩大上诉委员会在书面陈述和口审阶段与当事双方就各种设想情形讨论之后，作出本案裁定。

【评述】扩大上诉委员会认为，审查通过引入排除声明的方式修改一项权利要求是否符合《欧洲专利公约》第123(2)条的规定，如果引入的是未公开的排除声明，应当采取第G 0001/03号裁定确认的审查方法；如果引入的是公开的排除声明，则应当适用第G 0002/10号裁定确定的黄金标准作为审查方法。

本案裁定指出，另一个重要考虑因素是，在可专利性的其他要求方面，专利申请人或者专利权人的立场是否得到改善。就这一点而言，该裁定引用第T 710/92号行政裁定的结论，要求审查申请创造性时不得考虑未公开的排除声明的内容。以此避免审查创造性时，出现任何对原始技术特征的不符合规定的修改。

扩大上诉委员会期望上述回答能够建立统一的审查原则，帮助欧洲专利局上诉委员会或者审查部和异议部决定是否允许申请人提交未公开的排除声明对权利要求进行修改。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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