无效诉讼之创新性判断（ECLI:ES:TS:2016:2139）
2019-05-16 16:27:08 阅读次

【背景】Accord Healthcare S.L.U.公司和Sandoz Farmacéutica S.A.公司（以下简称“原告”）对AstraZeneca AB公司（以下简称“被告”）拥有的一项在西班牙生效的欧洲专利提出无效诉讼。涉案专利主题是，含有二苯并硫氮杂衍生物（有效成分“喹硫平”）成分的缓释药物。

原告诉称，在喹硫平成分和使用羟丙基甲基纤维素（HPMC）制备缓释制剂的方法均已为公众所知的情况下，对于通晓专利优先权日前该领域现有技术的普通技术人员来说，使用胶凝剂（即HPMC）制备喹硫平缓释制剂的方法是显而易见的，因此涉案专利缺乏创新性。

【结论】再审法院首先解决的问题是，“本案确认的前提是，普通技术人员是由一名药物制剂方面的专家和一名精神科专家组成的专家团队”，而最终上诉法院却基于非精神科专家的证言作出涉案专利不具有创新性的判决，上诉法院的证据评估流程是否存在明显错误，违反《欧洲专利公约》第56条的规定？

法院认为，判断“创新性”应当以“普通技术人员（average skilled person）”作为参照。“普通技术人员”是一个虚构的、发明所涉领域的专家，了解本领域普遍常识。他是技术问题领域的专家，但是不了解解决方案。他没有创造性，不具备创造力（与发明人不同），并且深受截至发明日前已经存在的该领域现有技术影响。

本案组成“技术人员”团队的是一名药物制剂方面的专家和一名精神科专家，虽然在评估涉案发明对“普通技术人员”是否显而易见时，该精神科专家引用参考了另一位非精神科专家的很多意见，但并不意味着做出判决所依据的评估未考虑精神科专家自身的知识。

法院指出，专利申请人的做法违反了上述原则：涉案专利说明书中已经明确说明要解决的技术问题，可是现在申请人又“主张扩大技术问题范围”。依据诚信原则、为自己行为负责原则以及法律确定性原则等要求，应当认定专利申请人在其专利中描述的技术问题就是涉案发明要解决的问题。

事实上，再审法院同意被告的观点，即审查创新性时应当澄清现有技术的特定组合在现有技术中已有启示，或者该组合对于普通技术人员来说是显而易见的。但是，法院接着指出，同意在审查创新性前应当澄清上述内容，并不意味着要推翻原判决，“因为判断显而易见性时未详细解释构成现有技术的文件选取标准，不代表判决所依据的评估结果违反了上述标准”。

【评述】让人好奇的是，法院对专利权人提出的有关创新性评估的所有法律前提均表示认同，最终却认定其败诉。

值得注意的是，西班牙最高院目前采用国际通用标准解决专利创新性判断问题，一定程度上缓解了这一问题的复杂性。
 

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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