经销商侵犯商标权和不正当竞争行为
2018-05-10 13:52:06 阅读次

【背景】原告拥有两个欧盟商标：“BREEZAIR”和“ICON”，指定使用在加热和制冷设备上。原告与被告签订经销合同，授权被告独占经销原告数个标有“BREEZAIR”和“ICON”商标的商品。上述独占经销合同终止后，被告（经销商）不顾合同有关商标使用期限终止以及原告（商标所有权人）通知停止使用商标的事实，继续使用商标“BREEZAIR”和“ICON”。原告指控被告继续使用涉案商标的目的并非仅仅为了销售库存中剩余的原告商品，而且利用原告商标的知名度吸引顾客，在顾客询问原告商品时，向其推销被告自己的同类产品（例如，贴有商标“BIOCOOL”的蒸发冷却器等）。

因此，“BREEZAIR”和“ICON”商标所有权人提起诉讼，认为被告上述行为违反《欧盟商标条例》第9条第2款的规定以及《西班牙不公平竞争法》第4条有关“诚实信用原则”的规定，侵犯原告商标权并构成不正当竞争行为。

一审法院驳回原告全部诉讼请求。理由是：

关于“商标使用行为”。鉴于被告用于销售的标有原告商标的商品是商标所有权人（原告）投放欧洲经济区（European Economic Area）市场后，由被告合法取得，因此，涉案原告商品的商标权已经用尽。原告指出前经销商（被告）对“BREEZAIR”和“ICON”商标进行宣传使用，吸引顾客购买被告自己同类产品的行为，构成《欧盟商标条例》第13条第2款的商标权用尽原则的例外情况。一审法官认为，由于被告的上述使用行为并未淡化原告商标或者不当得利用原告商标声誉，因此不构成原告所称“例外情况”。

关于“不正当竞争行为”。一审法官认为，由于被告实际上向消费者提供了原告商品，因此其使用原告商标进行宣传，同时向消费者提供自己商品（标有“BIOCOOL”商标）的行为，不会损害原告商标形象，也未超出合理注意义务范围。

原告不服一审判决，提出上诉。原告在上诉书中提到，对于“商标使用行为”，一审判决引用“商标权用尽原则”的规定，属于适用法律错误。原因有二：首先，被告未能证明其广告宣传中所涉原告商品仍有库存，因此不符合“商标权用尽”的要求；其次，无论如何，被告的此种商标使用行为，实难谓之诚信经营的工商业活动。对于“不正当竞争行为”，原告认为一审判决适用法律错误，因为侵权行为并非一审法院认定的“与消费者的商业行为”，而是“经商者之间的行为”。

【结果】阿利坎特上诉法院（欧盟商标法院）驳回上诉人的全部上诉请求，理由是：

关于“商标使用行为”。首先，被上诉人（一审被告）已经证明在对原告商品进行广告宣传时，库存中实际存有上述商品。因此，已经满足“商标权用尽原则”的客观要求。其次，“权利用尽原则”的适用不因合同约定或者协商变更。再次，《欧盟商标条例》第12条规定，使用商标行为应当符合“工商业诚实信用经营原则”。因此，“合理使用商标的行为”不属于《欧盟商标条例》第13条第2款规定的排除适用权利用尽原则的“合法理由”。“合理使用商标的行为”，仅包括《欧盟商标条例》第12条明确列举的情形：如使用姓名、地址、描述性词语、以及使用与配件或备件有关的第三方商标等。此外，上诉法院认为，被上诉人在广告宣传中恶意使用商标的行为，不构成排除适用权利用尽原则的“合法理由”，原因在于上述使用行为也属于商标权用尽后的使用。

关于“不正当竞争行为”。首先，上诉法院依据西班牙最高法院在此前数个判决中确立的“互补原则”，审查商标行为和不正当竞争行为的兼容性。“互补原则”是指，只有当一行为属于反不正当竞争法律规定的侵权行为，而知识产权法并未对该行为进行规范或处罚时，作为补充，可以适用反不正当竞争法对该行为进行规范。上诉法院认为，本案可以适用反不正当竞争法。原因在于：为宣传和销售其自身产品而以商标法允许的方式使用第三人商标的行为，客观上属于反不正当竞争法有关“诚实信用”的规范范围，因此属于《西班牙反不正当竞争法》第4条规范的“明显与市场活动有关”的问题，而商标立法中并未规范该种行为。

上诉法院认定，被上诉人的被诉经营活动不构成《西班牙反不正当竞争法》第4条的一般条款规定禁止客观违背诚实信用的行为。因为一家公司（经授权允许对第三人的商标进行使用和宣传）在宣传第三人的商标商品时一并提供自己商品的行为属于正当商业策略行为，从诉讼双方产品和相关情形来看，这一行为并未不当利用第三人声誉，也未引起消费者对商品来源的误认。

【评述】本案判决有两点值得特别注意。第一，扩展了“合法理由”的范围。《欧盟商标条例》第13条第2款明确规定的可对抗“商标权利用尽原则”的“合法理由”是“商品投放市场后，其产品性质发生改变或受损”。而本案判决认为，商品投放市场后，商标权人之外的第三人对该商品的后续市场活动可能造成商品来源混淆、不当利用或损害商标声誉和驰名度的，也构成第13条第2款规定的“合法理由”。第二，判决确认，对于不违反商标法的商标使用行为，可以引用《西班牙反不正当竞争法》一般条款进行规范—— 即“禁止客观违反诚实信用原则的竞争活动”。

但是，本案判决对上述两个问题都做了限制性分析。本案中，对商标使用行为和不正当竞争行为采用相同的审查原则：即，应当有助于欧洲单一市场自由竞争，避免经营者基于专有权人为划分市场或者不当限制竞争者的自由商业活动。自由竞争本身也有其限制，对于侵犯专有权利或者破坏公平诚信竞争规则的特定经营行为，应当予以禁止。但是本案中法院认定被告使用原告商标进行广告宣传，向消费者提供原告商品的同时提供被告自己商品的行为，并不违反商标法和反不正当竞争法的规定。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权