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比较广告中使用他人商标的侵权和不正当竞争问题（C-487/07）
比较广告中使用他人商标的侵权和不正当竞争问题（C-487/07）
2021-06-17 16:39:08 阅读次
【编者按】欧洲法院对本案的裁定作出后，曾在欧盟范围内得到广泛关注。该案件裁定对当时有关欧盟规范比较广告、商标侵权以及不正当竞争等热点问题作出澄清和解释，对于此后出现的类似争议有重要的指导和预测作用。因此，虽然本案争议的发生时间较为久远，我们在此对本案关键裁定内容进行总结，希望能对中国客户和合作者理解欧盟相关法规和实践等有所助益。
【背景】
L’Oréal及其下属公司（以下简称“原告”）生产并销售高档香水产品。他们在英国拥有数个高档香水驰名商标，例如“Trésor”、“Miracle”、“Ana?s-Ana?s”和“Noa”等文字商标、图形文字组合商标以及商品立体包装商标，等等。Malaika和Starion两家公司在英国销售“Creation Lamis”系列、“Dorall”系列和“Stitch”系列高档香水仿制品。其中，“Creation Lamis”系列和“Stitch”系列产品生产商是Bellure。部分仿制品使用与涉案驰名商标相似的商品包装和外观，但尚未达到使该领域消费公众混淆商品来源的程度。Malaika和Starion在销售上述仿制品时，提供给分销商一份对比表，使用原告所有的商标名称表示其销售的仿制品对应的高档香水产品。
原告向英国和威尔士高等法院提起诉讼，要求认定Malaika、Starion和Bellure等公司（以下简称“被告”）的上述行为构成商标侵权。原告认为，被告在对比表中使用原告拥有所有权的驰名文字商标，以及，被告部分仿制品使用与原告驰名商标商品类似包装等行为，侵犯其商标权。
2006年10月4日，一审法院部分支持原告诉讼请求。一审原、被告双方均不服一审判决，分别提起上诉。上诉法院对于在对比表中使用竞争对手商标的行为是否构成《欧洲联盟第一理事会关于协调各成员国商标立法的指令（第89/104/EEC号）》（现已被《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》取代，以下简称《欧盟第89/104/EEC号指令》）第5.1.a条禁止的比较广告行为；以及，仿制品使用与高档香水正品相似包装，但尚未造成消费公众混淆商品来源，是否属于该指令第5.2条规定的“不当得利（unfair advantage）”等，存在疑问。因此，法院决定中止案件审理程序，并请求欧洲法院（Court of Justice）对相关问题作出初步裁定。
【结论】
首先，关于仿制品使用包含他人注册商标的类似包装是否构成《欧盟第89/104/EEC号指令》第5.2条禁止情形，欧洲法院认为，该指令第5.2条应当理解为，第三人在其商品或服务上使用与驰名商标类似的标志，在销售过程中获取利益，即使尚未造成相关公众混淆商品来源、或者给商标及其所有权人造成损害或者损害可能的风险，仍然应当认定为获得不当利益。
根据《欧盟第89/104/EEC号指令》第5.2条的规定，使用与驰名商标类似的标志，使相关公众误认为该标志与驰名商标之间存在联系但未对两者产生混淆的，侵犯驰名商标权。因此，无需证明第三人使用的标志与驰名商标之间的相似程度已经达到使公众产生混淆误认的程度，只需证明这一相似程度足以使相关公众认为争议标志与驰名商标之间存在关联即可。
但要适用《欧盟第89/104/EEC号指令》第5.2条的规定，除证明存在关联外，还需要证明争议行为造成了以下任意一种损害：损害驰名商标的显著区别特征，损害商标的驰名声誉，或者，不当利用驰名商标的显著区别特征或驰名声誉获取利益。
损害驰名商标的显著区别性，又称为“弱化（dilution）”、“削减（whittling away）”或“模糊化（blurring）”，这一损害会导致驰名商标区别商品或服务来源的能力降低，因为第三人使用与驰名商标相同或相似标志会分散驰名商标的可识别性及其在相关公众意识中的印象。
损害驰名商标声誉，又称为“丑化（tarnishment）”或“劣化（degradation）”，是指第三人在特定商品或服务上使用与驰名商标相同或类似标志，导致该驰名商标对相关公众的吸引力下降，例如，商品或服务的特定性质或质量等可能对驰名商标的形象造成负面影响。
不当利用驰名商标的显著区别特征或驰名声誉获取利益，也被称为“寄生（parasitism）”或“搭便车（free-riding）”，该行为并不损害驰名商标，而是通过使用与驰名商标相同或类似标志不当获利。判断是否存在不当利用驰名商标的显著区别特征或声誉获取利益，应当全面分析案件事实，包括驰名商标的声誉度及显著区别程度，以及被诉侵权标志与驰名商标及指定使用商品或服务之间的相似度，等等。
本案中法院已经查明，被告生产销售的仿制品使用与原告驰名商标商品相似包装的目的是，使相关公众误认为该仿制品与原告的高档香水之间存在关联，以便促进其仿制品的销售。
就这一点而言，第三人未支付任何经济补偿也未付出任何努力，利用商标权人创建和努力维护的驰名商标的吸引力、声望和荣誉，在其商品或服务上使用与他人驰名商标相似的标志，获取商业利益，应当认定为利用驰名商标的显著区别特征或声誉获取不当利益。
接着，关于对比表是否属于比较广告，以及第三人在比较广告中使用其注册商标，但未损害该商标“指示商品或服务来源”的核心功能，商标权人能否适用《欧盟第89/104/EEC号指令》）第5.1.a条加以禁止等问题，欧洲法院裁定如下：
《欧洲联盟理事会关于统一各成员国关于误导性广告法律规范的指令（第84/450/EEC号）》（已被《欧洲议会和欧盟理事会关于统一各成员国关于误导性广告和比较广告法律规范的指令（第97/55/EC号）》取代，以下简称《欧盟第84/450/EEC号指令》）第2.1条规定，“广告宣传”包括与贸易、商业、工艺及其他方面有关的任何陈述，目的在于促进商品销售或服务供应。该指令第2.2a条指出，在广告宣传中明示或暗示竞争对手的商品或服务的，均属于比较广告。因此，本案中被告为其分销商提供的商品对比表属于该指令规定的比较广告。
欧洲法院此前在O2 Holdings一案（案件号：C-533/06）裁定中指出，广告者在比较广告中使用与竞争对手商标相同或相似标志，用以表明竞争对手的商品或服务，应当认定为该广告者在其商品或服务上为《欧盟第89/104/EEC号指令》第5.1条（在相同或类似商品或服务上使用与受保护商标相同或类似标志）和第5.2条（在不相同商品或服务上使用与驰名商标相同或类似标志）规定目的使用竞争对手商标。
本案中，被告销售商品与原告相同——香水，同时在商品对比表中使用原告文字商标，符合《欧盟第89/104/EEC号指令》第5.1条的规定情形。第5.1条规定目的在于，保护商标权人权利，即保证其商标能够实现全部商标功能——指示商品或服务来源（核心功能），以及保证商品或服务质量和宣传投资等辅助功能。
欧洲法院认为，被告在商品对比表中使用原告文字商标，并非仅仅为了客观描述他人商品或服务，而是为了宣传其自身商品。因此，受理法院应当审理全部案件事实后，判断被告上述行为是否妨碍了商标权人实现商标功能，即违反《欧盟第89/104/EEC号指令》第5.1条的规定。
最后，对于在商品对比表中使用竞争对手商标，表明销售的是他人商品的仿制品，其仿制品与他人商品主要特性（如本案中的香水味道）相同，是否属于《欧盟第84/450/EEC号指令》第3a.1条禁止情形的问题，欧洲法院也作出了回答。
《欧盟第84/450/EEC号指令》第3a条的设立初衷是，允许在比较广告中客观描述与竞争者同类可比产品之间的优劣对比，促进市场竞争，使消费者最终获益，但禁止可能破坏正常竞争秩序的广告形式：例如，抹黑或贬低他人商标；不正当利用他人商标声誉；仿制或假冒他人商品或服务。
本案中，被告在其商品对比表中明确表达所销售商品是原告驰名商标香水产品的仿制品，其目的和效果是吸引正版香水（原告产品）的目标消费者关注被告销售的仿制品，属于《欧盟第84/450/EEC号指令》第3a条禁止的“仿制他人商品”的情形。
由于在比较广告中表明销售的是他人商品的仿制品，属于法律禁止行为，因此，行为人通过该广告获取的商业利益属于不正当竞争获利，即不当利用他人驰名商标声誉获取利益。
【评述】
欧洲法院通过本案裁定，澄清了比较广告中使用他人商标的侵权问题和不正当竞争问题，集中总结此前案例对侵犯驰名商标的行为要件、比较广告的合法和禁止情形等问题的解释，对于未来出现的此类争议具有重要的参考和借鉴价值。
作者：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
