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使用在商品特定位置的颜色商标（C-163/16）
使用在商品特定位置的颜色商标（C-163/16）
2021-06-17 16:35:07 阅读次
【编者按】欧洲法院对本案的裁定作出后，曾在欧盟范围内得到广泛关注。该案件裁定对当时有关欧盟规范比较广告、商标侵权以及不正当竞争等热点问题作出澄清和解释，对于此后出现的类似争议有重要的指导和预测作用。因此，虽然本案争议的发生时间较为久远，我们在此对本案关键裁定内容进行总结，希望能对中国客户和合作者理解欧盟相关法规和实践等有所助益。
【背景】
Christian Louboutin公司向海牙法院起诉Van Haren公司，认为后者在其店铺中销售红色鞋底的女士高跟鞋商品的行为侵犯其注册商标权。
Christian Louboutin公司注册有一项比荷卢商标，指定商品类别为“高跟鞋”，注册商标说明：“商标由使用在如图所示的鞋底位置的红颜色（Pantone色号 18-1663TP）构成（鞋子轮廓并非商标组成部分，仅用于表明商标使用位置）”。注册商标（以下简称“争议商标”）样式如下图所示：
审理过程中，被告Van Haren公司辩称，争议商标是一个红色二维平面图形商标，依照《比荷卢知识产权联盟公约（商标和外观设计）》第2.1（2）条的规定（……仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状等，不得作为商标使用），应当宣告无效。
受理法院审理查明：
（1） 争议商标在其注册说明中，已经明确表明其注册的是使用在商品特定位置的颜色商标，注册保护内容并不包括所使用位置的轮廓。因此，被告关于争议商标是二维平面图形的辩护理由不能成立；
（2） 早在2012年秋季，比荷卢联盟国家市场绝大多数女士高跟鞋商品的相关消费者已经能够通过“使用红色标志的鞋底”这一特征识别出原告的商品，并能够与其他竞争者的类似商品区分开来；
（3） 原告通过“使用红色标志的鞋底”的商品获得巨大商业利润，并且该特征已经成为消费者选购原告商品的重要原因；
（4） 原告首先是将“鞋底使用红色标志”这一特征作为女士高跟鞋商品的装饰特征，之后，才作为商标加以注册保护。
由于争议商标是特别指定使用在高跟鞋底的单一颜色商标，而鞋底本身是使高跟鞋商品具有实质性价值的必要组成部分，受理法院对于争议商标是否因为使用在商品（高跟鞋）的必要部分（鞋底）而构成《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》（以下简称《欧盟第2008/95/EC号指令》）第3（1）（e）（iii）条规定的，“使商品具有实质性价值的形状，不得作为商标注册”的情形，存在疑问。具体而言，《欧盟第2008/95/EC号指令》第3（1）（e）（iii）条规定的“形状”这一概念，是否仅指商品的诸如轮廓、尺寸和体积等三维特征，还是也包含颜色等非三维特征？
“第3（1）条：以下标志不得作为商标注册，已经注册的，应当被宣布无效：”
……”
（e）完全由以下元素构成的标志：”
（i）仅由商品自身的性质产生的形状；”
（ii）为获得技术效果而需有的商品形状；或者，”
（iii）使商品具有实质性价值的形状。”
鉴于此，受理法院决定中止审理程序，请求欧洲法院（Court of Justice）就这一问题作出初步裁定。
【结论】
欧洲法院首先指出，《欧盟第2008/95/EC号指令》并未明确规定“形状”的概念，因此，应当依照该词语在日常用语中的通常意思，所在条文的上下文文意，以及条文立法目的等，确定其概念（参考Deckmyn v.s. Vrijheidsfonds案2014年9月3日第C-201/13号判决，第19自然段）：形状，是指由一组线条或轮廓限定出的空间范围。
因此，欧洲法院在本案裁定中指出，从《欧盟第2008/95/EC号指令》的规定，欧洲法院在先判例，以及“形状”这一词汇的通常含义等方面分析，均不得认定没有边界限制的单一颜色本身是“形状”。但是，另一个问题是，使用在商品特定位置的颜色商标，是否属于《欧盟第2008/95/EC号指令》第3（1）（e）（iii）条所规定的“形状”？
就这一点而言，欧洲法院指出，尽管商品整体或特定部位的形状物理上构成了使用在该位置的颜色的轮廓，但是如果注册时明确表示不要求保护特定形状，而是保护使用在特定商品特定位置的颜色标志，那么，就不能认定该特定位置的物理轮廓构成颜色商标的形状。
欧洲法院接受了德国、法国、英国以及欧盟委员会提交的意见，即，争议商标与高跟鞋底的特定形状无关，因为该商标在其说明中明确指出，鞋子轮廓不是商标的要素，仅用于表明申请注册的红颜色商标的使用位置。
任何情况下，类似本案争议商标——主要元素是以国际公认识别代码（Pantone）标明的特定颜色——的标志，不能因其使用位置具备某一形状，即认定该商标包含该形状元素。
基于以上分析，欧洲法院裁定，《欧盟第2008/95/EC号指令》第3（1）（e）（iii）条应当理解为：例如本案争议商标所示，使用在高跟鞋商品鞋底位置的颜色商标，不属于该条规定的不得作为商标注册的“形状”。
【评述】
本案裁定无疑是Christian Louboutin公司竭力保护其代表性标志——红色鞋底——的又一次胜利。
有别于此前对非传统商标注册采取严格限定原则并附加额外注册条件的做法，欧洲法院开始接受一项标志可能使用非传统和超出可预见范畴的形式的事实。
红颜色商标使用在高跟鞋底位置这一特征，在绝大多数消费公众头脑中已经与特定商品来源建立了确定联系，并为商标权人带来了巨大商业利润，因此，对该商标权利进行合理保护具有重要意义。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
