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“注册豁免侵权指控”原则的终结（ECLI:ES:APA:2018:250）
“注册豁免侵权指控”原则的终结（ECLI:ES:APA:2018:250）
2021-06-17 16:05:11 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
日本公司SANRIO COMPANY LTD（以下简称“SANRIO”），是世界著名卡通人物HELLO KITTY在西班牙、欧盟、以及国际注册商标延伸西班牙生效等等众多注册商标的权利人，商标图样如图一所示：
图一
2015年10月，SANRIO起诉RIO LUNA, S.L., RIO STAR BISUTER?AS, S.L., ISABEL BISUTER?A, S.L.和 RIO SOL BISUTER?A, S.L.等公司（以下简称“被告”）销售贴附争议商标（如图二所示）商品的行为，侵犯其“HELLO KITTY”注册商标权。
图二
被告辩称，他们使用的商标“HOLA GATO”已经在西班牙注册（注册号：2934333）。
本案争议可以总结为：在先商标的所有权人能否以其商标注册在先为由，合理对抗在后注册的其他商标权人；或者，商标侵权诉讼，是否必须以首先或者同时无效在后注册商标为前置条件？
一审判决，被告在其销售商品上使用的“HOLA GATO”商标图形标志与原告注册商标“HELLO KITTY”构成类似标志，在相关市场上存在混淆风险，侵原告数个驰名商标的商标权。
部分被告不服上述判决，提起上诉，以本案争议商标已经被（案外第三人）合法注册为由，要求认定被告的使用行为没有恶意，因此，无需支付损害赔偿。
【结论】
欧盟商标法院驳回被告上诉，维持一审判决，认定“在后注册商标权利人使用其商标，与在先商标构成混淆相似的，应认定为侵犯在先商标权的行为，无需（在先商标权人）首先或者同时提起对在后注册商标的无效宣告请求”。
法院的上述判决参考了欧洲法院2013年2月21日第C-561/11号裁定，其中解释了《欧盟商标条例（第207/2009号）》（现已被《欧盟商标条例（第2017/1001号）》取代）的相关规定：依据优先权原则，在先注册商标优于在后商标，因为在先注册商标先于在后注册商标满足能够获得共同体保护的条件，因此，在后商标权利人属于本条例第9条规定侵权第三方。
最后，根据西班牙最高院在2014年10月14日第ECLI:ES:TS:2014:5089号判决中对类似争议的判决立场的变化，本案上诉法院将上述欧盟立法解释也适用于西班牙国家法律：“西班牙最高院在2014年10月14日的判决中重申了欧洲法院的上述原则，认定该原则同样适用于西班牙国家商标争议，即，在后西班牙注册商标权人不得援引因商标注册而产生的使用权，对抗在先注册商标权利人提出的侵权异议”。
【评述】
本案判决再次确认，西班牙法院摈弃了其一直以来对类似争议适用的判断标准——在先商标权人对在后注册商标提起侵权诉讼的前提是，在后注册商标权已被宣告无效。
就这一点而言，需要注意的是，2019年1月14日生效的《西班牙商标法（修正案）》（以下简称“新《西班牙商标法》”），已经反映了这一变化，修改后的条文符合《欧洲议会和理事会关于统一成员国有关商标的法律的指令（第2015/2436号）》追求的统一保护原则。
新《西班牙商标法》第34条明确规定：“（1）注册商标所有权人享有商标专用权；（2）不得损害其注册商标申请日或优先权日前他人已经取得的权利……”。
此外，第37条规定了商标权的限制：“商标权人不得援引注册商标权利，对抗优先权日先于该注册商标的其他工业产权或智慧产权权利人对其提出的侵权诉讼”。
另一方面，毫无疑问，西班牙注册商标或者欧盟注册商标权利人有权禁止他人使用在后注册商标，并且在后注册商标并不能赋予其权利人豁免权，这也是对优先权原则的肯定。
然而，司法实践（和立法层面）适用标准的这一改变，也导致了注册商标权利人的法律不确定性，虽然通过注册程序取得了商标的合法使用权，但仍然存在因与在先商标相同或相似而被提起侵权起诉的风险。更重要的是，即使其注册商标尚未被宣告无效，在后注册商标权人仍然有可能被要求支付赔偿，唯一可能用以对抗侵权民事诉讼的理由只剩下“实际使用商标时间超过五年”。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
