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专利特征部分在创造性评价中的重要意义（ECLI:ES:APB:2019:9718）
专利特征部分在创造性评价中的重要意义（ECLI:ES:APB:2019:9718）
2021-06-17 15:46:35 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
Brunoplast Di Eleuteri Bruno（以下简称“Brunoplast”）起诉Plásticos de Jijona Complet, S.L.U.（以下简称“Plásticos de Jijona”）和Wurth Espa?a，S.A.（以下简称“Wurth”）侵犯其欧洲专利在西班牙生效专利的专有权，该专利涉及一项铺设和切割地砖的设备。Plásticos de Jijona提起反诉，认为本领域技术人员能够基于最接近现有技术，简单结合其他现有技术披露的技术信息，解决以最小间隔铺设地砖的技术问题，因此涉案专利缺乏创造性，要求宣告涉案专利无效。Brunoplast则坚称其专利具备创造性。
一审法院驳回被告反诉（要求宣告涉案专利无效），认定现有证据不足以证明涉案专利缺少创造性，鉴于被告销售的设备落入原告专利权保护范围，因此判决支持原告诉讼请求。一审法院指出，原告专利独立权利要求与最接近现有技术之间存在技术差别，继而导致相关设备提供的解决方案也不相同。法院也排除了最接近现有技术与其他公开的现有技术相结合能够破坏涉案专利创造性的可能，认为现有技术说明书并不包含能够让本领域技术人员以显而易见的方式应用于涉案设备并取得涉案专利权利要求展示的技术效果。类似地，法院驳回了被告要求综合审查引用文件披露的现有技术，并以此认定涉案专利缺乏创造性的诉讼请求。
Plásticos de Jijona不服一审判决，提起上诉，认为一审法院评价涉案专利创造性时，未限于专利特征部分，而是同时考虑了权利要求的前序部分，违反了巴塞罗那上诉法院确定的关于确定专利有效保护范围的原则（原则上，只限于权利要求的特征部分），存在错误。
【结论】
上诉法院判决支持上诉人的上诉理由，认定本领域技术人员能够认识到涉案专利试图解决的技术问题，并能够容易想到以涉案专利提出的解决方案解决上述技术问题。上诉法院给出的判决理由是：
- 发明有效保护范围（权利要求特征部分）与发明保护主题，存在重要区别；
- 涉案专利的实际保护范围并不十分清楚，对于保护范围，法院只能做出模糊而非清晰明确的判断；
- 一审判决中认定的涉案专利独立权利要求与最接近现有技术之间的区别，更多体现的是术语上、而非概念上的差别。二审法院指出，审查创造性，无需考虑对发明的技术效果或结果没有贡献的区别。因此，从要解决的技术问题是“能够将地砖尽可能紧密得排列在一起”这一角度来看，任何与此问题无关的区别都是无关紧要的，即在审查相关专利的创造性上，属于次要考虑因素。
基于以上分析，上诉法院判决支持上诉人的上诉理由，宣告一审原告的专利无效，并驳回原告全部诉讼请求。
【评述】
本案判决说明，起草专利特征部分时应当特别留意，因为这是真正决定专利主题最终保护范围的关键。上诉法院还提醒我们，除专利特征部分之外的包括前序部分的所有其他内容，都属于申请日前的现有技术范围。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
