新加坡：依据未注册商标权进行商标异议的考虑因素
2020-11-13 13:17:13 阅读次

　　依据未注册商标权并以假冒作为主要理由进行商标异议，尽管从理论上讲是可行的，但异议人很少能够成功据此进行商标异议。

 

　　新加坡知识产权局（IPOS）近期发生的Florian Mack案是罕见的成功进行商标异议的例子，该商标异议主要依据未注册的商标权。这个案例也说明了此种做法的困难之处。

 

　　案件背景

 

　　该纠纷涉及的被异议商标申请号为40201715235Y，被异议商标属于商标申请第九类“隐形眼镜”，其申请人为Golden Cala Trading EST，该商标如下图：

 

　　该商标申请被以下商标的所有人弗洛里安·马克先生提出了异议：

 

　　异议人的商标主要由异议人的被许可人Sky Optical LLC（阿联酋公司）使用，后者通过网站www.lens.me向全球客户销售隐形眼镜。

 

　　特别是，尽管异议人已在新加坡以外的许多司法管辖区（包括欧盟，阿拉伯联合酋长国和英国）申请了该商标，但异议人在新加坡没有申请或注册商标。

 

　　在新加坡没有注册商标的情况下，异议人基于假冒和恶意的理由提出了异议。尽管未能证明被异议方存在恶意，但异议人还是以假冒为由成功进行了商标异议。

 

　　本案例将仅关注异议的理由，并分析同类案件的注意事项。

 

　　认定假冒商标的理由：

 

　　要认定假冒，必须确认存在以下要素：

 

　　1.异议人须为善意；

 

　　2.被异议人存在虚假陈述的情况；

 

　　3.造成损害。

 

　　（一）异议人为善意

 

　　异议人依据以下两点证明自己为善意：

 

　　1.异议人自2016年以来在其网站上向新加坡客户销售带有其商标的隐形眼镜；

 

　　2.异议人通过互联网向新加坡的客户做广告，新加坡的客户也访问了其网站。

 

　　注册登记机构最终发现，异议人提供的有效证据表明，在被异议商标的申请日（2017年8月10日）之前，异议人的74个客户的102个订单已完成，销售额约为10,703.98美元 。这些数据虽然不大，但足以在新加坡认定异议人的善意。

 

　　注册登记机构认为，异议人在线广告活动的证据有助于证明善意。注册登记机构认为，异议人已采取积极措施在新加坡使用异议人的商标并进行销售，最终不仅产生了知名度，还产生了实际销售，而不仅仅是将商标放在互联网上或普遍用于在线广告。

 

　　异议人的广告行为例如：

 

　　在Instagram，Facebook，Twitter，Pinterest和YouTube上建立社交媒体帐户，所有这些帐户都被命名为“ lensdotme”或“ lens.me”。

 

　　1.通过Google和其他服务提供商的在线营销渠道来投放互联网广告，以吸引可能的消费者（包括新加坡的消费者）进入网站。

 

　　2.与新加坡有关的在线广告的广告支出超过13,000美元。

 

　　3.Google分析数据显示确实有来自新加坡的访问者。

 

　　（二）被异议方存在虚假陈述

 

　　除善意因素之外，以下几点理由满足认定虚假陈述的要素：

 

　　1.竞争商标之间的相似性；

 

　　2.申请人没有在新加坡使用其商标，并且在实际使用中没有任何区别；

 

　　3.相关业务领域之间存在重叠。

 

　　（三）造成损害

 

　　注册登记机构还发现，由于业务领域重叠或彼此联系非常紧密，异议人可能遭受损害。鉴于商标之间的高度相似性，普通消费者可能会混淆，这将可能导致异议人的销量减少，或拓展其带有异议人商标的隐形眼镜的生产、销售业务的能力被减弱。

 

　　评论

 

　　要基于以上理由认定商标异议的可行性，必须在相关日期之前准备并提交清晰、有力的相关证据。

 

　　但是，从实际的角度来看，公司通常很难确定目标地区销售/广告/流量记录，尤其是对于管辖地经营活动较少的权利所有者来说，这可能会构成巨大的管理负担。

 

　　根据本案例，可以总结出可以被采纳的证据类型，以及权利所有者应该集中收集哪些证据：

 

　　1.在新加坡的销售证明，尤其是重复销售的证明；

 

　　2.在新加坡进行广告活动的证据（可能包括搜索引擎优化或其他线上策略）；

 

　　3.在新加坡的广告支出的证据；和

 

　　4.网络流量分析和数据。

 

　　最重要的是，异议人提供的证据日期必须在被异议商标的申请日之前。在弗洛里安·马克（Florian Mack）案中，申请人对异议人提供的关于“善意”的证据提出异议，理由是该证据的大部分内容不适用，因为它不在申请日之前。这就导致异议人所提供证据的有效性很大程度上打了折扣。

 

　　新加坡商标注册机构对当事方提供的证据的相关性很挑剔，对证据进行了严格的审查，近年来日益强调证据的质量和相关性。注册机构最近发起了一项倡议，通过限制诉讼中的法定声明的页数来限制诉讼中的证据量，因此当事方更有必要准备和提交最佳证据。

 

　　但是，如果因为某种原因无法获得此类证据，或者权利人不愿进行目标地区商标使用和支出的记录工作，那么在相关司法管辖区内注册商标来保护自己的商标权可能更能节省成本。

 

　　在新加坡获得注册商标权的优势包括：

 

　　1.在新加坡商标申请相对简单，手续要求极少，且注册商标不需要证明使用商标的意图。

 

　　2.商标申请/注册将防止以后类似商标在类似商品上申请/注册；

 

　　3.在新加坡商标申请相对便宜，并且可能低于不断跟踪商标使用和支出的费用；

 

　　4.从证据角度看，基于相似的在先注册商标提起的商标异议，相比与基于未注册商标提出的异议，通常会更简单且要求较低。

 

　　无论如何，商标异议的不同理由并不是互相排斥的，将注册商标权与未注册商标权区分可以为权利人在新加坡提供更全面的保护。

 

　　编译：任荣晖

　　原文链接：https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=25216641-16db-413a-979a-602b82ba9998

 

　　声明：文中观点不代表本中心观点

 

来源：中国贸促会知识产权服务中心IPSC（微信号：CCPIT-IPSC）