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等同侵权判断以及外国判例效力等问题（ECLI:ES:TS:2015:1940）
等同侵权判断以及外国判例效力等问题（ECLI:ES:TS:2015:1940）
2022-06-27 15:59:13 阅读次
【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。
【背景】
Lundbeck A/S公司以多家制药企业生产销售仿制药的行为侵犯其专利权及补充保护证书等权利为由，提起专利权侵权诉讼。
涉案专利的独立权利要求涉及制备依他普仑（Escitalopram）的方法。在涉案欧洲专利申请日，依他普仑是一项新产品，因此证明责任倒置。
被告分为两组，其中一组使用的涉案活性物质的供货商是Reddy’s（其生产工艺未落入涉案专利保护范围，这一点也已为原告认可），而另一组的生产供应商是Natco（Lundbeck认为其生产工艺落入其专利保护范围）。
一审原告败诉，上诉的争议焦点在于，Natco的生产方法是否侵犯涉案专利权。上诉随后也被驳回。
【结论】
同时规则（The simultaneity rule）。确定专利权范围之后，为了判断是否存在侵权事实，需要评估被诉侵权生产方法是否落入相关专利权利范围。就这一点而言，有必要对发明专利和被诉侵权方法进行“逐要素”对比。只有发明专利的“全部”要素均包含在被诉侵权方法中，才能认定侵犯专利权成立。
法院指出，这一规则即公众所称的同时规则，已被现代法律学说所接受，也可以从《关于对<欧洲专利公约>第69条解释的议定书》第2条中推论得出。本案判决接着指出，从上述内容可得出结论，依据现行法律，“‘必要’原则、本案受理法院在先判例中提及的‘基本条件’或‘对质量的实质性改变’等，是不可接受的”。
等同测试（The equivalence test）。就这一点而言，判决指出，被诉侵权方法包含发明专利的全部要素，可能构成相同侵权（字面意义上的侵权）或等同侵权（等同原则下的侵权）。本案争议限于等同侵权问题。
（西班牙）最高院认为，下级法院采纳英国法院在等同侵权问题上使用的三问句验证方法——主要是Catnic案和Improver案，是恰当的。这三个问题是：
（1）被告方法是否实质上改变了原告专利描述的发明工作方法？如果没有（即，如果该功能未受影响），则继续回答以下问题：
（2）被告方法提供的替代方法，在原告专利公布之日，对本领域技术人员而言是否显而易见？如果并非显而易见，即，其本身存在创造性，则不构成等同。如果是显而易见的，则应继续回答下一个问题：
（3）该技术人员，通过阅读原告专利的权利要求书和说明书，是否可以理解成，专利权人希望严格遵守权利要求书的字面措辞，是其发明的一个基本要求？
上述第二个问题的争议焦点是，为制造争议活性物质，Natco所使用的替代方案方法是否显而易见，换句话说，使用对映异构体溴二醇作为基础产品，在原告专利公布之日，对本领域技术人员是否显而易见？
外国判决的价值。外国法院确立的原则，与其他学术原则一样，在特定情况下是可以在西班牙裁判过程中使用的。然而，申请撤销上诉判决，不得仅以西班牙法院和英国法院认定的事实之间具有差异为由，而是违反所适用的法律（本案中，即《欧洲专利公约》和《西班牙专利法》）。此外，英国法院已经对在先判例确定的规则和检验标准等根据每件诉讼的具体要求进行了调整，“因此，细究这一点差异是无意义的”。
《欧洲专利局指南》的价值。《欧洲专利局审查指南》“仅仅是”该局为其审查员提供的指导文件。因此，对法院的司法管辖权没有约束力。上诉委员会的裁定结论是作为欧洲专利局的所属部门而做出的，应当意识到尽管欧洲专利局可能认定一项具体发明具备可专利性，“针对特定专利提起的无效宣告诉讼、请求或反诉，不论欧洲专利局如何裁定，仍应由各成员国法院判决，并且当受理法院宣告涉案专利无效时，其决定能够对抗欧洲专利局的授权决定”。
为可专利性目的，与为审查侵权事实目的，而进行的显而易见性评估，是不同的。对被认为具有可专利性的变量进行必要的创造性审查，不同于，在等同原则下，对同一变量进行侵权评估时所做的显而易见性审查。这两种评估追求的目标不同，因此，需要考虑不同的参数。
为判断一项发明是否具备可专利性而进行创造性评估，并不基于每一个要素，相反，评估的基础是该发明整体。通过整体评估，判断对本领域技术人员而言，该发明相较于现有技术（包括在先专利，以及其他现有文献）是否显而易见？换句话说，创造性并非单独对发明的各项技术特征分别进行评估，而是基于构成该发明的整体解决方案进行评估。
而根据等同原则进行侵权分析，则必须对每个要素逐一评价和对比，因此，变量的每个要素的显而易见性必须对应在先发明的所谓等同要素。
因此，进行可专利性评估，可能存在这样的情况：在后的实施例已达到创造性要求，但仍侵犯了在先专利权。相反，在后的产品可能尚未达到发明可专利性的创造性标准，因为对本领域技术人员而言，从优先权日最接近的现有技术角度分析，从产品整体考虑，是显而易见的。然而，这并不代表该产品侵犯了在先专利权，因为尽管未改变该发明的实现方式，但发明专利的权利要求的一项技术特征被取代，对本领域技术人员而言，从被诉侵权专利优先权日的现有技术考虑，并非是显而易见的。
显而易见概念下的可期待实现。判决接着分析了，认定存在等同侵权事实所要求的显而易见性。法院认为，尽管不要求本领域技术人员绝对确定权利要求的技术要素的替代元素实际能够实现，但仅仅存在合理预期其可能实现是不够的，“因为需要达到一定程度的可预测性”。
就本案而言，由于实验性外消旋体分解过程的实验性质和不可预测性，以及使用外消旋溴二醇获取依他普仑的途径在商业化生产上的问题等，替换基础产品（用溴二醇代替氰基二醇）不能使本领域技术人员预测到可获得同一活性物质依他普仑。
【评述】
尽管可能有不同意见，除了解决本案争议外，西班牙最高院的此项判决，向公众期待已久的西班牙专利侵权判例制迈出了决定性的一步，完全不输邻国司法管辖区。
本案判决也确认了，等同侵权是法律而非事实争议，因此符合可提出申诉的条件。这是至关重要的，只有这样才能使最高院作为终极法院，受理不服马德里上诉法院第28庭和巴塞罗那上诉法院第15庭判决的申诉。西班牙最高院之前尚未有任何判决全面解决诸如等同侵权和创造性等复杂概念问题。
法院在其判决中明确，外国法院判决以及欧洲专利局上诉委员会裁定结论等具有指导参考价值，而非具有约束力。此外，判决对于日益复杂的药品制备方法类专利的等同侵权问题采取了谨慎处理的态度。我们有希望见证西班牙专利判例制度的新纪元。
编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问
来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
