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公平合理非歧视原则在德国的近期发展
2020-12-10 16:03:00 阅读

2015年,欧洲法院(European Court of Justice)在对华为诉中兴案作出的判决,列出了公平合理非歧视原则(FAIR, REASONABLE AND NON-DISCRIMINATORY 简称FRAND)辩护的基本原则。但直到2020年5月5日,德国联邦法院在Sisvel诉海尔案(KZR 36/17)中才有机会就FRAND辩护作出判决。其后,德国最高法院也第一次根据联邦法院的判例和华为案的判例法讨论了FRAND的辩护。在此之前,只有为数不多但不断增加的一审法院和少数上诉法院作出过关于FRAND辩护的判决。

过去一年,德国审理专利侵权案件的三大一审法院(即杜塞尔多夫、曼海姆和慕尼黑法院)以及杜塞尔多夫上诉法院和卡尔斯鲁厄上诉法院在华为案中如何适用判例方面出现了分歧。虽然Sisvel案中澄清了下级法院判例中存在分歧的某些方面,但遗憾的是,联邦法院没有讨论这些方面。因此,未来各一审法院和上诉法院的判例是否会在这些方面趋于一致还有待观察。

然而,不管这些还未有定论的问题是什么,很明显Sisvel案已经加强了标准必要专利(SEP)所有者的地位,并对SEP实施者施加压力,要求其接到SEP所有者联络时必须迅速努力做出反应。过去SEP实施者所采用的保留策略——例如不回应SEP所有者提出的许可报价,而简单地辩称SEP所有者的报价不符合FRAND原则——与过去的立场相反,将在德国法院不再成功。在Sisvel案中,卡尔斯鲁厄上诉法院和慕尼黑地区法院开始改变FRAND辩护的方式,对SEP所有者采取更友好的立场。
 
本文将分析德国联邦法院对Sisvel诉海尔案的判决;卡尔斯鲁厄上诉法院的判决(2019年10月30日,6 U 183/16);2020年2月,慕尼黑地区法院处理FRAND辩护的指导方针;曼海姆地区法院在诺基亚诉戴姆勒案中发布的一项信息详尽的决定(2020年5月26日,2 O 34/19)。
 
联邦法院
 
Sisvel案加强了SEP所有者的地位。在华为案中,欧洲法院要求相关标准的实施者在收到SEP所有者关于涉嫌侵权的通知后,声明其真心愿意接受FRAND许可。德国下级法院(特别是杜塞尔多夫和曼海姆)并不认为这一义务对实施者来说存在多么严重的障碍。SEP实施者仅需出具一个简单的一次性陈述就足够了。而联邦法院则要求实施者认真主动地推动许可谈判,从而大大提高了将实施者视为“自愿被许可方”的门槛。法院援引伯斯法官在Unwired Planet诉华为案(英格兰和威尔士高等法院)中的论证—— “一个自愿被许可人必须愿意以任何实际的条件获得FRAND授权”。
 
如果实施者提出还价,这并不一定意味着实施者必须被视为自愿的被许可人。这一判决的推论表明,在未来法院必将更加慎重严格地对待SEP实施者的任何拖延战术。即使联邦法院的裁决没有对此作出明确声明,但仍然可以得出结论,除非SEP实施者有合理依据,无论SEP所有人的授权要求是什么,实施者都必须自己提出FRAND要约。不这样做可能意味着实施者不会被视为自愿的被许可人。因此,SEP实施者的关键行为将不再可能在法庭上成立。由此可以预见,如果SEP所有人已提出授权要约,而实施者若不迅速作出购买授权要约,提供有关侵权行为的清单并缴付足以支付授权费的保证金,则将很难使用FRAND原则进行抗辩。
 
此外,联邦法院强调,若实SEP施者有真实的获得许可的要求,也应得到如下回应:根据华为案中的说法,在实施者声明愿意获得FRAND许可证之后,SEP所有者有义务提出符合FRAND原则的报价。由于德国法院认为这一声明只是一种形式,因此之前德国关于FRAND的讨论通常集中在SEP所有人的FRAND要约上,如果法院认为要约不符合FRAND原则,或者SEP所有人没有充分解释其符合FRAND原则的理由,也没有充分披露其之前的许可是如何操作的,则SEP所有人将承担被驳回申诉的风险。与此相反,现在诉讼的焦点越来越可能从一开始就集中在实施者的行为上,而不是集中在SEP所有者及其要约上。

然而在披露以前的许可协议方面,联邦法院却含糊其辞,几乎没有提供任何指导。SEP所有者必须满足的信息要求视乎个别情况而定。无论如何,这个要求不可能比庭外谈判还要高。否则,那些未经许可就开始使用专利技术的实现者将享有特权。对于信息披露要求,杜塞尔多夫、曼海姆和慕尼黑的下级法院的判决仍然很重要。
 
除了在非歧视原则判断方面,联邦法院在其他方面也采取了对专利权人相当友好的立场。法院声明,市场主导地位并不妨碍SEP所有者维护自己的经济利益,并且,如果可以充分证明经济利益的合理性,法院可能会接受不同的价格(Sisvel案判决中将特别优惠的使用费授予了中国实施者)。关于非歧视原则辩护,联邦法院强调的是保障自由竞争的目的。实施者要成功地主张歧视,仅仅提到对竞争对手更有利的待遇(如,收取更低的特许权使用费)是不够的。相反,实施者还必须证明这种不同的处理方式对竞争有相关的影响。
 
卡尔斯鲁厄上诉法院
 
卡尔斯鲁厄上诉法院的裁决涉及FRAND辩护的许多方面。在某种程度上,它遵循了曼海姆和杜塞尔多夫一审法院以及杜塞尔多夫上诉法院以前的判例。但是在另一种程度上,卡尔斯鲁厄上诉法院也偏离了这条线,特别是偏离了杜塞尔多夫上诉法院的立场。
 
在卡尔斯鲁厄上诉法院开始阐述华为案后的FRAND辩护的具体方面之前,它做了一些根本性的考量。法院首先注意到,欧洲法院对SEP所有人确立了某些程序和实质性义务,这些义务的存在和范围总是取决于个别案件的情况。卡尔斯鲁厄上诉法院指出,欧盟委员会对于什么符合FRAND原则,通常很难做出一个绝对有效的答案,但FRAND原则为SEP所有人留出了回旋余地。因此不应该过于严格地检验是否符合FRAND原则。而应当认识到,本着诚意进行谈判的各方才是最适合为其情况确定最适当的FRAND条件的人。卡尔斯鲁厄上诉法院将FRAND原则视为双方谈判的结果,即双方有义务以FRAND原则订立许可合同。对于Sisvel案的情况,这些考虑仍然适用,因为联邦法院也强调了各方的义务,特别是实施者积极寻求许可的义务。
 
特别值得关注的是卡尔斯鲁厄上诉法院关于SEP所有人在提出FRAND要约时的透明度义务的声明,特别强调SEP所有者有义务明确说明为什么要约是非歧视性和非剥削性的。在Sisvel案之前,这是关于FRAND原则讨论最多的问题之一。透明度义务给与SEP实施者权力,使得其能够以有效的方式处理FRAND许可要约,并作出还价。卡尔斯鲁厄上诉法院认为,需要由SEP所有者解释的范围和程度应视个别个案而定。在这方面,最具争议的问题是,SEP所有者是否有义务(以及,如果有,在多大程度上)提交已有的许可协议,作为现有许可实际操作的证据。到目前为止,杜塞尔多夫上诉法院要求详细解释与所涉及专利有关的所有现有许可协议的全部内容,但卡尔斯鲁厄上诉法院现在的观点明确地背离了该判例。
 
根据卡尔斯鲁厄上诉法院的裁定,SEP所有者必须提供的解释其许可做法的细节取决于其许可程序的结构。如果SEP所有人使用的是标准特许协议,而该协议又为第三者所接受,则须注明FRAND要约是否符合标准特许协议。如果SEP所有者已签订了条款不同的许可协议,则必须定期提交一份关于主要合同条款内容的充分可靠的报告,以便侵权人能够知晓是否以及(如果是)为什么会提供不同的商业条款。但是即使如此,这也不一定会导致签订该条款的义务。由于保密义务,SEP所有者通常难以履行提交现有许可协议的义务,因此卡尔斯鲁厄上诉法院和杜塞尔多夫上诉法院在案例法上的差异可能与在何处提起诉讼的问题有关。然而,卡尔斯鲁厄上诉法院的判决并没有明确指出“关于基本合同条款的充分细节”是什么意思。因此,如果SEP所有者不向实施者披露其现有的许可协议,仍将面临不确定性。在这方面,卡尔斯鲁厄上诉法院仅仅指出,可能在某些情况下,披露并不需要对许可要约的FRAND原则特性进行有效的评估(例如,从一开始就明显排除了歧视,或者两个实施者活跃于不同的产品市场)。
 
慕尼黑和曼海姆地方法院
 
慕尼黑地方法院和曼海姆地方法院最近采取的立场也表明,它们对SEP所有者更为友好。
 
作为讨论FRAND辩护的先决条件,如果实施者未接受SEP所有者提出的许可要约,且所有者已拒绝实施者提出的还价要求,慕尼黑地区法院要求实施者提出反要约,并提供担保和侵权清单。根据慕尼黑法院的裁定,实施者提出还价的义务不应取决于许可要约是否经过进一步审查。SEP所有者的许可不得是“完全不可接受”的,这同样适用于实施者提出的还价。若实施者未提出还价,则必须证明并证明SEP所有者的出价是无法接受的。

如果SEP所有者的报价足以启动双方之间的许可谈判,则要求实施者根据FRAND原则进行还价。除非SEP实施者提出的还价详尽且时间太短,否则曼海姆地区法院目前尚不会要求审查SEP所有人的报价是否确实是符合FRAND原则。
 
上述两项判例——以及Sisvel案——的共同点是,它们都要求实施者积极寻求签订许可协议,并且实施者不能像德国法院过去所接受的那样,简单地说SEP所有者提供的许可不符合FRAND原则,因此实施者没有义务采取任何步骤来达成许可协议。
 
尽管在德国仍有许多关于FRAND原则的问题有待讨论和决定,但Sisvel案的判决,最近卡尔斯鲁厄上诉法院的判决,以及慕尼黑和曼海姆地区法院所采取的立场,明显地改变了德国关于FRAND原则辩护的判例,使之有利于SEP所有者,特别是要求实施者积极和持续地寻求获得他们所需要的许可。
 
作者:
Jasper Meyer zu Riemsloh, Eva Geschke, Peter-Michael Weisse
 
Wildanger Kehrwald Graf von Schwerin & mbB合伙人
 
 
文章来源:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eecac7c2-6913-40ce-af01-669617a4352b

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