《美国发明法》（以下简称AIA）正式生效。这是自美国专利法于1790年首次制订以来的最新重大变革，其改革的力度之大，范围之广，意义之重，被业界普遍认为是仅次于1952年《专利法》的制度性革命。正是由于AIA，国会完成了长达30年的专利法革命，美国专利法的每一基本方面都被完全改变。在这份包含37个条文并长达59页的专利法修改法案中，涉及当前美国专利制度的诸多方面，是一个综合性改革方案。

    这些改革中最为重要的，也是广受世人关注的一项，恐怕要数对专利法第102条的修改，从而美国由实行200余年的“先发明制”（first to-invent rule），改为“发明人先申请制”（first inventor-to-file rule）。经此一改，不仅影响到新颖性、现有技术的认定，而且涉及程序性设计上的更新。比如，美国专利法取消了抵触审查程序（interference proceeding），但增设派生程序（derivation proceeding）和授权后异议程序（post-grant review proceeding），连其专利复审机构的名称都相应改变，从原来的“专利上诉与抵触程序委员会”（Board of Patent Appeals and Interferences / BPAI）改为“专利审判与上诉委员会”（Patent Trial and Appeal Board / PTAB）。

    事实上，经由AIA，美国专利法采用的是“发明人先申请制”，并未完全采用世界其他国家和地区普遍采用的“先申请制”（first-to-file rule）。但是，在国内外的一些新闻报道，甚至在专业论文中都存在这样的误解，认为美国专利法已经改为“先申请制”。从字面上看，“先申请制”似乎可以理解为“发明人先申请制”的简称，无甚差别。但是，正如本文所分析的，这两者不仅文字有别、名称各异，而且在实质内容上也有着诸多不同。同样应当注意的是，尽管人们理解AIA对《专利法》第102条的修改具有革命性，但它实际并未完全抛弃现行专利法的基本规则，尤其是在基本概念与原理上。而且，这两种新颖性规则还将在相当长时间内共存于美国专利法中，因为在2013年3月16日之前提出的专利申请，其新颖性规则仍然适用AIA之前专利法第102条的先发明制，在该日以及之后提出的专利申请，才适用AIA之后专利法第102条的发明人先申请制。因此，理解美国专利法的发明人先申请制，有必要从《专利法》第102条的文本入手，比较其在AIA实施前后关于新颖性、现有技术、宽限期等概念与规则的区别，以及它们与其他国家专利法相关制度的差别。

    一、AIA之前的《专利法》第102条

    在2013年3月16日之前，美国《专利法》第102条所涉及的不仅仅是新颖性（novelty）的问题，它还规定了法定阻却（statutory bar），而且把这两个方面合在一起，统称为占先（anticipation）。从以下所涉及的法律文本来看，第102条的（a）、（e）、（g）款是关于新颖性判断的规则，（b）、（c）、（d）款是关于法定阻却（即第102条标题中所称的“专利权的丧失”）的规则，而（f）款则是关于派生程序的规定。修改前《美国法典》第35编第102条的内容如下：

    “第102条 可专利性条件：新颖性，专利权的丧失

    该人应有权获得专利，除非属于下列情形--

    （a）在专利申请人完成其发明之前，该发明已经在本国为他人所知道或者使用，或者在国内外已经获得专利或者被描述在印刷出版物上，

    （b） 在本国申请专利日之前一年以上，该发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上，或者已经在本国公开使用或者销售，

    （c）该人已经放弃其发明，

    （d）该发明在其向本国申请专利日之前，申请人、法定代理人或其受让人首先在外国获得专利，导致获得专利，或者成为发明证书的对象，而该专利或发明证书的申请是在美国申请案12个月以前所提出的，

    （e）该发明在以下之处已有描述

    （1）在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并根据第122（b）条公开的专利申请中，或者

    （2）在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并获得授权的专利中，除非根据第351(a)条所定义之条约而提出的国际申请具有在美国提出申请的相同效力，只有当国际申请指定美国并且根据该条约第21（a）条而以英文公开，

    （f） 该人本身并不是作出该专利主题之发明的人，

    （g）（1）在根据第135条或第291条而进行抵触审查的过程中，所涉及的另一发明人在第104条所允许的范围内证明，在该人的发明之前，该发明已经由他人完成且其未予放弃、遏制或者隐藏的，或者

    （2）在该人的发明之前，该发明已经由其他发明人在本国内完成且其未予放弃、遏制或者隐藏。在依据本项而确定优先权时，不仅应考虑发明构思与付诸实际的日期，而且应当考虑到先完成发明构思而后付诸实践者自其先于他人完成发明构思之时起所付出的合理勤勉。”

    （一）新颖性与法定阻却的区别

    两者虽都可能因披露在先而导致发明人的专利申请无法获得授权，但是，它们在规则设计及其背后的理念上有所不同。

    1. 导致不能获得专利之情形的发生时间不同

    导致新颖性破坏的事件须发生于发明日（invention date）之前；而构成法定阻却的情形却以申请日（filing date）为基准日期，该日期也被称为关键日（critical date），即发明人申请日前1年的那一日。而申请日与关键日之间的这1年时间，就是所谓的宽限期（grace period）。发明人得在此宽限期内，做出决定其是否需要专利保护，从而再提出专利申请。

    从《专利法》第102条的规定看，即使在AIA实施之前，美国也并不奉行“纯粹”的先发明制--亦即完全以发明日为准确定优先权和新颖性--相反，它鼓励发明人及时申请专利和披露发明成果。因为如果完全按照发明日为标准而判断新颖性，先发明人就可能采取一些策略行为，比如拖延战术，先等待其他发明人解决了其中的一些技术难题或者排除了实施风险之后，再来主张自己是先完成发明人进而主张专利权，或者等到相关发明产品的竞争市场形成之后再主张专利权以排除竞争对手。因此，有学者就认为，AIA之前的现行专利法实际上执行的是一种修正的先申请制（modified first-to-file system）。

    2. 导致专利不能获得之情形的行为人不同

    从第102条看，导致新颖性破坏的情形均是由他人的行为所造成；而构成法定阻却的情形却可以因为专利申请人自身的行为所致。从文本上看，在（a）、（e）、（g）这三款中均出现了“他人”字样，但在（b）款中未出现这样的字眼，因而它并不限于“他人”所为，自然应当包括申请人本身所为。在（c）款和（d）款中则明文限定必须是申请人本身（含其法定代理人或受让人）。有学者进一步认为，即使在（b）款情形中，实际上也大多是由于专利申请人自身的行为而构成法定阻却。因为，当他人行为既可构成法定阻却，也构成了对新颖性的破坏时，通过（a）款即已解决问题，毋须两款同时适用。

    （二）新颖性 ：先发明制

    1. 第102条（a）款

    这一款是判断专利申请新颖性的基本规则，而根据条文即可明确认定其采用的是先发明制。不过，由于该款的文本结构较为复杂，为便于理解，作如下分解（表1）。

    显然，在（a）款中判断新颖性的时间标准就是“在完成发明之前”。同样，（e）款和（g）款规定的也是“在完成发明之前”。因此，根据这三款规定，可以说美国专利法采用的是一种先发明制。

    值得注意的是，美国专利法在判断新颖性的现有技术的地理范围上，采取了相对新颖性与绝对新颖性相结合的方式。只有对于他人在先获得的专利和出版物采用全球（国内外）标准，而对于以使用和其他方式为人所知的现有技术，则只限于美国国内的范围。

    更加值得关注的是，此条款中所出现的一些术语，其含义需要结合美国联邦法院长期以来形成的判例法，才能加以解释确定。对此或许另行撰文予以介绍分析。

    2.第102条（e）款

    该款所要解决的是，若两人就相同主题分别提出专利申请孰优先的问题。第102（e）款是在1952年专利法才增设的规定，其直接原因是美国最高法院对Milburn案判决在制定法上的反应。实际上，当初的规定相对简单：“（e）在该专利申请人完成发明之前，该发明在根据他人在美国提出的专利申请而获得授权的专利中已有描述的”。

    此后，该条款历经两次实质性修改。第一次修改是在1975年美国批准加入《专利合作条约》（PCT）之际。据此，一项PCT申请在其进入美国审查阶段（U.S. “national stage”of prosecution）之日构成有效的现有技术，尽管该日期晚于该PCT申请的国际申请日（international filing date，即在国外最早提出的专利申请日）。第二次修改发生在1999年，涉及两个方面。其一，将用于判断新颖性的现有技术（prior art）的范围由已经获得授权的专利，扩展至被公开的专利申请。国会在1999年立法修改时授权，专利申请自最早申请日之后18个月公开，若申请人申请还可以提早公开，故增设第102条（e）款第（1）项。因此，一项专利申请即使最终放弃（abandonment）仍可能构成现有技术，如果该申请在放弃之前被公开的话。但是，该专利申请构成现有技术的时间是申请日而不是公开日。其二，对PCT申请的待遇进行修改，即在指定美国的PCT申请中所披露的发明，自其国际申请日起即构成现有技术，如果该国际申请根据PCT“第21（2）（a）条而以英文公开”。

    与第102条（a）款相比，（e）款所规定的也被称作“秘密的现有技术”（secret prior art）或“倒推日期的现有技术”（backdated prior art）。因为它把破坏新颖性的现有技术的成立日期提前至公开之前，即指申请日而非实际公开日。这些方面产生了很大的争议，不少评论家认为美国专利法对此要求过于严苛。

    V3. 第102条（g）款

    该款的主要内容是在抵触程序中如何判定发明完成的时间，从而确定彼此竞争的发明人之间谁先完成发明（priority of invention）。应当注意的是，谁先完成发明需要结合法律规则确定。假设发生抵触程序的是甲和乙，两人均独立完成了某一发明。而第三人丙也独立完成了相同的发明。结合本款的文本，可以将此规则分解如下：

    （1）甲、乙就相同发明提出专利申请，故此引起抵触申请，如果乙能够证明，在甲完成发明之前，乙已经完成了发明，并且未予放弃（abandoned）、遏制（suppressed）或者隐藏（concealed），则甲不能获得专利，乙胜出；反之，虽然乙先于甲完成发明，但其放弃、遏制或者隐藏其发明的，甲仍可获得专利。而且，由于《专利法》第104条，乙可以是在美国，也可以是WTO其他成员国内完成发明。

    （2）即使不存在抵触申请，但如果能够证明在甲完成发明之前，第三人丙在美国完成了相同的发明，且未予放弃、遏制或者隐藏，则甲不能获得专利。与上一种情况相比，破坏甲之专利申请的新颖性的，必须是在美国在先完成的发明。但其并非必须存在抵触程序。

    （3）在确定谁先完成发明时，应当考虑发明构思（conception）与付诸实际（reduction to practice）的日期，而且应当考虑发明构思在先但付诸实际在后的发明人是否存在合理勤勉（reasonable diligence）。应当注意的是，将发明付诸实际可以是制作出实际产品，也可以是拟制的付诸实际（constructive reduction to practice），即提出申请专利。

    但实际情况是，由于（g）款涉及的概念众多，需要通过判例加以解释。而且，需考虑的因素越多，解决争议的复杂性程度和成本也就越高。Adelman教授、Rader法官和Thomas教授在AIA之前即预言，“如果美国有朝一日采用了先申请制，那么本章（指关于新颖性的部分）内容就可以从书中完全清除。”他们对于美国能否长期维持这种存在着固有的不确定性、交易成本过高并且与其他国家专利法格格不入的先发明制，早就表示怀疑。

    （三）法定阻却 ：宽限期、关键日

    前已述及，美国专利法并未实行完全的先发明制。它通过其他的制度安排，已经在相当程度上减少了因先发明制所带来的问题。其中最重要的一项制度设计就是法定阻却。《专利法》第102条（b）款是法定阻却的一个典型例子。

    1.第102条（b）款的解析

    按照与本文前面对第102条（a）款所采用的同样方法，可以对（b）款作如下分解（表2）。

    第102条（a）款与（b）款分别是新颖性和法定阻却规则的典型。从文本比较而言，两者看起来非常相似。但是，它们又各自包含不同的含义与功能。

    （1）时间。两者在此区分非常明显，（a）款的新颖性标准采用的是“发明日”，（b）款的法定阻却则有根据“专利申请日”计算的1年的宽限期。

    （2）空间。两者在这方面的标准几乎完全相同，均采用按披露方式不同而区分地理范围的做法。

    （3）行为人。两者显然存在区分，在（a）款关于新颖性的情形中明文规定了“他人”，而（b）款并没有“他人”字样，应被理解为“发明人本身或他人”。但实际上由于他人的这些行为可以通过（a）款解决，因此，（b）款主要是指发明人本身之所为。

    （4）行为种类。两者基本相同，但稍有区分。比如在（b）款专门规定了“销售”这种特定的情形。

    2．第102条（c）款

    该款针对的是一种特殊情形，且其文本非常简单“（c）该人已经放弃其发明”，亦即申请人自己放弃获得专利的机会。值得注意的是，放弃发明并不必然意味着将之投入公共领域，放弃任何保护，因为发明人仍然可以采取保密措施，将之作为商业秘密。

    3．第102条（d）款

    该款也是一种针对特定当事人的法定阻却，即申请人、法定代理人或受让人在美国申请专利之前首先向国外申请专利且获得了外国专利权（还包括未实行专利制度的国家的发明人证书），可能因此失去专利权；但如果在国外申请与美国申请之间的期限在12个月之内的，并且获得外国专利与美国申请之前的，则不受影响。由于受《巴黎公约》外国优先权（自首次申请之日起12个月）@7的约束，以及（d）款关于构成法定阻却的双重要求（在美国专利申请12个月之前向国外申请且该申请在美国申请之前获得专利），因此，在现实生活中适用此条款的案例，少之又少。

    二、AIA对《专利法》第102条的修改

    AIA第3条开宗明义，将其标题定为“发明人申请在先”；该条依次列举了第（a）款至（p）款，共计16款。但在这些条款中，又以（b）款最重要，其全部内容就是对专利法第102条的修改。不过，在分析此条款之前，先来看AIA第3条的最后两款，即（o）款和（p）款，国会在其中表明了它的修改意图。

    国会的修改意图表现在两个方面：其一，通过将美国专利制度由“先发明制”转变为“发明人先申请制”将确保给予发明人在有限时间内对其发明的专有权，促进科学和实用技术的进步，并且，它将就发明人的专有权保护范围提供更大的确定性（greater certainty）。其二，通过将美国专利制度由“先发明制”转变为“发明人先申请制”将改进美国专利制度，并且提升美国专利制度与目前世界上几乎所有其他国家普遍采用的专利制度之间的一致性（harmonization）；美国与这些国家都有贸易关系，而这样一来，就能在用以保护发明人对其发明之专有权的程序上达到更大的国际统一性与确定性（greater international uniformity and certainty）。@9AIA第3条（b）款内容如下：

    “可专利性条件--

    （1）一般规定--《专利法》第102条修改如下：

    ‘第102条 可专利性条件；新颖性’

    （a）新颖性；现有技术--发明人应享有专利权，除非--

    （1）主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

    （2）主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。

    （b）例外--

    （1）在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露--在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露不属于根据第（a）（1）款所规定的主张权利之发明的现有技术，如果--

    （A）该披露系由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作；或者

    （B）在该披露作出之前，被披露之对象已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露。

    （2）在专利申请或专利中所出现的披露--以下披露不属于根据第（a）（1）款所规定的主张权利之发明的现有技术，如果--

    （A）披露之对象系从发明人或合作发明人处直接或间接获得；

    （B）该被披露之对象在根据第（a）（2）款而被提出有效申请之前，已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露；或者

    （C）在主张权利之发明的有效申请日之前，被披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。

    （c）根据合作研究协议的共同所有权--被披露之对象或者主张权利之发明在适用第（b）（2）（C）款时，以下情形应被认为已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。

    （1）被披露之对象和主张权利之发明系由在该主张权利之发明的有效申请日当日或之前生效的合作研究协议之一方或多方所开发和完成，或者代表其开发和完成；

    （2）主张权利之发明属于为实施合作研究协议范围内的行为所导致的结果；并且

    （3）在主张权利之发明的专利申请中披露或经修改而披露了合作研究协议的当事人姓名。

    （d）专利和已公开之申请作为有效的现有技术--在确定一项专利或专利申请是否属于根据第（a）

    （2）款所规定的主张权利之发明的现有技术时，应当就其中所描述的任何对象，考虑该专利或专利申请是否已经有效提出--

    （1）若不适用以下第（2）项，则指在该专利或专利申请的实际申请日；或者

    （2）如果该专利或专利申请根据第119条、第365（a）条或第365（b）条而享有优先权的，或者根据一项或多项在先提出的专利申请而依照第120条、第121条或第365（c）条对更早之申请日享有利益的，则指对该对象作出描述的此类专利申请的最早提出日。”

    （2）对CREAT法意图的延续--通过本条以上第（1）款所规定的《专利法》第102（c）条是为了实现加强合作研究活动之意图，其表现在2004年制定的《合作研究与技术提升法》（Corporative Research and Technology Enhancement Act，简称“CREATE法”），包括其立法过程中，该法律的修订亦因本条（c）款而停止。美国专利商标局应当以与CREATE法的立法过程所要求的相同方式来实施第102（c）条，因为CREATE法关系到美国专利商标局的行政管理行为。

    （3）格式性修改--在《美国法典》第35编第10章目录中的第102条标题修改为：‘102. 可专利之条件；新颖性’。”

    三、发明人先申请制的新概念与新规则

    （一）新第102 条的结构与概念

    1.新结构

    在AIA第3条于2013年3月16日生效之后，美国《专利法》第102条的结构发生了根本性变化。其一，该条的标题由“可专利性条件：新颖性，专利权的丧失”改为“可专利性条件：新颖性”，这就表明，第102条存在的关于新颖性与法定阻却的不同规则将消失，代之以统一的新颖性规则；#0其二，对现有技术的概念将作统一界定，取代目前第102条按照时间、地理区域和事件方式而分别界定现有技术的做法。如此一来，新的《专利法》第102条与世界其他国家和地区的专利法在形式上基本一致了。但需要注意的是，美国《专利法》第102条的术语，特别是这些术语往往因法官多年以来在判例中的解释而具有不同的含义，所以，美国专利法在新颖性规则方面，虽然采取了先申请制的形式，但在实质内容上仍然与世界其他国家保持距离。

    2. 新增加的概念

    在AIA第3条（a）款的定义中，增加规定了诸如“有效申请日”、“发明人”等基本概念。其中，“发明人”（inventor）是指发明或者发现该发明之对象的个人，或者在合作发明情形中的数人。

    而且，为了说明什么是合作发明，也是为了突出国会在此次立法修改中所强调的合作研究之重要意义，AIA增设如下两项定义：其一，“合作发明人”（joint inventor）或“共同发明人”（coinventor）是指合作完成发明的任何个人；其二，“合作研究协议”（joint research agreement）是指两个或多个自然人或机构为了在该主张权利之发明领域进行实验、开发或者研究工作而订立的一份书面的合同、转让书或者合作协议。值得注意的是，这里强调的是合作发明人的自然人属性，以及合作研究协议的书面要求。这也是为了解决之前判例中所出现的情形，比如Ethicon案，专利申请人与另一受邀请参与研究者之间没有书面协议，但存在口头合同。

    （二）新《专利法》第 102 条（a）款：新颖性和现有技术

    AIA之后的《专利法》第102条（a）款文本如下：

    “（a）新颖性：现有技术--发明人应享有专利权，除非--

    （1）主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

    （2）主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。”

    1.新《专利法》第102条（a）款第（1）项

    这是专利法关于判断新颖性与现有技术的最重要规则，我们可以仿照本文对现行《专利法》第102条的解析，将其内容列表如下（表3）。

    如果将表3与前述表1、表2相互对照，从文本上即可看出，AIA之前与之后在《专利法》第102条上的区别。具体区分如下。

    （1）时间标准：AIA将判定现有技术的时间点改为“有效申请日”，不同于发明日（见表1）或申请日一年前的该日（见表2）。

    （2）空间标准：AIA取消了关于判定现有技术构成之行为的不同地理范围限制，而是统一为全球（国内外）标准。

    （3）主体标准：这些披露行为的主体既可以是专利申请人，也可以是他人。

    （4）在构成现有技术的披露种类上，除了已获得专利、出版物、公开使用、销售之外，增设“以其他方式为公众所知”。而关于这一术语的含义，恐怕需要借助比较法以及之后判例法的解释。

    （5）从其基本内容看，新《专利法》第102条（a）款第（1）项更可能是来源于现行专利法第102条（b）款，而不是现行专利法第102条（a）款。尽管前是法定阻却的基本规则，而后者才是新颖性规则。换言之，AIA是用统一的新颖性规则这个新瓶子装了法定阻却的旧酒。

    2. 新《专利法》第102条（a）款第（2）项

    这是指因他人的在先申请专利而构成在后之专利申请的现有技术。与AIA之前的专利法相比，本项规则非常接近于旧《专利法》第102条（e）款；从立法过程看，两者之间也存在源渊关系。它们之间的文本对照可以列表如下（表4）。

    它们的区别在于：AIA之后的新专利法将他人提出并公开的专利申请或者已经获得的专利合为一种情形，并且从时间标准上，以主张权利之发明的有效申请日为准，而不是以专利申请人完成发明的时间为准。

    假设甲完成一项发明并向美国专利商标局申请专利，但是，其他发明人也做出了相同的发明（无论他人的发明是否在甲的发明之前完成），并且在甲的申请日之前已经有效地提出了专利申请，且该申请在后来获得了美国专利或者被依法公开，那么，他人的专利申请构成了甲之专利申请的现有技术，因此，甲的专利不具有新颖性从而不可能获得专利权。其具体内容可解读如下：

    （1）当涉及两人或两人以上独立完成了相同发明的，以最先提出专利申请者取得优先权。这与AIA之前的专利法相对照，其区别非常明显。AIA之前的专利法是以最先完成发明者，取得优先权。

    （2）与同款上一项规定（即第102条（a）款第（1）项）相比，两者的区别在于：在第（2）项中作出披露的主体只能是他人，而不可能是专利申请人本身。当然，这两项规则之间在已经获得授权的专利申请由他人提出之情形上，存在重叠。

    （3）本项规定所涉及的被披露的现有技术是他人的专利申请。因此，它既不是在同款上一项中所提到的由专利申请人本人所获得的专利，也不是他人虽经提出最终未被公开的专利申请。

    （三）新修订《专利法》第 102 条（b）款第（1）项 ：宽限期规则

    第102条（b）款的标题是“例外”，亦即，它规定了上一款“新颖性与现有技术”之一般规定的例外情形。它分为两项：其一是宽限期；其二是发明人与争议对象的关系。先来分析第（1）项。其法律文本如下：

    “（b）例外--

    （1）在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露--在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露不属于根据第（a）（1）款所规定的主张权利之发明的

    现有技术，如果--

    （A）该披露系由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作；或者

    （B）在该披露作出之前，被披露之对象已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露。”

    由此可知，AIA之后专利法的宽限期规则是：发明人在其申请日之前1年内所作的披露不属于现有技术；或者，发明人与他人于申请日之前1年内均有披露，但发明人的披露早于他人的披露的，则他人的披露也不属于现有技术。其中的要点在于：

    首先，AIA之后《专利法》第102条的宽限期仍然是1年，且其关键日为“有效申请日”。这一点与之前专利法第102条（b）款基本相同。

    其次，其中涉及的发明人的披露，包括了由以下主体所作之披露：发明人自己，或者合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得了该发明的他人。由此可知，因发明人的披露而获知了该发明的他人，其所作披露与发明人的披露具有相同效力。

    再次，这一宽限期规则就使得美国专利法实际上采取的是“披露在先”（first-to-disclose）制度。AIA的立法沿革也可说明这一点。美国国会的报告提到“委员会认识到，美国应当转向发明人先申请制，但委员会也承认，如果考虑到发明与研发的本质，那么严格的先申请制之中所固有的那些限制可能显得过于严厉了，即使有发明人的宽限期规则。为此，本法吸收了若干针对现有技术的例外。第一个例外就是第102条（b）（1）（B）的‘披露在先例外’（first-to-disclose exception）。这一例外实际上就创设了一种披露在先的规则（first-to-disclose rule）”。

    这一规则使得美国专利法并未完全实行“先申请制”。试举例说明：假如甲、乙两人先后独立完成了相同的发明，并且两人均向美国专利商标局提出了专利申请，但是乙的申请日早于甲的申请日。再假设甲的披露时间早于乙的披露时间，但甲和乙所作之披露距甲的申请日均在1年之内。若按纯粹的先发明制，则甲因发明在先，故甲享有优先权；若按纯粹的先申请制，则因为乙的申请时间在甲之前，故乙享有优先权。事实上，纯粹采用先发明或者先申请制的国家几乎没有，均是在原则之外设定若干例外。比如，美国在AIA之前虽然规定的是发明在先原则，但还是规定如果发明之后若干时间内未提出专利申请、未付诸实践或者在他人公开披露发明之后仍未积极提出专利申请的，仍然可能丧失优先权或无法获得专利。美国在AIA之后的专利法中，虽然采取了申请在先的原则，但同样规定了若干例外，即使发明人的专利申请时间在他人之后，但其在宽限期内比他人先行披露的，仍然可以获得优先权。因此，在这一假设案例中，甲因披露在先而权利优先，仍可获得专利。

    与欧洲、日本的专利法相比，美国专利法的宽限期规则有其独特之处：（1）宽限期长度不同，这些国家和地区的专利法规定的宽限期为6个月；（2）符合宽限期要求的披露方式不同，在其他国家和地区专利法中，申请人自己作出披露的只限于极少数的例外情形，而他人的披露也限于未经申请人同意所作的披露，才不会破坏新颖性；（3）宽限期规则的功能不同，在其他国家和地区，宽限期的功能只是使申请人不丧失新颖性，并不使申请人享有与其他申请人相比的优先权。

    我国专利法的宽限期规则与欧洲、日本较为接近。我国《专利法》第24条规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”据此，申请专利的发明创造在申请日之前6个月内，发生上述三种情形之一的，该申请不丧失新颖性。即这三种情况不构成影响该申请的现有技术。

    但《专利申请指南》指出：宽限期和优先权的效力是不同的。它不仅仅是把申请人（包括发明人）的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。实际上，发明创造公开以后已经成为现有技术，只是这种公开在一定期限内对申请人的专利申请来说不视为影响其新颖性和创造性的现有技术，并不是把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日。所以，从公开之日至提出申请的期间，如果第三人独立地作出了同样的发明创造，而且在申请人提出专利申请以前提出了专利申请，那么根据先申请原则，申请人就不能取得专利权。当然，由于申请人（包括发明人）的公开，使该发明创造成为现有技术，故第三人的申请没有新颖性，也不能取得专利权。

    通过一个假设的案例来观察中美专利法的不同处理结果：假如甲于2013年4月1日完成一项产品发明之后未及时申请专利，但他在2013年4月20日的一次学术会议上披露了该产品发明；乙于2013年5月1日也独立完成了相同的发明，但他在2013年5月20日提出专利申请；甲在2013年6月20日也提出了专利申请。

    如果该案发生在美国，根据AIA之后的专利法第102条（b）款第（1）项，甲的申请在后，但因其披露在先，故只要其在披露自己的发明之后1年的宽限期内提出了专利申请，他都享有优先权，而无论乙的申请是否在其之前。因此，甲可以获得专利权。

    如果该案发生在中国，根据中国《专利法》第9条的先申请原则，乙的专利申请早于甲的申请，故甲不能获得专利；再根据《专利法》第22条关于新颖性以及现有技术的规定，甲在乙的申请日之前所作的披露构成现有技术，故乙也不能获得专利。

    （四）新修订《专利法》第 102 条（b）款第（2）项 ：不属于现有技术的披露

    该项规定进一步明确了不属于现有技术的情形。亦即，除了在1年的宽限期内所作之披露不属于现有技术外，还包括如下三种情形中所披露的专利申请或者专利也不属于现有技术。该项内容如下：

    “（2）在专利申请或专利中所出现的披露--以下披露不属于根据第（a）（1）款所规定的主张权利之发明的现有技术，如果--

    （A）披露之对象系从发明人或合作发明人处直接或间接获得；

    （B）该被披露之对象在根据第（a）（2）款而被提出有效申请之前，已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露；或者

    （C）在主张权利之发明的有效申请日之前，被披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。”

    美国专利法强调保护真正的发明人，而且美国的专利制度设计倾向于支持发明人或者发明合作，因此，尽管AIA采纳了先申请制的规则，但在另一方面又保留甚至提高了对于发明人与发明合作的保护，具体就体现在新《专利法》第102条（b）款。#8值得注意的是，第102条（b）款第（2）项的结构在很大程度上就是同款第（1）项的翻版 ，即这两项的（A）小项、（B）小项是相互对应的，但（C）小项无对应。下面将两项规定的文本作一对比（表5）。

    从表5可见，第102条（b）款第（1）项和第（2）项在开头都提到了第102条（a）款，这进一步说明，第102条（a）款关于“现有技术”的规定是全面、完整的。同时，第103条的“现有技术”都是指符合第102条（a）款条件的“披露”(disclosure)。#9此外，这两项规则之下所提到的（A）、（B）两个小项分别对应，内容也比较接近，但第（2）项中还有（C）是其独有的。

    再来看这两组规则的结构性区别：

    首先，第102条（b）款第（1）项适用1年的宽限期，而第（2）项则未规定类似的时间限制。因此，根据102（b）（2），他人在主张权利之专利申请日之前有效提出了专利申请的，该他人之专利申请就构成现有技术，除非能够证明存在其所列举的三种特定的情形，从而可将其从现有技术中排除出去。

    其次，第102条（b）款第（1）项所针对的是作出某种披露的人，发明人本身或者他人。而第102条（b）款第（2）项只是涉及被披露的对象最初的起源。亦即，被披露的对象是否为发明人本身所作出的成果。原因在于，第102条（b）款的（1）、（2）两项是与同条（a）款相互对应的。$0第102条（a）款第（1）项是广泛适用于任何人所作的公开披露（当然也适用于发明人本身所作的披露），而102条（a）款第（2）项专门限定于署名为其他发明人的专利申请（因此，它针对的是所披露对象的最初起源，而不是作出披露的人），因此，第102条（b）款的（1）、（2）两项也是如此，只不过是从例外的角度来设立规则。

    以上述结构分析为基础，现在可以来具体解析第102条（b）款第（2）项所指的作为现有技术的例外，究竟是哪三种情形：

    首先，他人专利申请中所披露的内容系从发明人那里获得的，不构成发明人之专利申请的现有技术。他人虽先行提出了专利申请，构成一种披露，但如果其专利申请或后来所获得的专利中涉及的发明内容是从发明人那里学来或者偷来的，那么，AIA规定通过一种“派生程序”（derivation proceeding）来区分谁是真正的发明所有权人。而该他人的专利申请虽被公开，也不构成发明人自身之专利申请的现有技术。

    其次，他人根据第102条第（a）（2）款而在先提出专利申请的，只要发明人在该申请之前已经公开披露的，则他人的专利申请不构成现有技术。假设独立作出发明的甲、乙二人均提出了专利申请，且乙的申请在先。不过，在乙的申请之前，甲已经将其发明予以公开披露，那么，乙的申请虽然在后来被依法公开或者获得了专利，从而发生披露，但是，乙的披露不构成甲的专利申请的现有技术。换言之，乙的披露（即专利申请）是在甲的专利申请日之前，但在甲的公开披露之后的，则乙的专利申请虽有披露但不构成现有技术。

    问题是，甲自己在申请之前的公开披露是否构成现有技术，从而破坏了专利申请的新颖性呢？对此，必须与本款的上一项（第102条第（b）款（1）项）的宽限期规则相结合，才可以确定。因此，甲的公开披露尽管可以让申请在先的乙的披露不破坏其新颖性，但甲的披露也应当在其申请日之前的1年内作出。

    再次，合作研究协议之他方所作的披露，不构成现有技术。这项规定针对的是特殊情形，即申请发明人与在此前披露该发明的人存在合作研究协议。因此，尽管他人披露了同样的发明，但是，只要在申请日之前，“披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务”，则该项披露不构成现有技术。要理解这项关于优先技术之例外的规则，需结合第102条（c）款。

    第102条（c）款规定，若披露人与申请人根据合作协议而对所完成的发明形成了共同所有权（Common Ownership）时，则应被认为“已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务”。具体而言，需符合以下三个条件：

    （1）被披露对象与申请专利之发明系合作研究协议方一方或多方开发完成。

    （2）申请专利之发明属于为实施合作研究协议范围内的行为所导致的结果。

    （3）在专利申请中披露了合作研究协议的当事人姓名。

    从立法沿革上看，第102条（c）款是对1999年《美国发明人保护法》（American Inventors Protection Act /AIPA）以及2004年《合作研究与技术提高法》（Cooperative Research and Technology Enhancement Act / CREAT）的继受和改进。在AIA之前，这样的规则就已经存在于美国专利法之中，只不过在那时，这些例外规定仅仅作为判断非显而易见性的现有技术，而对于AIA之前的专利法第102条的新颖性判断没有影响。在AIA之后，CREAT的规则就变成了专利法第102条（c）款的第（1）至第（3）项，而AIPA的规定则体现在第102条（b）款第（2）项的C小项。这就是为什么需要把将这两部分结合解读的原因。

    四、结 论

    美国专利法几乎与合众国同龄，至今已逾220年，$6可谓国史不久而专利历史悠久。在世界上，美国专利法也是独树一帜；而在当今全球化时代，尤其自上世纪末以来，美国专利法也为了诸如《TRIPS协定》等国际条约而做出过一些调整，但从总体上来说，美国专利制度的独特性不会彻底改变。因为经过漫长的历史积淀，制定法与判例法相互交织，各利益相关方共同作用，美国专利法已经形成了一套比较独特的复杂系统。所谓牵一发而动全身，美国国会在AIA立法修改上，不得不既慎重又妥协；即使称之专利法革命，也并非推倒重来。

    就AIA关于《专利法》第102条新颖性条件的修改而言，其所谓的“发明人先申请制”并非一些人所理解的“先申请制”，也未如国会在其立法意图中所表明的那样，做到与其他国家专利制度的一致性，在专利申请授权程度上做到更大的国际统一性与确定性。毋宁说，美国专利法经由AIA，在专利授权的新颖性条件上做到了提高程序效率、保护真正发明人、促进合作创新之目标。

    首先，发明人先申请制使得美国专利法第102条“化繁为简，保留实质”，提高了专利申请授权的效率。根据AIA之后的《专利法》第102条，美国专利申请将以申请日作为相同发明人之间专利申请的优先权标准，同时，以此时间作为认定现有技术的范围。较诸AIA之前的专利法，它改变了以完成发明时间之先后为标准而确定优先权的做法，从而无需再适用繁复而高昂的抵触申请程序，有利于提高专利申请与授权的效率。同时，新《专利法》第102条（a）款在一般性规定之后，又具体设定了关于现有技术的例外规则。而在例外规则中，则保留AIA之前专利法第102条的一些实质性规定，比如宽限期。

    其次，发明人先申请制强调对真正发明人的保护，同时鼓励尽早披露。新《专利法》第102条除了鼓励发明人或其受让人尽早提出专利申请之外，还强调保护真正的发明人。从他人处获得发明从而提出专利申请的，并不能因此获得专利权，而且，即使其专利申请公开或获得了专利权，从而属于对发明内容的披露，但对于真正发明人在此后所提出的专利申请而言，并不构成现有技术。而且，在独立发明人之间就相同发明提出专利申请方面，也不是纯粹以申请时间先后确定现有技术，而是以公开披露之先后为标准。换言之，发明人在完成发明之后，如果尽早公开披露，则其可在一年内的任何时间提出申请，可确保其不会因为完成了相同发明之他人的抢先申请而丧失优先权和新颖性。这样的制度设计或可更好地反映专利制度的本质与功能，即鼓励发明人作出发明并尽早将其发明内容向社会公开，而又有适当之时间考虑是否需要获得专利，且不会因此延长期专有权之期限。

    再次，发明人先申请制鼓励进行合作创新。新《专利法》第102条保留了以往的相关规则，在关于判断新颖性的例外规则上，专门规定以合作研究者之间所作的披露不构成现有技术的情形。这是美国专利法比较独特的新规则。

    从美国、欧洲、日本、中国等国家和地区的专利法看，在关于新颖性条件的规定上，几乎都采用“原则加例外”的模式。欧洲、日本和中国等大多数国家的专利法采用“先申请制”，但也有关于宽限期的例外；AIA之前的美国专利法采用“先发明制”，但规定了法定阻却；AIA之后的美国专利法采用“发明人先申请制”，但其实质上是“发明人先披露制”，并且规定了宽限期等例外。因此，世界上多数国家和地区的专利法在新颖性条件的规定上，几乎不存在纯粹的先发明制或先申请制。我们不必拘泥于AIA之后的美国《专利法》第102条究竟应该归为哪一种模式，而应当更多地关注其制度的实质与功能。

    （信息来源：《知识产权》2013年第04期）

    2011年下半年，全球制药行业最受关注的无疑是美国辉瑞( Pfizer) 制药公司的降血脂药立普妥( Lipitor，通用名阿托伐他汀) 的美国基本专利到期。立普妥是迄今为止世界上最畅销的药品，自1996年上市以来全球销售额远超千亿美元，在美国的市场容量每年接近百亿美元。立普妥的美国基本专利于2011年11月30日终止，意味着众多仿制药厂商在美国不再被该药的基本专利束缚。按照市场规律，仿制药上市1个月后将会使品牌药的市场份额下降75%，1年之后下降到大约10%。但事实上，至2012年第一季度，辉瑞公司的产品在美国仍拥有60%以上的市场份额。而这一结果无疑要归功于辉瑞公司的立普妥授权仿制药( authorizedgenerics，AGs) 战略。

    在美国，AGs战略是品牌药公司在专利悬崖期，即品牌药专利即将到期之时为维持产品市场份额应对仿制药厂商竞争而实施的一个重要战略手段。在新时期下，我国制药企业将逐步进入美国市场，势必会面临着品牌药厂商的竞争 由于我国国内从未出现过AGs，对AGs战略的研究也是刚刚展开，笔者将对AGs战略原理特点以及影响进行研究，希望为国内制药企业在美国市场面临AGs竞争时提供借鉴。

    1 AGs战略的基本原理

    1.1 AGs的概念

    制药行业按有无商品名将药品分为两类: 品牌药( Brandnamedrug) 和仿制药( genericdrug)。品牌药是可以用商品名和通用名同时标注的药品，中国美国加拿大等国家的药品注册管理办法规定，只有包含的活性成分是新的化学分子或由已知活性成分开发出的治疗新的适应证的药品才能使用商品名，这里的“新的”需要符合专利法关于新颖性和创造性的规定，因此品牌药一定是属于可申请专利的药品。仿制药是使用通用名( 法定名称) 标注的药品，该类药品一般是品牌药活性成分的专利到期后，由其他企业使用该活性成分进行简单仿制或改变基本剂型得到的产品，并且其与所仿制的品牌药治疗的适应证相同。根据药品注册法规的规定，这类药品不能拥有商品名，只能使用通用名，所以也称为通用名药。

    仿制药按照生产依据的注册批件不同又被分为独立仿制药( independent generics，IGs) 和AGs。前者是利用已有品牌药临床试验数据进行注册后进行生产的药品; 而后者是直接使用品牌药的注册批件进行生产的药品。AGs与IGs的根本性区别在于AGs只需依据已被批准的品牌药注册批件进行生产，而不需要再次向药品注册管理部门申请注册批件。 另外，由于AGs就是拥有专利权的品牌药厂商的产品，因此与IGs必须等到品牌药专利终止后才能上市不同，AGs可以在品牌药专利终止前上市。

    AGs与品牌药的区别不在于产品本身，而是二者标注名称的差异。虽然从本质上来说二者就是同一产品，但品牌药可以使用商品名和通用名标注，而AGs则不能拥有商品名品牌药AGs和IGs的区别见表1。

    1.2 影响AGs战略的因素

    AGs战略有两个关键的要素: AGs上市时间和销售主体。通常，对这两个要素产生决定性影响的是品牌药的市场规模。品牌药厂商会根据AGs对应的品牌药的市场规模选择在品牌药专利到期前还是到期后是由独立仿制药厂商还是由品牌药厂商或其子公司销售AGs( 图1)。

    不管是AGs还是IGs，第一个上市的仿制药只能留给随后上市的仿制药很少的市场份额。在品牌药市场规模有限时，品牌药厂商倾向于选择由其子公司在专利终止前上市AGs，使之成为市场上的第一个仿制药，而且如果该产品的市场边际利润较低，则很少会有其他仿制药厂商参与竞争。品牌药厂商此举既可以在专利终止后保持收入，又可以防止多个仿制药与品牌药竞争。而如果品牌药市场容量达到一定规模，根据经济学原理，在规模化的生产条件下，产品成本能够被控制在相对更低的水平，从而能够使仿制药厂商获得高额边际利润，那么即使品牌药厂商上市AGs也不足以消除独立仿制药厂商销售IGs的决心。AGs仅能帮助品牌药夺回部分失去的市场份额，此时，品牌药厂商将会充分利用专利保护期从品牌药销售中获得收益，其往往会同独立仿制药厂商合作在专利保护终止后与IGs同步上市AGs。

    1.3 AGs战略的意义

    品牌药厂商利用AGs降低独立仿制药厂商上市IGs的积极性，从而使市场中IGs数量减少。按照经济学原理，IGs数量的减少将会提升仿制药的均衡价格，从而间接地将品牌药的均衡价格维持在较高水平，这是品牌药厂商使用AGs战略的意义所在。

    2 美国制药行业的AGs战略

    在20世纪80年代前期，史克必成公司( SmithKline Beecham，现葛兰素史克公司，GlaxoSmithKline) 授权Peen公司在美国推出了世界上第一个AGs--Dyazide( 氨苯蝶啶氢氯噻嗪) AGs，但其主要目的是为了制定Dyazide专利到期后的市场战略而提前进行的市场评估，而不是作为竞争的直接战略工具。

    1984年，美国通过了Hatch-Waxman法案，该法案中的橘皮书( orangebook) 列表专利( listedpatent) 无效或不侵权声明( 第IV段声明)、第一个挑战第IV段声明成功的简化仿制药申请( abbreviatednewdrugapplication，ANDA) 的申请人获得180d市场独占期和品牌药厂商激活停止FDA颁发ANDA正式批件的30个月遏制期3个条款使得AGs战略在美国市场中的使用除了具备基本特点之外还增添了一些特殊性。

    2.1 Hatch-Waxman法案对AGs战略的影响

    根据当前的Hatch-Waxman法案的规定，第一个挑战第IV段声明成功的ANDA申请人能够享受180d市场独占期。在独占期内，对同一个产品，FDA将不会再批准其他ANDA，这在一定程度上降低了挑战专利成功后其他仿制药厂商“搭便车”行为对挑战专利积极性的负面影响，而且由于在独占期内可以确立ANDA申请人在仿制药市场中的先行者优势，因此仿制药厂商有足够的动力成为第一个挑战专利无效或不侵权成功的ANDA申请人，这也使得挑战品牌药专利无效或不侵权的行为增加。进一步讲，仿制药在品牌药专利法定保护期终止前上市的可能性也随之上升。

    专利保护期被人为缩短是品牌药厂商所不能接受的，针对仿制药厂商的专利挑战，品牌药厂商会依据Hatch-Waxman法案在收到第IV段声明的通知之日起45日之内激活30个月的遏制期并提起专利诉讼，遏制期内FDA虽然会继续对ANDA进行技术性审查，但却不会正式批准ANDA。然而，尽管可以通过遏制期和专利诉讼延缓ANDA的批准，但由于专利被判无效或不侵权会对品牌药产生巨大不利后果，因此品牌药厂商在预计可能败诉时会启动AGs战略。

    Hatch-Waxman法案的出现赋予了AGs战略新的特点，使AGs除了用于为品牌药厂商创造直接收入外，还在专利诉讼中作为品牌药厂商重要的谈判工具。1985年，英国帝国化学工业集团( ICI) 在对第一个附有第IV段声明的ANDA申请人Barr公司进行的品牌药Nolvadex专利诉讼过程中，威胁在遏制期内上市Nolvadex的AGs，迫使Barr公司权衡之下决定与之和解。 Barr 公司同意在Nolvadex专利到期前销售Nolvadex的AGs而推迟上市IGs时间。Nolvadex案是美国历史上第一个将AGs作为竞争战略使用的案例，其结果是ICI和Barr公司联手对Nolvadex技术上的垄断，使得在2002年之前，美国市场上没有出现任何IGs的竞争。此后，辉瑞默克( Merck) 拜耳( Bayer) 等公司也纷纷效仿，使得AGs战略在美国迅速发展起来。

    2.2 美国AGs战略的使用方式

    在美国，除了在品牌药专利法定保护期终止前后主动销售AGs外，在药品专利未到期时出现ANDA申请人挑战专利无效或不侵权的情况下，品牌药厂商也会被迫使用AGs战略，并且被动使用AGs的案例数量正在呈上升趋势。由于研发品牌药将耗费巨大的时间和金钱成本，专利保护期内的超额垄断利润是品牌药厂商进行药品研发的主要驱动因素，而仿制药在专利法定保护期内上市必然会大幅降低品牌药的收入，更为严重的是导致品牌药厂商甚至无法收回期初的研发成本。AGs虽然在本质上属于品牌药，但由于其不含有商品名而被FDA视为仿制药，能够进入仿制药市场与IGs竞争，当仿制药厂商通过挑战专利无效或不侵权而有可能在品牌药专利法定保护期终止前上市IGs时，品牌药厂商迫于压力会上市AGs与之竞争，期望通过销售AGs来弥补品牌药因专利垄断的提前终结导致的经济损失。

    由于AGs的上市不需要进行申请材料实质审批而只需要在FDA进行备案，所以，不论ANDA申请人挑战专利的结果如何，品牌药厂商都可以在遏制期内完成AGs上市的准备工作，因此，AGs总是能成为市场上第一个仿制药，这为其提供了时间上的竞争优势。

    2.2.1 AGs在专利被判无效或不侵权时的使用 当第一个附有第IV段声明的ANDA申请人挑战列表专利成功时，意味着将有仿制药上市与品牌药竞争，在这种情况下上市的AGs也被称为非诉讼和解AGs。专利被判无效与被判不侵权的区别在于品牌药的专利在被判不侵权时仍然有效，换言之，专利被判不侵权时，除挑战者外，其他仿制药厂商仍然要受专利的制约，但对于品牌药厂商来说面临仿制药的竞争是不可避免的。当品牌药厂商在法院判决前预料到其有可能败诉时那么它会充分利用遏制期来完成AGs的上市准备，即在遏制期内向FDA进行AGs备案和寻找可以合作的销售方，并且根据品牌药市场规模选择在诉讼终结前还是终结后上市AGs( 图2)。

    当专利被判不侵权时，除了上市AGs，品牌药厂商也会以在180d市场独占期内不上市AGs为条件劝说仿制药厂商延迟上市IGs的时间。

    2. 2. 2 AGs在专利诉讼和解时的使用 在与第IV段声明有关的诉讼中，由于信息的不对称性，品牌药厂商和ANDA申请人都无法确定诉讼结果是否对己方有利。再加上影响诉讼的其他因素，包括书面证据专家意见及法官的自由裁量权等，使得诉讼双方只能对诉讼成功与否进行概率上的估计，而无法做出准确的判断，这就为双方达成诉讼和解提供了条件。

    一方面，对品牌药厂商而言，专利被判无效或不侵权对品牌药的影响巨大。因为一旦专利被规避，意味着仿制药市场在短期内将完全开放，这对品牌药的打击是不言而喻的，因此当专利诉讼结果不明朗时，通常由品牌药厂商提出和解协议，其中就包括建议挑战专利无效或不侵权的ANDA申请人在专利到期前销售AGs; 另一方面，ANDA申请人也不能确保挑战专利无效或不侵权成功，并且考虑到即使己方胜诉，品牌药厂商推出的AGs也会蚕食IGs市场份额，所以ANDA申请人在专利诉讼过程中有时会接受品牌药厂商提出的在专利到期前合作销售AGs的和解协议，该种AGs也被称为诉讼和解协议AGs。

    当品牌药厂商和仿制药厂商都对专利效力的强弱不能充分认知时，AGs战略在诉讼和解中的使用让诉讼双方达到双赢的结果: 品牌药厂商能够规避专利被判无效或不侵权而导致的市场开放竞争的风险，并且可以获得固定的收入来源; 而仿制药厂商也能够以较小的风险和成本抢先占领仿制药市场。实际上，诉讼双方是以和解的方式来弱化败诉的风险和降低败诉带来的损失。

    2.3 立普妥AGs战略

    2002年8月19日，Ranbaxy公司成为第一个向FDA提交附有第IV段声明的阿托伐他汀ANDA申请人，辉瑞公司接到通知后立刻激活遏制期并提起专利侵权诉讼，在诉讼过程中，面对Ranbaxy公司的强硬态度，辉瑞公司一方面向FDA提交上市立普妥AGs的备案材料，并与华生( Watson)公司达成在美国市场销售立普妥AGs的协议，随时准备销售立普妥AGs，另一方面积极地与Ranbaxy公司进行和解谈判。考虑到AGs提前上市的影响和专利诉讼的不确定结果，Ranbaxy公司于2008年6月18日同意与辉瑞公司和解，和解协议规定华生公司和Ranbaxy公司分别在立普妥专利到期之后再销售AGs和IGs。

    立普妥AGs于2011年12月1日开始在美国销售，2d后Ranbaxy公司的IGs上市。在专利到期后10d两个仿制药一共得到14.6%的市场份额中，AGs大约占97.6%，而IGs仅为不到2.5%。在Ranbaxy公司的独占期终止后，IGs的市场份额上升到了39.1%。而据估计，仿制药上市3年后，辉瑞公司的产品( 包括品牌药和AGs) 和Ranbaxy公司的IGs在美国市场的份额将各保持在30%。

    立普妥案是当代美国AGs战略非常经典的案例。立普妥专利到期后，一方面，辉瑞公司通过合作销售AGs在短期内保住了超出预期的市场份额，证明了AGs短期内对IGs的遏制作用仍是品牌药厂商普遍使用的战略手段;另一方面，尽管由于AGs的出现使得Ranbaxy公司在180d市场独占期IGs的收益低于预期，但随着时间的推进，Ranbaxy公司IGs的市场份额已逐渐超越了品牌药，说明仿制药厂商在面对AGs竞争时，只要战略使用得当，在长期仍会有所作为。

    3 中国制药企业在美国市场中应对AGs的建议

    自2007年浙江华海药业成为中国第一家通过美国FDA认证的化学药制剂生产企业以来，国内已近有20家化学药制剂企业通过了这一世界上最严格的药品制剂生产资格认证，意味着中国的化学药制剂终于能够进入到全球最大的药品市场。我国制药企业的产品多为仿制药，而在美国市场中，AGs已经成为品牌药厂商限制仿制药厂商最普遍的手段，我国仿制药进入美国市场，不可避免地会遇到AGs的竞争，因此需要我国制药企业针对不同的情况做出不同的应对措施。

    3.1 最先挑战第 段声明的ANDA申请人

    当我国制药企业作为第一个ANDA申请人挑战专利无效或不侵权时，品牌药厂商首先会根据Hatch-Waxman法案激活30个月的遏制期，然后对我国制药企业提起专利诉讼，并且在专利诉讼过程中品牌药厂商可能会进行上市AGs的准备工作，包括AGs在FDA的备案和寻找销售方，此时我国制药企业有两种策略可以选择: 继续进行诉讼，获得180d市场独占期; 放弃180d市场独占期，同意销售AGs的协议。

    3.1.1 获得180d市场独占期 第一，当品牌药专利效力较弱且市场规模较大时，我国制药企业可以不必考虑AGs影响。根据美国联邦贸易委员会( FTC) 的调研报告，当品牌药具备一定的市场规模时，即使在180d市场独占期内出现AGs参与竞争，仿制药厂商在独占期内销售IGs的收益也要高于与品牌药厂商合作销售AGs的收益。由于品牌药厂商发售AGs的目的在于弥补品牌药由于专利法定保护期提前终止引起的损失，所以AGs的销售价格通常会高于IGs，因此即使品牌药厂商能够使AGs成为仿制药市场的第一个产品，从长期看来，独立仿制药厂商也能够通过价格优势逐步占领市场。正如立普妥案中，Ranbaxy公司的IGs上市半年后，其市场份额已经超越了立普妥。所以，如果坚持专利诉讼获得180d市场独占期，那么建议我国制药企业采取的策略为: 首先，力争在遏制期内通过FDA的技术性审评，以便能够在诉讼终结后立刻获得正式批件; 其次，上市后积极地进行宣传; 最后，在合理的范围内使用价格战，最大限度消除AGs的先行者优势。

    第二，当品牌药市场规模有限时，我国制药企业可以考虑延缓IGs的上市时间以换取品牌药厂商在180d市场独占期内不会发售AGs。在小规模市场中，如果品牌药厂商在独占期内发售AGs，那么IGs的处境会变得非常不利，AGs大约会减少IGs独占期收入的50%，而且由于市场规模有限，AGs对IGs可能有实质性长期影响。在这种情况下即使仿制药厂商获得独占期，在与品牌药和AGs激烈的竞争中也难以取得明显的优势，而延缓IGs的上市时间换取其在独占期内成为唯一的仿制药，既能够避免不必要的竞争，又能够发挥独占期的优势。

    3.1.2 放弃180d市场独占期在专利诉讼期间仿制药厂商不仅要承担高额的专利诉讼成本，而且与品牌药厂商能够销售品牌药不同，仿制药厂商一旦败诉，将不能销售对应的IGs，这对经济实力有限的我国仿制药厂商来说无疑是一个巨大的风险，因此，当我国制药企业不能确认专利一定会被判无效或不侵权时，可以考虑品牌药厂商提出的专利诉讼和解协议。

    在该种情形下，我国制药企业放弃挑战专利无效或不侵权，而在品牌药专利期内销售AGs，不但可以规避败诉的风险和节约了高额的诉讼成本，而且还能获得专利到期前仿制药的销售权，特别是在专利效力实际上较强的情况下，我国制药企业获得的潜在利益会更明显。在Nolvadex案中，Nolvadex品牌药和AGs的价格在美国市场中仅相差5%，在ICI和Barr公司共同控制下，使得2002年以前Nolvadex品牌药和AGs的价格一直维持在较高的水平上，Barr公司因此获得了丰厚的回报。

    我国制药企业在与品牌药厂商签订销售AGs的专利诉讼和解协议时，还可以进行如下选择:

    第一，在品牌药专利到期前销售涉诉品牌药的AGs，在专利到期后销售IGs 这一选择适用于品牌药市场规模较大的情况下，我国制药企业能够通过先期销售AGs，建立起仿制药的销售网络，为在专利到期后的IGs销售做铺垫。

    第二，销售非涉诉品牌药的AGs。适用于涉诉品牌药市场规模较小的情况下，由于未能取得180d市场独占期，当涉诉品牌药专利到期后可能还会面临其他仿制药厂商的竞争，尽管有一定的先行者优势，但是市场规模较小，优势有限，所以我国制药企业可以选择市场规模较大的非涉诉品牌药的AGs。

    3.2 普通的ANDA申请人

    由于专利悬崖期内大量的品牌药专利即将到期，再加上研发品牌药的成本不断升高，使得现今的品牌药厂商也在努力延续品牌药的寿命，包括发售AGs 开发增量( increment)专利和常青( evergreen) 专利等，而其中又以AGs为最经济的方法。一份2006年的FDA研究报告认定了仿制药的上市对品牌药价格的影响: 当第一家仿制药竞争者进入市场，品牌药的价格仅仅降低5%，然而，当第6家仿制药竞争者进入市场，品牌药的价格约降低75%。因此，当品牌药的专利保护将要终止时，在大批仿制药厂商参与竞争带来的药品价格实质性降低前，AGs尽快地进入仿制药市场对品牌药厂商具有重要的经济意义。换言之，虽然AGs大部分在180d独占期上市，但品牌药厂商为了尽可能延续产品的经济价值，也可能会在专利保护自然终止前抢先上市AGs，并且市场规模越大，品牌药厂商发售AGs的积极性越高。

    我国制药企业无论是技术水平还是资金实力远不能与Ranbaxy Barr这些世界级的仿制药厂商相提并论，尤其是在短期内成为第一个挑战专利无效或不侵权的ANDA申请人难度较大，所以在现有条件下，与品牌药厂商合作销售非和解协议AGs可能更有利于我国制药企业打开美国仿制药市场。销售非和解协议AGs的仿制药厂商几乎都没有180天市场独占期，换言之，非和解协议AGs的销售主体通常不是第一个挑战专利无效或不侵权的ANDA申请人，这恰好符合我国制药企业的现状。通过与品牌药厂商合作销售AGs，以此进入美国仿制药市场，能够使我国制药企业减小风险，并且非和解协议AGs通常都是市场规模较大的产品，使得我国制药企业的经济利益能够得到保证，我国制药企业还可以通过销售非和解协议AGs熟悉美国仿制药市场的运行规则和积累原始资本。

    4 中国制药企业研究AGs战略的意义

    在仿制药市场不断扩充和新药研发成本不断上升的今天，全球制药行业的链条正向仿制药领域转移，即将到来的专利悬崖将为我国仿制药行业进军美国市场带来前所未有的机遇，这对于我国制药企业提升制剂结构效益发展国际化制剂市场无疑是积极的信号，但是我国制药企业在美国仿制药市场的前景并不十分乐观。首先，我国绝大部分制药企业创新水平低，目前还不具备成为第一个挑战专利无效或不侵权ANDA申请人的实力; 其次，我国制药企业对美国药品专利法规和商业运作规则仍不熟悉，缺乏美国药品市场运营的经验，在面临竞争时往往处于被动地位。

    如果我国制药企业想成为美国仿制药市场的主角之一，除了增强自身的技术和经济实力之外，还必须研究美国复杂的法律法规和商业战略案例，这也是我国制药企业迈向国际市场的必由之路。在美国，AGs战略随着法律法规的修订经历了数次变化，正是在不断的变化中，无论是品牌药厂商还是仿制药厂商对这一战略的理解都将更加深刻，使得AGs成为美国制药行业中品牌药厂商和仿制药厂商博弈的重要媒介，希望我国制药企业能够在学习美国法律的同时，更加注重商业战略的研究，充分利用机会为我国制药行业注入新的活力。

    （信息来源：《中国药学杂志》2013年7月第48卷第14期）

    专利究竟保护什么？满足什么条件才能成为专利保护的客体？要回答这些表面上略显简单的问题实际上并不容易。法律作为上层建筑的一部分，要与经济基础相适应才能推动经济的发展。从美国的专利法历史不难看出，美国对于专利保护客体采取了越来越包容的态度，反映这一趋势的经典案例是1981年美国最高法院宣判的Diamond v. Chakrabarty案。在该案中，美国最高法院判定通过改变细菌基因方法获得的人造微生物可以获得专利权，并且确立了如下原则，即“专利权可授予阳光之下凡人为之物（Patentable subject matter should include anythingunder the sun that is made by man）”，并被后来无数判例所引用，对美国扩大可获得专利保护主题的范围起了重要的推动作用。与此同时，美国逐步拓宽对计算机软件、商业方法、动物、疾病的诊断和治疗方法、基因工程细胞、特殊基因序列等高新技术领域给予专利保护，旨在为其新技术成果获得专利权扫清障碍，该政策有利于保护高新技术领域的竞争优势。

    从保护客体的类型上来看，美国专利保护发明专利、外观设计专利和植物专利。美国《专利法》第101条规定，任何人发明或者发现任何新的且有用的方法、机器、产品或组合物，或对他们任何新的、有用的改进，都可以因此获得专利权，只要其符合授权的条件和要求。根据该条规定，适格的专利客体包括了方法、机器、产品、组合物以及他们的改进。美国最高法院认为虽然上述条款对于适格的专利客体规定较为宽泛，但并不是没有限制，自然法则、自然现象和抽象的思想都被排除在可授权的客体之外，因为这些并不能代表人的创造性活动。相比之下，我国专利保护发明专利、实用新型专利和外观设计专利。根据我国《专利法》第二条的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。并且，我国《专利法》第二十五条明确排除了科学发现、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种等几种客体成为专利保护的客体。由此不难发现，由于我国现处于高新技术发展的初期，借鉴发达国家先进技术经验是技术发展的必然，为了解决专利技术匮乏的状况，我国对于创造性有限的实用新型专利亦提供了保护。另外，我国对于发明和实用新型专利保护的客体更强调“技术性”的要求，即通过技术手段解决一定技术问题，实现某种技术效果，而美国对于可专利客体采取了更包容的态度，美国希望利用这一政策保护其在更多领域的智力成果。

    2013年6月13日，美国最高法院宣判了分子病理学协会（Association for Molecular Pathology）与巨数遗传公司（Myriad Genetics）基因专利无效案，最终宣告巨数遗传公司的两项人类基因（BRCA1和BRCA2）专利无效，并且美国最高法院的九名大法官在该案中少有的达成了一致意见。BRCA1和BRCA2基因的变异将极大增加人类乳腺和卵巢癌的风险，巨数遗传公司发现了BRCA1和BRCA2基因的准确位置和排列顺序，并将这两项基因申请并被授权了专利。该专利使得巨数遗传公司决定该基因的特定核苷酸序列，并且可以使得巨数遗传公司开发出特定的检测方法来检查某病人身上的上述基因的变异风险。如果该专利有效，巨数遗传公司将享有从人体上分离出上述两项基因的排他性权利，并且使得巨数遗传公司享有合成BRCA互补DNA的排他权利。分子病理学协会等请求人针对该专利提出无效请求，认为上述两项基因专利不符合美国《专利法》第101条的规定，即不属于专利保护客体。本案的焦点问题在于分离出的DNA分子属于自然产物还是人为产物。地方法院认为DNA具有双重特性，它不但是个化学分子，而且还携带着生物体的遗传信息，是中心遗传法则的信息承载者。这种遗传信息的承载性是分离DNA具有实用性的关键，其本质并没有与体内DNA存在显著的不同，体内DNA的分离纯化，并没有改变它本质的特性--核苷酸特征，因此分离DNA本质上属于不可专利的自然产品。作为上诉法院的联邦巡回上诉法院推翻了一审判决，其认为分离的DNA具有不同的化学结构，可以成为可专利的客体。最高法院主要基于如下四点理由推翻了联邦巡回上诉法院的判决，终审判决宣告涉案两项专利权无效，首先，《专利法》第101条不保护自然法则、自然现象和抽象的思想；其次，巨数遗传公司在这两项专利中所做的工作是发现了BRCA1和BRCA2基因的准确位置和基因序列，其既没有创造也未改变蕴含在这两项基因中的遗传信息和DNA的基因结构；再次，互补DNA不是自然的产物，其为人类创造的产物，可以成为专利保护的客体；最后，需要指出的是，本案并不涉及方法权利要求，例如上述两项基因的新的应用等可以成为专利保护的客体。与此同时，大法官们认为合成DNA--在实验室中经过修改的遗传物质片段可以获得专利保护，因为合成过程涉及人的参与。由此可见，美国最高法院的逻辑重点在于专利权人请求保护的客体是否为“自然的产物”，还是“人为创造的智力成果”。一些科学家们对这一判决提出了质疑，他们认为分离的DNA通过人类的干预发生了本质的改变，与体内的DNA存在显著不同的化学结构，是非自然的产物。然而最高法院的逻辑概为，人工打破化学键，使得特定基因序列脱离整个DNA序列不能被视为人工制造的化合物，而依旧被视为自然物质。

    笔者认为，对于基因科学这一高风险、高投入的行业而言，给予适当的专利保护有利于推进更多有利于人类健康的基因研究成果的出现。但对于本案而言，相对于纯粹的科学、技术分析而言，政策的权衡、社会公众的期望同样成为左右这一判决的重要因素。由于BRAC1和BRAC2基因测试对乳癌高风险的女性具有重要意义，而这一测试过高的价格使得患乳癌的女性数量急剧增长，甚至连好莱坞的著名女星安吉丽娜?朱丽也难于幸免，这些事件的出现以及由此带来的公众压力都可能成为美国最高法院确立自己立场的重要影响因素。如果乳腺癌风险测试成本很低，大概美国最高法院就没有必要做出这样的政策性的判决。这样的政策考量是否适当，应当采取何种模式回应社会的期待？相对于专利保护客体的抉择而言，通过反垄断、禁止权利滥用等模式是否更加可取？这些问题都将在不断的摸索、实践中寻找最佳方案。

    （信息来源：《中国知识产权》总第77期）

    引言

    2012年8月,澳大利亚高等法院对 JT International SA和 BritiSh Americanb Tobacco Australasia 提起的针对联邦的诉讼作出判决,认定联邦颁布施行的《烟草简易包装法案》(以下简称《法案》)没有违反澳大利亚宪法第51条第31款,从而维持了法案的效力。尽管该案的诉由以及法院的判决思路围绕法案的合宪性展开,但是其中涉及了商标法领域的诸多理论问题,本文将以此为视角对本案作解读和评析;首先介绍案件背景;其次以法院判决为基础讨论基于公共健康政策限制商标使用的法律基础;再次从国际公约的视角分析上述限制的法律基础;最后提出我国在具体实践中应当审慎地采取澳大利亚的立法政策。

    一、案件背景

    根据澳大利亚政府的相关统计,每年因吸烟支付的社会成本高达315亿美元。同时,高等法院在判决中写道:“双方当事人都承认烟草产品会引发伤害”。毋庸置疑,吸烟是多种严重和致命疾病的诱因之一。有关简易包装的一系列研究表明,如果移除香烟上的品牌设计信息,那么便会降低它们对消费者的吸引力;同时消费者也会视它们为质量低的产品而减少购买。因此为增进澳大利亚国内公众健康,减少社会成本支出,澳大利亚考虑制定严格的烟草控制条例,限制商标权人在香烟包装上使用商标。

    另外,澳大利亚是世界卫生组织《烟草控制框架公约》(World Health Organization Framework Conventionon Tobacco Control,WHOFCTC)的成员国,该公约规定了各方成员国需要履行与烟草包装和广告相关的义务。公约的第11条第1款规定:每一缔约方应在本公约对该缔约方生效后三年内根据其国家法律采取和实行有效措施以确保(a)烟草制品包装和标签不会因任何错误的、误导性的、欺骗性的以及可能导致消费者对产品的特征、健康效果或是危害性产生错误认识的手段促进销量……(b)烟草产品的包装盒以及包装上必须载有描述使用烟草有害后果的健康警告,也可以包括其他一些合适的信息……因此,WHO FCTC要求烟草产品的包装和标签应当避免是欺骗性的或误导性的,并且需要载有健康警告。尽管WHO没有规定成员国必须履行限制商标使用的具体义务(虽然商标使用很可能落人到欺骗性或误导性的包装或标签的使用范围中)。但是,2008年通过的《WHO FCTC第11条实施指南》要求成员国考虑采用简易包装,只是这些指南并没有法律约束力。因而,澳大利亚政府通过法案并不是为了履行WHO的义务,而是采纳了WHO建议的措施。

    澳大利亚也因此成为世界上第一个通过立法明确要求烟草产品必须“简易包装”的国家。法案规定烟草包装上只可以有以标准字体呈现的品牌名称,而不能出现任何商标、图形、标识。澳大利亚联邦议会意欲通过管理烟草产品的零售包装和外观减少产品对消费者的吸引力,提高产品包装上警告标语的效用,以及减少产品零售包装对消费者有关吸烟或使用烟草产品危害性的误导能力等手段实现增进公众健康的目标。

    但是,《法案》引发了多个法律上的挑战,这些都涉及烟草公司的知识产权,尤其是商标权。乌克兰、洪都拉斯、多米尼加共和国在世贸组织中提起了针对澳大利亚该法案的争端解决请求,这其中包括了TRIPS下的诉求。除此之外,菲利普莫里斯亚洲有限公司宣称澳大利亚违反了它和香港之间的双边投资协定,因而对其提起了投资仲裁。?法案遭遇的最主要挑战来自部分烟草公司提起的违宪之诉,该案于2011年12月审理,2012年8月判决,2012年10月发布判决理由。

    二、澳大利亚国内法视角下基于公共健康政策限制商标使用的法理基础

    在该案中,澳大利亚髙等法院以6:1的多数意见作出判决,认定《法案》没有违反宪法第51条第31款,因而使得基于公共健康政策限制商标使用的法案具有国内法基础。联邦宪法的相关条款规定:51.依据宪法,议会有权为了联邦的和平、秩序和良好管理制定与下列事项有关的法律:……(xxxi)在任何与联邦有权制定法律的相关事项的目的范畴内,以公平的条件下从任何州和个人处剥夺财产。烟草公司提出,联邦颁布的以公共健康为由限制商标使用的法案违背了宪法51条第31款。

    (一)对宪法51条第31款的实质性解释

    法院在判决中指出,澳大利亚联邦基于第51条其他款所明示的目的制定法律的权力受到第51条第31款的限制。并且,权力的行使必须符合第51条第31款的规定(只可在公平的条件下剥夺财产)。

    在解释第51条第31款时,多数派的6位法官均同意“如果联邦或其他人没有获得财产性的利益,无论该利益是轻微的或是非实质性的,那么不存在对财产的剥夺”。在此语境下的“财产”概念可以被宽泛地解释并且“被征用或是减少的财产”并不需要严格地与“联邦或是其他人获得的任何利益或优势”相对应。法院认为烟草公司主张构成剥夺不需要存在对涉及第51条第31款规定的财产或是所有权性质的利益或是优势的剥夺的意见将与已经确立的根本原则相违背。对第51条第31款的自由解释不能使该条款背离其原有内容或与其内容所确立的原则不相一致。自由的解释不能扩展至烟草公司所主张的观点,即任何的利益或是优势均应被视作满足了宪法对于“财产”的充分定义。

    同时,仅仅只是出现权利的终止《或发生了商业或贸易上的损失并不会导致剥夺行为的产生。宪法第51条第31款并不为“贸易者一般的商业或经济地位”提供保护。

    (二)对争议法案的合宪性分析

    应用这个标准分析争议中的《法案》,多数派法官得出结论,因为“没有理由可以说明作为一个政治实体,联邦因法案的实施获得了所有权性质的利益”,所以法案没有剥夺财产。

    具体而言,首先,法院认为与烟草公司所主张的注册商标、设计、专利、版权相关的财产权利涉及“法定的排他性的使用,而非一个积极的使用权”。在这个意义上对它们的使用施加限制并非从已被授予的权利剥夺任何事情。因此,法案并没有剥夺任何财产。烟草公司宣称这个观点是形式主义的,认为排他`性是所有权利的本质。但坦白地讲,并不是所有的财产权都能通过排他权加以定义。

    同时,法院认为,尽管《法案》和根据《法案》制定的条例限制了商标使用,然而商标注册并不会受到法案的影响。无论是《法案》还是《条例》都没有因为商标未使用或烟草产品上的商标使用与其他法律相违背而剥夺它们的注册资格。尽管条例规定某个具体的标志不可以作为商标或商标的一部分使用,但是条例不会影响已经注册的商标。并且,法院认为,商标法授予商标注册人和使用者的一些有价值的权利和权益并没有因《法案》施行受到影响。例如,注册人(或是被授权使用者)获得侵权救济的权利没有被剥夺。同时,法案对注册商标人和申请人享有的商标法规定的其他权利明确予以保留。例如,在没有异议的情况下,根据商标法第68条,申请人享有的使其满足条件的商标被核准注册的权利被《法案》的第28条第1款和第3款C项予以保留。另外,《法案》第28条第3款规定实施《法案》并没有使得商标审查员拒绝注册某个商标,在核准注册时附加限制条件,或是撤销注册商标或注册商标申请等行为变得合理和恰当。

    其次,法院认为,《法案》不允许包装上使用商标,并要求出现警告标签和口号以向消费者传递产品的健康信息,以此可以得出联邦意欲实现的目标:通常是避免或减少伤害。但是由于烟草公司遵守《法案》,联邦获得的利益或优势并不是一种所有权。联邦没有因为烟草公司遵守跨太平洋战略经济伙伴关系协定(Trans - Pacific Partnership Agreement, TPP)而剥夺其任何财产。

    最后,法院认为,尽管《法案》限制商标使用可能会降低原告零售烟草产品的销售,降低商标和商业中商誉的价值,以及降低转让或许可商标权的价值,但是,宪法第51条第31款并非用来保护商业价值或是某个财产的价值,仅仅只是对财产权施加限制甚至是终止它们,并不必然意味着所有权被他人剥夺了。商业或贸易的一般损失并不构成剥夺。尽管宪法第51条第31款施加给财产所有者的保护是宽泛的,但其实是对所有权性质的利益提供直接保护,而不是给贸易者商业地位提供保护。

    综上,《法案》的核心法定目标是劝诫人们不使用烟草产品,如果这个目标是有效的,原告的生意可能会受到损害,但是联邦并没有因此获得本质上属于财产的东西。

    (三)控制行为是否构成对财产的剥夺为了回应原告关于联邦剥夺了他们“控制”可出现在包装内容的权利的抗辩观点,Crennan J.法官解释道:立法条款要求生产商或零售商在产品包装上放置警告标识提醒消费者不恰当使用或过度滥用烟草产品的危害的做法很普遍……原告作出的继续以零售包装(其必须符合更为严格的产品和信息标准,该标准要求包装上提供更多关于烟草产品的显著信息)的形式销售烟草产品的任何决定并不涉及财产的减少或终止。

    相似地,Hayneand Bell J.J.法官强调“法律要求警告标志必须出现在产品上,即使警告标志所占包装的面积如同法案所要求的那样,这也没有构成对财产的剥夺。”Kiefel J.接受了一个不同的类比,其指出:基于城镇建设和其他一些公共目标的考虑,可以对土地施加限制。这些限制,甚至是禁止行为,一般不被认为是当地的政府部门剥夺了土地。

    该案中惟一持反对意见的是Heydon J.法官。他不同意上述多数派认定是否构成澳大利亚宪法规定的剥夺行为的标准,其认为“适用第51条第31款并不必然要求联邦或其他人剥夺了财产性的利益,而只需要证明联邦或其他人获得了一些与财产所有权或者使用有关的利益或是优势。”应用这个标准,法官认为《法案》构成了宪法第51条第31款规定的剥夺财产行为:尽管将财产所有权保留给权利人,但《法案》却剥夺了他们控制财产的权利以及经由这种控制获取的利益。《法案》将这种控制权和由控制权所带来的利益授予给联邦……立法剥夺了所有人的法定的和普通法上的知识产权以及他们在相关产品上决定包装上内容的权利。《法案》赋予联邦新的和相关的权利:一个是规定予以保留的知识产权(品牌、商业或公司名称)应该如何使用的权利;另一个是规定知识产权所有人的包装内容应当如何使用的权利。《法案》并没有规定任何形式的补偿条款。因此不存在公平的条件。

    (四)征用财产和剥夺财产的区别

    多数派法官在分析中强调了第51条第31款规定的剥夺财产和征用财产的区别(Taking and Acquisition of Property):征用是从所有人的视角看而将其财产夺去。剥夺是从剥夺者的视角看而获得财产。

    Gummow J.法官认为《法案》涉及对某个知识产权的征用(但并非构成剥夺),因为它“在很大程度上损害了注册商标的价值和效用。”《法案》限制商标使用会影响其经济价值。《法案》构建的制度意欲对商标使用施加相反的效果,其鼓励消费者远离烟草产品,即使那是他们“想要去”的地方。通过将商标缩减为单调的品牌名称,以及要求出现的品牌名称,这其中包括了以没有吸引力的颜色为背景的单独注册的文字标《法案》实现了它的目的。商标权被许可人或受让人只能以上述受到限制的方式获得许可或转让,结果表面上商标权人保有商标,但是其用来转让和许可的价值和效用却受到了实质性损害。但是,法官注意到美国宪法第五修正案规定的征用条款“受到不构成征用的`管理'行为的限制。”French C.J.法官陈述道“从原告行使自身的知识产权和其他相邻权受到限制的角度看,法案对权利人的商标施加控制可能的确构成了征用。”Crennan J.法官得出的“法案影响到原告权利并不等同于间接剥夺”的结论中使用了征用这一术语,即使《法案》的限制从商业的视角看是非常严重的,并且可能会降低原告产品的销售……以及转让或者许可原告商标权的价值。

    正如Kiefel J.法官所解释的法院并不需要对《法案》是否构成对财产的征用问题作出裁判,法院的确也没有去作出这样的裁判:烟草公司的核心诉求是《法案》禁止他们使用知识产权……以他们所希望使用的方式……以提高烟草产品的销量。他们声称法案会征用他们的财产。从表面上看,这个观点似乎很难被反驳,但是它的准确性并不霈要检验。因为相关的宪法问题是是否存在对财产的剥夺,而不是是否存在征用,因而并不需要检验这一观点。即使假设法案构成了“征用”,这些理由将证明并不构成剥夺。

    三、国际条约视角下基于公共健康政策限制商标使用的法理基础

    尽管烟草公司以《法案》违宪为诉由对联邦提起诉讼,但他们认为《法案》限制商标使用也违背了澳大利亚应当履行的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)和TRIPS等国际条约规定的义务。

    (―)《巴黎公约》与商标的注册、使用

    《巴黎公约》第6条之5B款规定:除下列情况外,对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效:(1)商标具有侵犯第三人在被请求给予保护的国家的既得权利的性质的;(2)商标缺乏显著特征,或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成,或者在被请求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的;(3)商标违反道德或公共秩序,尤其是具有欺骗公众的性质。这一点应理解为不得仅仅因为商标不符合商标立法的规定即认为该商标违反公共秩序,除非该规定本身同公共秩序有关。

    因而,如果《法案》的实施效果是商标权人的商标被撤销,那么可以肯定《法案》直接限制了商标注册,并与《巴黎公约》相违背。但是,《法案》第28条第3款明确规定,商标因为《法案》实施不能使用不会成为撤销商标注册的合理或正当理由。因此,如果《巴黎公约》的上述条款只涉及商标注册而不涉及商标使用,那么《法案》便不会与上述条款相冲突。烟草公司提出,即使承认《巴黎公约》只涉及商标注册,但是因为《法案》的效果是禁止注册商标以其原本的形式使用,对于商标使用的限制也会导致商标注册实质上变得无效和空洞,因而《法案》违背了公约的上述条款。

    烟草公司的理由混淆了注册和使用,这两个概念并不一样。《巴黎公约》第6条之5授予了权利人“注册”商标的权利。但是,并没有条款明确要求《巴黎公约》的成员国授予注册商标所有人一个实际“使用”商标的积极权利。而且,TRIPS第16条规定“注册商标所有人享有禁止任何第三方……在贸易活动中使用相同或近似标志的权利。”在ECGIs争端案中专家组解释了TRIPS授予的是消极权而非积极权。专家的意见写道:TRIPS并没有要求成员授予使用或利用某些内容的积极权利.,而是规定了成员需要授予禁止某种行为的消极权利。知识产权保护的本质特征给予成员国实现合法公共政策的自由,因为实现这些公共政策目标的很多措施都是在知识产权的权利范畴之外,其并不要求TRIPS作出例外规定。

    因而,尽管《法案》会影响烟草商标的“使用”,但是商标“注册”却没有受到影响。《法案》的目的是禁止和限制商标使用,但是其并未限制商标注册的权利。商标获得注册的事实也并没有授予所有人积极使用商标的权利或者可以免受其他法律对商标使用的限制。因此,《法案》并没有影响商标注册,因而不与《巴黎公约》的第6条之5B款相违背。

    同时,即使承认《法案》的确影响了烟草商标的注册,它仍旧可能会受到《巴黎公约》第6条之5B款(3)“道德和公共秩序例外”的限制。考虑烟草产品所承载的公共意义,烟草商标可能与公共秩序相违背。特别是,烟草商标可能“在本质上会欺骗公众。”这是因为《法案》旨在消除公众的错误观念,即某个香烟包装看上去“更健康”。《法案》通过规定标准化的商标,从而使得健康警告标志更具可视性,同时使得消费者不再相信某个种类的香烟是那么“健康的”。

    (二)TRIPS与限制商标使用的法理基础

    WTO的其他国家对澳大利亚限制商标使用的《法案》提出了异议,多米尼加认为《法案》违反了WTO的TRIPS的有关规定,它对商标的使用提出了“特殊要求”,通过有损一个企业的商品或服务的商标区别于另一个企业的商品或服务商标的方式“不合理”地阻碍了商标权的使用,违反了TRIPS第20条的规定。*该条规定“商标在交易过程中的使用不应受到特殊要求不合理(Unjustfiable)的阻碍,诸如与另一商标一起使用,以特殊形式使用或其使用方式会损害其区分一企业的货物或服务与其他企业的货物或服务的能力。但该规定不阻止这样的要求。即要求将识别该生产货物或服务的企业的商标与区别该企业的具体货物或服务的商标一起使用,但不将两者联系起来。”从条文本身的规定来看,很难确定成员多大程度上有限制商标使用的自由,或者说该条对成员限制商标使用的立法范围很难界定。制定该条是为了回应发达国家的担忧,即一部分发展中国家已经或正在制定限制在产品上使用商标的条例以促进其国内的商业。该条款的目的并非明确商标使用权属于商标所有人的个人权利,而是对有关商标使用的国内措施规定某种限制。涉及与该条有关的核心问题则限制烟草商标是否是“合理的”(Justifiable)。

    1.合理性检验标准

    那么,应当以怎样的标准判断限制商标使用的“合理性”?目前似乎并没有TRIPS对第20条规定的“合理性”明确予以解释的争议先例。TRIPS第8条可以为解释该条款提供一些指导。其规定“成员可以……采取必要的措施保护公共健康……”同时,有关《TRIPS与公共健康多哈宣言》(以下简称《多哈宣言》)同样与解释第20条有关。在该宣言中,WTO部长级会议(包括了WTO所有成员的代表)陈述道:“我们同意TRIPS没有也不应当阻止成员采取措施保护公共健康。相应地,重申我们对于TRIPS的承诺,我们确认协议能够也应当被解释和适用于支持成员保护公共健康的权利……”结合TRIPS第8条和《多哈宣言》解释第20条,似乎为了实现公共健康的目标限制商标使用便是合理的。

    但是,单纯的凭借目标正当(实现公共健康)证明某个措施的合理性似乎并不具有说服力,在这之外需要综合更多的要素加以判断。TRIPS第8条和《关税及贸易总协定》(General Agveementon Tarittsand Trade, GATT)第20条的规定,前者属于原则性规定,后者是一般例外规定,其要求成员为保护人类、动物或植物的生命或健康采取的措施是“必要的”。在实践中WTO的专家组多次引用它们对某个WTO协议条款的决定来解释另一个相似的条款。因而笔者可以参考涉及GATT第20条的经验裁判规则来论证基于公共健康政策限制商标使用的“合理性”。

    尽管GATT第20条所要求的“必要性”标准比TRIPS所要求的“合理性”标准严格一些。“合理性要求……给予WTO成员比`必要性'更多的自由”。但是,即使将评估必要性的标准适用到TRIPS第20条的解释上,即使澳大利亚被要求证明依据该标准《法案》限制商标使用是必要的,那么在满足这``必要性”的情况下,毫无疑问地也可以证明《法案》的“合理性”。概括地讲,专家在运用GATT第20条的必要性标准时需要考虑:相关的要素,特别是争议中的利益或价值的重要性,措施对实现目标的贡献程度以及贸易限制水平。如果这样的分析导致的初步结论是成员国采取的措施是必要的,那么这个结论还有待通过与其他可行的方法相比较予以确定……这种比较应当从争议中的利益或价值的重要性的角度出发。

    2.合理性检验标准的具体运用

    应用该标准分析《法案》基于公共健康政策限制商标是否必要。首先,《法案》意欲实现的利益或目标是“保护人类生命和健康”,这被专家组视为最为关键的和重要的目标。而关于简易包装的效果,先前的研究已经表明,与有商标的包装相比,无商标的简易包装被认为是单调无趣的、廉价的、缺乏鉴别力和吸烟吸引力的。其次,《法案》对于实现该目标非常重要。在认定某个措施对意欲实现的目标是否作出了贡献时只需要考察“在追求的目标和争议的措施之间存在一个真实的联系”。这种贡献“既可以表现为质的方面,也可以表现为量的方面。”而澳大利亚作为FCTC成员国接受WHO提出的“应当考虑采取……简易包装”的指南的事实强化了《法案》能够对健康目标的实现作出贡献,以及澳大利亚意图通过《法案》实现这些目标的说服力。再次,简易包装公平地适用于所有的烟草产品上(大部分都源自澳大利亚),并没有构成限制国际贸易。最后,没有其他可以替代《法案》所要求的简易包装的合理有效措施能够对公共健康目标的实现产生相同的贡献。澳大利亚在这部《法案》出台前已经采取了一系列措施如禁止香烟广告、发起禁烟运动等。事实证明这些措施起到了一定的效果,但是只要有香烟包装这一广告途径的存在,控烟措施的效果就会受影响。从烟草业的内部文件和烟草公司对香烟包装设计投入的费用就可以看出香烟包装对香烟销售的影响极大。如果要进一步减少吸烟,除了禁止烟草销售,就是不允许烟草商标注册或使用了。而禁止烟草销售短期内显然是不可能的,剩下可选的措施就只有禁止烟草商标的注册和禁止或限制烟草商标的使用了。前文中论述了禁止烟草注册是不可行的(这将与《巴黎公约》相违背),因而通过无商标的简易包装限制商标的使用将是消除烟草行业促销烟草制品和达到较好控烟效果的最重要手段,不存在其他更少限制贸易而同样能达到控烟目标的措施。

    综上分析,《法案》基于公共健康政策限制商标使用满足了GATT第20条所规定的“必要性”标准,进而可以确定其同样满足TRIPS第20条所规定的“合理性”标准。因而,《法案》并不与TRIPS第20条相违背。该条与TRIPS第8条以及《多哈宣言》一道构成了基于公共健康政策限制商标使用的法理基础。

    结语

    毫无疑问,基于公共健康政策限制烟草公司使用商标必然会降低烟草产品销量,对这一行业将产生深刻的影响,这使得烟草公司不得不以各种方式对澳大利亚所颁布的《法案》提出抗议。但是,在澳大利亚发布自己的《法案》后,数个国家和WTO成员开始考虑采用简易包装手段,这其中包括新丙兰、英国和欧盟。因此,在《WTO FCTC第11条实施指南》的倡议下,限制商标使用、采取简易包装已有演变成世界潮流的可能。

    毋庸置疑,控制烟草销售,增进公共健康是WHOFCTC的目标,也是每个国家的法律政策应秉持的价值取向。同时,澳大利亚国内法的实践和国际公约的相关规定已经为基于公共健康政策限制商标使用提供了正当性的法律基础。但,毕竟限制合法的商标所有人-烟草公司使用商标是公权对私权的一种压缩,如果存在其他一些诸如教育宣传活动等途径可以实现目标,那么我国应当审慎地采取限制合法注册烟草商标所有人使用商标的立法政策。

    （信息来源：《知识产权法研究》2013年02期）

    欧洲、美国和澳大利亚/新西兰的比较研究

    在全球经济中，发明人需具备在世界范围保护自己知识产权的能力。如果缺失“全球性”专利或商标，那么当一家公司的发明涉及复杂技术和创建品牌时，则需要在多个辖区进行保护。如果这家公司决定提交外国申请或者进入国际申请的国家阶段，则很有可能委托专利代理人或外国代理人在每个指定辖区分别提交申请。因此，专业的知识产权律师事务所和服务提供商起到重要作用，并且在这一过程中扮演两种角色：一方面，他们必须在当地的专利商标局代理该案件；另一方面，他们还必须就如何在外国市场提高成功可能性，向这家公司提出建议。

    不过，不同辖区之间存在各种差异，最近制定的法规和出现的变化可能对外国申请人及其申请策略带来重要影响。以下各节分别介绍了欧洲、美国、澳大利亚和新西兰的近期申请策略变化及其影响。中国的知识产权权利人已经在海外注册专利、外观设计和商标的，必须注意所有这些变化，以增加外国申请的成功机率。

    一、欧洲的最新变化

    欧洲政治和欧洲专利并不是一回事。一方面，欧洲有欧盟--政治经济联盟，目前共有27个成员国。另一方面，欧洲专利组织在《欧洲专利公约》的制约之下进行专利授权。欧洲专利组织目前共有38个成员国，但是欧洲专利组织是独立组织，而不是欧盟的下属组织。当前，根据《欧洲专利公约》授予的专利，必须在每个所需成员国进行确权（Validation）。为简化这一流程，长期以来，各方努力与有关当局建立一个统一的组织和一致的程序，以便在整个欧盟范围内，对专利进行一般法律权利的授权与确权。最近，这一方面出现了突破。

    早在2011年，欧盟理事会就已批准在创建统一专利保护制度领域加强合作。通过加强合作，欧盟制定了两项创立统一专利保护制度的法规（2012年12月17日欧盟法规第1257/2012号，以及2012年12月17日欧盟理事会法规第1260/2012号），这两项法规于2013年1月20日生效。这两项法规的开始实施时间为2014年1月1日，或者在另外一项协定--《统一专利法院协定》的生效之日（以时间在后者为准）。事实上，《统一专利法院协定》（欧盟理事会文件16315/12(PI148,COUR77)）已经由欧盟25国（不包括波兰和西班牙）于2013年2月19日在布鲁塞尔签署。该协定可能于2014年1月1日生效，但也可能延后，因为包括法国、德国和英国在内的13个成员国必须首先批准该协定。该协定的生效将需要进一步修改相关欧盟法规，分别涉及司法管辖权以及民事和商事判决的认可与执行（欧盟法规第1215/2012号）。统一专利法院将有权审理侵权诉讼和撤销专利权诉讼。不过，所有这类诉讼都要基于欧洲专利组织审查和授权的专利，即诉争专利都要符合《欧洲专利公约》规定的专利性要求。

    起草人希望按照《欧洲专利公约》起草专利申请文件的，不会再出现其他问题。当然，有些方面仍然与当前情况相似，例如，权利要求的数量、第二种医学用途权利要求的格式、特征组合的原始披露等，这些内容仍然非常重要，应当适当考虑。

    建立统一专利保护制度所引发的更多变化可能出现在提交与申请策略上。例如，如果申请人要求专利保护的欧洲国家数量有限，则统一专利保护制度可能没有必要，并且可能实际成本高昂。在这种情况下，已经提交国际申请（PCT）的中国申请人可以只考虑进入相应的国家阶段，而不进入欧洲阶段。不过，如果寻求的是《欧洲专利公约》之下的专利授权，则在授权之后，还会出现另一个问题：相关专利是做成统一专利，还是在选定的《欧洲专利公约》成员国内，通过确权程序，将该专利做成欧洲专利的国家组成部分。此外，在至少7年的过渡期间（最长可延至14年），专利权人还可选择放弃统一专利法院的专属管辖。因此，将来会出现各种策略问题，当然也会有各种解答。

    二、美国的最新变化

    在过去十年间，美国知识产权法律的各个领域--专利、商标、版权，甚至是联邦法院都在实务和执法上出现了法律变化。

    多数变化是因为电子商务和互联网的兴起，后者从根本上改变了美国乃至世界的商业进程以及相邻知识产权体系之间的法律协调。

    美国专利商标局是统一的专利商标管理部门，管辖范围包括美国的50个州以及属地（波多黎各、关岛、所罗门群岛等）。专利商标系统的法律专属于联邦政府的职权范围。

    由于电子商务的变化，美国商标系统几乎成为流动的在线注册与更新系统。互联网时代的开启改变了商标法的许多方面，提高了品牌使用与保护的重要作用。全国性商标注册所带来的收益远远超过一个州或属地的注册，包括：公开通报对相关标识的所有权主张；法律上推定对相关标识的所有权以及在全国范围内或者在注册商品/服务上使用相关标识的专属权利；能够在联邦法院提起涉及相关标识的诉讼；以美国注册为基础，在其他国家获得注册；能够将在美注册资料在美国海关与边境保护部备案，以阻止进口侵权的外国商品；有权使用联邦注册标志以及加入美国专利商标局的在线数据库。

    最近，美国专利系统也发生重大变化。美国专利分为三个大类：实用新型专利、外观设计专利和植物专利。实用新型专利涵盖的是发明的功能方面，最近几年，尽管受到法院判决的一些限制，但是美国仍然是世界上专利保护范围和多样性最为广泛的国家之一。如果发明中使用了机械或者改变了物质形态，则可申请专利。外观设计专利的范围很广，涵盖了物体的装饰性方面，而植物专利则涵盖了通过有性生殖创造的植物。

    版权涵盖了各种著作权行为，包括著作、音乐、视觉艺术、建筑设计作品、雕塑等。美国版权制度是一种登记制度，这种登记制度已经因为数字化时代的现实而慢慢发生改变。在美国，版权登记对保护版权权利并非必需，但可提供额外保护和增加损害赔偿如果是法定赔偿，则不必进行实际伤害估价。

    所有专利、商标和版权案件几乎都在联邦法院系统提起诉讼。联邦法官在美国联邦法律的各个方面对相关法律的含义进行解释，这样虽然美国法律有成文法典，但是法律的含义并非一成不变，甚至可以根据相关事实和当前情况，以不同方式做出解读。专利案件一般在美国地区法院进行审理，然后上诉到美国联邦巡回法院上诉法庭，最后上诉到美国最高法院。这种审理系统因为诉讼费用过高而受到批评，而产生诉讼费用的主要原因是证据开示程序；最近由于采用电子证据开示程序，电子邮件、文本和其他通信方式获得认可，诉讼费用领域出现了变化。

    如上所述，知识产权实务领域的最新变化指向专利系统--由于《美国发明法案》的通过和目前的完整实施，专利系统已经发生急剧变化。

    美国专利法变化综述

    《莱希--史密斯发明法案》也被称为《美国发明法案》（P.L.112-29），于2011年9月16日获得批准，目前已经完全成为美国法律。《美国发明法案》的关键要点和条款包括：（1）使美国过渡到“申请优先”制度。目前美国偏向“发明人优先申请”，但是仍然允许对第一申请人是否是发明人提出异议。

    （2）延长发明人的宽限期，即使发明人在有效申请日期之前一年以内做出披露，也可对专利权进行保护，这样发明人在与潜在买家或投资人进行决定性谈判时，不必担心丧失专利权。

    （3）美国为发明人提供披露之后为期一年的申请宽限期；在先技术判断标准的变化也对做出披露的发明人提供帮助。

    （4）与国际惯例保持一致。现在，“在先技术”的定义包括在世界任何地区做出的公开披露，包括口头披露等非印刷方式披露。这使得美国与现实的在先技术情况更趋一致，但是由于非公开以及非书面形式的披露，专利更容易遭遇异议。

    （5）从外国优先权日期起，为美国专利申请提供在先技术的效果。过去，专利法律只表明专利申请在美国公开之后才具有在先技术效果。

    （6）不再要求发明人提出最佳发明实施模式，作为侵权诉讼或授权后期复审抗辩。不过，提出最佳实施模式仍然是明智的做法，因为如果没有披露最佳实施模式，则美国法院仍然只关注保护内容。

    （7）对符合微型实体资格的全体申请人，提供75%的专利费折扣。要证明符合这一标准可能并不容易，需要提供文件资料。

    上述内容依据的是美国专利商标局对美国专利法律范围变化的解读。如前所述，在某些时候，联邦法院系统将按照当前实际存在的系统进行法律解读，这样执行人员将能更加清楚地了解范围变化以及美国专利的今后优势。

    三、澳大利亚和新西兰的最新变化

    澳新地区重点关注2013年4月15日生效的《2012年知识产权法律修正案（提升标准）》对澳大利亚带来的最新影响以及《2008年专利法案》的即将生效可能对新西兰产生的影响。

    澳大利亚专利法的变化

    澳大利亚有许多以“提升标准”形式通过的修正案，但是以下内容可能让外国申请人尤其关注。

    澳大利亚取消了公知一般常识的地区限制（目前仅限澳大利亚），从而提升了“创造性”标准。在“实用性”上，目前要求说明书披露“具体、实质、可信”的使用发明的方式，这更加接近美式要求。此外，根据新的充分性要件（基于欧洲专利（英国）条款），在披露方式上，说明书必须“足够明确和足够完整，以使相关发明能够被熟练技术人员实施”。另外，“公平基础”要求也被新的“说明书证明”要求取代。

    除了专利性标准，现在又有一些其他程序变化，要求申请人在收到审查请求指令后2个月（先前6个月）内提交审查申请。此外，从首个审查报告之日起，12个月（先前21个月）内将会获得受理。另外一项重要变化是要求申请人在提交审查申请的同时提交权利声明--先前可以在受理之前任何时间提交权利声明。

    澳大利亚商标法的变化

    其中一个主要变化涉及修订后的第41条，该条是关于审查期间的可登记性假定。简而言之，如果登记官不能确定一件商标是否能够有所区别，则应当采用可登记性假定。其他重要变化集中在商标异议程序及执行程序。虽然异议程序的变化是为加快审理，但是执行程序的变化却是为了强化权利的执行。异议时限已经从公告之日起的3个月减为2个月。

    此外，在新的异议程序下，所有诉讼的展期也更加严格。总之，由于现在门限要求更加严格，因此展期的取得将更加困难。更为重要的是，现在展期期限的授予将由登记官自行决定，以登记官认为适当的期限为基础。

    新西兰专利商标法律的预期变化

    《2008年新西兰专利法案》经过议会二读，目前可能于2013年开始生效。该法案带来的主要变化包括过渡到绝对新颖性标准（而不是目前使用的地方新颖性标准），并且审查范围除了新颖性，还包括创造性和实用性依据。

    该法案的先前一大障碍是如何处理软件专利。目前可能的情况是，在计算机程序的排除方面，新西兰的法律系统将实质基于英国（和欧洲）法律。新西兰希望设置一个指向“计算机软件本身”的计算机软件除外条款。这样除外范围要小于先前计划范围，并且将对设备中的软件应用程序提供相当程度的专利保护。

    在计算机程序和商业方法范畴，让我们再回到澳大利亚，在科研联盟有限公司诉专利专员（[2013]FCA71）一案中，澳大利亚专利局拒绝对一项计算机实施的发明授予专利，该案的最新判决支持了澳大利亚专利局的决定。

    法院认为，一项计算机实施的发明要获得专利，需要具有“物理效果”。此外，法院结论认为，这种物理效果不得仅仅包括使用计算机生成该类信息。申请人已向联邦全席法院提交上诉申请书。目前，各方正在焦急等待本项判决在上诉程序中的进展，以确定澳大利亚商业方法专利的明确原则。

    作为一个关键性的“商标”事件，新西兰于2012年12月加入《马德里公约》。由于澳大利亚也是该公约的成员国，因此现在外国申请人在制定商标申请策略时，可以把澳大利亚和新西兰更加作为“单一市场”看待。

    四、结论

    随着欧洲可能建立统一专利法院，以及因此可能在多个欧盟成员国国内取得统一专利法院的授权专利，申请人将可能根据自身需要修改保护性权利。与此同时，完善的起草和申请策略将成为关键。在欧洲专利申请和诉讼程序的中央化和去中央化方面，能否获得相关法律专利知识极为重要。

    关于美国，尽管过去几年大量知识产权法规都发生了重大变化，但是基础并没有改变，对于各种类型的知识产权，美国的保护仍然是一项不错的投资。美国是世界上最大的商品和服务市场之一，知识产权保护仍然是该国的一个重要目标。

    虽然澳大利亚和新西兰在多数方面非常相似，但是目前两国的专利法律和实务仍然相对独立。根据一项协定，两国将共同建立“单一申请流程”，以实现对于同一项发明，申请人可在两国一次性在线提交专利申请。

    尽管如此，申请人还是提交两个单独申请，而非单一“跨国”申请。两国的另一个目标是由同一名审查员同时审查两份申请，以减少重复性，但在推出这种审查系统之前，新西兰需要通过《专利法案》，以更新该国的专利法律和实务。

    （信息来源：Dennemeyer Associates）

    一、App store（苹果应用程序商店）的经营者是否应当对第三方开发者上传的侵权作品承担法律责任以及承担法律责任的形式和程度

    要讨论 App store（苹果应用程序商店）的经营者是否应当对第三方开发者上传的侵权作品承担法律责任以及承担法律责任的形式和程度的问题，首先要了解App store的商业模式形成的背景和运营的模式，从而对这个问题的分析和判断有一个宏观和整体的认识。

    （一）App store 商业模式的产生、发展及价值

    App Store是为配合苹果终端设备市场而在全球范围内设立的，为 iPad、iPhone 等苹果终端设备提供软件销售、许可和服务的在线网络服务平台。App Store 商业模式是苹果公司由终端设备厂商向服务提供商转型的重要商业模式创新，通过iPhone等苹果终端设备的销售和普及，带动仅适用于苹果 iOS 操作系统运行的 App应用程序的软件增值服务市场的高速增长。与此同时，苹果公司通过引入第三方开发者并为其提供高比例软件销售、许可收益分成的方式，最大程度的调动第三方App 应用程序开发者的创新能力，为苹果 iOS 操作系统提供丰富的 App 应用程序，从而增强iPhone等苹果终端设备的市场竞争力和用户粘度，从而实现苹果公司在苹果终端设备市场和 App 软件增值服务市场的双赢。苹果公司作为App Store商业模式的创造者，对App Store 的运营模式的构建发挥着重要的作用。

    2008 年 3 月 6 日，苹果对外发布了针对iPhone 的应用开发包（SDK），以便第三方应用开发人员开发针对 iPhone 及 Touch的应用软件。苹果公司一直以来推出的产品在技术上都保持一定的封闭性，可以说 SDK是苹果公司前所未有的开放之举。2008 年 7 月 11 日，苹果 App Store正式上线，在线销售自己开发及第三方通过 SDK 开发的应用程序，用户购买应用所支付的费用由苹果与应用开发商 3：7 分成。7 月 14日，APP Store 中可供下载的应用为 800 个，下载量达到 1 千万次。2009年1月16日，应用逾1.5万个，下载超过 5 亿次。到 2010 年，App Store 中可供下载的应用超过 25 万个，下载量超过 50 亿次，App Store软件开发者已从应用的销售中获得超过 10亿美元的收入。2013年1月8日苹果宣布，官方应用商店App Store的应用下载量已经突破 400 亿次，其中半数是2012年完成的，当年收入近24 亿美元，总活跃帐户数为 5 亿。

    市场研究公司Stenvall Skoeld的最新报告显示，2012年第二季度，美国为App Store贡献了 28% 的下载量，收入贡献为42%；中国用户为苹果App Store 贡献了 18% 的下载量，收入贡献为 3%。按照下载量计算，中国是苹果第二大应用市场，但中国用户下载的绝大多数 iOS 应用为免费应用。中国市场每下载一次 iOS 应用，为苹果贡献的收入约为0.03 美元，全球市场的平均水平为 0.19 美元。

    App Store是苹果公司战略转型的重要举措之一，App Store+iPhone商业模式的构建，是苹果公司近几年获取高收益的重要路径。一方面，苹果公司通过已有的苹果终端设备用户获得了大量 App 应用和iTunes 音乐下载的潜在市场；另一方面，通过提供相对封闭的 App应用和服务，增加了苹果终端设备的用户粘度，并通过App Store 服务增加iPad、iPhone 等终端设备的产品溢价，从而实现以硬件和软件服务相辅相成，提升苹果公司总体收益的战略意义。与此同时，App Store为第三方开发者提供了一个巨大商业平台，第三方开发者可以通过应用程序的销售迅速获得可观的经济利益，这些极大的激发了其创作应用程序的动力，截止到2012 年，App Store 中绝大多数的应用程序为第三方开发并提供。

    （二）App Store的运营模式及苹果公司在App Store 运营中的职能和地位

    在App Store商业模式运行中，主要存在三方参与者：App Store 平台商、App应用程序开发商、App 应用程序最终用户。App应用程序最终用户在注册用户账号后，可以通过购买下载并将 App 应用程序安装于Ipad、Iphone等苹果终端设备中，获取应用程序中的内容。App应用程序开发商在签订《已注册的APPLE 开发商协议》后注册开发者账号，并通过同意签署《iOS开发商计划许可协议（包括附表 1）》、支付 99 美元费用、签署《iOS开发商计划许可协议（附录 2）》成为可以开发付费 App 应用程序的 App 应用程序开发商。App Store平台商通过在上述协议中获得的管理和控制权，实现对App Store平台的管控，当 App 应用程序开发商上传应用程序后，App Store平台商根据上述协议中确定的规则，对应用程序进行审核，对于审核通过的，按照 App 应用程序开发商上传时事先设定的方式发布给最终用户，供 App 应用程序最终用户购买和下载。在全部过程中，App Store平台商掌握着App Store 的管理和控制权，是平台的主要掌控者。

    App Store是苹果公司商业帝国的重要组成部分，苹果公司作为App Store商业模式的缔造者，通过对 App Store 相关政策、规则的制定，实现其为用户提供更丰富的应用程序，良好的用户体验及方便的购买流程等商业目的。在 App Store 的运营中，苹果公司拥有包括政策、规则的修改，应用程序的审核、分销和撤销等重要职责，苹果公司通过与用户和第三方开发者签订在线协议的形式，实现对 App Store 的全面管控。例如，在《iOS 开发商计划许可协议》中就明确约定，“选择分销：阁下理解并同意，Apple（苹果公司）可独自酌情：a）确定阁下的应用程序不符合当时有效的全部或任何部分文档资料或计划要求；b）以任何理由拒绝分销阁下的应用程序，即使阁下的应用程序符合文档资料或计划的要求”；“撤销：阁下理解并同意，Apple 可随时终止分销阁下的获许可应用程序、获许可应用信息，或撤销任何阁下的应用程序的数字证书。”

    通过上述 App Store的运营模式我们不难发现，苹果公司在 App Store 的运营中，承担了以下职能：一是商业模式的拟定和规则政策的制定，以使App Store 符合苹果公司整体的商业策略；二是提供平台和开发工具包，以促进App Store发布更多符合 iOS 技术标准的应用程序；三是负责平台的管理和应用程序的审核及筛选，以维护其平台良好的用户体验；四是负责收费，再定期结算给开发者；此外苹果公司经常会公开一些数据分析资料，帮助开发者了解用户最近的需求点，并提供指导性的意见，指导开发者进行应用程序定价、调价或免费。

    对于在现有App Store的运营模式中App Store 平台的法律定性以及苹果公司的法律地位问题，曾经存在多种观点：

    一种观点认为，就涉案应用程序的下载过程来看，需要首先明确苹果公司提供了何种网络服务，如果是提供信息存储空间服务，就可以按照《信息网络传播权保护条例》第 22 条之规定，在符合免责条件的情况下，不承担赔偿责任，但是由于苹果公司在程序下载时收取了费用，不符合“未直接获利”的条款，故不能进入“避风港”，应当按照间接侵权承担法律责任。

    一种观点认为，苹果公司并不仅仅是信息存储空间的提供者，苹果公司收费为第三方开发商开发仅适用于苹果公司电子产品的应用程序提供软件平台和技术支持，并对第三方开发商上传的应用程序进行了挑选并独自决定其是否能在“App Store”上分销，苹果公司还通过关联公司直接向网络用户收取应用程序销售款并在销售收入中获取固定比例的分成。构成了事实上与第三方开发商共同实施将涉案侵权应用程序提供给网络用户供其付费后进行下载的行为。苹果公司与涉案应用程序第三方开发商的上述行为构成了对权利人信息网络传播权的共同直接侵害，应承担相应的法律责任。

    笔者认为，上述两种观点仍是将苹果公司所运营的 App Store归类为传统的互联网内容提供商后作出的分析和判断，但是根据App Store设立的目的以及其运营情况来看，App Store的整体运营已经不仅仅局限于传统的互联网内容提供商或纯粹的信息存储空间的提供商，而是一个为特定硬件终端提供软件服务的，包括应用程序开发指导和商业分销以及结算为一体的，有一定传统电子商务特性的提供信息产品和服务的综合性网络服务平台，App Store商业模式从设定之初就具有其自身的特性，这些都会影响到对该类网络平台的法律责任认定，应当有别于其他类型的传统网络服务提供商。

    （三）苹果公司作为App store的经营者是否应当对第三方开发者上传的侵权作品承担赔偿责任

    笔者认为，苹果公司作为该类综合性网络服务平台 App store的运营者，是否应当对其签约许可开发应用程序的第三方开发商，通过App store为用户提供涉案应用程序下载过程中存在的侵权行为承担赔偿责任，需要综合考虑以下几方面的因素。

    首先，从 App Store商业模式的特性角度看。

    就App Store商业模式而言，其最大的特性在于其系统和商业模式的封闭性，这种封闭性主要体现在以下方面：

    第一，硬件终端设备的封闭性。 App Store上开发的应用程序仅能够适用于安装有苹果iOS 操作系统的特定的硬件终端设备，这也为苹果公司App Store+iPhone 商业模式的成功奠定了基础。

    第二，iOS 操作系统的封闭性。适用于 iOS 操作系统的 App 应用，必须按照苹果公司的编程规范，使用苹果公司的编译软件和调试软件，进行App 应用的开发。

    第三，应用发布途径的封闭性。针对 iOS 操作系统开发的应用，仅能通过App Store 才能够发布，发布过程受到苹果公司相关规则的严格限制。

    第四，应用使用方式的封闭性。出于对发布的 App应用版权的保护，苹果公司对从App Store上下载的应用采取了技术措施，仅能够通过用户注册账户下载到特定的账户，而不能在设备间相互复制，这在一定程度上保障了苹果公司对 App 应用的控制力和盈利能力。

    苹果公司通过上述封闭性的措施，获得了其对应用程序开发、发布、销售、下载、使用的全程掌控，并由此获得了商业上的竞争优势和盈利能力，但上述封闭性措施对用户而言却是一种弊端，削弱了用户的选择，苹果公司正是为了弥补其封闭性特征的劣势，才对第三方开发者采取了相对开放的态度，通过给予第三方开发者直接且相对高额的分成，丰富其可以为用户提供的应用资源，从而占有更广阔的市场。从宏观上讲，苹果公司这种封闭性的特征，是其在 App Store+iPhone 商业模式中取得成功的基础之一，故在认定App Store 法律责任时，应当充分考虑到苹果公司商业模式封闭性的特点。

    其次，从 App Store的运营模式及苹果公司在App Store 运营中的职能和地位看。

    1）App Store的运营模式是苹果公司为配合其终端设备销售而创作的，其通过App store获取的利益与其承担的义务应具有对等性和一致性。即，权利与义务的一致性。

    “App Store + iPhone”这种封闭性硬件 + 软件的商业模式使苹果公司成为世界上市值最高的企业。在通过 App Store中丰富的应用程序资源促使其终端设备具有独特的市场优势的同时，苹果公司所运营的 App store也通过应用程序的收费下载与收益分成获得了十分可观的直接经济收益。根据调研机构AdMob 的报告，每位 iPhone用户从苹果App Store在线商店平均每月下载10.2 个应用程序，iPod Touch 用户平均每人每月下载的则更多，达到 18.4 个，2012 年苹果通过 App Store 完成的收入近 24 亿美元。利用 App Store 这种网络平台，苹果公司通过软件的收费下载获得收益的同时，却为其他版权人带来了权利受到侵害的更大可能。根据权利与义务一致性的原则，苹果公司应当在一定范围内，对其先行为所造成的潜在危害给予适当的防范。

    2）被告苹果公司作为 App store 的运营者，应承担的责任应当与其对网络服务平台所具有的控制力和管理能力相匹配。即，责任与能力的匹配性。

    苹果iOS 操作系统，作为一个相对封闭的操作系统，苹果公司通过包括《已注册的APPLE开发商协议》和《iOS开发商计划许可协议》等一系的协议的签署，基本控制了该平台上应用程序开发的方向和标准。根据《已注册的 APPLE开发商协议》和《iOS开发商计划许可协议》记载的内容，苹果公司不但收费许可相关开发商使用苹果公司的软件编写、测试可运行在 iOS 环境下的应用程序，为开发商提供相关作业系统、文档资料、软件（源代码和目标代码）、应用程序、示范代码、模拟器、工具、应用程序库存、API、数据等内容和服务，还要求开发商开发的所有应用程序必须向苹果公司提交，并同意苹果公司酌情独自决定是否分销。在确定是否分销时，苹果公司采取了近乎具有绝对控制力的协议条款。苹果公司对于可以在App Store 上发布的应用程序采取了符合其自身商业利益和政策需求的选择与挑选，而无需受到第三方应用开发者的限制，苹果公司作为 App store的运营者，根据其自身规划的商业模式和运营政策及协议条款，对App store网络服务平台具有很强的控制力和管理能力。故而，苹果公司有能力在一定范围内，履行更高的注意义务。

    再次，从著作权法的立法目的看，应当考虑到涉案作品著作权的保护与传播的平衡因素。

    我国著作权法第一条开宗明义的规定：“为鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播制定本法”。著作权存在的价值就在于鼓励创新和促进传播，并求得传播与创新中的一种平衡。笔者认为，世界各国制定“避风港”原则的目的之一就是考虑到平衡作品权利保护与促进传播的关系。在网络时代，为了保护和鼓励大多数的网络原创作品能够以较少的成本在用户间合法的传播，有必要对网络服务平台刻以与其能力范围相适应的法律责任和义务，以促进新兴的网路服务提供商为人们提供更为有效的信息服务，促进相关作品的传播。然后，在现有的 App store 商业模式下，苹果公司作为App store的网络服务提供商，并非像纯粹的信息存储空间提供商那样，仅提供免费的基础平台服务。苹果公司对App store的政策制定、产品布局都做过精心的商业设计，其应用程序也主要通过收费的形式提供下载，苹果公司在作品传播环节中，通过人工的商业性审查、收费下载等方式人为的增加了额外的传播成本，并通过付费下载等方式获取可观的直接经济利益。这样就打破了作品权利保护与促进作品传播之间的固有平衡，作为直接经济收益的获益者，应当将其中的部分收益用于对其在先行为所造成的对可能存在侵权的作品著作权提供适当的保护，以求得对于鼓励创作和促进传播的一种新的平衡。

    综合以上因素，苹果公司作为一种具有相对封闭性特征的综合性网络服务平台App store的运营者，对App store网络服务平台具有很强的控制力和管理能力，其通过App store 网络服务平台对第三方开发商上传的应用程序加以商业上的筛选和分销，并通过收费下载业务获取了可观的直接经济利益，故对于App store网络服务平台提供下载的应用程序，应负有较高的注意义务。笔者认为这种注意义务可能不同于传统信息存储空间商关于是否具有事先审查或何种情况下应当进入避风港的讨论，而是需要综合考虑其商业模式中的收益方式和获利情况，赋予其对于平台上出售的应用产品和服务的一种权利担保责任，当然这种责任的程度和限度需要根据具体的商业模式和平台运行情况，合理分担平台商与版权人之间的保护知识产权的成本。就本案而言，苹果公司所运营的 App store 并未适当的履行其与商业模式、收益方式和获利情况相匹配的注意义务，故对于涉案应用程序的侵权，应承担相应的经济赔偿责任。

    二、该类案件判决赔偿经济损失的考量因素

    对于经济赔偿数额的确定，一直以来都是各类知识产权案件判决的难点问题。对于传统著作权侵权赔偿数额的确定，相关法律规定已经明确规定了“原告损失”、“被告获利”、“法定赔偿”等赔偿原则。在具体案件适用上述原则确定赔偿数额的过程中，还是会出现很多难以解决的问题。其中比较常见的问题包括：权利人因侵权行为所受损失如何确定，侵权行为人因侵权行为所获利润如何认定，以及在上述数额均无法查清的情况下如何在法定赔偿的范围内酌定适当的赔偿数额。北京市高级人民法院《关于确定著作权侵权损害赔偿责任的指导意见》中在确认“原告损失”、“被告获利”和“法定赔偿”三种方法的基础上特别明确了适用“法定赔偿”时应综合考虑的因素，即通常情况下原告可能的损失或被告可能的获利；作品的类型，合理许可使用费，作品的知名度和市场价值，权利人的知名度，作品的独创性程度等；侵权人的主观过错、侵权方式、时间、范围、后果等。

    在本系列案件中，在法院多次释明的情况下，各原告均未提交由于App Store销售涉案侵权应用程序给原告到来的经济损失的证据，涉案作品也不存在授权通过其他方式行使信息网络传播权的情况，故法院无法相对准确的查明“原告损失”。被告苹果公司就 App Store 后台中涉案应用程序的下载情况提供了相关数据，证明涉案应用下载次数仅为一次到几十次不等，其中两个案件中涉案应用的第三方开发者也证明其就涉案的应用获得的收益仅为不足一百美元，经法院对苹果公司提供的部分第三方开发者银行的账号交易信息进行的查询，苹果公司支付给第三方开发者个人的分成总额为0.9万至 1.6 万美元，且苹果公司表示该金额为该开发人开发若干应用程序收入的总和，但由于上述证据为苹果公司单方提供，且原告均不认可，故无法单独作为确定“被告获利”的依据，故在现有证据无法查明原告因涉案侵权行为所受的具体经济损失数额或苹果公司因涉案侵权行为具体获利的情况下，法院只能适用“法定赔偿”的规定，综合考虑各方面因素来酌定具体赔偿数额。最终法院判定苹果公司赔偿中文在线公司经济损失 60 万元及诉讼合理支出 5 千元，赔偿慕容雪村等 8 位作家 41.2万元及诉讼合理支出 1.8 万元。

    笔者认为，根据本案中的具体涉案因素，在判决苹果公司停止提供涉案应用程序下载的基础上，判决苹果公司判赔原告上述金额的经济损失是较为适当的，具体的涉案因素包括：

    首先，就苹果公司承担赔偿责任的主观过错程度而言。苹果公司承担赔偿经济损失的原因之一是由于其未适当履行与其通过App Store 商业模式所获得巨大直接经济收益相对应的，对App Store中所分销的应用程序进行的初步适度的管理职能。然而苹果公司毕竟并非是侵权应用程序的直接开发人，App Store具有实质性非侵权用途，其中的绝大多数应用仍是开发人独立创作的合法作品，故考虑到苹果公司的主观过错程度，以及App Store 平台对绝大多数合法作品的传播和分享作用，对于涉案苹果公司提供涉案侵权应用程序下载的行为，相较于直接开发人而言其过错程度是相对较低的，从鼓励新兴电子商务和促进网络信息服务商业模式发展，以及维护传统版权人、新兴网络经济和普通公众三方利益平衡的角度，对于现有App Store 商业模式的运营者，不宜给其设定高于直接侵权的过高的赔偿标准。

    其次，从原告可能的损失和被告可能的获利角度而言。尽管如原告所说，App Store在全球范围内取得了空前的成功，其用户数量、应用下载数量和经济收益都是巨大的，但就涉案小说电子书的应用下载而言，从现有的证据来看，无论是涉案应用的第三方开发人，还是作为负责提供涉案应用收费下载的App Store，从涉案应用中获取的直接收益很有可能并非如原告律师所称的那样巨大。一方面，从微观角度，对于部分调取了第三方开发人银行账号的案件中，笔者更倾向于相信涉案应用的开发人的实际收款情况可能就是其账户中所体现的，即使该收入全部来源于涉案应用，也只不过是几千美元，何况在审理的 8 起案件中，同一开发人开发多个涉案应用的情况不在少数，故而几千美元收入来自于若干应用程序的说法也并非无稽之谈。另一方面，从宏观的角度，相关报道的数据也从一个侧面能够印证了 App Store 在中国获取的直接收入其实是远低于欧美等国的平均水平的，另外考虑到中国用户的消费习惯，电子书类应用的收费下载数量应该是远低于免费下载的情况。故而综合判断，被告通过涉案应用下载收费分成，直接获利应该是比较有限的。对于原告可能的损失而言，由于原告除通过出版、版税等传统形式获取版权收益外，并未通过互联网的形式经营其作品获利，而在涉案应用下载次数有限的情况下，对涉案作品造成的损害也是有限的，故对于原告可能的损失缺少有力的支撑。

    第三，从涉案应用侵犯涉案作品著作权的范围、程度和作品的知名度、市场价值、权利人的知名度等角度而言。作家联盟的 7 个涉案作家的作品，包括李承鹏的《李可乐抗拆记》、孔祥照的《东北往事》系列、韩瑗莲的《藏地密码》系列等，全部涉案作品被侵权的总字数为 6800 多千字。中文在线公司获得信息网络传播权的涉案作品包括，巴金的《家》、《春》、《秋》等近现代名著，二月河被改编为电视剧的《康熙大帝》、《雍正皇帝》等历史小说以及海岩被改编为电视剧的《永不瞑目》、《拿什么拯救你我的爱人》、《玉观音》等当代文学作品，涉案作品被侵权的总字数为 6300 多千字。尽管作家维权联盟在起诉时提出的赔偿标准是1000 元/千字，中文在线公司提出的赔偿标准是 500元/千字，但是考虑到中文在线公司获得信息网络传播权的涉案作品知名度和作者知名度相对较高，故对其涉案作品判赔的经济赔偿数额也相对较高。

    另外，对于部分观点认为，该系列案件赔偿数额对于年收入数十亿美元的苹果公司而言，过于轻微，不能起到惩戒的作用；同时，对于盗版、侵权情况在中国具有普遍性，法院抓到一个侵权者，就应当重判，才能够起到威慑作用。笔者认为该种观点存在两方面的误区，一方面，正如贝卡利亚所说的，“刑罚的威慑力不在于刑罚的严酷性，而在于其不可避免性”，对于民事侵权的赔偿与惩戒而言也是同样的道理。另一方面，该种观点明显混淆了民事赔偿与处罚违法行为的区别。在民事案件中，对于侵权人苛以过高的经济赔偿，意味着对权利人的过度救济和民事权益天平的失衡，这将会破坏民事侵权赔偿的基本制度体系，法院既要保护权利人的权益不会受到非法的侵害，也不能鼓励权利人放弃通过市场经营的方式实现知识产权的价值，而是通过诉讼维权的方式牟利。如果权利人或社会公众认为苹果公司的该种行为性质恶劣，可以向行政机关举报投诉，行政机关可以通过行政或刑事处罚的方式予以惩戒，而非通过民事赔偿的方式加以制裁。

    综合以上因素，无论从相类似作品被侵权时所判决的民事赔偿数额进行横向的比较，还是从不同网络服务商所承担侵权赔偿数额进行纵向的比较，笔者认为该系列案中法院所判处的赔偿数额都是比较适当的。尽管作家维权联盟的负责人认为涉案判赔金额过低，但以经营知名作家作品信息网络传播权为主业的中文在线公司对法院的这一判决数额表示满意，并当庭表示不再上诉。

    后记

    苹果公司App Store侵权被诉案暂时告一段落，但这仅仅是一个开始，是传统著作权人与新兴网络传播商众多博弈中的一小局。不可否认，我们生活在这样一个时代--在新兴网络技术的冲击下，传统的著作权保护模式满目疮痍。一方面，版权人不满意法律赋予其神圣不可侵犯的私权利没有得到有效的保护，著作权法“激励创作”的功能因此消弱；另一方面，网络信息传播使社会公众“非法”利用作品的行为成为常态。如何破解这一迷局成为考量我们这些法律人智慧的试金石。

    此时，我脑子里闪过了宋柯的一句话“唱片已死，音乐永存”，我想起了苹果公司的一段曾经的往事。上世纪末、本世纪初，P2P 等新兴网络技术的广泛应用使得人们习惯于 MP3 的免费共享和下载，唱片销售急剧萎缩。面对新技术的发展，最初，唱片公司相对敌视，他们害怕新技术破坏已有的版权保护模式，损害他们相对成熟的获利机制，因而竭力维护旧有的版权保护体系，通过诉讼等手段来遏制新技术的运用。然而通过几年努力，即使版权人进行了大量的针对网络服务商和用户的诉讼 , 但是无法从根本上消除作品在网络上的非法传播。此时，五大唱片公司逐渐意识到，仅仅通过诉讼维权已经很难改变不利局面，只有充分考虑到网络技术的特点，转变销售模式才有可能避免局面进一步恶化。另一方面，苹果公司也洞察到了网络技术所能够给音乐销售带来的变革，经过艰苦的谈判，取得了与五大唱片公司的合作，Itunes在线音乐商店应运而生。2003 年Itunes 在美国上线，2004 年进入欧洲，并于当年在欧洲销售了超过 5000 万首歌曲，五大唱片公司在最艰难的时刻，通过与苹果Itunes的合作获得了新生，苹果公司也通过歌曲的收费下载获得了可观的分成收益。

    版权保护在很大程度上是基于其公共利益的目标而被认为具有正当性，在版权保护下给创作提供了合适的激励，公众因而通过知识和信息在整体上的增长而获益[5]。如果说激励创作与激励传播是著作权法存在的意义和追求的价值，那么我们要做的可能就是制衡二者的力量，既不要囤积居奇，也不可杀鸡取卵。对于传统著作权人与新兴网络传播商而言，通过法律的完善和司法的运行，促使二者意识到合则两利，分则两害，使二者在斗争中合作，在合作中发展。通过合适的激励最大化创作的激情，并将作品以最小的成本广泛传播，最大程度的为公众所利用，才能够实现最大化公共利益的最终目标。有一种观点认为，知识产权学者的研究重点应当从“维权”转向“经营”，笔者甚是赞同，与此同时无论是传统的著作权人还是新兴网络传播商，发挥自身的才智，创作出更多经典的作品，并将其分享至每一个需要它的人手中，在该过程中通过适当的商业模式赚取自己应得之份，也许才是知识产权制度发展的明天。

    （信息来源：《电子知识产权》2013年Z1期）

    引 言

    2011年4月7日澳大利亚政府发布了《2011烟草通用包装法案草案》和公众意见咨询文件。同年6月7日WTO知识产权理事会审查了这一法案，11月21日澳大利亚国会通过了此法案，12月1日该草案获皇室批准，并于2012年12月1日起生效。另外，根据政府的修正案，2011烟草制品通用包装法案将要求包括烟草在内的所有烟草制品从2012年12月1日起都采用通用包装。该法案从开始提出就在国内和国际社会上引发了极大的争议。《烟草通用包装法案》要求所有的烟草品牌除了在包装上按标准字体大小颜色以及位置标明品牌名称和产品名称外，不能出现商标地理标记和工业标记等;另外需要标明的是诸如有害成分等消费信息和内容，以及健康警示标记;包装本身的颜色形状大小也有统一规定。通用包装的目的就是要减少烟草包装对消费者的吸引力，从而减少吸烟率，达到控烟的效果，保护公众健康。

    该法案颁布消息发布后，众多烟草公司宣布表示反对。总部设在中国香港特别行政区的国际烟草巨头菲利普莫里斯亚洲集团公司宣布，已根据澳大利亚和香港特别行政区签订的双边投资协议向澳大利亚政府发去仲裁通知。该公司还将对澳大利亚政府提起诉讼，旨在使此项法案暂缓实行，并且赔偿其在澳大利亚的商标损失。英美烟草澳大利亚公司也称，澳大利亚政府通过该法案撤销其商标权且不支付赔偿金的行为违宪，一旦该法案获得御准，将向澳大利亚高等法院提起诉讼。2012年3月至6月，乌拉圭洪都拉斯和多米尼加已经在WTO提起申诉。

    澳大利亚即将成为全球首个强制实行烟草通用包装的国家，此举不仅在烟草行业引起轩然大波，亦引起其他国家的密切关注。WTO有些成员国认为该法侵犯了商标权人的权利，而另外一些成员国则认为只是保护公众健康必须迈出的一步。多米尼加共和国认为，这部法律提案违反了TＲIPS协定和《巴黎公约》的有关规定，会损害弱小经济体的烟草生产商利益，也达不到减少吸烟的目的，因为包装成本的降低和价格竞争的缺失会使烟草更加便宜从而增加烟草消费量。另外，该法案也会使仿冒更加容易多米尼加的反对得到了洪都拉斯尼加拉瓜乌克兰菲律宾赞比亚墨西哥古巴和厄瓜多尔的支持或同情。巴西智利厄瓜多尔和中国则认为这是个复杂的问题，需要权衡和进一步的审查。瑞士表示能理解争议双方，并希望澳大利亚能遵守TRIPS协定下的义务。

    通过阅读法案本身以及澳大利亚政府网公布的相关文件，对比烟草行业的反对报告和WTO成员国的反对意见后，笔者总结归纳了三个涉及TRIPS协定的争议焦点。

    一、限制烟草商标的使用是否违反TRIPS协定中有关商标注册条款

    TＲIPS协定第2．1条规定: 就本协定的第二第三和第四部分而言，各成员应遵守《巴黎公约》( 1967) 第一至十二条和第十九条。《巴黎公约》第7条规定:使用商标的商品的性质，在任何情况下不能妨碍该商标的注册。TＲIPS协定第15．4条也有同样的规定:拟使用一商标的货物或服务的性质不得在任何情况下成为申请商标注册的障碍。反对通用包装法案的意见认为，TＲIPS协定和巴黎公约的成员国不能因为烟草这种商品的性质而拒绝给予烟草商标注册或撤销烟草商标。虽然上述条款是针对商标注册的规定，通用包装法案也并没有明文禁止烟草商标注册或使已注册的烟草商标无效，但是Lalive律师事务所为菲利普 莫里斯国际烟草集团出具的报告指出注册和撤销都隐含着使用。范德堡大学法学院教授Daniel Gervais也认为，《巴黎公约》的内在精神就是允许使用，如果通用包装措施限制烟草商标使用从而导致了拒绝商标注册就会违反TＲIPS协定。

    《巴黎公约》第6条之五的B段规定: 对本条所指的商标不得拒绝注册或使之无效，但下列情况除外:1．具有侵犯被请求保护的国家第三人既得权的性质的商标;2．缺乏显著特征的商标，或完全是用在商业中表示商品种类质量数量用途价值或生产日期的符号标记或被请求保护的国家的通用语言或正当商务实践中惯用的符号标记组成的商标;3．违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众性质的商标。应理解为，不能仅仅因为一个商标不符合商标法一项规定就被认为该商标违反公共秩序，除非该项规定本身是关于公共秩序的。但是，本规定应受第十条( 之二) 的适用范围限制。 Daniel Gervais教授认为，这一条款也不能为限制烟草制品商标使用提供合法的依据，通用包装不符合其中任何一种情形。

    笔者认为，反对意见之所以断定限制商标使用会违反TＲIPS协定关于商标注册的相关条款，是因为其推论建立在注册必然与使用相联系，注册就是为了使用这一前提上，所以如果商标注册后商标人不能使用商标，注册对商标人来说就没有任何经济意义可言，也就相当于不允许或限制该商标注册。但是我们应该注意到: 首先，烟草无商标包装只是要求零售给消费者的烟草包装上不能使用商标，但是制造商仍然可以对零售商销售的烟草包装上使用商标甚至广告性的文字; 其次，也是十分重要的一点，商标权人即使不能自己使用该商标，也有权阻止第三人使用该商标，即行使防御性的否定性权利。这就涉及到本文将要讨论的下一个问题，即商标权到底是肯定性权利还是否定性权利? 再次，根据知识产权权威学者Carlos Correa的观点，商标权是否定性权利，这一本质决定了TRIPS第15．4条不能被解释为禁止成员国为了公众健康安全或者其他原因而限制或禁止某些商品或服务商标的使用。而且TＲIPS第15．4条的目的是确保在商品本身还不能合法销售的情况下，使用于该商品上的商标能注册，如药品在获得政府审批前是不能上市销售的，但用于这些药品的商标是允许注册的。

    此外，烟草商标虽不符合巴黎公约第6条之五的B段规定的前两种情形，但第三种情形可以用来约束具有欺骗性的商标，如使用轻微的、淡的等描述性词语可能让消费者误以为这些烟草比其他品牌的烟草更健康的商标。该条款虽然没有为限制商标使用提供合法的依据，但也没有禁止使用通用包装。

    由此可见，烟草通用包装法案并没有违反TＲIPS第2． 1条(《巴黎公约》第6条之五B段，第7条)和第15．4条的规定

    二、TRIPS协定赋予商标权人肯定性权利还是否定性权利之争

    TRIPS协定第17条规定:“各成员可对商标所赋予的权利规定有限制的例外，如描述性术语的适当使用，只要这些例外考虑到了商标所有人和第三方的合法利益。”反对意见认为，通用包装不是适当使用，它不属于有限的例外，完全没有考虑烟草商标所有人的合法利益且公然侵犯所有人的权利。首先，通用包装彻底损毁了商标所赋予的权利，因为它对非文字商标完全禁止，对文字商标也严格规制，这种禁止式的限制损害了商标的核心功能--识别商品，树立商誉功能，已远远超出适当的范畴。其次，没有考虑烟草商标所有人的合法利益。WTO专家组在欧盟商标和地理标记案中这样定义合法利益:每个商标所有权人在维持商标显著性或识别功能方面都具有合法利益以实现商标的功能，这包括在相关商品或服务上使用或授权他人使用的利益，因此，该条中的合法利益应包括商标所有权人使用商标的权利。

    反对意见认为，通用包装违反TＲIPS协定第17条的关键原因在于，他们认为商标权是一种肯定性权利。但Daniel Gervais教授在他的报告中也承认TＲIPS协定并没有明确规定赋予商标权人使用商标的权利。而且TＲIPS协定第16．1条规定:“注册商标的所有人应有专有权来阻止所有第三方未经其同意在交易过程中对与已获商标注册的货物或服务相同或类似的货物或服务使用相同或类似的标记，如果这种使用可能会产生混淆 若对相同货物或服务使用了相同的标记，则应推定为存在混淆的可能上述权利不应损害任何现有的优先权，也不应影响各成员以使用为基础授予权利的权利。”所以商标权是否定性权利，是排他性的权利而不是肯定性的使用权，而TＲIPS协定第17条限制的是商标权人阻止他人使用相同或近似标记的权利，换句话说，这一条限制的是商标权人的否定性权利排他性权利，而不是商标权人使用商标的权利。既然商标权人使用商标不属于TＲIPS协定所赋予的权利范围，那么对这种行为加以限制就不会违反TＲIPS协定第17条。

    然而Annette Kur在他的文章中曾写到“完全禁止烟草商标在商品上使用会违反国际条约的精神，而不是具体条款”。 Daniel Gervais教授坚持强调“TＲIPS协定的精神就是允许商标使用”。他列举了TＲIPS协定第19． 1条第20条和第21条来支持这一观点。

    TRIPS协定第19． 1条规定:“如果要求使用才可保留注册，那么只有在至少连续3年未得使用后才可取消注册，除非商标所有人提出有效的理由说明存在着使用该商标的障碍 虽构成商标使用的障碍但并非出乎商标所有人意愿之情形; 如对受商标保护的货物或服务实施进口限制或其他政府要求，应被认为是未得使用的有效理由。”这一条款虽然提到了商标的使用，但是它表明: ( 1) TＲIPS协定本身并不要求将使用作为维持商标注册的条件( 这是个国内法问题) ; ( 2) 即使一成员国要求将使用作为维持商标注册的条件也应该接受“政府要求”作为没有使用的正当理由。因此，这一条款是为了限制成员国随意取消商标注册。这些条件是“不间断地连续使用满3年”和“不存在不能使用的合理理由”。这些合理的理由是非穷尽式的列举，如对受商标保护的货物或服务实施进口限制或其他政府要求，而且该条也没有表明这些政府要求或措施必须是临时性的，所以通用包装这一限制烟草商标使用的措施，即使在要求使用作为维持注册的国家，也可以作为合理理由维持商标注册。这一条是不能支持商标的使用必然会和注册联系在一起，限制商标使用就等于限制商标注册而违反TRIPS协定中明确规定的商标注册条款这一论断的。

    TRIPS协定第20条规定:“商标在交易过程中的使用不应受到特殊要求不合理的阻碍，诸如与另一商标一起使用，以特殊形式使用或其使用方式会损害其区分一企业的货物或服务与其他企业的货物或服务的能力。但该规定不阻止这样的要求，即要求将识别该生产货物或服务的企业的商标与区别该企业的具体货物或服务的商标一起使用，但不将两者联系起来。”该条确实限定了限制商标使用的种类和程度，但这不意味着TＲIPS协定其他条款也不允许限制商标使用。相反，立法者只是告诉成员国可以怎样去限制商标使用。至于烟草通用包装措施能否符合该条规定的合理阻碍，笔者将在下一个问题中详细讨论。

    TRIPS协定第21条规定:“各成员可对商标许可和转让规定条件，但这应理解为不允许商标的强制许可，而且注册商标的所有人无需把商标与该商标从属的企业一起转让。” 该条的确排除了商标强制许可，但这恰好体现了TＲIPS协定保护的是商标权人的否定性权利，即不允许第三方未经权利人许可使用商标的权利。

    可见，TＲIPS协定第19． 1条第20条第21条根本不能支持TＲIPS协定保护权利人肯定性权利的观点。

    至于Lalive律师事务所和Daniel Gervais教授报告中都作为重要论据的欧盟商标和地理标记案中关于合法利益的解释，笔者认为，专家组所描述的合法利益依据的是TＲIPS协定第17条，而不是商标所赋予的权利。而且同一专家组认为，知识产权保护的根本特征就是TＲIPS协定没有一般性地赋予利用或使用特定主题的肯定性权利，而是规定了排除特定行为的否定性权利。该专家组还明确肯定了TＲIPS协定第16． 1条所赋予的权利只属于注册商标所有人，该所有人可以用它来阻止那些未经权利人同意而擅自使用商标的所有第三方。该专家组报告的脚注中还有一段话: “如果起草者有意赋予肯定性的权利，他们就会使用肯定性的语言--使用商标的权利是成员国可以在国内法中规定的权利。”因此，将TＲIPS协定适用于烟草通用包装时，商标权是否定性权利就不只是一个语义学上的问题或一个巧合，它允许成员国为了实现与知识产权无关的诸如促进公众健康之类的公共政策而不会违反TＲIPS协定第17条。

    三、为保护公众健康限制烟草商标使用能否构成妨碍商标使用的“合理”措施

    TＲIPS协定第20条规定: “商标在交易过程中的使用不应受到特殊要求不合理的阻碍，诸如与另一商标一起使用，以特殊形式使用或其使用方式会损害其区分一企业的货物或服务与其他企业的货物或服务的能力。但该规定不阻止这样的要求，即要求将识别该生产货物或服务的企业的商标与区别该企业的具体货物或服务的商标一起使用，但不将两者联系起来。”从第20条起草历史看，这是为了回应发展中国家通过立法要求外国商标必须与本国商标一起使用。例如墨西哥发明与商标法第127条所规定的那样，外国商标只能和本国商标一起使用，目的就是保护本国企业。烟草通用包装措施是否属于本条中合理阻碍直接关系到其违反该条与否的问题。“禁止使用商标是终极妨碍，但是一旦被证明是合法妨碍，就不会被认为违反了TＲIPS协定，即使严重损害了商标权人的合法利益。”可见，对为公众健康而限制商标使用措施进行合法性测试是极其重要的。笔者将从如下两个方面来证明其合法性。

    (一) TＲIPS协定第7条第8． 1条和《多哈宣言》相关规定

    维也纳条约法公约第31( 1) 条规定:“条约应依其用语按其上下文并参照条约之目的及宗旨所具有之通常意义，善意解释之。”我们在解释TＲIPS协定第20条时应该结合该公约的目的和宗旨。这款规定在TＲIPS协定第7条第8． 1条中。第7条规定: 知识产权的保护和执法应有助于促进技术革新和技术转让与传播，使技术知识的创造者和使用者互相受益并有助于社会和经济福利的增长及权利和义务的平衡。第8．1条规定: “在制定或修改其法律和规章时，各成员可采取必要措施来保护公共健康和营养，促进对其社会经济和技术发展至关重要部门的公共利益，只要这些措施符合本协定的规定。”《 TＲIPS协定和公众健康多哈宣言》也对解释第20条有重要意义，该宣言的部长级会议申明，“我们同意TＲIPS协定不能也不应该阻止成员国采取措施保护公众健康。相应地，在坚持履行TＲIPS协定的同时，我们确信应该采用支持成员国保护公众健康权利的方式来解释和执行该协定。”虽然TＲIPS协定第8． 1条和多哈宣言都不是对TＲIPS协定第20条的修改，但笔者认为可以作为对该条款的权威解释。这些权威解释表明以保护公众健康为目的采取措施是TＲIPS协定第20条中的“合法阻碍”。接下来要证明的是通过烟草通用包装法案限制烟草商标使用这一措施本身是否合法。

    (二) GATT1994第20条GATS第14条和WHO的《烟草控制框架公约》相关规定

    由于没有关于TＲIPS协定第20条本身的判决先例，借鉴GATT1994第20条GATS第14条一般例外大有裨益。比较这些条文可以看到，GATT1994第20条GATS第14条一般例外对成员国的限制更为严厉，TＲIPS协定第20条并没有明确规定一项限制商标使用的措施不能任意的或不合理的歧视，或者变相限制国际贸易等。如果通用包装措施能通过更为严厉的必要性测试，则必然属于TＲIPS协定第20条规定的合法阻碍。根据专家组在适用GATT1994第20条GATS第14条一般例外时考虑的因素，笔者从以下几点来测试烟草通用包装限制商标使用措施的必要性。

    1．采用通用包装的目的 采用通用包装是为了保护人类的生命和健康，这已被专家组认定为最为关键和重要的 这在前面的论述中被证明是一种合法的目的。

    2．通用包装对保护公众健康的贡献。 反对意见认为，被质疑的措施必须能够完全实现所要达到目标才可能被认为是符合TＲIPS协定第20条的合理妨碍。但是WTO上诉机构已经在以往的案例中阐明，被诉方要证明他们所采取的措施符合GATT1994第20条的一般例外只需要证明这些措施“能够为实现目标作出实质性的贡献”。 而且上诉机构还指出，要证明该项措施属于一般例外，成员国只要提交一些科学证明材料，哪怕这些材料意见分歧，只要是合格的意见都可以，没有义务去自行证明所谓的主流科学意见。此外，WHO的《烟草控制框架公约》虽然没有在条文中明确规定要强制采用通用包装，但在成员国会议通过的执行指南中这样表述“成员国应该考虑采用-- 通用包装”。 这就充分说明通用包装对保护公众健康的重要作用，而上诉机构在以往的诉讼中采纳过非WTO的多边条约作为事实依据或确定WTO条款中一些术语的意思。

    3．通用包装对国际贸易的限制。通用包装平等地适用于所有烟草制品，不管是进口的还是国内生产的，所以根本不构成对国际贸易的限制。有人认为必要性测试的这个方面应该改为对权利人权利的限制程度，但是TＲIPS协定第7条明确了权利与义务的平衡，应该在社会经济效益和公众健康中找到适度的平衡点。

    4．是否存在较少限制贸易的替代措施。在确定是否存在同样能达到保护公众健康的目的又能比系争措施更少地限制贸易的措施方面，上诉机构认为，这个替代措施不能是已经存在的系争措施的辅助措施。澳大利亚在这部法案出台前已经采取了一系列措施如禁止烟草广告发起禁烟运动等。事实证明这些措施达到了一定的效果，但是只要有烟草包装这一广告途径的存在，控烟措施的效果就会受影响从烟草业的内部文件和烟草公司对烟草包装设计投入的费用就可以看出烟草包装对于烟草销售的影响极大。如果要进一步减少吸烟，除了禁止烟草销售就是不允许烟草商标注册或使用，而禁止烟草销售短期内显然是不可能实现的，剩下可选的措施就只有禁止烟草商标的注册和禁止或限制烟草商标的使用前文中论述了禁止烟草注册是不可行的，而要求无商标包装符合禁止烟草促销的目的，在世界卫生组织烟草控制框架公约中将烟草广告和促销解释为包括烟草包装是毫无障碍的。因而通过无商标包装限制商标的使用将是消除烟草行业促销烟草制品和达到较好控烟效果的最重要手段，不存在其他更少限制贸易而同样能达到控烟目标的措施。

    上面的分析表明，为保护公众健康限制烟草商标使用即使适用GATT1994第20条GATS第14条的一般例外规定也能通过必要性测试，更加不会违反TＲIPS协定第20条。

    结 论

    通用包装作为一种新型的限制烟草广告的终极手段，必然会在将来较长一段时间里引起纷争。烟草集团十分热衷于宣扬通用包装对降低吸烟率无效违背TＲIPS协定有关商标条款的规定，很明显是因为害怕失去这一最有效的广告途径。通过上面的分析可以得出肯定的结论: 通用包装法案并没有违反TＲIPS协定。TＲIPS协定第2． 1条和第15． 4条是商标注册条款，通用包装只影响商标的使用; TＲIPS协定第17条规定了商标赋予权利的有限例外，虽然通用商标不属于该条规定的例外，但这些例外限制的是商标的否定性权力，而本文已经证明TＲIPS协定并没有一般性地规定商标权的肯定性权利，正如TＲIPS协定第16． 1条所规定的那样; 通用包装也没有违反TＲIPS协定第20条，虽然该做法在于限制商标的使用，但这种限制在保护公众健康的目的下被证明是合法的妨碍。

    （信息来源：《北方法学》第8卷总第43期）

    药品专利链接简称专利链接，是在药品注册审批过程中，考察待审批仿制药与已批准新药的有效专利之间关系的程序。完善的专利链接体系能够预防药品专利侵权和提高药品注册审批质量。

    近年来，我国药品专利链接制度的建设引起了学术界的重视，学者从国外专利链接制度介绍、中外专利链接制度对比、我国制度完善措施等方面进行了研究。然而这些研究大多集中在宏观层面，很少涉及具体的要素以及实际操作模式的研究。本文在现有宏观制度研究基础上，归纳出我国药品专利链接体系在实际运行中的不足，参照发达国家专利链接运行机制的原理并结合我国国情，在操作层面提出具体的完善建议。

    1 药品专利链接国外发展状况

    药品专利链接体系主要针对进入链接程序药品的种类、登记专利的类型、职能部门间的相互协同等进行设计。国情的差异使得各国专利链接体系的结构不尽相同，美国和加拿大的专利链接体系具有很强的代表性，对于我国的专利链接体系的构建具有一定的借鉴意义。

    1. 1 美国

    美国是药品专利链接制度创始者，通过Hatch-Waxman法案，美国已建立了一套较为完整的药品专利链接体系(见图1)。

图1 美国药品专利链接体系(1)FDA内部的专利链接。

    在美国，新药申请人在提交新药申请(NewDrugApplication，NDA)时，需向食品药品监督管理局(FDA)提交与该新药活性成分直接相关的产品专利和方法专利。在NDA被批准的同时，FDA会将所有与NDA同时提交的有效专利的信息录入到《经治疗等同性评价批准的药品》，又称为橘皮书(Orange Book)，录入橘皮书的专利称为登记专利。

    利用已注册药品临床试验数据的仿制药需要通过简化新药申请(Abbreviated New Drug Applica-tion，ANDA)进入FDA的注册审批程序。FDA要求申请人在提交ANDA时，必须就申报的仿制药涉及的每个登记专利至少做出以下一条声明:专利不存在、专利已到期、存在有效专利但在专利到期后上市、专利无效或不侵权。登记专利能够使FDA迅速地评估出ANDA的专利状态，未进入橘皮书的专利不能阻止FDA批准侵权的ANDA。

    (2)FDA与美国专利商标局(USPTO)的专利链接。

    FDA在受理ANDA时，会将ANDA申请人提交的涉及登记专利的信息报送USPTO备案，并得到USPTO关于该药品专利状态的信息反馈，以此作为FDA的审查依据。FDA与USPTO在药品注册过程中涉及专利审查时的相互联系，可以最大程度地降低FDA批准侵犯登记专利的ANDA的概率。

    (3)FDA与联邦法院的专利链接。

    ANDA申请人的专利无效或不侵权声明将会传达给专利权人，并且有可能激活专利诉讼。专利权人在收到声明之日起45日内，可以向联邦法院提起专利诉讼。在专利权人提起诉讼后，FDA在30个月(遏制期)内不能对涉案ANDA颁发正式的上市批件，但是FDA的技术性审评在此期间并不会中断。如果专利诉讼在遏制期内未能终结且FDA认为ANDA符合美国《食品、药品和化妆品法案》(Food，Drug＆Cosmetic Act，FDCA)的规定，则会颁发临时批件。若联邦法院随后判决专利有效或被侵权，则FDA将会撤销临时批件，驳回ANDA;若判决专利无效或不侵权，或诉讼期超过30个月，则FDA会将临时批件转为正式批件颁发给ANDA申请人。对在遏制期后诉讼终结前颁发的正式批件，即使随后ANDA申请人败诉，FDA也不会撤销该批件。如果专利权人在接到声明通知45日内未向联邦法院提起诉讼，且ANDA符合FDCA，FDA便可批准仿制药上市。

    1. 2 加拿大

    1993年，为限制涉及新药专利的仿制药在专利到期前上市，从而侵犯新药厂商的利益，加拿大参考美国专利链接制度制定了《药品(NOC)专利链接的管理办法》(NOCＲegulations)，并在加拿大卫生部设置了专利药品及联络办公室负责药品注册过程中的专利链接工作。经过2006年和2011年两次修正后整个体系已非常完善，对加拿大制药行业的发展起到了非常重要的作用(见图2)。

图2 加拿大专利链接体系

    (1)卫生部内部的专利链接。

    按照NOCＲegulations的规定，药品第一申请人进行新药申请(New Drug Submissions，NDS)、新药补充申请(Supplemental NDS，SNDS)时，必须提交与其申请注册药品有关的有效专利的信息。、NDS、SNDS经卫生部审核颁发批准通知(Notice of Compliance，NOC)后，由专利药品及联络办公室将专利录入专利登记簿。

    而第二申请人进行SNDS、简略新药申请(Abbreviated New Drug Submissions，ANDS)时则需要经过2次专利链接。如果专利登记簿中存在相关有效专利，第二申请人必须在提交药品注册申请时附有包括相关专利基本信息的《申请表Ⅴ》;如果未检索到相关专利，则需提交专利不存在或已到期声明。

    第1次专利链接是在申请资料被卫生部接收后正式受理前，专利药品及联络办公室会对《申请表Ⅴ》或专利不存在/已到期声明进行形式审查。如果二者都没有被提交，则进入专利阻止(Patent Hold)程序，直至申请人补正相关专利材料之后才能进入技术审评程序。

    第2次专利链接是在完成技术审评后颁发NOC前，审查的内容包括第一申请人是否在审评期间增加或修改其登记专利信息，第二申请人是否得到第一申请人的回复，是否存在专利纠纷等。如果涉及的专利纠纷没有解决，将再次进入专利阻止，直至专利纠纷解决或临时禁令到期后，再由卫生部决定是否颁发NOC。

    (2)卫生部与加拿大知识产权局(CIPO)的专利链接。

    卫生部对于第一申请人提交的专利，可以通过专利链接程序向CIPO进行咨询，CIPO将给予建议供卫生部参考。在专利链接程序中，卫生部对登记专利的审查仅仅是作为是否颁发NOC的依据［10］，对卫生部作出的决定，当事人可以通过司法途径进行救济。

    (3)卫生部与联邦法院的专利链接。

    第二申请人必须向第一申请人提供支持其专利无效或不侵权主张的声明通知(Notice of Allega-tion，NOA)。第一申请人在接到NOA后的45日内，可以向联邦法院申请为期24个月的临时禁令，在临时禁令期内，卫生部不会中止对涉案申请的技术性审评，但除非第一申请人的专利到期、第二申请人胜诉或诉讼超过24个月，否则卫生部不得批准第二申请人的SNDS和ANDS。

    1. 3 美国和加拿大专利链接体系的特征

    第一，在药品注册管理部门内部，专利链接程序分为专利登记程序和专利审查程序。含有专利的新药申请进入专利登记程序，仿制药申请进入专利审查程序，而对仿制药进行专利审查的依据是登记专利，换言之，即使仿制药侵犯了未登记的专利，在专利链接程序中也不视为侵权。

    第二，进行专利链接审查的是利用已有临床试验数据的仿制药。药品注册管理部门之所以会对仿制药是否会侵犯登记专利进行审查，主要是为了平衡仿制药申请人的权利和义务，因为仿制药使用了已注册药品的临床试验数据，这极大地节约了仿制药申请人的成本。

    第三，仅登记与申请药品直接相关的有效专利，登记时间为新药申请被批准后，未授权的专利申请只有在授权后才能被登记，而已登记但过期的专利将从专利数据库中删除。这种做法保证了登记专利作为仿制药申请人查询依据的权威性，也充分发挥了专利链接在药品注册程序中减少专利纠纷的作用。

    第四，药品注册管理部门与法院和专利主管部门的链接仅是职能上的协同，而非职能干涉。美国和加拿大的专利链接仅仅是激活专利诉讼，并不涉及对专利有效性和专利侵权的实质审查。两个国家的药品注册管理部门从未对专利链接中的专利纠纷做出法律意义上的判决。

    2 中国药品专利链接体系的现状

    我国2002年《药品注册管理办法(试行)》(简称《试行办法》)中首次将药品注册与药品专利联系起来。现行的是2007年《药品注册管理办法》，其中第8条“信息公示”、第18条“药品专利状况和不侵权声明”、第19条“仿制药申请期限限制”、第20条“数据独占”和第66条“监测期保护条款”，以及专利法相关条款被认为是我国药品专利链接体系的基础。

    2. 1 中国药品专利链接体系的运行机制

    在中国，不论是申报新药还是仿制药，都需要就申请药品所涉及的全部领域专利提供不侵权书面保证，但是无需针对每个专利进行不侵权理由论述。国家食品药品监督管理总局(CFDA)不会参照新药申请人提交的专利对仿制药申请人的不侵权声明进行专利链接审查。

    在当前中国专利链接体系下，不论是在国家知识产权局(SIPO)进行专利无效宣告审查期间还是在法院进行专利诉讼期间，CFDA的技术性审批结果。如果药品注册批件在纠纷结束之前已经评都不会中断。如果专利纠纷解决后CFDA没有作颁发，那么即使专利被判有效或被侵权，CFDA也出审批决定，那么处理结果可能会影响CFDA的审不会撤销注册批件(见图3)。

图3 当前的中国专利链接体系

    2.2中国药品专利链接体系存在的问题

    中国专利链接体系大量参考了Hatch-Waxman法案，但是一些关键要素的细微区别使专利链接体系的实际效果在中国发生了变化(见表1)。

表1中国、美国、加拿大专利链接体系的区别

    (1)专利链接审查涉及的药品范围过宽。围过宽的专利链接审查可能会满足跨国制药公司

    与美国和加拿大不同，在中国的专利链接程的需求并且会在短期内提升中国的知识产权声誉。序中，新药申请除了进入专利登记程序外，还必但是，由CFDA通过专利链接审查决定新药是否侵须和仿制药一样进入专利链接审查程序。覆盖范权显然超出了CFDA的职能范围，并且也会延缓新药审批的速度。

    (2)注册药品专利数据库缺乏权威性。

    与美国和加拿大仅登记有效专利不同，CFDA专利数据库还公布未授权的专利申请和无效专利，这导致数据库的法律效力不足，产生一系列的负面效应:

    第一，不具备法律效力的数据库很难使新药申请人认真对待提交的专利信息。申请人会认为在中国无论向CFDA提交专利与否，都不会影响CFDA对注册申请的审批进度和结果，以至于新药申请人有时不愿将与新药相关的专利进行登记［16］， 或是仅登记一些能够激活专利诉讼的专利［17］，而将核心专利作为证据在司法诉讼中使用。这将使得专利链接体系失去赖以生存的基础。

    第二，不具备法律效力的数据库不能确保药品申请人的不侵权保证的正确性。药品申请人做出的专利不侵权保证是针对有效专利而言的，其对登记的未授权的专利申请声明不侵权不能视为虚假陈述，然而如果未授权的专利申请在不侵权保证做出后被授权，则药品注册申请人会构成事实上的侵权，前述的不侵权保证也会成为空谈，这直接导致CFDA专利数据库的权威性大打折扣。

    (3)专利不侵权保证不能及时告知专利权人。

    由于CFDA既不会将书面不侵权保证转发专利权人也没有规定仿制药申请人的通知义务，因此专利权人只能通过CFDA公示的药品注册信息和其他途径了解其专利是否被侵权，然后通过司法途径进行救济。然而由于药品注册信息公示的滞后性使得专利权人通常不能在第一时间获知相关信息，这势必影响专利权人提出异议的效率，不利于及时解决潜在的专利纠纷。

    (4)CFDA同法院和SIPO的链接有待加强。

    CFDA与SIPO不需要进行业务上的链接，并且其审批决定不会为未决专利诉讼做出保留。因此，除了在药品注册申请批准前会参考法院或SI-PO处理结果外，CFDA与二者没有任何协同。部门间的相互协作的欠缺使CFDA对侵权药品批准注册的概率不可避免地增加。因此，在药品注册审批过程中，如何实现CFDA与法院和SIPO在处理专利纠纷时的部门间有效协同是专利链接体系构建的重要内容。

    3 对中国专利链接体系的修改建议

    针对当前中国专利链接体系中微观层面中出现的问题，结合美国和加拿大的实际经验，提出新的专利链接体系的构思(见图4)。

图4 中国专利链接体系的构思

    3.1缩小进入专利链接程序的药品范围

    资源去解决新药的侵权问题，应限定进入专利链

    专利链接会降低药品的审批速度。为了提高高CFDA对新药的审批速度和对仿制药审批的质量，使CFDA不超越其法定权限 技术专长及人力资源去解决新药的侵权问题，应限定进入专利链接程序的药品范围。

    (1) 进入专利链接程序的药品

    第一，专利药 被发明专利保护的药品是不可能属于仿制药，也就不能利用已有的临床试验数据进行注册申报，CFDA也就没有义务在专利链接程序中对其进行专利审查，因此专利药只需进行专利登记。第二，利用已有临床试验数据的仿制药。为了权利和义务的平衡，有必要保证该类仿制药不侵犯在先药品的专利权，对该类药品的专利链接审查应限于公示专利。(2)不需进入专利链接程序的药品。第一，改变了活性成分、给药途径、剂型、规格和适应证的非专利药。这类非专利药必须进行临床试验，因此应被排除在专利链接审查程序之外，由于其没有专利也不需要进行专利登记。

    第二，进行了临床试验的仿制药。2007年《药品注册管理办法》没有规定仿制药不能进行临床试验，因此从理论上讲，仿制药申请人可以使用自己的临床试验数据进行申报，该类药品不应进入专利链接程序。

    有学者认为这可能导致仿制药申请人在专利到期前进行临床试验规避专利链接审查。但此种情况出现的可能性极低:一方面进行临床试验需要大量的时间和金钱成本;另一方面，侵权的仿制药在专利到期前上市也会被专利权人提起侵权诉讼。出于对成本和风险的考虑，仿制药申请人不可能将该类仿制药设定一个可负担的价格，所以其通常不会利用临床试验规避专利链接审查。

    3. 2 仅公示有效专利和限定公示专利的时间第一，CFDA应仅公示与申请新药直接相关的完整准确的有效专利。完整准确的专利公示可以使CFDA在药品申批时减少批准侵权注册申请的数量。此外，为了避免公示过多的不相关专利、未授权的专利申请和无效专利，CFDA可以要求专利权人列举至少一条公示专利的理由。第二，新药的专利公示应该在新药申请被批准后。这样做的目的是防止在新药申请获得批准前，其专利对仿制药专利链接审查的限制，毕竟按照专利链接的原理，如果新药申请被驳回，其专利不应成为专利链接审查的依据，出现在CFDA专利数据库中则会影响数据库的权威性。公示有效专利和限定公示专利的时间将极大地提高专利数据库的法律效力，而数据库权威性的增加势必会提升专利链接体系的地位，使其得到药品申请人的重视。

    3. 3 要求仿制药申请人提交详细的不侵权理由并且规定通知义务

    详细的不侵权理由和通知义务可以促进专利纠纷更早地解决和减少不必要的专利诉讼。其一方面强化了仿制药申请人的义务;另一方面也使专利权人对提供的专利信息的准确性更加重视。因为在药品审批过程中，由于专利权人提供专利信息不准确而导致CFDA批准注册了侵权的药品，CFDA不对之负责。

    3.4加强药品审批过程中CFDA与SIPO的链接

    在药品进行审批过程中，无论是涉及专利公示还是专利链接审查，CFDA都应与SIPO进行协同。第一，对需要公示的专利，CFDA审查其是否与新药直接相关，遇到技术性问题可以咨询SIPO;第二，对公示后的专利，CFDA可以与SIPO建立通知程序，由SIPO及时通知CFDA删除失效专利;第三，在专利链接审查中，对专利无效或不侵权保证的理由，CFDA在通知专利权人的同时，也可以向SIPO进行咨询。

    3. 5 设定合理的注册审查保留时间CFDA应该根据中国专利诉讼的平均持续时间设置保留时间上限。一方面，设置自动保留时间后，专利权人不能无休止地拖延专利纠纷以阻止仿制药的审批和上市;另一方面，由于专利纠纷的处理时间一般长于药品注册审批时间，设置保留期间，能够使CFDA在合理的期限内等待法院和SIPO处理结果，然后再作出审批决定，这无疑会提高CFDA的审批效率。我国一审法院通常在案件提交12个月之内解决国内专利侵权纠纷，对涉及国外当事人的案件时间会略长。SIPO的专利复审委员会的复审时间通常会在24个月以上。对一审来讲，24个月的保留时间可能比较合理，也能与2007年《药品注册管理办法》第19条相呼应，该条允许仿制药申请人在专利到期前2年提交仿制药申请。

    4 结束语

    当前的中国专利链接体系与美国和加拿大相比，基本上流于形式，未能真正发挥专利链接在药品注册中的实际作用，得不到药品申请人的重视。因此对当前的专利链接体系的完善首先应加力。特别是当涉及实际的专利冲突时，专利链接强体系的权威性，这种权威性不应该仅仅停留在仅仅需要激活使SIPO和法院处理当事人之间的专制度宏观表面上，最重要的是落实到实际的操作利纠纷的法定条件，将专利无效和侵权诉讼留给中。权威性的体现并不是指权力范围的扩大，相SIPO和法院去解决，而不是在专利链接程序中做反在专利链接体系中应谨慎地使用CFDA的行政权出结论。

    （信息来源：《中国科技论坛》第1期（2014年1月））

    一、引言

    2011年9月16日，美国总统奥巴马签署的《美国发明法案》（America Invents Act，简称AIA法案）被视为是近60年来为提高专利系统的有效性和可靠性而进行的具有里程碑意义的立法。但奥巴马认为，这只是专利制度改革的一部分。他说：“我们对于专利的改革仅仅进行了我们希望达到的要求的一半。我们需要做的是将更多的利益相关者团结在一起，以便我们可以就专利诉讼问题达成一致。”当今技术正加速度地进步，必须调整并确保专利系统与技术的更新保持协调一致。

    AIA法案就专利审查的异议程序设置了新的机制，并采取其他措施以提高专利的质量。此外，美国法院澄清了可专利性的范围，以减少滥用专利诉权的行为。但是，创新者依然面对“专利蟑螂”（Patent Troll）的挑战：一些专利公司不实际生产专利产品，而是利用一种商业模式来劫持他人的创意并从中获利。为了解决上述问题，美国奥巴马政府提出了5项行政措施，并向国会提出了7项立法意见，以共同打击专利蟑螂，为创新者提供良好的创新环境。此举可谓奥巴马政府之“专利新政”。同一天，总统行政办公室发布由总统经济顾问委员会、国家经济委员会和科技政策办公室共同起草的一份报告《专利主张与美国创新》（Patent Assertion and U．S．Innovation，以下简称《报告》），说明了此次专利新政的出台背景。

    事实上，美国众议院议员彼得·德法西奥（Peter DeFazio）2012年就提出了《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》（Saving High－Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act，简称SHIELD法案）。该法案虽遭否决，但到了2013年，其与贾森·谢费茨（Jason Chaffetz）议员联名再次提出同名法案，提交美国众议院委员会审议。近年来，美国奥巴马政府和国会相继提出遏制专利蟑螂的一系列举措，旨在为专利创新者扫清障碍，为美国经济增长增添活力。特别是奥巴马政府5项行政措施和7项立法意见的发布，标志着美国专利新政的开始。

    本文就奥巴马政府专利新政及国会立法情况进行简要介绍和评析，并指出其对中国的启发意义。为了首先了解奥巴马政府专利新政的背景，下文先介绍《报告》的主要内容。《报告》描述并分析专利蟑螂的特点及其给美国专利创新体系所带来的危害。其次，介绍奥巴马政府宣布采取的5项行政措施和7项立法意见。再次，介绍和分析SHIELD法案主要内容及立法前景。在上述基础上，最后对我国因应专利蟑螂问题提出一些建设性的意见。

    二、美国专利新政的背景

    专利蟑螂或称“专利流氓”，是一种通俗的贬称。严格法律意义上讲，就是指一种专利维权主体（Patent Assertion Entities，简称PAEs）。这些主体本身并不实施专利技术，也不制造专利产品或者提供专利服务，而是从其他公司、研发机构或个人发明者手中购买专利的所有权或使用权，然后专门通过专利诉讼或利用专利诉讼相要挟，从而赚取巨额利润的专利经营公司。基于其拥有专利但又不实施专利技术的特点，又称之为“非实施主体”（Non－Practicing Enti-ties，简称NPEs），或可称为“专利持有公司”、“专利经营公司”、“专利许可公司”、“专利授权公司”等。这种公司往往是一种空壳公司，具有很强的寄生性。自然，那些以研发为主的大学、科研机构和独立发明人虽不实施专利，但不以维权作为盈利模式，并不属于人们通常所说的专利蟑螂。几年前，人们还在为这种知识产权经营模式而欢呼，而且确有不少公司采取这种商业模式经营而大获成功，如著名的美国高智发明公司（Intellectual Ventures，简称IV）在2011年就拥有超过30，000项专利（并以每年上千件新专利的速度增长），通过专利授权与专利诉讼获利超过20亿美元。但《报告》认为，专利蟑螂造成了美国发明人和公司的巨大损失，损害了美国的创新能力。

    《报告》开门见山地指出，根据美国宪法，专利制度的目标在于“通过赋予发明人有限时间的排他性权利来促进科学和文化的发展，进而通过这种方式为创新提供激励机制”。《报告》除摘要和引证文献之外，正文包括五个部分，共15页。正文部分，描述并分析了专利蟑螂活动及其对创新与经济发展带来的影响，并提出了一些建议。

    （一）专利中间商的作用

    专利中间商（或称“专利中介机构”）在专利创新及其运用体系中扮演着重要的社会角色。对于发明者和专利购买者来说，找到合适的合作对象是很困难的。因为潜在有价值的专利技术通常并非显而易见，往往取决于其所依赖的技术之间的互补性。大体上讲，专利中间商活化专利，加大了市场的流动性；而市场流动性增强，也对专利中间商有利。一方面，这些专利中间商通过匹配专利持有者和专利购买者之间的需求，维持并促进专利系统的有效性，实现各方利益的最大化。

    但是，另一方面，有些专利中间商在减少专利创新方面，也起着消极的作用。近年来，不断发展壮大的专利蟑螂公司就是这样，“他们利用专利来获得专利许可费，而不是支持技术的转移和发展”。实践中，获取这些费用意味着积极的专利诉讼，甚至是滥用专利诉权。《报告》分析了专利蟑螂商业模式的几个主要特点：第一，专利蟑螂本身并不“实施”专利，他们既不从事技术的研发，也不制造与该专利技术相关的专利产品或者实施相应的专利方法；第二，专利蟑螂并不旨在促进“技术转化”，即他们不在意是否真正地将专利的权利要求转化为可使用的产品或者可提供的服务；第三，专利蟑螂往往要等到实体企业参与者进行不可逆转的投资之后，再提出其专利侵权的权利主张；第四，专利蟑螂获得专利的目的，只在于从专利侵权诉讼或以专利侵权诉讼相要挟中，获取巨额赔偿；第五，专利蟑螂利用其“非实施”的经营模式，有效地避免了专利诉讼中遭到反诉，始终使自己在相关市场中处于一种主动地位；第六，专利蟑螂往往拥有一些权利要求界限不明确的专利，他们利用这些宽泛的专利，同时向多家企业提出许可费的主张，即使是没有具体的侵权证据，他们也通过要挟这些企业为了避免高额的诉讼成本和不确定的审判结果，而选择与其进行和解；第七，专利蟑螂往往会注册大量空壳公司而隐藏其行为，一旦达成和解，就会要求对方签订禁止披露协议，导致被告很难使用一些常规性防御策略，例如分担诉讼费用而非个别解决。

    （二）专利蟑螂诉讼案件激增

    近年来，美国专利蟑螂日渐活跃。2010年，专利蟑螂共发起专利侵权诉讼729件，约占全部专利侵权诉讼的29%；2011年，此类案件数量增长到1，507件，约占到全部专利侵权诉讼的45%；而到了2012年，专利蟑螂共提起诉讼2，921件，约占全部专利侵权诉讼案件总数的62%。

    《报告》认为，导致专利蟑螂诉讼猛增的原因主要有三个：

    第一，计算机软件专利保护范围更广，而且数量与日俱增，更容易引发诉讼争议。根据美国政府统计，专利蟑螂诉讼中，82%是基于计算机软件发起的侵权诉讼；而其他主体提起的专利侵权诉讼中，只有30%是软件专利侵权案件。同时，计算机软件专利侵权诉讼发生机率是化工专利的近5倍；而商业方法专利的侵权诉讼发生机率约为化工专利的14倍。

    第二，专利蟑螂诉讼成本低。20世纪初期，专利技术主要由生产商所控制。竞争对手之间，容易在复杂产品的竞争过程中侵犯对方的专利权。后来，为了避免在专利诉讼中彼此竞争，他们往往通过交叉许可的方式解决专利纠纷。但现在，专利蟑螂由于其不制造任何产品，没有产品的竞争对手，不存在被其竞争对手提起诉讼的可能性。而且，现有诉讼制度并不限制某一诉讼主体同时起诉多家公司。因此，专利蟑螂一旦做好了诉前准备，就可以在后续的诉讼中同时起诉多家企业，通过低成本的方式主张权利，向被告施加压力，进行和解，从而获得巨大的收益。

    第三，专利侵权诉讼结果和花费的不确定性。很多专利在授权后，其专利权可能还处于不确定状态；许多专利的持有人或使用人，也更倾向于在法庭外解决争端。这种解决方式，更多地取决于对方考虑到的诉讼的机会成本和风险成本。专利蟑螂的法律成本相对较低，因为他们不必要提供其专利侵权主张的证据，也不用支付生产的固定成本。因此，专利蟑螂更有动力选择拖延诉讼，从而给被告方施加压力。

    （三）专利权的不确定性推动了专利蟑螂商业模式

    发明人获得专利的条件，是该技术必须具有清晰的权利要求。《报告》指出，美国专利商标局（PTO）过去授予一些对于相关领域的普通技术人员来说只是满足了新颖性和创作性基本要求的技术以专利，这些专利创造性较低、但权利要求宽泛。因此，如何设定和掌握新颖性和创造性的标准，尤为重要。如果这一标准设定过低，则企业容易被诉侵权。因为在专利数量和商业利益的驱动下，许多发明者同时创造出很多近似发明。在软件领域，功能性的权利要求导致软件专利的权利要求基本覆盖了其特定功能的所有实施方式；甚至是，有几千个功能性的描述在许多专利里都可以被认为是权利要求的内容。对于一个发明人来说，很难判断这个发明是否具有“显而易见性”。专利权利要求的不确定性，导致专利侵权的不确定性，使得一些公司很难了解到自己的行为是否构成了专利侵权。所以，这种功能性的权利要求和保护范围的过宽，催生了专利蟑螂商业模式，并为之提供了较大的盈利空间。这些专利中间商获得更广泛的专利保护，并以诉讼相威胁，从中获利。即便是一个复杂专利产品中的某一项专利涉嫌侵权，该产品也不能再继续销售。这种状况，给大型企业和中小企业都带来巨大的损失。

    （四）专利蟑螂给美国创新与经济增长带来了危害

    《报告》指出，美国专利审判费用近来增速很快，标的额较小的案件，司法平均成本为65万美元。而针对一项超过500万美元的专利敲诈，所产生的法律费用平均达到2，500万美元。专利蟑螂的诉讼干扰策略给专利创新系统带来了巨大的经济成本，阻碍了研发的投入，为社会带来了巨大的危害。

    第一，专利实施人的直接损失。2011年，专利蟑螂从侵权诉讼的被告和被许可人处共获得290亿美元，比2005年增长了4倍。而这些费用中，仅有不到25%投入到创新中。另外，大部分专利蟑螂诉讼案件中，被告的防御成本超过其解决争议的成本。

    第二，因专利无法实现产业化而导致的私人损失。通常认为，侵权诉讼中被告的损失应与原告获得的收益相一致。然而，很少有这样的价值转移实际发生。从2000年到2010年，14家专利蟑螂企业，通过专利侵权诉讼获得76亿美元的收益；而与此同时，诉讼中的被告企业的同期股票市场价值，减少了870亿美元。这意味着，专利蟑螂获取的利润还不到损失的10%。

    第三，被告企业股票价值的减少带来的其他社会影响。90%的被告股票价值的减少，意味着专利技术商业化和技术转移所带来的社会经济利益的减少。2007至2010年4年间，专利蟑螂诉讼带来的财富损失超过3000亿美元。这意味着，股票市场从技术产业化过程中丧失的机会价值，远远高于被告直接支付给专利蟑螂的费用。

    第四，因专利蟑螂诉讼侵扰导致社会创新降低。即便专利蟑螂在诉讼中败诉，这种长达几年的专利诉讼减少了本可以增加的社会创新。一项调查显示，一家被告公司在被诉期间，停止了公司的技术创新，导致相同产品的销量减少了三分之一。

    第五，因社会创新减少导致的社会损失。专利蟑螂引发的大量专利侵权诉讼，不仅导致被告企业股票市场价值的巨大损失，还引发了其他一系列社会损失，包括：消费者由于无法购买创新产品的损失；工人因为无法使用一些更高效的工艺流程，导致收入无法提高，仅能保持在一个较低水平。

    第六，专利蟑螂的受害者日益增多。近年来，专利蟑螂的受害者范围不断扩大，呈不断上升趋势。不仅是一些规模较大、家喻户晓、实力雄厚的企业，也包括还处于初创期的中小企业、个人用户和开发者，他们也正成为专利蟑螂敲诈的目标。《报告》统计，2012年专利蟑螂发出了超过100，000封律师函，威胁世界500强企业、小咖啡店业者及日常消费者。

    这些损害及影响，对于初创的小企业来说尤为明显。在对223个初创技术公司进行的调查中，40%的公司认为对其公司的运行有重要的影响，例如改变了其商业运行模式、退出机制、人员雇佣、资金的募集等。在116个被调查的企业中，年营业额1亿以上的公司都声称，专利蟑螂的要求影响到了其商业发展，并从其核心业务中谋取利益；其中，40%企业因专利蟑螂的活动导致他们调整生产，改变了其重要的产品。

    近年来，大型技术企业之间的“智能手机大战”，使得很多企业通过购买专利的方式来进行诉讼防御，以便在与竞争者的谈判过程中增加谈判的筹码。“防御性”购买专利，已经受到了美国国际贸易委员会（ITC）的审查，原因在于其成为反不正当竞争行为的潜在可能性。当专利技术中包含有技术标准，专利的持有人会从扩大的市场和许可机会中获得更多利益。同时，社会公众也可以从包含有最好的技术产品中受益。但是，一旦一个产品包含有技术标准时，对于专利持有人来说他可以在标准纳入之后提高产品价格。在2013年，PTO发布了一份执行ITC关于该现象的联合政策声明。同年，美国联邦贸易委员会（FTC）与谷歌公司协商，要求谷歌公司基于FＲAND条款，同意授予摩托罗拉公司专利的关键技术许可。

    （五）小结

    美国实行知识产权强保护政策，侵权赔偿额度较高。专利蟑螂利用此政策，通过策略来增加创新者的额外花费，以谋取自身利益。但是专利蟑螂的诉权滥用行为，却对美国创新与经济增长带来了较大的负面影响：整个社会的创新能力下降、人民收入减少和失业率上升。专利蟑螂的经营模式是基于这样的基本假设：目标公司宁愿庭外和解，也不愿意冒险在耗时费资的诉讼中让法庭决定是否侵权成立。在专利蟑螂诉讼中，此类目标公司占到了专利侵权案中的60%。本来，通过专利制度来激励创新，是以专利权人在其权利受到侵害时积极通过诉讼维护自身权利的方式来实现的；而专利蟑螂的出现，导致了专利诉权被滥用，成为专利挟持的一种手段。

    事实上，谷歌、黑莓等公司2013年4月联合上书司法部（DOJ）和FTC，要求对PAEs与专利研发生产企业之间达成的外包维权协议所产生的反竞争后果进行调查。〔5〕2这说明，“蟑螂”已进一步繁衍出了新的经营模式。不过，《报告》的着眼点还是集中在滥用诉权问题上。诉权之所以被滥用，就是在于利用了专利权的不确定性；这种不确定性，很大程度上又是技术的快速发展所导致的。因此，奥巴马政府的内部解决方案是致力于提高专利审查质量，提高新颖性的认定标准，更清晰地明确权利要求的范围，增强创新体系因应新技术和新商业模式的能力。不过，由于技术不断推陈出新和法律规则本身的滞后性，使得规制专利蟑螂成为一项需要不断调整的具有挑战性的任务。

    三、奥巴马政府专利新政

    （一）5项行政措施

    2013年6月4日，奥巴马政府宣布采取5项行政措施，并向国会提出7项立法意见。〔6〕这5项行政措施，旨在提高专利系统的透明度、清晰度，提供一系列的教育与服务，以便为创新者提供良好的创新环境。

    第一，明确真正的利益主体。专利蟑螂通常设立空壳公司来隐藏其专利滥诉行为。这种方式，使得其对手在与其空壳公司进行和解谈判时，不了解专利权的真实权利状况，不知道空壳公司与其背后的专利蟑螂之间的关系，更不知道其背后甚至可能存在的多个专利蟑螂之间的关联。鉴于此，PTO将制定相关程序规则，要求专利申请人和专利所有人在PTO进入行政程序之前，更新专利所有人的信息，特别是要说明控制专利或控制专利申请的“最终的专利主体”。

    第二，限缩功能性权利要求。AIA法案促进了专利审查程序的改善，提高了总体的专利质量。但是，利益相关方依然提出过于宽泛的权利要求；在软件领域，这种现象尤为突出。鉴于此，PTO将针对性地培训专利审查员，以帮助审查员更好地审查功能性的权利要求。同时，在接下来的6个月内，将采取一系列措施来提高权利要求的清晰度，例如制定新的专利分类标准加以明晰，并在专利说明书中使用词汇表以帮助软件领域的审查员。

    第三，保护下游使用者。目前，专利蟑螂的攻击目标开始更多地指向主流零售商、消费者及其他含有专利技术的终端用户。这些下游使用者，往往只是因为使用销售点的软件或者一种特别的商业方法而受到指控。事实上，终端用户不能因为仅仅只是使用一种产品而被起诉。在面对耗资费力的专利侵权诉讼或相应的和解谈判之前，这些下游使用者需要通过更为便捷的方式了解到自身的权利。PTO将为此提供一系列新的教育和服务，包括提供一个通行的英文网站，以解答那些面对专利蟑螂诉讼的被诉人所关心的问题。

    第四，扩大专业的宣传和研究。为了维持美国创新系统并使之在面临挑战时始终充满活力，需要更多专业人士或团体的积极关注与参与，并为之提供数据支撑：专利持有人、研究机构、消费者维权机构、公益团体以及社会公众等在推进专利工作中发挥着重要作用。2012年，PTO、DOJ和FTC召开了圆桌会议和研讨会，对于推进该进程提出了有价值的建议。PTO将扩大外联工作，包括在全美组织为期6个月的一系列活动，为完善专利法律与政策挖掘新思想、新理念，并达成新的共识。同时，拓展PTO的爱迪生学者计划，吸纳顶尖专家参与美国PTO发展。另外，就滥用专利诉权问题，进行更加深入的调查和研究。

    第五，加强337禁令的执行程序。一旦ITC发现进口产品违反337条款而发布禁令，那就应该由美国海关与边防局（CBP）和ITC负责判断和认定某一进口产品是否落入禁令的管制范围。作出这种判断和认定具有一定的难度，特别是针对诸如智能手机之类的高技术产品而言。知识产权实施协调员将对此进行部门间的审查，以确保禁令执行过程的透明性和有效性。

    （二）7项立法意见

    与其行政措施相配套，奥巴马政府建议国会应该采取以下7项立法意见，以便立竿见影地解决创新者所面临的主要困扰。

    第一，披露真正的利益主体。要求专利持有人和专利申请人披露“真正的利益主体”，也即真正的利害关系人。任何人在发出专利侵权警告函、提起专利侵权诉讼或者要求PTO审查专利时，都必须更新并提供专利所有权人的最新信息。PTO或者地区法院在上述主体不遵守规定时，予以处罚。

    第二，在赔偿费用方面赋予法院更大的自由裁量权。根据《美国法典》（35U．S．C．§285）关于律师费的规定，“在特殊情况，法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用”。在专利案件中，在判给胜诉方的律师费用方面，赋予地区法院更大的自由裁量权，以进一步遏制滥用专利诉权的行为。

    第三，扩大PTO关于商业方法专利的过渡程序。将商业方法专利的过渡程序扩大至更为广泛的涉及计算机功能的专利领域；同时，在专利审判与上诉委员会（PTAB）审理之前，允许更多的质疑者作为申请人请求进行专利有效性审查。

    第四，限制消费者或商业经营主体在产品使用中的责任。对于消费者、商业经营主体按照产品本身的用途或特定目的来使用产品的，应予以免责。同时，在同一案件中对供应商、零售商或制造商提起侵权诉讼时，应停止针对消费者的诉讼，以免波及消费者对于产品的使用。

    第五，修改ITC签发禁令的标准。在eBay Inc．，et al．v．Merc Exchange，L．L．C．一案中，联邦最高法院确立了发布永久禁令（permanentin junction）的传统四要素测试规则。ITC现有的标准应予修改和提高，以便与法院系统所适用的标准保持一致性。

    第六，提高专利侵权警告函的透明度以遏制滥用诉权。鼓励通过便于公众接触和查阅的方式公开发布专利侵权警告函，以帮助并遏制滥用专利诉权的行为。

    第七，改进ITC对行政法官的聘用。确保ITC聘用行政法官时有足够的权力和灵活性。

    （三）小结

    近年来，专利蟑螂的投机行为饱受诟病。虽然有人称其商业模式在一定程度上促进了专利价值的实现，但是更多的人痛恨这种商业模式给创新和就业带来的负面效应。奥巴马政府6月4日发布了5项行政措施和7项立法意见之后，得到了美国国会议员们的响应。6月6日，18名国会议员联名上书FTC，请求其采取措施打击专利蟑螂。议员们声称非常关注实践中专利蟑螂对技术终端使用者的攻击和掠夺，他们敦促，“FTC作为一个保护消费者免于受到欺诈和不公平对待的机构，应该审查专利蟑螂针对终端用户的错误行为，若出现《联邦贸易委员会法案》第5条规定的欺诈或不公正行为，则应该行使其应有的权力”。FTC当月20日表示，将针对那些仅利用专利技术获取许可费用，而并非制造产品的专利蟑螂进行全面调查。

    当然，也有人对于奥巴马政府的专利新政持不同意见。以微软为代表的高科技公司认为，大量软件专利必须依赖于功能性的权利要求，对此类权利要求的限制，将导致软件专利申请者无法获得授权，大多利用软件进行创新的行业（从制造业到生物科技行业）将面临风险。还有人认为，专利制度已经失控，其本身就是导致专利蟑螂滋生的根本原因，应该彻底检讨并全面改革现行的专利制度，奥巴马政府现在推出来的改革措施，无法解决专利制度中现存的根本性问题。不过，总的来说，美国是一个市场化程度非常高、权利意识非常强的法治国家，奥巴马政府的专利新政可能在一定程度上能够遏制专利蟑螂的活动，但其行政措施是否能够从根本上有效，其立法建议是否能够透过国会得以实现，还得拭目以待。

    四、国会SHIELD法案

    （一）SHIELD法案主要内容与立法进程

    事实上，国会议员们也在酝酿着通过立法遏制专利蟑螂。SHIELD法案2012年首次提出，因诸多不足之处，终未走到下一步。2013年2月，民主党和共和党两党议员联手，再次提出。SHIELD法案旨在修改《美国法典》（U．S．Code）第35编第29章的内容，防止高科技创新者陷于恶意挑起的法律纠纷之中。主要内容包括以下四个部分：

    第一，适用范围的扩大。2012年SHIELD法案主要针对涉及计算机硬件和软件的诉讼。但2013年SHIELD法案则大不相同，其适用范围扩大到了所有的专利诉讼领域。

    第二，对于提起专利诉讼的主体的条件有严格的限定。2013年SHIELD法案规定，提起专利侵权诉讼主体如果没有满足下列条件之一的，则对方当事人可以要求法院做出有利于自己的判决（moveforjudg-ment）：第一，原始发明者（包括发明者、合作发明者或者原始发明人或合作发明人）及其代理人；第二，专利开发人，即能够向法院提交文件，证明通过专利的生产或销售在专利的开发过程中进行了实质投资的投资方；第三，大学或技术转让机构，即为（1）高等教育机构；或者为（2）技术转让机构，这一机构最初的目的就在于为高等教育机构技术开发的商业化提供便利。

    第三，对于期限进行了明确的规定：其一，被告方在原告方提出其未满足上述条件之一后90日内，须提供证据证明其满足上述条件；其二，在被告提出证据证明其满足上述条件后的120日内，法院须做出被告方是否满足上述条件的裁决。

    第四，关于费用问题。法院可以判定如果被告方未能证明其满足上述条件之一，需要支付给对方所有的花费，包括合理的律师费。此外，还要提供担保（bond）以保证其可以支付所有需要支付的花费。不过，如同近年来在国会被提出的多数议案一样，SHIELD法案的立法前景并不被看好。按照惯例，其被院内委员会通过的可能性非常之低。

    （二）SHIELD法案的效果预期

    1．法案的积极效果

    彼得·德法西奥认为，专利蟑螂诉讼给发明人及公司带来巨大损失，而且几乎渗透到了经济生活的每一个领域。他说：“该法案的目的就在于使专利蟑螂们为其轻易发起的诉讼负担经济责任。专利蟑螂对于经济没有任何贡献。没有一个产业可以免于他们的攻击。企业每年浪费大量的资源和时间来应对这种诉讼。此次的法案将会遏制未来发生的专利蟑螂诉讼，因为他们一旦败诉，将面临巨大的经济赔偿责任。”如果法案通过，将会使得专利蟑螂为其诉讼游戏埋单。

    如前所述，根据SHIELD法案第2条（a）款第1项和（d）款，被告主张无效或没有侵权的抗辩，需要证明原告不是原始发明人、合法的专利研发人（或者在研发专利中的的实际投资人）、或大学（或与之关联的技术转移机构）。如果原告没有满足上述任何一个条件，将会被认定为专利蟑螂。一旦认定成立，则诉讼的前景大有不同。一方面，以此具有占有优势地位的被告将会获得所有的损失赔偿，包括合理的律师费用。另一方面，专利蟑螂被要求提供担保（bond），旨在支付由法院决定的所有损失。可见，SHIELD法案获得通过，专利蟑螂除了在诉前为了获得诉讼中优势地位而付出巨大的投入之外，还要承担败诉的巨大风险。此外，SHIELD法案还在起诉方的主体资格和举证期限两个问题上，对专利蟑螂进行了进一步的遏制。

    法案的支持者希望专利蟑螂会放弃那些他们可能会输掉的诉讼，以便给发明人更多维护其权利的机会，而不是被专利蟑螂所勒索。人们有理由认为，SHIELD法案将会对遏制专利蟑螂的诉讼活动有巨大的影响。事实证明，在由专利蟑螂发起的诉讼中，专利蟑螂的胜诉率仅为9%，但是却占用了24%的时间。之前旨在遏制专利蟑螂的其他法案都没有被立法，但是这次的法案却由两党一致提出。同时，总统奥巴马也认为专利蟑螂耗损经济，2011年由其签署的AIA法案仅仅解决了目前专利系统中的一半问题。

    2．法案是否能起到预期效果？

    彼得·德法西奥指出，“专利蟑螂通过购买不是由其自身创造的专利技术而起诉那些付出辛勤劳动的专利发明人，从而为自己谋利”。但在2012年，美国最大的PAEs之一的公司报告显示，他们每年给发明人支付的费用，比他们支付给专利诉讼律师的费用要多。PAEs的活动对于激励创新有潜在的动力，并且可以为创新投资。同时，PAEs还可以帮助小企业成长，通过购买那些无法负担自身专利技术市场化所需要费用的发明人的专利，为那些没有生产能力的发明人提供了将其专利市场化的可能性。

    同时，这种诉讼费用的转嫁，也可能是潜在的问题。200多年来，美国的诉讼当事人一直在遵守着“美国规则”：各方为自己的诉讼支出买单，无论诉讼的结果是输还是赢。相反，在“英国规则”和SHIELD法案中，则由败诉方买单。尽管“英国规则”在防止这种诉讼的有效性方面有所作用，但是也导致了一些负面效果。首要的一点就是，在“英国规则”中，潜在的原告在决定是否起诉的时候考虑更多的是其所面临的经济风险，而不是案件本身的优势。因此，原告方有可能担心败诉需要支付对方的花费，主动放弃一些有价值的诉讼，导致侵犯当事人诉权的现象。另外，这种“赢家通吃”的做法，还可能进一步推高本已居高不下的美国司法成本。

    3．法案是否确有必要？

    现行美国《专利法》允许法院判决给予胜诉方合理的律师费用。如前所述，当证据证明原告提起恶意诉讼时，法院可以根据第285条（35U．S．C．§285）判定败诉方支付胜诉方合理的律师费。此外，根据《联邦民事诉讼规则》第11条，对于原告提起的恶意诉讼，原告方也要受到此种制裁。诚然，按照SHIELD法案规定，即使没有主观上的恶意，只要没有满足法案规定的条件，诉讼当事人也要承担不利于自己的判决。但此种情形，在现有的法律框架内毕竟有章可循，更何况美国司法部门本身具有较大自由裁量权，足以解决此类问题。这样的话，通过出台一部专门的法案来调整诉讼费用的分配问题，其必要性似乎并不是很突出。

    诚然，SHIELD法案不仅是要解决诉讼费用分配问题，还包括主体资格的限制、举证期限和一些其它目标（other purposes）。但法案的这些做法或“其它目标”，却只是一个潜在的激励专利创新的可能性，其针对性效果并不十分明显。

    （三）小结

    当大量的专利集中在某一主体手中时，将不可避免地产生市场力量的不均衡，并可能导致垄断的滋生，带来专利滥用的负效应，破坏创新技术的生态平衡，最终影响经济的健康发展。2013年SHIELD法案补充了美国《专利法》的规定，使得法院在发现当事人并无合理胜诉的可能性，而仍旧对计算机硬件或软件专利的有效性提出异议，或主张被侵权时，法院可以判决其支付全部诉讼费用，包括合理律师费。

    SHIELD法案的出发点原本是好的，但是它可能就像双刃剑，法案的规范内容用语抽象，未同时设想可能造成的法律陷阱或未预期的法律效果，如两家大型公司相互就专利诉讼进行对决时，无疑将使得诤讼更加激励，诉讼成本更高。同时，SHIELD法案中对计算机的定义，不限于一般认知的软件或计算机硬件，使得从金融业到汽车制造都可能涵盖在内，例如银行就有许多系统可能同时连接具有专利的计算机或其他软件组件。另外，胜诉方何时可获得律师费的补偿判决，法案也没有给法院明确的时间限制。由此可见，SHIELD法案还有不足或有待完善之处；尽管它对于专利蟑螂的诉讼有了进一步的遏制措施，但却仍难以从根本上解决问题。

    五、对中国的启示

    综上所述，此次美国专利新政，剑指专利蟑螂的恶意诉讼行为。笔者曾撰文讨论知识产权领域权利滥用行为，大致分为以权利的绝对性、权利的相对性以及程序性权利为基础的三大类型知识产权滥用行为。毫无疑问，专利蟑螂目前还主要是以程序性权利为主进行诉讼，或者以诉讼相要挟。不过，并不排除这只“蟑螂”长大以后演变成“海盗”、“鲨鱼”或“巨兽”的可能性，比如PAEs专利实施公司联合，垄断相关技术市场，要挟生产性企业。新的调查研究表明，PAEs的这种经营模式已成为一种新的趋势。前面谈及的谷歌、黑莓等公司上书JOD和FTC要求对PAEs进行反竞争调查，即为如此。“谷歌指出，有越来越多的专利实施公司将部分或全部专利组合转让给PAEs，并要求PAEs对自己的竞争对手提起专利诉讼，或以其他方式主张专利权。简而言之，出现了专利实施公司与PAEs合作，通过PAEs的特殊身份对外主张专利权的新趋势；并且，这种趋势的运用，已经十分广泛。针对这种趋势，谷歌等公司认为，有必要研究专利实施公司与PAEs之间达成的合作协议的反竞争效果。本次上书美国司法部与美国联邦贸易委员会，谷歌等公司就要求相关部门依据《联邦贸易委员会法案》第6（b）条的规定进行审查。”

    客观地讲，从类似IV知识产权经营公司出现，到专利蟑螂的泛起，这是现代法治社会中科技快速发展、市场经济成熟、权利意识增长及诉讼文化所带来的伴生物。它一方面明晰产权与市场激励，增进了技术市场的流动性和专利的活化，推动经济社会发展；另一方面，由此导致的专利诉权滥用行为，严重破坏了专利创新体系的生态平衡，阻碍了社会创新能力的进一步提高。近年来，我国自主创新能力的不断提高，已具有相当规模的创新成果与专利数量。截止2013年5月底，我国发明专利的累计授权总量已达300多万件。但是，相当数量的专利处于分散、闲置或休眠状态，专利的实际利用率至为低下。这种状况，给专利蟑螂在我国通过低价购买技术成果提供了可乘之机，一旦专利蟑螂收购了这些专利，我国必将面对大规模的专利蟑螂提起的侵权诉讼。

    事实上，我国高校、科研机构和相关企业已在悄然中遭遇到专利蟑螂的布局或者诉讼侵扰。2008年IV低调进入中国市场之后，大量收购专利。据相关人士透露，IV在中国高校已经接触过的技术超过1，000项，其中不少成为了其“知识产权资产”，中国已成为IV专利库存的第二大来源国。IV通过设立“创新基金”资助高校教师和研究机构科研人员，深化研究议题并帮助其申请专利；而根据双方签订的协议，这些专利的所有权或独占许可权归属IV。特别是，有些资助与教育部、国家自然科学基金等资助研究议题近似，成果边界很难界定，一定程度上造成了国家财政资金资助形成的专利成果的流失。2007年，Sisvel对中国MP3制造商发起攻击，华旗资讯最终与该公司达成协议，根据协议华旗资讯获得该公司的相关专利，但同时也将自己的2项专利委托其代理。2010年，Helferich Patent Liencing以5项专利遭到侵权为由起诉华为。2011年，Lodsys向包括联想在内的多家企业发起专利诉讼，其中涉及联想的2项与打印技术和网络收集信息有关的专利。针对境外专利蟑螂的入侵，我国实践中已出现模仿IV的知识产权经营机构，国家知识产权局2010年11月发表的《全国专利事业发展战略（2011－2020）》中明确指出：“推动形成全国专利展示交易中心、高校专利技术转移中心、专利风险投资公司、专利经营公司等多层次的专利转移模式，加强专利技术运用转化平台建设。”

    与美国不同，中国专利维权成本较高、赔付额度较低；同时，计算机及软件企业不是很强大，其保护路径并不以专利（而是以版权）为主。所以，目前国内企业所遭遇到的专利蟑螂诉讼总数不多。中国的问题具有两面性，也是一种双重困境：一是要降低维权的相对成本，加大赔付额度，促进专利技术的运用，发挥专利市场机制的激励作用；二是要警惕专利系统及其司法运作中因中间商介入导致的无谓的社会成本加大，避免给专利蟑螂带来巨大的盈利空间。习近平主席最近强调“要坚决扫除影响科技创新能力提高的体制障碍”，其着力点在于“打通科技和经济转移转化的通道，优化科技政策供给，完善科技评价体系”。诚然，这是从主渠道构建的角度挤压专利蟑螂的生存空间，是问题的另一方面。但随着我国企业的专利申请量和持有量逐年递增，权利意识高涨及赔付额度加大，今后必将面对更多的专利侵权诉讼：国内专利蟑螂也将日渐滋生，境外专利蟑螂也将大举入侵。

    我们认为，面对专利蟑螂现象，既要正面积极引导，又要防止权利滥用，导致不正当竞争；要通过制度规范专利权行使，保证权利的平衡，实现社会效用的最大化。这里，结合中国国情，提出以下几点建议：

    第一，建立知识产权危机预警机制。由国家知识产权局牵头，相关部委和行业协会参与，建立知识产权危机管理与协调机制，制定危机处理方案和实施办法。当我国的知识产权及所涉产业、经济及社会面临危机之时，提前向有关部门、行业或企业发出预警，调动和协调社会资源，减少和消除危机。同时，指导企业对其拥有的专利质量定期进行自我评估，并为企业提供相关的支援与公共服务，例如在专利纠纷发生之前进行风险事前调查服务，降低专利纠纷的发生率。

    第二，提高专利审查质量。权利要求范围宽泛的低质量专利，是专利蟑螂的重要武器之一。我国《专利法》是发明专利、实用新型和外观设计三位一体；其中，实用新型和外观设计审查标准低，容易成为专利蟑螂的武器。另外，功能性专利技术本身具有一定的普遍性，也导致权利要求具有一定的宽泛性特点。因此，釜底抽薪的做法是提高专利审查标准，提升专利质量。具体做法有四点：一是提高专利审查的标准，加强专利审查工作，包括人才队伍建设、提升审查业务能力和提高专利代理服务水平等；二是对实用新型和外观设计专利审查进行特别管理，完善《专利审查指南》相关规定，提高审查员识别现有技术或设计的能力，并以《专利审查指南》为基础，制定审查业务指导体系，进一步统一审查标准；三是对某一领域功能性技术授权审查或有效性审查时，应该执行较为严格的标准，以提高专利质量；四是顺应科技发展，及时更新《专利审查指南》，调整审查标准及分类体系。

    第三，跟踪专利实施情况。对于申请后获得批准的专利，如果在一定期限内没有实施和转化，可以借鉴美国的行政举措，要求专利持有人和专利申请人披露真正的利害关系人即真正的利益主体。对于任何提交权利要求书或者提起专利侵权诉讼的当事人，必须更新专利所有人的信息。

    第四，健全专利服务体系。加强国家知识产局为企业、大学及研究机构提供知识产权公共服务的职能，在专利创造、运用、保护各环节健全专利服务体系。这方面，所涉问题繁多。针对专利蟑螂，目前可以从四个方面着手：一是培育专利服务机构，加强专利技术转让平台建设，建立和完善官产学研相结合的技术转让机制，促进专利技术尽快市场化；二是培育发展本土的专利运营企业，鼓励有条件的行业协会、大型企业、高技术企业、大学及研究机构等从事与其生产、服务或研究相关的专利经营业务；三是建立知识产权在线服务系统，除扩容政务、公共服务资讯之外，还要吸纳学者、专家及实务人员参与在线法律咨询服务；四是探索建立专利保险辅助制度，在技术研发、专利转让、专利质押和专利诉讼等环节均可以开发保险品种，特别是辅助中小企业、高校或科研机构、发明人从事研发、技术转化或积极应诉，分担其遭遇到的风险。

    第五，加强知识产权领域反垄断规制。目前中国大陆反垄断领域各部委之间虽有所侧重，但总的说来是发改委、商务部、工商总局三驾马车并驾齐驱。建议以商务部牵头，协调发改委、国知局、司法部等部委和行业协会，对于来自境内外滥用专利权涉嫌反垄断的行为进行调查：一是应对国际贸易中的滥用市场或技术优势地位所进行的反竞争行为；二是对国内市场涉及知识产权的各种商业模式展开调查，并对相关商业行为加以监管。因法院系统对于相关市场行为和技术问题具有较大的滞后性，应当适时建立类似于美国FTC或ITC的准司法机构，对知识产权领域中包括专利蟑螂在内的妨碍或限制竞争的行为进行调查、审理并做出裁决。

    第六，限定专利诉讼主体资格。对于专利诉讼的主体资格，要进行严格限定。如上所述，SHIELD法案将提起专利侵权诉讼的主体限定为三类：原始发明者、大学或技术转让机构。通过主体资格的限定，给予真正的权利人以诉权，但又限缩诉讼主体范围，减少专利蟑螂的可乘之机。另外，提高司法审判效率，并在诉讼费用的支付与担保、举证期限等方面加以限制，也为应有之义。

    （信息来源：《法律科学（西北政法大学学报）》2014年第2期）

    出于欧盟内部共同市场的发展需要，欧盟已经通过条例或指令等立法形式对商标、著作权和专利等主要知识产权客体进行区域协调，确保共同的保护规则在欧盟成员国得到统一适用。２０１３年１１月２８日，欧盟委员会颁布《防止未披露专有技术和商业信息（商业秘密）被非法获取、使用和披露的指令》（草案）（以下简称“《指令》草案”）。《指令》草案旨在协调欧盟范围内的商业秘密保护，并为统一救济措施与程序奠定法律基础。在商业秘密保护的国际协调中，它是第一个由欧盟主导且旨在欧盟成员国生效适用的区域法律。如果《指令》草案生效实施，将对促进欧盟创新和完善共同市场起到重要推动作用，同时也将成为商业秘密保护的国际规则样本，从而积极影响商业秘密保护的国际协调和其他国家立法。我国应该主动适应国际规则的发展，借鉴欧盟《指令》的立法形式和主要内容，完善中国的商业秘密保护法律体系，为进一步吸引外国直接投资、促进技术贸易和发展跨国研发活动奠定法律基础。

    一、欧盟商业秘密保护区域协调的背景

    欧盟委员会颁布《指令》草案，加强欧盟范围商业秘密保护的区域协调，既是出于履行《与贸易有关的知识产权协定》（《ＴＲＩＰＳ协定》）的条约义务的目的，也是顺应欧盟创新的需要以及欧盟共同市场发展的要求。

    （一）履行《ＴＲＩＰＳ协定》的条约义务

    自１９９４年起，世界贸易组织（ＷＴＯ）框架内的《ＴＲＩＰＳ协定》要求ＷＴＯ成员方对“未披露信息”采取保护措施。根据《ＴＲＩＰＳ协定》第３９条，保护商业秘密不受第三方非法获取、使用和披露已经成为ＷＴＯ成员方普遍接受的国际标准。但《ＴＲＩＰＳ协定》的规定较为笼统，各国在实施层面存在许多自主空间。

    目前，欧盟层面的商业秘密保护呈现碎片化和多样化的态势。尽管《ＴＲＩＰＳ协定》早有规定，欧盟自身及所有成员国都受《ＴＲＩＰＳ协定》的条约约束，但欧盟各成员国对于防止商业秘密不受他人非法获取、使用和披露的立法仍然存在重要差别。例如，并非所有欧盟成员国都严格界定“商业秘密”和“非法获取、使用或披露商业秘密”；非法获取、使用和披露商业秘密的救济措施和规则并不一致；对于商业秘密权利人能否寻求销毁第三方非法使用商业秘密所生产的产品，返还或销毁非法获取商业秘密相关的材料、文件和文档等，各国规定不尽相同。此外，欧盟成员国适用的损害赔偿计算规则通常没有考虑商业秘密的无形本质，致使受害方的实际损失或不法者的非法获益的确定非常困难。从有效实施《ＴＲＩＰＳ协定》条约义务的角度，欧盟各成员国在保护商业秘密立法上的差异降低了各国现有措施和救济的吸引力，从而在实际上弱化商业秘密在欧盟的保护。

    此外，随着欧盟《共同体商标条例》和《共同体专利条例》的实施和推进，与共同市场密切相关的商标与专利的一体化工作已经完成，而商业秘密保护却没有得到应有的重视。根据欧盟《知识产权单一市场计划》，欧盟将在加强知识产权执法的同时，推动知识产权实体规则在欧盟全境的协调与统一，试图降低知识产权跨境交易的商业成本和复杂性，提高法律规则的确定性。因此，《指令》草案的协调也是在弥补目前欧盟成员国间有差异的商业秘密保护制度的不足，为成员国切实有效履行《ＴＲＩＰＳ协定》条约义务提供法律基础。

    （二）欧盟创新的需要

    出于竞争的考虑，任何商业或学术研究机构都在获得、开发和应用专有技术和信息上进行投资。这种智力投资决定了他们在未来市场中的竞争力，以及可能的投资回报；这也是商业研发的潜在动力和终极目标。企业通常通过专利权、设计权、版权等知识产权的方式使用其研发成果；而商业秘密保护是对有价值但不宜公开的知识进行保护和使用的最佳手段。这种尚未批露且意在继续保密的专有信息和商业信息可被统称为商业秘密；在范围上，它包括技术信息和商业数据。商业秘密保护与传统知识产权保护相互补充或替代，保护创造者从创新中获得的经济利益，对研发和创新活动意义重大。

    然而，创新型企业常常遭受各种非法利用商业秘密的不法行为的滋扰，例如，盗取、非授权复制、商业间谍、违反保密协定等等。如今，在全球经济一体化的背景下，外包业务不断增加，全球供应链管理更加顺畅，信息和通讯技术被普遍使用，这些因素都会增加发生非法获取、使用和披露商业秘密的风险。由于对商业秘密的非法获取、使用和披露会损害合法权利人通过使用创新活动产出来获取先发回报的能力，因此，当不能提供充分有效的商业秘密保护时，创新活动本身将会受到打击和抑制。如果欧盟层面商业秘密保护乏力，跨境研发创新、跨境生产和贸易都会缺乏吸引力，从而导致欧盟整体创新效率低下。所以，保持和提升欧盟的创新能力，迫切需要全面而又有效的商业秘密保护规则。

    （三）欧盟共同市场发展的要求

    在欧盟层面，商业秘密的立法协调需要确保有效并且一致地解决商业秘密非法获取、使用和披露，以及跨境保护等问题。成员国对商业秘密的不同保护规则意味着，商业秘密在欧盟境内不能受到平等保护，导致共同市场的碎片化，并弱化成员国规则的威慑效果。如前所述，如果共同市场遭受这种差异化规则的负面影响，则会降低企业采取跨境创新活动的激励，这是因为某一成员国企业与另一成员国的伙伴合作研发、生产、采购和投资等都需要依赖商业秘密保护。此外，保护力度相对较弱的成员国容易出现较高的商业和法律风险，其商业秘密更容易被非法获取、使用或披露。这将提高不法竞争者利用不同成员国差异化的法律，进口、转运、销售非法商品的可能性，即欧盟各成员国在商业秘密立法上的差异构成对共同市场正当运行的损害。

    在欧盟共同市场，跨境合作的障碍正在逐步缩小。这将刺激智力创造和创新过程、服务和产品中的投资，有利于形成良性的智力创作和创新活动的环境，并提高欧盟经济增长、就业率和整体竞争力。所以，协调欧盟商业秘密立法对于发展共同市场也是迫切且重要的事项。

    二、欧盟商业秘密区域协调的内容

    ２０１４年３月，欧盟数据保护专员和欧盟经济和社会委员会分别发表支持《指令》草案的咨询意见。①２０１４年５月，欧盟理事会对《指令》草案部分条款进行调整，得出最新妥协文本，并提出应用“一般方法”（Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ）继续推进《指令》草案的立法协调。②尽管《指令》草案并非尽善尽美，但《指令》草案的协调目的和主要内容都得到学术界的充分肯定。③《指令》草案的通过还需经过欧盟理事会和欧洲议会层层审议，鉴于欧盟理事会支持的立场以及欧盟各成员国平和的反应，可以乐观地预期《指令》草案有望在２０１５年成为正式的欧盟指令。下面对《指令》草案的主要内容展开述评。

    （一）商业秘密与侵权货物的界定

    《指令》草案对商业秘密的界定沿用“秘密性”、“经济性”和“保密性”等３个条件，但对条件做出了进一步解释：首先，秘密信息不是该领域工作人员正常接触或处理的信息，排除普通劳动者在工作过程中获得的公知知识和技能；其次，“经济性”依赖于商业秘密的“秘密性”，商业秘密必须是因其“秘密性”而具有商业价值；最后，合法控制信息的人采取合理步骤保持秘密性；而合法控制信息的人并不一定是商业秘密的所有者，可能是其合作伙伴或被许可使用商业秘密的自然人或法人。

    此外，《指令》草案第２条对商业秘密相关的“侵权货物”做出明确界定，即“设计、质量、生产方法或销售主要获益于商业秘密非法获取、使用和披露的货物”。“侵权货物”的认定范围包括非法使用商业秘密的“下游产品”或“衍生品”，因此，当任何货物的设计、质量、生产方法或销售主要获益于商业秘密时，商业秘密的权利人都可申请临时措施制止相关货物的处置和流通，这能最大程度地保护权利人的利益。该界定将商业秘密的保护和使用落实到相应的产品或服务，明确了权利人的维权救济，法院的禁令或赔偿有了明确的适用对象，较《ＴＲＩＰＳ协定》和我国《反不正当竞争法》有明显进步。

    （二）侵犯商业秘密的界定与商业秘密的合法披露

    根据《指令》草案，未经商业秘密持有者同意而获取商业秘密应视为非法获取，无论行为人是有意为之或出于重大疏忽；行为包括非法接触、窃取、贿赂、欺骗、违反或引诱违反保密协议或其它保密义务，以及“任何与诚实商业实践相违背的行为”。这种列举加兜底的定义方式几乎涵盖所有非法获取商业秘密的情形。另外，非法获取的对象包括商业秘密持有者合法控制的文档、材料和电子文件或其复制件；即使相关材料本身并不直接包含商业秘密，但能从中推导出商业秘密的材料也受保护。

    同样，在未经商业秘密持有者同意时，无论故意为之或出于重大疏忽，对商业秘密的使用或披露应当视为违法。嫌疑侵权人具体包括：已经非法获取商业秘密的主体，违反保密协议或其它保密义务的主体，违反商业合同或限制使用商业秘密义务的主体等。另外，蓄谋生产、许诺销售侵权货物或将侵权货物进出口或投放市场，或为上述目的存储侵权货物的行为都被视为对商业秘密的非法使用。

    同时，《指令》草案设定合法获取、使用和披露商业秘密的情形。获取商业秘密符合下列情况视为合法取得：独立发现或创造，实验和研究，拆分或测试已经向公众提供或已经合法占有的产品与对象，以及其它与诚实商业实践相一致的情形。因此，如果第三人合法行使表达自由、信息自由权利或为保护合法利益而披露或使用商业秘密时，商业秘密的权利人无权实施《指令》草案规定的措施、程序和救济。此外，当涉嫌获取、使用或披露商业秘密行为对于检举非法活动十分必要时，且涉案行为旨在保护公共利益，那么，此种情形下的获取、使用和披露商业秘密行为也属于合法行为。

    （三）临时和预防性措施

    在商业实践中，第三方非法获取商业秘密可能对合法持有者造成致命的损害和后果。因为商业秘密一旦公开就难以恢复到商业秘密披露之前的状态。所以，快捷且容易获得的临时措施对于终止非法获取、使用或披露商业秘密十分必要；而且，提供此种救济应当不用等待案件最终的实质性裁决。根据《指令》草案，欧盟成员国应确保：经商业秘密持有者申请时，主管司法机关可以对嫌疑侵权人采取下列临时和预防性措施：（１）视案件情况，临时停止或禁止对商业秘密的使用或披露；（２）禁止生产、销售或使用侵权货物，或进口、出口侵权货物，或为上述目的存储侵权货物；（３）没收嫌疑侵权货物，以及防止它们进入市场或在市场内流通。为了确保临时措施的正确适用，主管司法当局有权要求申请人提供证据以合理证明：申请者是合法的商业秘密持有者，商业秘密已经被非法获取且正在被非法使用或披露，或即将发生商业秘密的非法获取、使用和披露等。

    在决定同意或拒绝临时措施申请时，成员国主管司法当局应当考虑：商业秘密的价值，采取保护商业秘密的措施，被告获取、披露和使用商业秘密的行为，非法披露和使用商业秘密对当事方合法利益的影响，同意或拒绝临时措施对当事方的影响，第三方合法利益、公共利益，以及基本人权保障等因素。为了尊重被告的辩护权、考虑案件特征及相称性原则，成员国需要同时规定：申请人提供充足的担保以补偿嫌疑人或被告因申请人不当申请而遭受的损失。如果临时措施将对商业秘密的合法持有者将造成不可恢复的损失，实施临时措施的担保就更加迫切。为了确保临时禁止性措施的有效性，成员国应当规定临时措施的时间期限；规定的期限应当足以消除第三方可能通过对商业秘密非法获取、使用或披露而获得的商业优势。但在任何情况下，如果商业秘密保护的信息非因被告原因处于公有领域，成员国主管机关则不得实施这种临时救济措施。

    最后，成员国主管司法机关可以对没有遵守或拒绝遵守临时措施的当事方、法律代理人、或任何其他人进行制裁，包括责令支付罚金等。

    （四）执法救济过程中的商业秘密保护

    在诉讼过程中，由于司法公开的要求，商业秘密容易失去其“秘密性”，这常常使得权利人放弃诉讼程序保护商业秘密，从而影响救济措施的有效性。因此，在保障公平审判的前提下，欧盟成员国有必要建立诉讼程序中保护商业秘密的特别要求；这些特殊措施包括限制诉讼当事人接触证据或参加听证程序等。根据《指令》草案要求，成员国立法应当确保：诉讼程序的当事方、法院公职人员、证人、专家及任何其它参与诉讼程序并在诉讼过程中有机会接触商业秘密的人不能使用和披露涉案商业秘密。在诉讼过程中，除了不公开审理案件之外，成员国选择保护涉案商业秘密的特别措施还包括：限制当事人接触另一方当事人提交的包含商业秘密的全部或部分文档；限制当事人参加听证以及接触书面听证记录和文本；在特殊情况下，主管司法机关可以限制当事人接触商业秘密，并命令当事人法律代表和授权专家在现场接触涉案商业秘密，并遵守保密义务。

    为了对潜在侵权人增加威慑和提高公众意识，公开商业秘密案件的判决结果是必要并且有利的。但对于非法获取、使用和披露商业秘密的案件，需要确保这种判决结果的公布不会导致商业秘密的披露，也没有不合理地影响当事人的隐私和声誉。所以，在司法判决中，只能公布不属于商业秘密的判决内容，其中有关商业秘密的段落应该删除；并且，只要商业秘密保护的相关信息没有进入公有领域，即使在诉讼程序结束后，此种特殊保护措施应当依然有效。

    （五）个案裁决救济与赔偿

    根据《指令》草案，欧盟成员国应规定必要的措施、程序和救济以确保商业秘密的非法获取、使用和披露通过司法程序得到纠正。《指令》草案规定了救济措施与执法程序的一般义务，即，这些措施、程序和救济应当是：公平和合理的，不能过于复杂或成本过高，也没有不合理的时间限制或不当延迟；并且是有效且有说服力的。当司法判决认定对商业秘密的非法获取、使用或披露时，主管司法当局可采取下列措施：（１）视案件情况，停止或禁止对商业秘密的使用和披露；（２）禁止生产、许诺销售、销售或使用侵权货物，或进口、出口侵权货物，或为上述目的而存储侵权货物；（３）对侵权产品采取适当的纠正措施。纠正措施包括责令侵权人：发表侵权声明，从市场召回侵权产品，消除侵权货物的侵权特质，销毁侵权货物或将其撤出市场，销毁任何包含或实施商业秘密的文档、对象、材料、物质或电子文件；在适当时，侵权人应向商业秘密持有者完全移交上述材料或电子文件。

    此外，经受害方申请，主管司法机关责令：知道或应当知道其正从事非法获取、使用和披露商业秘密的侵权者应向商业秘密持有者赔偿实际遭受的损失。在计算损害时，主管司法机关应当考虑所有适当的因素和负面的经济后果，包括受害方的利益损失和侵权者获得的非法利润等。在适当时，主管司法机关还应考虑经济因素之外的其它因素，如，商业秘密持有者所遭受的精神损失；主管司法机关既可以要求一次性全额支付的损害赔偿，也可根据最低许可费金额，责令侵权者赔偿申请授权使用商业秘密的正当许可费。由于商业秘密的无形本质，计算实际损失非常困难；所以，《指令》草案规定赔偿额可以根据许可费确定。虽然可以考虑受害方的精神损失，但并没有要求强制使用惩罚性赔偿规则。总体而言，主管司法机关的赔偿决定应基于客观标准，考虑到权利人的损失和维权支出，同时不排除在个案中支持权利人精神损害赔偿请求。

    由于使用商业秘密非法设计、生产和销售的商品或商品组件可能在欧盟共同市场中流通，从而影响商业秘密持有者的商业利益和共同市场的平稳运行。在此情形下，当涉案商业秘密对产品质量、价值或价格，降低成本、促进或加速生产或销售流程具有重要影响时，司法机关应采取适当措施确保这些商品不投放市场或被清除出市场。由于国际贸易的全球性，成员国有必要采取禁止货物进口到欧盟、或禁止以销售为目的存储货物并投放市场的行为。最后，考虑到相称性原则，当使用救济措施而并不一定需要销毁货物时，可以选择其它处理方式，例如，消除货物的侵权特质并在流通市场之外处理货物，或将货物捐赠给慈善机构等。

    （六）相称性原则的保障与防止诉讼滥用

    根据《指令》草案第６条规定，主管司法机关应当适用相称的措施、程序和救济，避免对欧盟内部共同市场的合法贸易产生障碍，并采取防止诉讼滥用的保障措施。尊重措施与救济的相称性原则，需要在不损害公共利益的前提下确保欧盟共同市场的平稳运行。因此，主管司法机关在决定救济措施时应考虑：商业秘密的价值、非法获取、使用或披露商业秘密行为的严重程度，以及这种行为对诉讼各方利益和第三方利益的影响；适当情况下，还应考虑消费者的利益。当非法获取、使用、披露商业秘密的指控明显没有根据，申请者为拖延或限制被告进入市场，或威胁、骚扰被告而恶意发起诉讼时，主管机关有权对原告实施制裁措施。此外，《指令》草案规定救济措施的申请应当在一年内行使，最迟不晚于两年，时间从申请人知道或有理由知道相关事实时开始起算。此种短期诉讼时效的规定考虑到，商业秘密持有者理应谨慎保护具有经济价值的商业秘密，并有义务监督其使用；当发现权利受到侵犯时理应及时主动地提出救济申请。此外，如果《指令》草案规定的措施和救济被用于与立法目标不相容的非法意图时，欧盟共同市场的平稳运行将被损害，因此，成员国司法当局有权制裁诉讼滥用行为。

    《指令》草案在序言中多处重申：尊重基本权利，遵守《欧盟基本权利宪章》承认的基本原则，特别是尊重隐私和家庭生活的权利、保护个人数据的权利、自由择业和从商的权利、财产权、媒体自由和多元化、寻求有效救济和公平合理审判的权利，以及辩护权等。所以，《指令》草案规定的措施和救济不能限制表达和信息自由，或内部检举揭发等行为。因此，保护商业秘密不能无限扩展到有利于公共利益的商业秘密披露；在措施实施和个案裁决时，成员国和执法机关还应当保护涉案的个人隐私和个人数据。

    （七）合作机制与信息分享

    为了促进保护商业秘密措施在欧盟统一适用，有必要在成员国之间、成员国与欧盟委员会之间通过成员国指定的通讯网络建立合作体系和信息分享机制。因此，为了加强合作，每一成员国应当指定一个或多个国家通讯员，处理保护商业秘密措施的实施，并及时向其它成员国和欧盟委员会通报通讯员的详细信息。

    此外，《指令》草案还规定：为了评审措施是否达到目标，欧盟委员会应检查《指令》的实施和成员国措施的有效性。在过渡期结束后的３年内，欧盟委员会应提交首次报告，总结根据《指令》实施的非法获取、使用和披露商业秘密的诉讼情况。在过渡期结束后的４年内，欧盟委员会应当起草《指令》实施的中期报告，并提交至欧洲议会和欧盟理事会。在过渡期结束后的８年内，欧盟委员会应对指令实施的效果进行评估，并向欧洲议会和欧盟理事会提交报告。

    三、欧盟商业秘密保护为国际协调提供制度样本

    作为重要的知识产权国际协调组织，世界知识产权组织（ＷＩＰＯ）管理着诸多知识产权国际条约，涉及著作权、专利、商标等领域，但没有专门保护商业秘密的国际条约。尽管《巴黎公约》规定成员国有义务对国民提供有效保护，反对不正当竞争，并要求成员国承担反不正当竞争的一般义务和特别禁止的三种不正当竞争行为，却没有单独提及商业秘密概念。虽然１９９６年的ＷＩＰＯ《反不正当竞争示范法》第６条规定了“商业秘密”，但《反不正当竞争示范法》并不是针对商业秘密保护的立法范本，也未引起充分的国际关注，这也是各国之间商业秘密保护立法差异较大的原因之一。

    在ＷＴＯ多边框架中，《ＴＲＩＰＳ协定》第３９条有关商业秘密保护的条款首次将“未披露信息”（商业秘密）作为一个独立的类别明确列入“知识产权”的体系，并用国际公法的形式明确要求未披露信息受法律保护。但《ＴＲＩＰＳ协定》商业秘密保护条款过于简单，不利于ＷＴＯ成员方的全面实施。此外，《ＴＲＩＰＳ协定》中专利许可与药品获取、绿色技术转让、商标保护与烟草控制等争议已经让《ＴＲＩＰＳ协定》理事会应接不暇。目前，绝大多数ＷＴＯ成员方无意就加强商业秘密（未披露信息）保护进行进一步的谈判和协调。

    在区域和双边协定中，也没有特别强调商业秘密的保护和立法。以《反假冒贸易协定》（ＡＣＴＡ）为例，ＡＣＴＡ保护的知识产权客体与《ＴＲＩＰＳ协定》保持一致，并未突破《ＴＲＩＰＳ协定》第３９条对“未披露信息”（商业秘密）的界定。在单边措施方面，和欧盟一样，美国一边呼吁加强商业秘密保护与执法的国际合作，试图推动高标准的保护措施被有拘束力的国际条约所采纳；同时，积极制定或修改域内的商业秘密保护规则。例如，２０１３年２月，美国商务部、司法部等八部门联合发布《打击窃取美国商业秘密行政战略》，全面协调美国商业秘密保护的行政资源，并将持续审议商业秘密保护相关的联邦法律，不时向国会提出修订或立法建议。此外，美国于２０１２年出台《商业秘密窃取澄清法案》和《提高外国和经济间谍处罚法案》，加强了对商业秘密的刑事保护。尽管美国商业秘密保护的立法体系已经较为完善，但其保护规则散见于多项联邦立法中，而欧盟《指令》草案具有协调内容的全面性和系统性，可以成为国际组织和国家相关立法的样本。

    总之，在缺乏国际条约和不断强化商业秘密保护的背景下，欧盟《指令》草案有望成为国际谈判与协调的模范样本，并进一步带动商业秘密的国家立法或修法。

    四、欧盟《指令》草案对完善我国商业秘密保护的启示

    欧盟《指令》草案也为我国加强商业秘密保护规则提供参考。下面结合我国实际，分析欧盟《指令》草案对于我国的启示。

    （一）与欧盟相比，完善我国商业秘密保护更加迫切

    作为ＷＴＯ成员方，欧盟各成员国已经存在保护商业秘密的国内规则，但欧盟从提高创新和维护共同市场的更高要求出发，通过制定《指令》来统一协调其成员国的商业秘密保护规则。虽然我国是单一制国家，也有商业秘密保护的规则，但规则实施的效果非常有限。因此，无论是出于加强技术研发和推动经济发展的实际需要，还是改善双边经贸关系和融入国际经贸谈判的客观需求，我国完善商业秘密保护的形势相当迫切。

    首先，我国商业秘密保护现状不容乐观。根据２０１３年４月公布的《２０１２年中国法院知识产权司法保护状况》，全国地方人民法院共新收著作权、商标和专利案件分别为５３８４８件、１９８１５件和９６８０件，比２０１１年分别增长５３．０４％、５２．５３％和２３．８０％；而不正当竞争案件为１１２３件，同比下降１．２３％。在多种知识产权民事纠纷快速增长的同时，商业秘密保护所在类别的不正当竞争案件反而有所下降。此外，在刑事领域，商业秘密刑事案件更是凤毛麟角。例如，２０１２年以侵犯商业秘密罪判决的案件为４３件，２０１３年为５０件。法律条文和司法解释中均没有明确规定如何评定商业秘密的价值，学界对商业秘密的价值评估方式以及损失数额的计算方式存在多种争论，这些与我国商业秘密保护的法律效果不佳密切相关。

    其次，我国完善商业秘密保护面临巨大的外在压力。如近年来美国对中国商业秘密保护工作频繁施压。在２０１３年的中美商贸联委会会议中，我国在美国的施压下承诺将加强商业秘密保护。全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室在２０１４年制定保护商业秘密的专项行动方案，增加商业秘密保护救济的有效性。此外，美中贸易全国委员会２０１３年《知识产权评审与建议》报告和２０１４年《特别３０１报告建议》中都呼吁：美国政府积极推动中国加强商业秘密保护和出台商业秘密保护的行动计划；甚至建议中国制定统一的《商业秘密法》，协调现行《反不正当竞争法》、《劳动合同法》、《公司法》和《刑法》等法律对商业秘密的分散保护。

    （二）与欧盟相比，完善我国商业秘密保护更加可行

    我国《反不正当竞争法》的实施为制定统一的商业秘密保护法律奠定了基础。并且，实践中已经形成细化商业秘密保护的具体规则，主管机构已经启动修法调研。作为单一制国家，我国立法效率优于欧盟立法。与欧盟《指令》的区域协调相比，修订与完善我国商业秘密保护规则具有较高的可行性。

    首先，虽然我国商业秘密保护立法陈旧，但已经形成较为完备的保护体系。目前，我国商业秘密保护的主要法律渊源来自１９９３年颁布的《反不正当竞争法》，该法首次对商业秘密的概念、侵权行为以及违反规定应追究的民事和行政法律责任等做出规定。１９９５年国家工商行政管理局发布《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》，并于１９９８年对其进行修订，以进一步加大对商业秘密的保护力度。２００７年１月，最高人民法院公布《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》，该司法解释对“商业秘密”概念中的“不为公众所知悉”、“能为权利人带来经济利益”、“权利人采取的保密措施”、“商业秘密中的客户名单”等问题的查明制定了具体认定标准。

    其次，在我国知识产权司法保护实践中，司法机关已经加强对商业秘密的司法保护。２０１４年世界知识产权日前后我国各级法院公布的“十大知识产权典型案例”中都有保护商业秘密的典型案件，既说明执法机关加强商业秘密保护的决心，也有利于培养公众的商业秘密保护意识。

    最后，在国家立法层面，国家工商行政管理总局下辖的反垄断与反不正当竞争执法局已经启动修订《反不正当竞争法》的课题研究工作。尽管目前仍是修订法律的思路，并非制定独立的《商业秘密保护法》，但随着调研工作的进展和国际形势的发展，我国很有可能在未来制定统一的《商业秘密保护法》。

    （三）我国立法对欧盟《指令》草案的借鉴

    首先，我国应借鉴欧盟《指令》草案的统一立法模式，制定专门的《商业秘密保护法》对商业秘密进行系统地保护。我国目前商业秘密保护依赖于《反不正当竞争法》，侵犯商业秘密被视为普通的不正当竞争行为，对于商业秘密保护未给予充分的特别关注。此外，由于我国幅员辽阔，如果没有规定细致的统一立法，基层执法机关在司法适用和行政执法中的尺度难以统一，会造成各地保护水平存在较大差异。

    其次，与欧盟《指令》草案相同，我国应系统地对商业秘密的概念、构成要件和法律救济等做出规定。例如，我国《反不正当竞争法》中要求商业秘密必须具有实用性，而这种实用性仅指现实商业价值，显然这已经不符合国际标准。我国应当借鉴欧盟《指令》草案的规定，将具有潜在商业价值的技术或经营信息同样视为商业秘密。

    最后，不能机械地全盘照抄欧盟《指令》草案中的规则，我国应根据国情和实践，将工商行政管理总局的操作指南和最高人民法院司法解释的内容纳入统一的《商业秘密保护法》。同时，在完善商业秘密保护法律体系过程中，我国在吸收欧盟规则的同时，还应借鉴《ＴＲＩＰＳ协定》等国际条约赋予的例外规则和弹性条款，充分维护我国的国家利益。

    总之，我国应当借鉴欧盟《指令》草案对商业秘密保护的统一立法，以加强和完善我国的商业秘密保护，为市场经济和深化改革创造良好的竞争环境。

    （信息来源：《德国研究》2014年第3期第29卷总第111期）

    著作权乃传播业之子，总是随着传播技术及相关产业的发展而不断变化。最高人民法院在《中国法院知识产权司法保护状况（2011）》（白皮书）中特别指出：“著作权案件持续大幅增长，始终占有知识产权案件总数的一半有余；网络成为版权保护的主战场；串案和关联案件较多；与网络技术开发和应用有关的版权纠纷受到业界的高度关注，加强版权保护与促进新商业模式发展的利益平衡空前重要。”实际上，数字及网络环境下的著作权纠纷已经成为世界各国亟待解决的难题，而美国1998年颁行的《数字千禧著作权法案》（英文缩写“DMCA”）可谓创立了平衡著作权保护、促进传播业发展及维系公民言论自由的制度典范，成为事实上的国际标准，而其精髓又凝聚于第512条的所谓“避风港（safe harbor）”之中。

    顾名思义，“避风港”指网络服务提供者（英文缩写“ISP”）在特定条件下不承担侵犯著作权的损害赔偿责任。对于其前端的免责事由及所谓“明知”和“应知”的判断标准，国内学界已展开了热烈而深入的研讨。但对于其后端的“通知（notification）”与“反通知（counter notification）”之规则，学者们关注不多，似乎只将其视为一般的程序性或技术性安排。事实上，通知与反通知规则关涉著作权人、ISP和网络用户三方实体的权利义务，是现实利益平衡的基本支点。一方面，“通知”规则的首要目的，在于鼓励ISP积极开发新市场而不必担心因此而承受侵权责任，以此提高网络的效率、品质和范围。另一方面，“反通知”规则又为网络用户提供了有力的救济途径，避免其民事权益及言论自由遭到不当损害，因此具有重要的意义。笔者不揣浅陋，希望通过对照和分析中美两国相关立法条文及司法判例，为我国著作权法的完善提供参考。

    一、主体界定与适用前提

    首先，应严格界定ISP的含义及范围。ISP与ICP（网络内容提供者，Internet Content Providers）有着显著区别。ICP指信息内容由自己创作、选择、编辑，并通过网络提供、传播给他人，因此可能构成所谓的直接侵权（primary/direct infringement）；而ISP网络系统上的信息内容是由网络用户产生和提供的（user－generated），ISP仅仅为这些信息内容的存储、接入、搜索、链接、传播及分享提供技术支持与便利条件。如果ISP就其网络用户利用此便利而实施的直接侵权行为存在主观过错（明知或应知），则可能承担所谓的间接侵权（secondary/indirect infringement）责任。可见，ISP一方面是一个开放概念，足以容纳包括提供基础设施、提供网络接入、提供信息存储、提供社交通讯、提供搜索链接等各类技术服务的实体；另一方面，这些类型又共有一个实质性内涵，即仅提供服务，不提供内容！

    从1993年的Frena案，到1995年的Netcom案，再到1997年的Hardenburgh案，可以看到美国法院清晰的态度变迁，即要求ISP承担直接侵权责任转由其承担间接侵权责任。美国国会制定的DMCA也正是吸纳了司法判例中的裁判原则，明确ISP指为用户进行在线数字交流提供接入、传输、搜索或链接等服务的实体，其中用于交流的材料是由用户自己选定的，ISP没有对其收到或发送的材料之内容加以改动。同时，其512条（a）款和（b）款都言及，发起、指令、选择或改变传播内容的行为不能引入避风港免责。我国无论是2006年颁行的《信息网络传播权保护条例》（以下简称《条例》），还是《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释一》）抑或2010年颁行的《侵权责任法》都没有给出ISP的确切定义。《条例》只是列举了“提供信息存储空间”、“提供搜索、链接服务”、“提供自动接入服务”、“提供自动传输服务”和“提供自动缓存服务”等几类ISP。而《解释一》甚至将提供内容服务也作为ISP的一种类型。“提供内容服务”是个令人费解的概念。正如前文所言，提供“内容”与提供“服务”是相对应的，ISP显然不提供内容，而仅仅为用户所选定的内容提供传输、存储或搜索等便利服务。

    立法文本的模糊乃至矛盾，直接导致了学术观点的冲突和司法裁判的混乱。如有学者认为：“网络服务提供者作为内容服务的提供商，将承担侵犯向公众传播作品的自己责任。”在2004年的正东、新力和华纳三大唱片分别对北京世纪悦博科技公司提起的侵犯著作权诉讼中，北京市第一中级人民法院均认为提供链接服务就是“对音乐作品通过互联网的方式向公众传播的行为”，并仅依据《著作权法》（2001）第41条和第47条第1款第4项判决被告败诉。将链接等同于“直接提供信息”非常牵强，因为提供链接服务的ISP无法控制真正提供涉嫌侵权材料的第三方网站何时上传、删除被链接的歌曲，更无法阻止其关闭服务器。也许正是基于这种犹豫，北京市高级人民法院在二审判决中改变了说理，认为被告提供链接“并没有向公众传播被链接的录音制品”，但在“主观过错明显”的情况下“参与、帮助了被链接网站实施侵权行为”，因此依据《民法通则》第130条有关“共同侵权”的规定判决被告败诉。但遗憾的是，于2013年1月1日开始施行的《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《解释二》）第3条仍然坚持了ISP可以包括“通过信息网络提供权利人享有信息网络传播权的作品、表演、录音录像制品”这一类型，概念混淆带来的负面效果可能在所难免。

    值得注意的是，《条例》第20条所列提供“自动接入服务”、“自动传输服务”和第21条所列提供“自动缓存服务”这三类ISP的免责条件中并不涉及“通知”与“反通知”规则，只有第22条所列提供“信息存储空间”和第23条所列提供“搜索或链接服务”的ISP才涉及“通知”与“反通知”规则。而与此不同的是，DMCA第512条只有（a）款所列提供“临时数字网络通信”的ISP（对应《条例》的“自动接入服务”和“自动传输服务”）才不涉及“通知”与“反通知”规则，而这纯粹是技术上的考量，因为这类ISP的系统或网络上没有以指定接收人以外的任何人通常可以获取的方式保留中间或临时存储过程中ISP制作的资料复本，且系统或网络上以指定接收人通常可以获取的方式保留此种复本未超出传输所需的合理时间。显然，针对这类ISP，通知是没有必要的。相反，其512条（b）款中“提供系统缓存”的ISP则适用“通知”与“反通知”规则，因为系统缓存会在ISP的系统或网络中临时存储相关资料以提供给非指定接收人，即使时间可能并不长。

    当然，“通知”与“反通知”规则在实践中运用得最多的依然是ISP提供“信息存储空间”和提供“搜索链接服务”两种情形。对此，《条例》第22条和第23条也作了较为具体的规定。其中，第22条列举了提供信息存储服务的ISP不承担损害赔偿责任的五项条件，包括“公开其名称、联系人、网络地址”、“未改变服务对象所提供的信息内容”及“不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的信息内容涉嫌侵权”等，这基本与DMCA第512条（c）（1）、（2）款相一致。主要差别在于DMCA针对ISP因从网络用户侵权行为中获取了直接的经济利益而无法免责有一个前提，即其有权利和能力控制此侵权行为。这一规则源自美国法院一系列判例续造的所谓“替代责任（vicariousliability）”概念。但应当看到，我国的《民法通则》和《著作权法》并无“替代责任”概念，即使《侵权责任法》的第32条（监护人责任）、第34条（用人单位责任）及第35条（接受劳务者责任）在一些学者看来属于“替代责任”而非“自己责任”，但显然没有将ISP间接侵犯著作权归入“替代责任”。《条例》如此规定不但有越权造法的嫌疑，更可能因欠缺“有权利和能力控制侵权行为”这一关键前提的限制，而导致“直接获利”概念被司法实践任意解释乃至滥用。据笔者了解，目前不少法院的态度是，只要ISP从自身网络用户处获取了直接的经济利益，而不论其是否“有权利和能力监控侵权行为”，就必须承担损害赔偿责任。如在“中国大百科全书出版社有限公司诉苹果电子产品商贸（北京）有限公司和苹果公司侵犯著作权纠纷”一案中，一审北京市第二中级人民法院认定苹果公司从第三方应用开发商收取的费用有两个来源：一是提供开发工具、测试环境等的技术服务费；二是应用开发商所获收益的分成，并认为这两者均构成《条例》中所列“直接获利”要件，故应承担共同侵害之责任。笔者对此观点不敢苟同。首先，ISP为第三方应用开发商提供一定的软件开发工具和测试环境，只是为了保证技术的安全性、稳定性和高效性，而无法推定ISP直接参与了涉嫌侵权软件的开发和运行。技术支撑是一般性的、中立性的，世界各国的立法都没有把“收取技术服务费”作为“从侵权中直接获利”的方式。其次，从应用开发商的收益中分成也不能当然推定ISP知晓并参与了侵权行为。天下没有免费的午餐，作为提供“信息存储空间”服务的ISP，苹果公司显然可以与其用户---第三方应用开发商通过协议约定技术上的支持和利益上的分配，从中无法解读出苹果公司已明知或应知第三方应用开发商意欲或正在实施侵权，更无法解读出其“有权利和能力控制”第三方的侵权行为。虽然苹果公司可能基于协议事先了解到第三方应用程序的部分内容，但很难说现实中苹果公司能够对第三方发布的所有信息和内容进行事先的一一审查。在此问题上，DMCA第512条（m）款明确排除了法院对第512条的任何款项作如下解释：ISP应履行积极义务来监管其服务以发现侵权活动，才能获得“避风港”的保护。可见，在“通知－移除”制度架构下，DMCA将识别侵权者的责任分配给了著作权人。这一规定无疑为美国传播技术的革新和网络产业的发展提供了必要的法律环境。有学者批评我国最近一些法院将侵犯著作权的审查义务分配给ISP的做法，强调这有悖于“除非有合理事由，任何人没有处分他人财产的义务”这一私法原理，并已经威胁到我国ISP的正常生存，土豆网、酷6网、悠酷网、悠视网、六间房、爆米花都曾爆出裁员新闻，偶偶网、我乐网甚至曾经停止服务。

    在法律移植和学术评论的影响下，《解释二》第8条第2款委婉地指明，ISP“未对网络用户侵害信息网络传播权的行为主动进行审查的，人民法院不应据此认定其具有过错”，第11条进一步规定，ISP从网络用户侵权行为中直接获利的，仅仅是“负有较高的注意义务”，而不能当然推定其事先已经知悉并有能力控制用户的侵权行为。特别值得注意的是，这里的“有权利和能力控制”不能理解为ISP在收到著作权人的通知后，能及时发现涉嫌侵权者并移除涉嫌侵权材料，而只能理解为有“事先”监控的权利和能力，因为ISP之所以能够引入避风港免责，就是因其在通常情况下无法事先知晓和控制其系统或网络上由他人提供的海量信息，如果仅仅因为ISP从他人侵权行为中获取了直接的经济利益这一单一因素而要求其承担损害赔偿责任，而不考虑其是否有权利和能力事先控制此侵权行为，是否有对侵权行为“坐视不管”等其他因素，则避风港将演变为不折不扣的“风暴角”，这与立法宗旨背道而驰。在2012年美国著名的Viacom v．YouTube案中，联邦第二巡回上诉法院强调，“有权利和能力控制指ISP能够移除或阻止其网络中的侵权材料之外的其他东西（somethingmore）。”这里的“其他东西”究竟意指何物，法院并未言明，但又引证了Perfect10v．CybernetVentures案的裁判意见。在该案中，美国加州中区地方法院认为：如果ISP对网络用户上传至其系统中的材料进行了事先的预审，以评估这些材料是否满足其特定的布局、外观和内容等要求，即可以判定ISP有权利和能力控制。联邦第二巡回法院借此提示说，如果ISP明知其网络用户的具体侵权行为，且对此行为施加了不必要乃至频繁的实质性影响，则可以判定ISP有权利和能力控制。相比而言，在上述中国“大百科全书案”中一审法院对苹果公司是否“通过事先的审查和监督，已知或应知第三方应用开发商正着手实施侵权”这一重要事实缺乏充分的表述与论证，而直接基于其在分销中获利这一片面因素而认定其承担责任，难以令人信服。

    二、何谓“合格的”通知/反通知

    缺乏具体链接地址是否构成不合格通知，ISP是否进而应当履行相应的法定义务，我国不同法院甚至是同一法院在类似案件中均意见不一。DMCA明确规定了向ISP指定的代理人发出的书面通知书必须包含：（1）著作权人或独占许可人的纸质或电子签名；（2）被侵权作品的名称及其出处。如果多部作品源自同一出处，则只需标明该出处的几部代表性作品的名称即可；（3）被控侵权材料的名称及其位置，足以使ISP能够合理查找到这些材料；（4）足以使ISP联络到权利人的信息，包括地址、电话或电子邮箱；（5）善意声明，即此种对作品的使用未得到著作权人及其代理人的授权或法律的准许；（6）真实性声明，即此通知已获得著作权人之授权，其信息是准确可靠的，否则将承担伪证罪。值得注意的是，并非每一份通知只有全部具备了上述六项要件才能够被认为是有效的。DMCA规定，只要“实质性符合（comply substantially）”上述六项要求即可。虽然法案并没有给出“实质性符合”的明确定义，但仅仅满足第（2）、（3）、（4）项要求的通知又显然是不合格的。可见，立法者坚认：一定程度的可靠性保证对于判定通知是否合格是必须的，因为（1）、（5）和（6）均从不同侧面涉及此问题。29〕同理，针对提供链接服务，DMCA还补充道，只要通知中提供了足以使ISP合理地（reasonably sufficient to permit the service provider）找到涉嫌侵权链接的信息，就是一份合格通知。

    “实质性符合”和“足以使其合理找到”这些弹性概念给法院留出了自由裁量的空间。例如，在ALS Scan案中，原告向被告发了一份侵权通知，但仅包含两个链接地址UＲL。联邦第四巡回法院推翻一审判决，认为作为代表的两个链接地址足以使被告能够定位涉嫌侵权材料。被告在收到合格的通知后没有及时采取移除措施，因此不能免责。在Perfect 10，Inc．v．CCBill案中，原告曾在不同时期分别向被告发送了内容不一的三份侵权通知，概括性声称其作品在被告2万2千页被控侵权材料中（未指明具体的侵权页码）。原告主张将这三份文件综合起来足以满足法定要求。法院则认为，如果允许著作权人将有瑕疵的文件胡乱拼凑成合格的通知，对于ISP就是不公平的。法院强调，DMCA将识别潜在侵权材料并依此表述成文的责任分配给著作权人承担是非常公平的，我们拒绝再将这一实质性责任转由ISP承担。相比提供信息存储服务的ISP，提供搜索链接服务的ISP的通知书的适格标准可能更低，因为从实际操作层面看，搜索链接服务提供者更容易识别和找到被控侵权材料。例如在Arista Ｒecords，Inc．v．MP3 Board，Inc．案中，原告在通知函中具体指明了艺术家及其歌曲名，且在其附带的电脑截屏打印件中用星号突出标注了相关链接。法院认为，虽然原告没有提供被链接歌曲的具体网址，但被告足以据此找到被控侵权材料。

    从实际效果看，“实质性符合”和“足以使其合理找到”标准激励了ISP对于有瑕疵的通知也要采取积极的回应，以免法院将来作出相反的判决。法院一般不会考虑一个有瑕疵的通知是否让ISP实际知晓侵权活动。但实质性符合第512（c）（3）（A）款第（2）、（3）、（4）项的通知可能会被作为推定ISP实际已知的证据，除非ISP迅速联络了权利人或采取其他合理措施以协助权利人补救了通知之不足。为了避免因收到有瑕疵的通知而被推定已知或应知，ISP最简单的办法就是及时移除通知中所描述的被控侵权材料。同时，他们必须将通知及时转发给被控侵权的用户。因此，ISP往往被其律师建议对所有有瑕疵的通知都积极回应，通知权利人弥补通知之不足并再次提交。不仅如此，DMCA第512条（g）款进一步强调，如果ISP根据著作权人的通知，或者根据明显体现侵权的事实情况，完全善意地移除或断开涉嫌侵权材料，任何人都不能就此对ISP提起诉讼，即使该用户事后被证实并不侵权。可见，如此刻意安排完全免除了ISP对通知进行实质性审查的义务。ISP仅需进行形式上的审查，进而在法定期限内及时移除被控侵权材料。

    同样，反通知也只需“实质地”包含上述信息便符合法定要求，其512条（g）（3）款规定，反通知也必须是书面的，且包含下列内容：（1）被控侵权者的纸质或电子签名；（2）被ISP移除的材料之名称、内容及移除前在系统中的位置；（3）善意声明，即被控侵权者保证材料被移除是错误的，否则将承担伪证罪；（4）被控侵权者的名称、地址、电话以及同意由其所在地的联邦地区法院管辖的声明。如果被控侵权人在国外，则必须包括同意由任何可以找到ISP的联邦地区法院管辖的声明。ISP收到反通知后，也必须迅速将其复本转达著作权人，并告知其在10个工作日内就会恢复之前被移除的材料。著作权人则必须在这10天之内向法院起诉，以获取涉嫌侵权材料不得恢复的临时禁令，并告知ISP继续保持移除状态。否则，ISP必须在10到14个工作日之内恢复被控侵权材料。不仅如此，该恢复期间是从ISP收到反通知之日起算，而不是从反通知发出之日或著作权人收到复本之日起算，ISP如果并非“迅速（promptly）”转发反通知，将损害著作权人的利益。如果著作权人没有及时回应反通知，DMCA也没有明确禁止其再发一份新通知。但重复发通知可能面临不公平交易的指控。不仅如此，如果ISP拒绝回应第二份通知，著作权人只得选择起诉，说服法官向直接侵权人发布禁令。在此情形下，著作权人要证明ISP须承担间接侵权责任要困难得多，因为ISP针对第一份通知已经尽到了其法定义务。

    相应地，我国的《条例》第14条要求通知书应当包含：（1）权利人的姓名（名称）、联系方式和地址；（2）要求删除或者断开链接的侵权作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址；（3）构成侵权的初步证明材料。第16条规定了服务对象（用户）的书面说明应当包含：（1）服务对象的姓名（名称）、联系方式和地址；（2）要求恢复的作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址；（3）不构成侵权的初步证明材料。但相比DMCA而言，我国的规定过于僵化，缺乏“实质性符合”、“足以使其合理找到”这样的弹性概念，这便导致前述案件中法官意见不一。应当说，“环球唱片诉阿里巴巴案”的一审法院有任意造法之嫌，因为法律并没有给ISP施予主动查找并移除超出著作权人通知范围之外的相关侵权材料的义务。虽然二审法院认定：“阿里巴巴公司对搜集的歌曲、音乐信息进行整理、分类，按照歌曲风格、流行程度、歌手性别等标准制作不同的分类信息并将这些分类信息以‘搜歌曲’等18个分类栏目以及‘新歌飙升榜’等具体板块提供给用户，显然，阿里巴巴公司是按照自己的意志，在搜集、整理、分类的基础上，对相关的音乐信息按不同标准制作了相应的分类信息，阿里巴巴公司作为搜索引擎服务商，经营包括音乐搜索服务在内的业务，向用户提供专业的音乐搜索服务并从中盈利，属于专业性音乐网站。综合上述因素，依照过错的判断标准，阿里巴巴公司应当知道也能够知道其搜索、链接的录音制品的合法性”，但是否编辑、改变了用户提供的信息内容进而推断其“明知”或“应知”的主观过错，仅仅是评判ISP可否引入避风港免责的前提，而非推断ISP凭借著作权人的不合格通知也能找到所有被控侵权材料的前提，因为既然ISP已经知晓并主动帮助用户实施侵权行为，便无法引入避风港免责，更不必再考虑通知书的瑕疵问题。但可能正是意识到本案的具体情势，法院才认为被告本来很容易发现并断开其他相关链接却没有这么做，有违诚信及公平原则，且不利于原告的权利救济，才作出了突破法条的扩张解释。2010年北京市高级人民法院颁行的《关于审理涉及网络环境下著作权纠纷案件若干问题的指导意见（一）（试行）》第28条规定：“权利人提交的通知未包含被诉侵权的作品、表演、录音录像制品的网络地址，但网络服务提供者根据该通知提供的信息对被诉侵权的作品、表演、录音录像制品能够足以准确定位的，可以认定权利人提交的通知属于最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条所称的‘确有证据的警告’。”同样，《解释二》第14条也间接地确认，ISP采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施是否及时，“应当根据权利人提交通知的形式，通知的准确程度，采取措施的难易程度，网络服务的性质，所涉作品、表演、录音录像制品的类型、知名度、数量等因素综合判断”。这些条文无疑是吸收了地方法院审判经验的结果，突破了通知必须列明具体网络地址的既有规定，创立了“足以准确定位”、“准确程度”、“难易程度”、“综合判断”等弹性概念，大大缓解了《条例》过于僵化之问题。

    不仅如此，我国的《条例》还要求著作权人向ISP提供“构成侵权的初步证明材料”，《解释一》第7条则进一步规定，著作权人发现侵权信息向ISP提出警告时，不能出示著作权权属证明及侵权情况证明的，视为未提出警告。而DMCA却规定著作权人仅需提供“善意”及“真实性”的保证申明，而无需提供具体的侵权证明材料。如此规定客观上免除了ISP进行实质性审查与评判的义务，其仅仅是著作权人与网络用户之间的沟通渠道，真正的纠纷解决在后两者之间展开。而在中国法语境下，ISP对于通知或反通知是否要首先进行实质性审查，然后才考虑是否移除或恢复被控侵权材料便成了一个巨大的争议。有学者认为：“‘通知’中包含能够证明侵权存在的材料还是非常有必要的，它可以在一定程度上防止权利人滥用其权利”。这一观点值得商榷。试想，如果权利人提供的是虚假的侵权证明，难道能防止其滥用权利吗？

    三、“不合格”通知/反通知的法律后果

    针对不合格的通知，ISP是否仍有义务采取移除或断链措施？有学者认为，即使通知并不符合法定要求，但无疑会对ISP产生警示作用，应产生对其系统上内容之合法性的审查义务，甚至在没有任何权利人通知之情形下，法院可以推断审查义务的存在；如无此审查，则属对涉嫌侵权之行为故意“视而不见”。这也将进一步强化ISP不对权利人通知加以任何审查而删除被控侵权之材料。这一表述明显存在逻辑问题：给ISP施加审查义务，即苛以其因审查错误导致的责任，这必然促使其更加审慎地对待每一份通知，其结果只能是弱化而非强化ISP不对权利人通知加以任何审查而及时移除被控侵权材料。实际上，DMCA明确规定：不能从一份不合格的通知推定ISP已知或应知其系统中存在涉嫌侵权的材料。但如果该不合格的通知标明了被侵权作品及涉嫌侵权材料，且包含了著作权人充足的联络信息，ISP就必须尝试联络或采取其他合理措施以协助权利人弥补通知书之瑕疵。这体现了美国国会有意识地调动ISP与著作权人合作的积极性这一立法精神，也符合成本最低化的经济学原理。

    当然，我国的既有法律尚未规定ISP负有类似的补救义务。但在“浙江泛亚电子商务有限公司诉北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司侵犯著作权案”中，最高人民法院却开创性地指出：“泛亚的第二种通知尽管没有具体的侵权链接地址，但明确表明其希望百度断开侵权链接的意图，百度不能仅因为该通知不符合法定要件就对其视而不见、置之不理，其有义务与泛亚联系协商，以得到符合条件的通知或其他信息，使其能够采取合理的措施停止对侵权结果的链接。百度没有采取任何行动，对侵犯泛亚权利的作品继续传播所导致的损失应负有一定的责任。”这段大胆的表述难免遭致批评，如有学者认为，此判决“对百度负有相应赔偿责任的认定仅应具有个案的参考意义，不应随意扩大为是对不符合法定要件通知的一种司法认可，也不意味着设定了一种新的规则，更不可理解为任何不符合《条例》规定条件的通知，ISP都有义务与通知人联系以得到符合条件的通知”。其给出的理由是：“一般来说，搜索引擎服务提供商每天会收到大量的著作权投诉，其中不乏形式上有各种瑕疵的通知。如果ISP需要对这些‘不合格’的投诉一一联系投诉人，以获得符合实质性条件的通知，必然会产生巨大的经济成本和人力负担，影响到其业务的正常开展，同时也将投诉人发送通知时应遵循的审慎原则的义务转嫁给了ISP；对那些维权专业户来说，更有可能借此来随意发出‘概括式停止侵权’的通知。”

    实际上，DMCA是通过第512条（c）（3）（A）款所谓的“善意申明”和“真实性申明”来防止著作权人滥发通知的。不仅如此，其（f）款还强调：任何人在通知或反通知时存在知晓的实质虚假陈述（knowingly material misrepresentation），使ISP对相应内容进行移除、断开链接；或者恢复、重新链接，导致被控侵权人、著作权人或ISP蒙受损失的，都应对包括诉讼费、律师费在内的损失承担赔偿责任，情节严重的以伪证罪论处。法律概念往往具有不确定性，而所谓“知晓的实质虚假陈述”，便往往成为双方争执的焦点，美国判例也紧密围绕这一问题而展开。如在2004年的Online Policy Group v．Diebold案中，被告Diebold公司生产电子投票机，在发给其内部公司的电子邮件中表达了因机器被泄露而产生的安全问题的担忧。两位大学生将这些邮件放在了他们自己的网站上，一家名为IndyMedia的网络报纸看到了这些邮件，进而撰文批评Diebold公司。接着，Diebold公司向IndyMedia的ISP---On-line Policy Group（“OPG”）公司发出了移除通知，这两个学生及OPG公司随即起诉Diebold构成知晓的实质虚假陈述。加州北区地方法院认为，“知晓”包括明知、有理由知道和对自身是否善意不存在实质怀疑。被告既然自认一些邮件是公开发表且可以合理使用的，其便知晓自己是在作虚假陈述。不仅如此，法院采用客观的“理性人”标准，认为任何一个理性的著作权人都不会相信讨论技术细节的邮件是受著作权法保护的。此判决让网络用户看到了与强势的著作权人相抗争的希望，但仅仅三个月后，这个希望就破灭了。

    在Ｒossi v．Motion Picture Association of America案中，联邦第九巡回法院认为，评判著作权人是否具备“善意”仅需采主观标准，无需采客观标准。在该案中，为回应被告美国电影协会（MPAA）的移除通知，ISP关闭了原告Ｒossi的网页。此网页上处处显示“快来下载电影，每月最新电影！”“电影完整版供下载”等标题和电影截图，但实际上却没有一部电影可以下载。原告Ｒossi因此主张MPAA在发送通知时没有尽到充分的善意义务，因其根本没有事先作番调查，点击并进入可疑的链接。但法院却认为“善意”只要满足主观标准，并给出了若干理由。首先，国会在立法时，如果秉持客观的“理性人”标准，就没有必要使用“善意”这样一个主观性用语。其次，DMCA第512（f）条强调著作权人只有明知的虚假陈述才承担损害赔偿责任，“明知”与Ｒossi指称的客观标准不符。此判例将“知晓”限缩于“明知”，并仅采主观标准，结果一出，网络用户通过“善意”来寻求庇护变得非常困难。如在Dudnikov v．MGA Entertainment案中，原告在eBay网站上拍卖其买来的羊毛帽子，该帽子上贴有受著作权保护的“淘气鬼”图案。法院采纳了Ｒossi案中的主观标准，认可了被告MGA公司的善意主张，而没有考虑原告的“合理使用”与“首次销售”抗辩。法院甚至将被告存在明知的虚假陈述的举证责任交由原告承担。三年后，加州中区地方法院在UMGＲecordings v．Augusto案中虽认可了原告的“首次销售”抗辩，但仍然引用Ｒossi案的主观标准判定被告在发送移除通知时不存在明知的虚假陈述，因为法院认为“首次销售”是一个不确定的概念，被告UMG唱片公司无法在发送移除通知时加以准确判断。

    之后便是广为关注的Lenz v．Universal Music Corp．案。此案原告Lenz女士将其两岁儿子在家中跳舞的一段视频放到了YouTube网站上，该29秒的视频中有20秒的背景音乐，源自Prince乐队“Let’s Go Crazy”这首歌曲。作为Prince乐队的受托方，被告环球音乐公司向YouTube发通知要求移除该视频。作为回应，Lenz向YouTube发了反通知，因为环球音乐公司没有提起侵权之诉，视频得以恢复。Lenz进而依照DMCA第512条（f）款和不当干预其与YouTube间的合同关系为由，要求被告环球音乐公司赔偿损失及律师费。Lenz引用Diebold案的客观标准，主张被告“知道或理应知道”自己的视频不侵权。但Diebold案有其特殊之处，即Diebold公司的电子邮件并不享有著作权，而本案中Prince乐队的歌曲显然受著作权保护。因此，Lenz只有将“合理使用”作为不侵权的抗辩，而被告环球音乐公司则声称“合理使用”并不是DMCA第512条（c）（3）（A）款中的善意要件，其只是在发送通知后起诉前需要考虑的问题。法院认为，没有考虑合理使用构成第512条（f）款中的虚假陈述。但被告依旧抗辩说，合理使用是一个非常复杂的问题，其难以在发送移除通知时准确地判断对方是否构成合理使用，即使判断错误，也不构成Ｒossi案所确立的主观恶意。法院则回应道：“DMCA已然要求著作权人在发送移除通知时必须进行初始审查，而对合理使用的判断显然属于初始审查的一部分。”被告在处理著作权纠纷上是一家专业而老道的公司，为了取悦其客户（Prince乐队）而不考虑作品的合理使用，显然满足了Ｒossi案所确定的主观恶意标准。法院最终拒绝了被告的驳回动议，支持了原告的指称，即被告在发送移除通知时因为没考虑作品的合理使用而缺乏善意。

    美国一位学者将判断“合理使用”形象地比喻成在墙上钉果冻。即便如此，如果本案参照Au-gusto案中法院的逻辑---因为法律不确定，所以著作权人就不构成明知的虚假陈述，这种简单推理是难以让人信服的。恰如DMCA知识产权专家委员会中的美国律师协会前首席代表Joseph Gratz所言：“只要其律师事先审查了该视频，环球音乐公司就会得出较肯定的判断---这种片段性的使用不构成侵权。”虽然法院坚持了Ｒossi案所确定的主观恶意标准，但毕竟MPAA的职员确实浏览了Ｒossi网站，虽然没有注册并点击以求证是否真的可以下载电影。况且，Ｒossi网站上的夸张语言让人不得不得出这样的结论，即其正在实施侵权。但Lenz案则不同，该“娃娃跳舞”视频没有任何误导性的语言，且环球音乐公司的职员无需注册就可以点击该视频一查究竟，但其并没有这么做，因此，其善意并没有建立在客观事实之上，纯粹是猜测和怀疑。

    关于著作权人主观善意的举证责任问题，要求由网络用户承担是否公平？网络用户几乎不知道著作权人在审查涉嫌侵权材料时采取了哪些步骤，例如，是通过电脑软件还是人工检索了网站？是否咨询了律师有关首次销售或合理使用等抗辩事由？相反，既然DMCA已然要求著作权人在发送移除通知前须进行初步审查，其便理应掌握这些信息，负有相应的举证责任并非难事。在美国民事诉讼中，法院一般将首次销售的举证责任分配给被告，即被告（卖者）必须证明原告（著作权人）事先已经销售或移转了作品的复制件，但在刑事诉讼中，法院对首次销售的举证责任却有争议。美国知名著作权法学家Nimmer教授则指出，无论是民事诉讼还是刑事诉讼，首次销售的举证责任都在原告一方，这便意味着应由著作权人就其没有销售或移转作品复制件承担举证责任。“这的确是让原告来证明一个未发生的事实”，Nimmer教授言明，“但这样安排是公平的，因为只有原告才知道他有没有销售。”同理，只有著作权人才确切知道其在发送移除通知前是如何进行初步审查的。不仅如此，通知移除规则与临时禁令相似，都属于在司法裁判之前的及时救济措施。既然著作权人申请临时禁令负有一定的证明责任，更何况事先无需经法院审查并认可的移除通知？一方面，立法者设定移除通知规则，正是为了使著作权人免遭“大规模盗版”的颠覆；另一方面，立法者又创设反通知规则以确保互联网用户不被错误地追究责任。包含善意要件的通知与反通知规则必须得到正当的施行，要求著作权人在发送通知前进行必要的初步审查，并由其承担善意的举证责任，符合立法者的初衷。

    相比而言，《条例》第16、17条虽然建立了反通知规则，却言明ISP“可以”而非“应当立即”恢复被断开的作品、表演、录音录像制品的链接，更没有明确因著作权人的错误通知导致网络用户损失的，是否可作为独立的诉由向法院提起侵权之诉。而《侵权责任法》第36条及《解释一》、《解释二》对于反通知规则更是只字未提。有人甚至认为，《侵权责任法》第36条的实质效果就是增加了草根阶层发出自己的声音和表达自己利益诉求的难度，降低了他们与政府或社会强势群体博弈的能力，大大地压制，甚至剥夺了他们的知情权和表达权。另一方面，《条例》规定，著作权人或网络用户应当对其通知或反通知的真实性负责，〔60〕且权利人应对其通知错误导致的服务对象损失承担赔偿责任，〔61〕同样，《解释一》第8条第1款免除了ISP由此可能引发的违约责任，且第2款规定：“著作权人指控侵权不实，被控侵权人因网络服务提供者采取措施遭受损失而请求赔偿的，人民法院应当判令由提出警告的人承担赔偿责任。”相比美国法中“知晓的实质虚假陈述”而言，“指控不实”仅针对通知而不针对反通知，且缺乏“知晓”之主观要件，采绝对客观标准，更没有“实质的”这一弹性空间，极容易导致法官在审判时过于僵化教条，使著作权人陷于不公境地。

    但另一方面，网络用户又能以什么样的诉由（或请求权基础）通过法院要求著作权人承担指控不实的损害赔偿责任呢？立法条文在此语焉不详。笔者也没有找到网络用户因著作权人错误通知而致其内容被移除而主张损害赔偿的司法判例，而2011年的“微博被封第一案”可资参考。在该案中，余女士在新浪微博上注册了账号，昵称“方静吧_百度贴吧”。此后，她在该微博中陆续转帖了著名节目主持人方静的相关内容和截图，并存在与方静本人的语言冲突。新浪在接到其他用户投诉后，对“方静吧”进行了屏蔽，并停止了对余女士的服务。随即，余女士将新浪告上法庭。北京市海淀区人民法院认为，余女士与新浪存在网络服务合同关系。双方的网络服务协议内容显示，微博用户同意新浪以各种方式投放商业性广告或其他商业信息，用户也同意接受新浪通过电子邮件或其他方式向用户发送商品促销及相关商业信息。可见，新浪微博虽名为免费，但实际上微博用户可以为新浪带来广告等其他形式的商业利益。新浪在未提前通知余女士的情况下，采取停止该账号微博服务的措施，影响了余女士的使用，超出了采取必要措施的合理限度，其行为有失妥当。新浪应向余女士赔偿因违约造成的经济损失2520元。但值得注意的是，在新浪与其用户签订的格式化合同中规定，用户在使用新浪微博时，不得上传、展示或传播含有虚假的、骚扰性的、中伤他人的信息资料，新浪有权直接停止违规用户的微博。法院并没有评价该条款的效力，结合《解释一》第8条第1款所体现的维护ISP技术中立属性，促进其健康发展的原则，此判决并非毫无瑕疵。美国的做法是：用户可以依照DMCA第512条（f）款的“知晓的实质虚假陈述”及联邦各州侵权法中的恶意干扰合同关系、恶意干扰可预期的经济利益、诽谤中伤及蓄意的情感压迫而就著作权人而非ISP向法院提起损害赔偿之诉。可见，言论自由虽然在美国是一项地位很高且具有可诉性的公民基本权利，但在具体的民事案件中，法院并不会轻易下判断，而是得先穷尽民事上保护与救济。实际上，我国《侵权责任法》也可以达到相同效果，其第2条界定了该法的保护客体---民事权益“包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益”。在学者看来，此处的“权益”指法定权利和尚未上升为权利的法益，甚至包括第三人侵害债权之情形。不仅如此，最高人民法院针对知识产权人滥发警告通知的行为，在2008年修订的《民事案件案由规定》中首次将“确认不侵犯知识产权之诉”作为三级案由，下辖3个子类型纠纷：“确认不侵犯专利权纠纷”、“确认不侵犯注册商标专用权纠纷”和“确认不侵犯著作权纠纷”。但在学界看来，侵权与否的“确认之诉”不能与损害赔偿的“给付之诉”完全等同，法院能否通过灵活而创造性地解释与适用法律来给予网络用户合理的救济，值得期待。

    四、结语

    作为普通法国家的代表，美国源远流长的司法判例体系一直为法律规则的成文化提供最重要的补给，DMCA第512条“在线资料的责任限制”虽名为一“条”，实为一“章”，通过14款36项43子项等清晰详尽地界定了著作权人、ISP及网络用户的相关权利义务，明确了ISP在何种情形下可以引入避风港免责。相比之下，我国的《条例》、《解释一》、《解释二》及《侵权责任法》涉及ISP侵犯著作权的间接责任及免责事由却总共不到40条，其中不乏重复多余、模棱两可及相互矛盾之处。当然，与知识产权制度先行几百年的发达国家相比，我国立法技术的现实差距可以理解，但随着全球化、信息化的快步推动，产业界及社会公众就知识产权法的修改完善提出了迫切需求，最近《著作权法》第三次修订引发的全民热议便可见一斑。值得注意的是，2014年6月，国务院法制办公布的《著作权法（修订草案送审稿）》第73条首次将避风港“补入”《著作权法》，其第1款明确规定ISP为网络用户提供存储、搜索或者链接等单纯网络技术服务时，不承担有关的审查义务。第2款规定了“通知”规则，第3款规定了“过错”原则，第4款规定了“教唆”和“帮助”两种间接侵权责任，第5款则规定了ISP可能承担的直接侵权责任。但严格来说，这些规定依然非常模糊笼统，也没有解决本文所指出的ISP主体界定及类型化、替代责任适用前提、通知与反通知合格要件的弹性化、著作权人的善意义务以及网络用户的救济途径等核心问题。值得一提的是，《解释二》第1条特别指明：“人民法院审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件，在依法行使裁量权时，应当兼顾权利人、网络服务提供者和社会公众的利益”，这一原则性规定为今后法院创造性地适用和解释法律，进而弥补立法之不足打下了铺垫。 

    （信息来源：《比较法研究》2014年第4期）

    自从知识产权被纳入世界贸易组织（WTO）的法律框架，《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）成为WTO三大支柱协定之一以来，知识产权问题日益成为国际经贸谈判中不可或缺的重要内容。《反假冒贸易协定》（ACTA）是近年来由美国、日本和欧盟主导订立的一项新的知识产权国际保护协定，保护水平较之现行的TRIPS协定有明显提升，其目标在于进一步强化知识产权执法，构建后TRIPS时期知识产权国际保护新秩序。2011年10月，ACTA缔约方在日本东京签署了该协定，但自此之后，原本进展神速的ACTA开始遇到挑战，不仅受到发展中国家的质疑，更在发达国家内部尤其是欧盟遭遇强烈反对，一股近年来在发达国家内部兴起的质疑知识产权强保护的新生力量掀起了一场反对ACTA的社会运动。受其影响，欧洲议会于2012年7月否决了ACTA。2012年12月，原本一直力挺ACTA的欧盟委员会也撤回了提交到欧洲法院的ACTA合法性审查申请，使该协定近期在欧盟获得批准的希望变得渺茫。根据ACTA的约定，2013年5月1日原本是缔约方签字的最后期限，但时至今日，瑞士仍未签署该协定。在已签署协定的缔约国中，目前仅有日本完成了国内批准程序，而ACTA按其约定至少需要得到6个缔约国的批准才能生效。ACTA的未来走向，不仅取决于发达国家内部不同利益集团之间的较量和力量消长，同时也取决于发达国家与发展中国家之间的博弈。不管ACTA的最终结局如何，我们都需要探究其背后各方力量的真实意图和行动策略，以及它所寓示的后TRIPS时期知识产权国际立法的最新动向和发展趋势。因为，无论是ACTA、TRIPS多哈回合还是未来《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）、中日韩FTA等各种区域贸易协定，知识产权问题都是不可回避的重要谈判议题，对国际经贸关系和我国对外贸易影响深远。本文试图分析ACTA的最新发展动态以及相关各方的行动立场与策略，预测其未来走向，并就我国的应对提出若干建议，以期为我国参与相关谈判提供参考。

    一、ACTA的最新进展：日本获批，欧盟搁浅

    （一）ACTA的谈判进程和最新成果

    ACTA的最初构想是日本前首相小泉纯一郎在2005年6月举行的G8峰会上首次提议的（Kaminski，2011）。2007年，美国和日本宣布将建立一个正式的协定，欧盟、加拿大和瑞士也在2007年前后加入了ACTA的早期磋商。

    2008年6月，经过一年多的酝酿和前期准备，美国、日本、欧盟（代表22个欧盟成员国）、澳大利亚、加拿大、韩国、新加坡、墨西哥等缔约方在瑞士正式举行了ACTA的第一轮谈判。此后，缔约方分别在华盛顿、东京、汉城等地进行了十一轮谈判。2010年9月，最后一轮谈判在东京顺利完成。需要指出的是，这些谈判都是在秘而不宣的情况下进行的，直到有关谈判信息被维基解密等黑客组织揭露，ACTA的谈判内容和协议文本才逐渐为世人所知。值得注意的是，中国、印度、巴西、俄罗斯等主要发展中国家均没有受邀参加该协定的谈判。

    2011年10月1日，来自澳大利亚、加拿大、日本、韩国、摩洛哥、新西兰、新加坡和美国的代表在日本东京签署了ACTA。欧盟、墨西哥和瑞士虽然派代表参加了签字仪式，但当时并没有签署该协定。三国代表重申将继续支持ACTA，待完成其内部的一些审核程序之后再行签署。

    2012年1月26日，欧盟及欧盟22个成员国在日本签署了该协定。2012年7月，墨西哥在国内的一片质疑声中也正式签署了ACTA。

    2012年10月5日，日本政府宣布正式交存已获国会通过的ACTA批准书，这意味着日本成为ACTA缔约方中第一个正式完成国内批准程序的国家。根据ACTA第40条的规定，该协定在至少六个缔约国获得批准并交存批准书、接受书或同意书30天后即宣告生效。

    （二）折戟欧洲--ACTA遭遇重大挫折

    从2008年6月开始到2010年9月，ACTA只用了短短两年多的时间就完成了全部十一轮谈判，进展可谓神速。然而，让ACTA的推动者们始料不及的是，就在2012年1月26日欧盟正式宣布签署ACTA前后，欧洲却掀起了大规模的反对欧盟及其成员国加入ACTA的抗议浪潮。抗议者们提出，ACTA将威胁公民自由和基本人权，并对谈判过程的不透明表示强烈不满。

    2012年2月11日，反对ACTA的示威活动席卷欧洲200多个城市，并有数百万人在网上签名请愿（Stevenson，2012）。波兰在全国范围爆发了近年来规模最大的抗议活动，有数万人举行反对ACTA的示威游行。波兰网络黑客还袭击了波兰政府多个部门的门户网站，导致多个政府部门网站和波兰外交部长西科尔斯基的个人网站被迫关闭（李增伟，2013）。在瑞典，有约1．2万人在社交网站Facebook上签名反对ACTA，示威活动在瑞典各大城市爆发。在欧洲议会中负责ACTA议会报告的书记员Kader Arif在欧盟签署ACTA的当天愤而辞职，以示抗议（Masnick，2012）。在民众的压力之下，波兰、斯洛文尼亚、保加利亚和捷克共和国相继宣布将停止批准ACTA。2012年1月31日，斯洛文尼亚驻日本大使Helena Drnovsek－Zorko发表声明，对自己“草率”签署ACTA深表懊悔。瑞士也因国内的强大阻力而没有签署ACTA，并表示在2013年5月之前都不会签署。而根据ACTA的规定，2013年5月1日是缔约方签字的最后期限。

    2012年7月4日，欧洲议会以478票反对，39票赞成、165票弃权的表决结果否决了ACTA。2012年12月19日，欧盟委员会撤回了其向欧洲法院提交的ACTA合法性审查的申请，这意味着ACTA近期在欧洲获得批准的可能性已经十分渺茫。缺少了欧盟的参与，ACTA的前景骤然黯淡。欧洲数字权利组织（EDRi）的执行主管乔．麦克纳米（Joe McNamee）表示，各方都认同的一点是：“若没有欧盟的参与，ACTA将无法存活。”

    二、ACTA的推动者：真实动机与推进策略分析

    纵观ACTA的谈判历程，我们不难发现，美、日、欧是ACTA的核心推动者，它们企图在现有的TRIPS和WIPO等知识产权国际保护体系之外，抛开中国、印度、巴西、俄罗斯等发展中大国，秘而不宣地在富国俱乐部内构建起一项新的保护标准更高的知识产权国际协定。ACTA的出笼看似突然，但实则是美、日、欧等知识产权优势国家多年来在全球不断推动知识产权高水平保护的持续努力成果之一。无论ACTA最终能否生效，它对后TRIPS时代知识产权保护国际新秩序的发展都具有风向标的意义。我们需要厘清的是，ACTA推动者的真实动机和推进策略是什么？

    （一）发达国家对知识产权国际保护现状的不满

    近年来，发达国家对全球知识产权保护状况日益不满，经常指责中国、俄罗斯等国保护知识产权不力。美国国际贸易委员会（ITC）2011年5月向参议院提交的一份调查报告称，因为中国的知识产权侵权，致使美国的知识产权密集型产业每年大约损失482亿美元，减少就业机会92．3万个（USITC，2011）。2013年5月，美国贸易代表办公室（USTR）公布的2013年《特别301报告》第九次将中国列入“重点观察名单”，指责中国“未能制止日益猖獗的盗窃美国贸易机密的行为”。该报告还将乌克兰列为情况最为严重的“优先指定国家”，谴责其“知识产权保护持续恶化”。2005年和2006年，八国集团（G8）峰会连续两年发表了打击假冒盗版的联合声明，指出“日益扩大的假冒盗版货物的贸易威胁了全世界的就业、创新、经济增长和消费者健康安全”（杨国华，2007）。在发达国家政府的背后，一些依赖于知识产权保护的跨国公司出于对知识产权保护现状的不满，成为推动ACTA的幕后推手。它们主要包括制药业巨头、商业软件联盟（BSA）、美国动画联盟、唱片业协会（RIAA）的成员等。在ACTA的秘密谈判过程中，它们不但可以看到对外保密的协议草案，还向USTR提供了有关ACTA谈判的咨询意见（Love，2009）。

    （二）发达国家对知识产权多边体系的失望

    继世界知识产权组织（WIPO）之后，世界贸易组织（WTO）体系下的TRIPS协定是发达国家将国际贸易与知识产权保护捆绑在一起的一次成功尝试，在全球建立起了一个较之WIPO更具约束力且保护水平更高的知识产权多边保护体系。发达国家以市场开放为诱饵，迫使发展中国家为了加入WTO不得不大幅修改国内知识产权法规以满足TRIPS协定的要求，使得知识产权保护水平在国际范围内获得大幅提升。然而，发达国家并未满足于此。一位TRIPS协定的鼓吹者曾炫耀地表示，TRIPS解决了95％的问题，但这还不够（Sell，2011）。在TRIPS的订立过程中，顾及到不同成员之间发展水平的差异，TRIPS为各成员保留了一定的灵活空间，也未就知识产权执法问题做出统一的硬性要求，这可能就是发达国家希望进一步解决的剩下的5％。

    近年来，美、日、欧等国对发展中国家的知识产权保护现状，尤其是知识产权执法情况日益不满，多次试图通过TRIPS和WIPO等多边体系继续强化知识产权保护，增设超越TRIPS保护水平的条款，即所谓的“TRIPS－plus”条款。但是，WTO多哈回合谈判因南北国家的尖锐矛盾而陷入僵局，导致知识产权议题也难以取得进展。多哈回合知识产权议题的焦点主要集中于两个方面，一是TRIPS协定与生物多样性公约的关系；二是地理标志。然而，这两项议题都不是美、日等国热心的话题，它们急切希望解决的是如何进一步在全球强化知识产权执法（马虎兆等，2009），但这一问题却遭到了中国、印度等发展中成员的坚决抵制。例如，在2006年6月举行的一次TRIPS理事会上，欧盟提议“深度讨论知识产权执法问题”，但遭到巴西、中国、印度等发展中成员的强烈反对，一位中国官员表示“TRIPS理事会不是讨论执法问题的合适场所”。在此后举行的一次TRIPS理事会议上，欧盟、日本、瑞士和美国等成员准备正式提交一份在TRIPS协定中加强知识产权执法的动议，但再次遭到发展中成员的抵制，结果这份动议连会议议程都未能进入（Yu，2010）。对于WIPO，发达成员曾经寄望于它推动《实体专利法条约》（SPLT），以使专利保护水平较TRIPS更上一层楼，但发展中成员却发起“WIPO发展议程”予以反制，使得美日欧等国的企图再度落空（Sell，2008）。

    （三）寻找新的知识产权谈判桌

    在屡屡受挫之后，发达国家逐渐对TRIPS和WIPO等多边体系感到失望。它们越来越意识到，在当今的TRIPS和WIPO体系中，不断加入其中的发展中成员已占绝对多数，在一国一票的多边体制下，强化知识产权保护的主张很难获得多数支持。于是，发达国家开始另辟蹊径，在多边体系之外寻找新的知识产权谈判桌。从近年来美日欧的动向来看，他们的努力方向有两个，一是借助于区域自由贸易协定（FTA）设定知识产权条款，二是合谋在其小圈子内签订知识产权诸边协定（plurilateral agreement）。关于前者，发达国家借助近年来自由贸易协定的兴起，开始将知识产权议题转移到各种自由贸易协定的谈判桌上，大量的TRIPS－plus条款被塞入自贸协定的知识产权章节之中，美韩FTA、《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）以及最新的《跨大西洋贸易与投资伙伴协定》（TTIP）都是其中的代表；而关于后者，ACTA就是这一由多边转向诸边努力的直接产物。

    ACTA作为诸边协定，其发起者可以绕开大多数WTO成员，只需与自己的志同道合者达成共识即可。因此，这将大幅降低ACTA的谈判难度，使得发达国家谋求更高水平的知识产权保护的目标更易实现。正如ACTA缔约方2010年10月在东京签署该协定时发表的联合声明中所指出的那样，“ACTA代表了打击知识产权侵权，尤其是在全球范围日益扩散的假冒和盗版的重大成就。它为各方提供了一种更具合作性的合作机制，以实现更有效的知识产权执法的共同目标，将形成首个此类贸易伙伴联盟的法律基础”。

    （四）绕开发展中国家的隐藏意图

    从前述ACTA的出台过程来看，美、日、欧只在发达国家的小圈子里秘密进行谈判，明显是故意撇开发展中国家。中国、印度、巴西等发展中大国不仅未被邀请参加，甚至从一开始就完全被蒙在鼓里。从缔约方的成员组成来看，除墨西哥和摩洛哥之外，其余30个缔约成员均为发达国家。令人起疑的一点是，发达国家对知识产权侵权盗版状况最为不满也最为担忧的国家是中国等发展中国家，而并非自己的发达伙伴，如果缺少了中国等发展中大国的参与，ACTA何以有效地实现其在全球范围强化知识产权执法的目标呢？

    这不能不让人怀疑，绕开发展中国家秘密推动ACTA是发达国家的一种策略：美、日、欧的终极目标并非只是将ACTA局限于其小圈子之内，而是企图先避开发展中国家的掣肘，减少谈判过程中可能出现的阻力，在少数同道者中迅速达成超越TRIPS水平的知识产权执法标准，继而以市场开放为诱饵，逐步吸引更多的国家加入，使之成为新的知识产权国际保护法律基础，最终迫使中国、印度等发展中大国就范。当年饱受争议的TRIPS协定正是美国采用这一策略推动形成的，这一次是想在ACTA上故伎重演。

    回顾TRIPS的形成历史，20世纪80年代中期，美国等发达国家对WIPO管理下的知识产权国际体系日益不满，认为WIPO过多地照顾了发展中国家的利益，并且缺少执行机制。但在WIPO一国一票的投票机制下，少数发达国家的主张无法获得多数支持。于是，在美国的极力推动和其他发达国家的支持之下，知识产权议题（即TRIPS）被纳入当时的关贸总协定（WTO前身）乌拉圭回合谈判。在TRIPS谈判过程中，只有约十个发展中国家有能力积极参与，发达国家处于主导地位（Drahos，2002）。在市场准入的胡萝卜利诱和美国特别301条款等大棒的威胁之下，巴西、印度等发展中国家被迫妥协。1994年，历时七年的TRIPS谈判宣告结束，发达国家成功地将知识产权与国际贸易捆绑在一起（温芽清等，2010），使全球的知识产权保护水平显著提升。后来入世的发展中国家，包括中国、俄罗斯，为了能够加入WTO，只有接受TRIPS，别无选择。

    正如美国学者Susan Sell所言，TRIPS只是一个起点，而非终点（Sell，2011）。随着加入WTO的发展中成员逐渐增多，美日欧等国发现已难再主导TRIPS的发展，ACTA便成为他们的下一个目标之一。在制定好新的游戏规则之后，发达国家一定不会让发展中国家游离于ACTA之外。2008年8月，美国贸易代表办公室曾就ACTA的未来公开表示：“其他国家将会逐渐加入……，期待通过ACTA与发展中国家合作”（USTR，2008）。

    三、ACTA的反对者：来自发展中国家的传统力量与来自发达国家的新兴势力

    与TRIPS订立时所遇到的阻力不同的是，发达国家此次推动ACTA所遇到的反对力量除了传统对手--发展中国家之外，还有来自发达国家内部的一股强劲的新兴反对力量，ACTA在欧洲遭受重挫，主要就是这股力量强力抵制的结果。但是，这两股反对力量阻击ACTA的出发点和所能发挥的作用并不相同。

    （一）传统的反对者--发展中国家的质疑

    纵观知识产权国际保护的发展历程，每当发达国家试图推行更高的知识产权国际保护标准时，发展中国家总是充当反对者，这是南北国家发展水平存在差异所带来的必然结果。在ACTA缔约过程中，虽然也有两个发展中国家（墨西哥和摩洛哥）参与其中，但是大多数发展中国家，尤其是中国、印度、巴西等发展中大国均对ACTA持反对态度。而墨西哥和摩洛哥参加ACTA的目的主要是为了维系它们与美国、欧盟业已建立的特殊经贸关系。

    在2010年6月举行的TRIPS理事会会议上，中国向与会代表散发了一份提议，认为ACTA所代表的超TRIPS保护标准的立法趋势可能导致以下问题：（1）潜在的法律冲突和不可预测性；（2）对合法贸易的扭曲；（3）TRIPS所建立的利益平衡将被打破；（4）公共资源分配不公。④印度也向TRIPS理事会提出，ACTA所设定的知识产权标准过于严苛且超越WTO规定，要求WTO予以审查；此外，印度强调ACTA只是区域化协议，不符合现有的多边程序。2011年4月26日，印度官方宣布不接受世界贸易组织多边框架下TRIPS协定以外的任何协议。印度商务部长阿南德．夏尔马表示，“ACTA所制定的一些条款与TRIPS协议的基本原则是相违背的，我们将坚决反对违背WTO多边协议的此类行径”。

    除了印度和中国，巴西、南非、埃及、秘鲁、古巴和委内瑞拉也在会议上指责ACTA，并且要求在TRIPS理事会中做进一步的讨论。其他发展中国家如非洲、加勒比和太平洋国家集团（ACP）、非洲集团和小型脆弱经济体国家（SVE）表示支持指责ACTA的声明（常雁，2010）。

    2012年6月，中国和印度在TRIPS理事会例会上再次表达了他们对ACTA的担忧，得到了153个WTO成员中大多数成员的支持（Lynn，2009）。一些发展中成员质疑此类协议可能会迫使各国采用类似的TRIPS－plus规定。巴西也表示，各国知识产权情况不同，用一种标准对各国进行衡量是不可取的。

    尽管发展中国家普遍反对ACTA，但由于他们被排斥在ACTA谈判之外，实际上并没有能力阻止ACTA的通过。能够做到这一点的，只可能是来自发达国家内部的反对力量。

    （二）新兴反对力量--来自发达国家内部的挑战

    ACTA在欧洲受阻令许多ACTA的支持者大跌眼镜，他们没有料到ACTA在欧洲--该协定发起者之一的后院--竟然冒出如此众多的反对者。实际上，不仅仅是在欧洲，美国、日本、加拿大等发达国家也都出现了反对ACTA的声音，它是近年来在发达国家内部形成并发展起来的一场质疑知识产权过度保护的新兴社会运动的一部分。引领这场运动的力量包括网络黑客组织、盗版党、绿党、公民权利团体等。在成功阻击ACTA之前，这股新兴力量已经在2012年1月迫使美国国会搁置了旨在强化互联网知识产权保护的《禁止网络盗版法案》（Stop Online Piracy Act，简称SOPA）和《保护知识产权法案》（Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of2011，简称PIPA），在ACTA之后，他们的后续阻击目标还包括正在谈判中的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）和《跨大西洋贸易与投资伙伴协定》（TTIP）。由此可见，这场在西方国家内部兴起的知识产权人民战争方兴未艾。

    以维基解密（WikiLeaks）、“匿名者”（Anonymous）为代表的网络黑客组织在反对ACTA的运动中发挥了先锋作用。维基解密是一个国际性的非营利媒体组织，专门公开来自匿名来源和网络泄露的文件，其目标是“把重要新闻和信息带给公众，以使读者和史学家可以看到真相”。2008年5月，ACTA正在进行秘密谈判的消息正是由维基解密首次揭露出来。维基解密的创始人阿桑奇曾在接受英国《卫报》记者采访时表示，ACTA“从制定之初，就是为了满足美国版权和专利产业巨头的利益。事实上，是维基解密让ACTA首次受到公众关注。”“匿名者”是一个国际性的黑客组织，其核心理念是维护“互联网自由”、反对网络检查和控制。2012年，为抗议ACTA，该组织在全球最大的视频分享网站YouTube等网站上发布了强烈反对ACTA的视频声明，并组织了数次针对美国联邦贸易委员会等政府网站的攻击。“匿名者”宣称ACTA是“言论自由、个人隐私和互联网自由的敌人……，必须用火烧死它”。

    在反ACTA运动中，近年来表现活跃的盗版党也扮演了重要角色。盗版党（Pirate Party）又译海盗党，最早于2006年创立于瑞典，主张改革或废除现行知识产权制度。在其影响下，全球已有包括德国、法国、美国、日本在内的40多个国家成立了盗版党，甚至组建了国际性政党组织--盗版党国际（PPI）。近年来，在欧洲等地爆发的反对ACTA的抗议活动得到了盗版党的支持。盗版党创始人RickFalkvinge表示，针对ACTA的战役已经让许多政治家认识到一个事实：民众对互联网自由很在意，但大多数主流政治家们对此议题却并不十分熟悉。他认为，当前的版权立法已失去平衡，并与时代脱节，它让一代年轻人全都变成法律眼中的罪犯。輥英国盗版党发言人Phil Hunt宣称，ACAT不只是危害互联网，更重要的是它将会杀死发展中国家的贫困患者。

    绿党也是反对ACTA阵营中的一支重要政治力量，它直接领导和参与了德国等地的反ACTA游行。和盗版党一样，绿党也是一个遍布于大多数西方国家的国际性政党，其基本政治目标是“环境保护、公正、草根民主和和平”。对于ACTA，绿党认为它缺乏透明和民主，威胁互联网信息自由和药品获取，加剧了近年来已误入歧途的知识产权不公。因此，绿党主张“坚决抵制ACTA，支持全球的抗议活动，促使欧盟和其他ACTA签字国议会拒绝通过该协定。”

    此外，在这场反ACTA运动中表现活跃的还有“阻止ACTA”（Stop ACTA）、电子前沿基金会（EFF）、无国界医生组织（MSF）等团体。正是在上述组织的鼓动和组织之下，欧洲民众和民意代表们才行动起来，阻止了ACTA在欧洲的通过。

    除上述组织之外，发达国家的一些知识产权学者也对ACTA发出质疑的声音。例如，2012年5月，50名美国大学法律教师发表了一封公开信，希望美国参议院财政委员会确保ACTA能够被当作一项需要立法机构批准的具有约束力的国际协议来对待。2011年1月，欧盟部分知识产权学者联名发表了《关于ACTA的欧盟学术意见》，指出：（1）在欧盟法上，ACTA的一些条款与欧盟法律并不完全一致，这将直接或间接要求欧盟采取额外措施；（2）在国际法上，ACTA引入了较现有国际条约水平更高的执法标准，但是它的一些条款未能确保不同成员间的利益平衡，在强化执法措施的同时，却删除了现有国际条约中相应的保护措施。故此，学者们最后敦请欧盟及欧盟成员国的立法机构不要批准ACTA。

    四、ACTA的未来走向：名存实亡还是暂时受挫？

    ACTA在欧洲的受挫给ACTA的前途蒙上了阴影，但就此宣告ACTA已走向末路为时尚早。对于ACTA的未来走向，存在以下三种可能：一是因欧盟退出，ACTA被迫搁置，名存实亡；二是在缺少欧盟参与的情况下，美日等国仍然继续推动ACTA并使之生效；三是ACTA在欧盟获得重新通过，缔约各方按既定目标继续推进。在笔者看来，ACTA的上述三种走向均有可能成为现实，何去何从，取决于ACTA支持和反对力量的消长和各种利益集团的博弈，同时还受制于国际经贸形势和知识产权国际谈判的发展，以下试就这三种走向分而析之。

    （一）ACTA已名存实亡？

    欧盟一旦退出ACTA，则ACTA的成员国数量将从原来参加谈判的32个锐减至9个。欧盟作为当今全球最大的经济体，其GDP份额占到全球的25．9％，超过美国（23．1％）。欧盟还是美国的最大贸易伙伴和最大投资方，在知识产权保护问题上也一直与美国和日本相互支持。由此可见，一旦缺少了欧盟的参与，ACTA的份量和影响力将大打折扣。受欧盟的影响，尚未签署ACTA的瑞士也极有可能最终放弃签署。除此之外，澳大利亚、墨西哥等尚未通过国内批准程序的其他ACTA缔约国也将面临变数。例如，2012年6月，澳大利亚议会的条约联合常设委员会在全面审查ACTA之后发布了一份调查报告，报告表示：委员会发现ACTA存在许多缺陷，例如秘密谈判和缺少透明度，因而建议目前暂缓批准该协定。报告还建议，在考虑批准ACTA之前，委员会应当密切关注ACTA在欧盟和美国等其他相关国家的批准情况。因此，欧洲议会否决ACTA的行动必将影响澳大利亚的态度。

    因抗议欧盟签署ACTA而辞职的欧洲议会ACTA报告书记员Kader Arif的继任者--英国议员大卫·马丁（David Martin）表示，欧洲议会拥有商业性条约的批准权，这意味着欧洲议会驳回ACTA的决定将使任何一个欧盟成员国都无法自行签署ACTA。他认为“可以说ACTA条约已经死亡--事情已经结束了”。

    因此，缺少了欧盟的ACTA已名存实亡的说法并非没有道理。但是，即便这种情况成为现实，欧盟同美、日一道共同推动知识产权强保护的努力并不会就此止步。一直支持ACTA的欧盟委员会及其幕后的知识产权密集型企业将会通过其他方式，如TTIP等区域性自由贸易协定，继续实现ACTA的未竟目标。

    （二）美国和日本的下一步预测

    作为ACTA的始作俑者，美国和日本的态度目前仍然较为坚决。美国总统奥巴马在2013年3月向国会提交的《2013年度贸易政策议程暨2012年度贸易协定计划报告》（《The 2013 Trade Policy Agenda and 2012 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program》）中表示，美国将与日本一道，共同努力确保ACTA尽快生效。该报告还在针对加拿大、墨西哥、欧盟等国家的国别政策中提到，要在ACTA问题上与上述国家加强合作。奥巴马指出，ACTA拥有可深化知识产权合作和加强知识产权执法的创新性条款，将最终帮助美国创新产业的就业。輦可见，美国政府已将ACTA与美国的经济复苏和就业率提升紧紧地绑在一起，不会轻易让步。

    虽然美国政府支持ACTA的态度十分明确，但当ACTA在欧洲被欧洲议会否决之后，人们可能会猜测，美国国会是否也会出手阻止ACTA？对此，笔者认为，从目前来看这种可能性较小。尽管如前所述，2012年5月，美国50名大学法律教师发表公开信，要求ACTA应被视作一项需由立法机构批准的国际协议由美国参议院进行审议。但是，对于此类呼声，力主推动ACTA的美国政府一再声称ACTA是一项“单纯行政协定（sole executive agreement）”，无需参议院批准。而美国国务院法律顾问Harold Koh则声称ACTA是一项“国会－行政协定”（congressional－executive agreement），已由《2008年优化知识产权资源和组织法》（2008PRO－IPAct）的第8113（a）款获得事前批准，因此无需国会另行批准。（Flynn，2012）而美国国会议员们对此事的反应也显得较为平静。

    日本作为ACTA的首倡者、协定保管国和第一个批准国，对推动ACTA可谓不遗余力。2012年8月，ACTA在日本参议院的表决中以217：9的绝对优势获得通过，2012年9月又在日本众议院获得多数票通过。可见在日本，从政府到国会均对ACTA给予强力的支持，日本极有可能继续扮演ACTA领头羊的角色。日本知识产权战略本部在2012年5月发布的《2012年度日本知识产权战略推进计划》中提出，“要为ACTA的早期签署和生效做准备，并鼓励亚洲其他国家加入ACTA。”

    综合以上分析，尽管面临欧盟可能退出的不利局面，美国和日本都不会轻易放弃ACTA，它们很有可能继续加强与其他缔约方的协调，促使ACTA尽快生效，将“生米煮成熟饭”，继而按照其预定的策略，逐步吸引包括发展中国家在内的其他国家加入其中。

    （三）欧盟的变数

    如前所析，如果缺少了欧洲的参与，ACTA的未来将变得黯淡。但是，宣告ACTA在欧洲已经死亡可能言之过早。假如ACTA的一些争议条款做出修改并重新提交欧盟议会审议，或者由于经济环境、社会思潮的变化导致欧盟对于ACTA的支持和反对力量发生改变，ACTA在欧洲重新获得批准的可能性仍然存在。欧洲议会ACTA报告书记员David Martin在宣告ACTA在欧洲已经结束了的同时，也揭示了另一种可能：“他们也可以和其谈判伙伴一起选择修改ACTA的某些章节，修改ACTA之后将其重新提交到欧洲议会，也可以试图协商达成一个全新的条约。”

    ACTA在欧洲最为人所诟病的是其对互联网自由的限制，但实际在这一问题上，ACTA最终文本已比其早期文本作了很大退让，不仅原先最受争议的“三振出局”规定被删除，就连较为温和的“通知－删除”条款也被拿掉。最终文本对网络服务提供商的责任仅限于“向权利所有人及时披露足够的信息以便找出侵权用户”，而这一规定并未超出欧盟及其成员国的现行法律太多。如果欧盟委员会对此作出更多的解释，或者促成ACTA就该条款进行修改，那么ACTA在欧盟的反对者数量可能会大为减少。此外，由于欧洲面临金融危机之后经济复苏的巨大压力，欧盟委员会等支持ACTA的力量仍会寻找机会。因此，ACTA在欧盟的命运仍然存在变数。

    五、结语

    尽管中国并未加入ACTA，但事实上中国根本无法置身事外。首先，据笔者根据商务部2010年外贸统计数据统计，我国向ACTA缔约国的出口额约占我国出口总额的71％。不同于TRIPS的是，ACTA所规定的边境措施的执法范围包含过境或转口的货物，并且其禁令和临时措施的效力可以扩大至第三方，因而即使我国并非ACTA成员，但ACTA仍有可能对我国的国际贸易构成直接威胁。其次，ACTA反映了发达国家近年来不断强化知识产权国际保护的努力方向，无论其最终生效与否，都将对后TRIPS时期知识产权保护国际新秩序的发展产生影响。有鉴于此，对于ACTA的未来走向，我国应当密切关注并审慎应对。对此，笔者提出以下三点建议：第一，我国应当继续与印度、巴西等发展中伙伴加强协同，利用TRIPS、WIPO等现有知识产权国际多边体系表达对于ACTA的质疑和担忧；第二，在TRIPS、WIPO等多边体系中，对于发达国家所关切的知识产权执法问题需要展示出一定的灵活性，以力求避免知识产权多边体系的崩盘而最终损害发展中国家在知识产权国际规则制定中的话语权。对于这一点，我们注意到，为了回应ACTA，中国和印度最近已经在TRIPS理事会上一改之前拒绝讨论知识产权执法问题的立场，反而主动要求TRIPS理事会讨论ACTA所代表的“TRIPS－plus执法趋势”问题（Love，2010），这或许可以视作发展中国家的一种策略调整；第三，对于近年来在发达国家内部出现的反对知识产权强保护的新兴力量，我们应当加强研究和关注。从SOPA、PIPA到ACTA，这股力量已经展现出对于发达国家知识产权立法的不容忽视的巨大影响力，未来TPP、TTIP谈判中的知识产权议题也极有可能再度面临它的挑战。

    （信息来源：《国际经贸探索》第30卷第4期2014年4月）

    2013年6月4日，美国白宫公布了五项行政措施和七项立法建议，限制专利海盗( Patent Trolls) 的诉讼行为。这是继2012年12月美国司法部和联邦贸易委员会共同举办评估专利海盗对市场竞争影响力的研讨会，2013年2月美国总统奥巴马在白宫就美国专利问题回答提问，2013年3月美国国会议员提出旨在限制专利海盗诉讼的 《“盾牌”法案》( SHIELD Act) 后美国政府针对专利海盗的最新重要举措。分析美国政府与学术界针对专利海盗公司的最新调查与规范，对我国出台相应政策和避免专利海盗对于创新的消极影响具有重要意义。

    一、专利海盗对创新和市场的影响

    专利海盗是指专门通过投资或者购买的方式来获得专利，而本身并不实施专利技术，也不从事产品制造与提供技术服务的公司。专利海盗在获得某一技术领域的重要专利或者专利组合后再通过许可、转让或者诉讼的方式获利。而专利诉讼会对涉诉企业的正常产品研发和销售产生不利影响，涉诉企业往往通过和解等方式满足专利海盗公司的要求。在近年来的研究中专利海盗也被美国学者定义为“非实施主体”( Non － Practicing Entities，下文简称为NPE) 或者“专利主张实体”( Patent Assertion Entity，下文简称为PAE) 。

    (一) 专利海盗对诉讼的影响

    2010 年以来，在美国，专利海盗发起的专利诉讼数量和涉及的金额迅速增加，影响了企业的正常生产和研发，消耗了大量的经营资金，对技术创新和市场竞争均产生了不利影响，已经成为干扰美国经济和技术创新的重要因素。

    2013 年6 月4 日，白宫发布的报告中引用学者的数据指出: 2010 年，专利海盗共发起专利侵权诉讼731 件，占全部专利侵权诉讼的29%; 2011 年，案件数量增长到1500 件，占全部专利侵权诉讼的45%; 而2012 年，案件数量迅速增长到2921 件，占全部专利侵权诉讼案件的62%。两年间，专利海盗提起的诉讼增长了近3 倍。根据2012 年波士顿大学发布的报告，经过统计NPE 类公司在2011 年涉及的专利纠纷高达290 亿美元。报告认为很少有证据证明NPE 类公司整体上促进了发明，多数诉讼涉及中小型企业。这一数据随即在美国法律界和产业界引起了巨大的反响，美国国会议员的提案及白宫的专利报告均援引了这一数据。但这一数据的准确性也引起了美国学术界的争议，有学者对290 亿美元的数据本身提出质疑。不可否认的是，专利海盗公司提起的诉讼已经在美国专利诉讼中占据了相当大的比例，专利海盗对传统的专利制度提出了挑战。

    由于NPE 这一概念范围比较广泛，大学、科研机构以及企业的研发部门也属于拥有专利的“非实施主体”，在针对专利海盗公司的调查中这一范围可能会扩大。位于美国硅谷的圣克拉拉大学法学院的柯琳·简在其学术报告中提出了PAE( Patent Assertion Entity) 这一概念，旨在进一步对NPE 进行细分。PAE( 专利主张实体) 是指以购买专利和主张专利权为主要商业模式的公司，将大学和科研机构、个体发明人等拥有专利的实体排除在外。该定义一经提出就在2011 年被美国联邦贸易委员会出台的报告引用，并被美国官方用于后续的报告中。

    根据其调查，PAE 类公司的起诉对象不仅包括技术公司还包括零售商在内的大量非技术类公司。其中55%的诉讼针对中小型企业，对这类企业的影响较大。该报告也印证了NPE或PAE 类公司对于美国专利诉讼以及企业的生产经营已经产生了实质性的影响，而且这种影响正在逐年增加。

    (二) 专利海盗对创新及市场的影响

    专利海盗对创新和市场的影响被认为有正反两个方面。该类公司虽然对创新存在潜在的正面影响，然而通过对高智等不同规模NPE 类公司的调查发现，专利海盗利用其拥有的大量专利已经对企业的创新和市场竞争的公平性产生了潜在的危害，包括:

    1.专利海盗及其关联公司拥有数量庞大的专利，在某些技术领域内已经构成了技术垄断。其通过对专利资源的整合及与关联公司之间的交易实现横向共谋，进而诱发限制竞争行为。

    2．限制了创新型企业的竞争性。由于大型专利海盗公司具有资金优势和数量庞大的专利库，可以直接购买创新型企业的现有技术，或者对其发起诉讼，因此大规模NPE 类公司的出现会对技术创新型企业的经营产生较大影响。而根据白宫的报告，在对223 个初期创新型技术公司进行的调查中，有40% 的公司认为NPE类公司的诉讼对其公司的正常运营存在重大的影响，还包括对产品更新、员工雇佣和资金募集等方面的不同程度影响。

    3．增加企业成本，消耗社会资源。专利海盗类公司发起大量专利侵权诉讼，使得部分企业资金被用于应对诉讼。专利海盗的出现使专利诉讼的规模和数量逐年增加，大量社会资源被拖入专利诉讼中。

    4．影响经济的稳定性。专利投资成为专利海盗公司的一种新业务，专利被打造成新型的投资理财对象和风险投资产品。大量资金没有投入到实体经济中，而是催生出大量“专利泡沫”，大家争相向这一领域进行投资，而不在乎其真实的价值和回报周期。一旦这一投资模式崩盘，大量资金难以收回，会直接影响到经济的稳定。

    二、针对专利海盗的行政调查和国会立法

    由于高科技企业对于专利海盗公司不断发起诉讼产生不满，基于学者对于专利海盗公司运行模式与影响的调查与分析，近两年来美国政府的贸易与知识产权主管部门以及国会开始对专利海盗公司的影响进行了频繁的调查。

    (一) 司法部与联邦贸易委员会的行政调查

    鉴于专利海盗给市场竞争、专利诉讼带来的各种影响，美国的贸易与司法部门开始针对专利海盗展开调查。

    2012 年12 月，美国司法部和联邦贸易委员会在华盛顿召开评估NPE( PAE) 类公司对市场竞争影响力的研讨会，来自学术界、产业界与行政管理部门的与会人员对NPE 类公司问题展开了讨论。在会议上，专家组认为根据学者的研究，目前由NPE 类公司发起的诉讼带来的直接成本高达290 亿美元，最多仅有25% 被回流用于创新。来自产业界的代表认为NPE 类公司带来的威胁和诉讼成本远远高于了专利许可费用。

    截至2013 年4 月，美国联邦贸易委员会与司法部工作组已经收到了68 份意见书。其中有公司认为NPE 类公司可能会与其投资人在标准制定过程中规避FＲAND 义务; 美国反垄断协会认为“NPE 类公司可能会更容易规避之前的FＲAND 承诺，要求不合理的许可条款、在法院寻求禁令或者排除国际贸易委员会之前的约束条款”。两部门对NPE 类公司展开了持续的调查，其调查也直接影响了美国政府对待NPE 类公司的政策态度，并促成白宫报告书的出台。

    (二) 美国总统针对专利海盗的规范建议

    在美国联邦贸易委会与司法部对NPE 类公司展开研讨和调查后不久，2013 年2 月14日，刚刚竞选连任的美国总统奥巴马回答了来__自美国各界人士关于专利制度改革问题的提问。奥巴马明确提出“Patent Trolls”对于美国创新的负面作用，坦诚国会通过的美国发明法案没有解决所有问题，专利制度改革将继续。他认为“( Patent Trolls) 是一个典型的例子，他们本身不生产任何产品”，“他们本质上是利用和劫持别人的想法，看看是否能敲诈出一些钱”。奥巴马认为“现在需要利益相关各方齐心协力，达成更多的共识和建立更加高明的专利法”。虽然奥巴马的观点实际上并不新颖，但其讲话意味着美国政府将对专利海盗问题采取实质措施，并将其作为下一轮专利制度改革的重要议题。

    (三) 《“盾牌”法案》的提出

    2013 年3 月1 日，美国国会议员彼得·德法西奥再次向国会提出了旨在保护美国高科技企业创新的《“盾牌”法案》( “SHIELD”Act) 。法案全称为《保护高科技企业免于恶意的法律诉讼》( Saving High － tech Innovators from EgregiousLegal Disputes) 。该法案用来加重专利海盗的经济负担，以此来减少针对高科技企业的诉讼。德法西奥议员认为“专利海盗不创造新技术，也不产生新的就业机会”，“它们只是购买并非自己创造的专利产品，然后起诉那些辛苦工作并且创造新产品的发明人”。“这些诉讼伤害了美国的创新，我提出的法案会迫使专利海盗为他们提出的诉讼承担经济责任。”

    这已经是该法案第二次被提出。由于专利海盗起诉成本低，而被诉企业辩护成本高，一直以来被诉侵权的企业往往选择了庭外和解，使得专利海盗有利可图，专利海盗的规模正在扩大。为了解决这一问题，《“盾牌”法案》通过败诉时要求专利海盗支付被告的诉讼费用的方式迫使专利海盗远离这一商业模式。该议员认为，这一原则的提出可以增加专利海盗的诉讼负担，使这一类的专利诉讼得到遏制。这一提案已经得到了部分计算机软件和硬件厂商、消费者组织、风险投资基金的支持。而一旦该法案得到通过，其将作为《美国发明法案》的补充得到实施。

    然而该议案刚刚提出就受到了一些专家和学者的质疑。乔治梅森大学法学院教授迈克尔·里什认为，虽然人们很痛恨专利海盗，但是简单地划定某一类行为违法会造成更大的问题。《“盾牌”法案》的内容对于公司的划分具有选择性，同时也可能将某些公司的合法行为定义为“专利海盗的恶意诉讼”。有学者对于法案提出时引用的数据的准确性产生疑问;也有学者认为法案的提出涉及不同的企业利益，其客观性与公正性也需要得到验证。虽然专利海盗对诉讼和企业的影响得到了共识，但由于问题复杂，对于其解决方法在美国还存在相当大的争议，立法工作中还有很多问题需要解决。

    三、白宫提出的行政措施和立法建议

    2013 年6 月4 日，白宫发布公告，宣布将采取重大步骤，为高科技领域的未来创新改进目前的激励机制。白宫发布了五项行政措施和七个立法建议，旨在保护创新者远离不必要的诉讼并确保高质量的专利。同时，美国总统经济顾问委员会、国家经济委员会与科技政策办公室共同发布了题为《专利主张与美国创新》( Patent Assertion and U． S． Innovation) 的报告，详细阐述了这些立法行动所带来的挑战和必要性。

    (一) 《专利主张与美国创新》报告的公布

    《专利主张与美国创新》这一报告主要指出了PAE( NPE) 类公司对美国经济的不利影响，并提出白宫将采取具体措施来限制PAE 类公司的行为。该报告分五个部分，包括引言、专利制度中中介者的作用、“功能性权利要求”及不确定的侵权、PAE 活动的经济成本、结论等。报告将PAE 类公司定义为“不实施自己拥有的专利，而是积极从事诉讼，从涉嫌侵权的企业那里获得许可费或者其他费用”。报告认为PAE 类公司的行为使美国经济减少了创新、收入和就业机会。

    报告介绍了PAE 类公司的形成、对专利诉讼的影响，并引用了大型企业以及中小型企业被PAE 类公司起诉的案例。报告对PAE 类公司的经营模式、活动特点以及诉讼方式均进行了总结。针对PAE 类公司影响美国的创新，报告指出将实施一系列政策和立法建议用来规范这类公司的诉讼行为。

    (二) 白宫的七项立法建议

    白宫的公告提出了七个立法建议。白宫支持国会尽快通过法案，用于遏制目前PAE 类公司的专利诉讼。例如，可以通过迫使败诉方支付胜诉方的律师费用来增加起诉成本、提高专利质量、扩大审查范围、减少垃圾专利的数量等。

    白宫提出的七项立法建议的具体内容包括:

    (1) 要求专利权人和专利申请人披露“真正利益主体”。要求发送专利侵权通知书、提起侵权诉讼或者寻求PTO( 美国专利商标局)审查专利时的任何一方提交最新的专利所有权信息。PTO 或地区法院对不遵守上述规定的违规行为实施制裁。

    (2) 专利案件中，在判定胜诉方的费用上允许有更多的自由裁量权。根据35 USC 285条，对滥用法庭诉讼的制裁( 类似的法律标准适用于著作权侵权案件) ，可在判定律师费用上给予地区法院更多的自由裁量权。

    (3) 扩大PTO 所承担的商业方法专利的过渡方案，将其扩展到更广泛的计算机功能专利类别，允许更多质疑者申请审查专利审判与上诉委员会( PTAB) 已经公布的专利。

    (4) 为了保护消费者和企业“正在使用的产品( 现成的产品) ”，将为他们提供更好的法律保护，避免他们为正在使用的和仅用于其拟定用途的产品承担责任。此外，当起诉这样的消费者时，供应商、零售商或制造商也已经被提起侵权诉讼。

    (5) 修改获得禁令的国际贸易委员会( ITC) 标准，使其更好地与eBay 公司诉MercExchange案所确定的传统四要素标准保持一致，并提高适用于ITC 和地区法院标准的一致性。

    (6) 利用提高专利侵权通知书的透明度来遏制滥用诉讼，通过使公众更容易获得和检索到通知书的方式来鼓励公众提出对通知书的申请。

    (7) 确保ITC 在聘请合格的行政法法官方面享有充分的灵活度。

    (三) 白宫的五项行政措施

    白宫的公告中也提出了五项行政措施，使行政部门可以尽快利用现有的法律制度限制PAE 类公司的不良影响。五项行政措施的具体内容包括:

    (1) 制定“真正利益主体”披露制度。专利海盗通常设立空壳公司来掩盖它们的活动，这使得被诉企业在与这些空壳公司进行和解谈判时无法了解到专利权的真实状况，也不清楚对手与专利海盗之间的关系。PTO 将制定新的流程，在参与诉讼前要求专利申请人和权利人定期更新专利所有权信息，特别是那些受母公司控制的专利和申请。

    (2) 收紧功能性权利要求。美国发明法案对审查过程和专利质量做出了重大改进，但利益相关方仍然担心权利要求过于宽泛---尤其是与软件有关的专利。PTO 将对负责审查功能性权利要求的审查员提出新的有针对性的培训。在六个月的时间内发布新的政策提高权利要求的清晰度，例如利用专利说明书中的专业词汇表来协助软件领域的审查员。

    (3) 授权下游用户。专利海盗越来越多地瞄准零售商、消费者和使用含有专利技术产品的最终用户。最终用户不应该仅仅因为简单使用一个产品而受到诉讼，并且需要一个更简单的方法在面临高额诉讼或者调解前了解他们的权利。PTO 将发布新的教育和宣传资料，包括一个全英文网站，为可能受到专利海盗诉讼要求的最终用户提供常见问题的解答。

    (4) 扩大专业的宣传与研究。面对美国创新机制受到的挑战，在专利领域需要获得更多的专业关注和有意义的数据。相关利益各方，包括专利持有人、研究机构、消费者权益保护者、公益团体和普通公众的参与都是这一工作向前迈进的重要组成部分。美国还将扩大PTO的爱迪生学者奖励计划，邀请更多的杰出学术专家来到PTO，并就滥用专利诉权问题进行深入研究。

    (5) 加强对于排除令的执法。一旦国际贸易委员会( ITC) 发现进口产品违反337 条款就会对该产品发布排除令。由美国海关与边境保护局( CBP) 和国际贸易委员会负责判断和认定这一进口产品是否属于排除令的适用范围。由于产品和技术的复杂性在不断提高，做出这一判断日趋复杂。为了解决上述问题，美国知识产权执法协调员将对海关与边境保护局与国际贸易委员会的现有程序进行跨部门审查，评估排除令的范围。在使用排除令的执法活动中确保其程序和标准的透明性、高效性和有效性。

    (四) 对白宫法律行动的评价

    白宫的一系列行政措施、立法建议以及报告出台后引起了产业界的重大反响。某些行业协会与企业对白宫的做法表示赞成，认为行政措施和立法建议具有很强的针对性，可以解决目前存在的实际问题。但也有学者认为，这一系列法律行动的出台只表达了某些公司的意见，并未充分听取大多数公司的建议。政策在执行过程中会带有选择性，而且其影响并不确定。

    四、针对专利海盗调查与规范的背景

    近年来美国经济发展的动力不足，经过美国政界、学术界以及产业界的多次讨论，均认为其根源之一就是美国企业在目前的市场竞争中缺乏优势，而创新机制和技术研发能力被认为是美国企业一直以来维持竞争优势的最主要因素。因此如何改善美国企业的创新激励机制、提高技术研发能力、扩大领先优势，被认为是可以促进经济发展与改善就业的重要措施。

    2011 年，在《美国发明法案》出台前的讨论过程中，美国学术界与产业界少有地就专利问题展开了大讨论。在美国首都华盛顿，乔治华盛顿大学、乔治城大学以及乔治梅森大学接连召开了关于美国专利制度改革的研讨会，参会人员也不仅限于与专利有关的司法和行政部门。大量的企业高级管理人员、学者、研究机构的政策专家以及司法和行政部门的负责人被召集在一起，研究专利制度和创新制度的改革建议。与会者在总体上认为美国的经济发展最重要的基础是创新，必须保障创新机制能够对经济起到促进作用。一旦创新机制受到影响，美国在经济上与中国等新兴经济体相比很难保持优势。

    正是在这一背景下，专利制度改革也就成为美国应对经济危机、增强美国企业竞争力的重要政策突破口之一。同时，影响创新或者有可能限制企业创新的因素也被更加重视。在《美国发明法案》通过后，虽然其对专利制度进行了一定的修订和调整，产业界仍认为有大量现实问题没有解决，建议政府采取更加切实的行动来保障企业的创新动力。

    而专利海盗就成为《美国发明法案》通过后专利制度改革的下一个目标，因此对于专利海盗公司的限制已经被赋予了更多的含义，被认为直接关系到美国企业的创新和美国经济的复苏。相关法案与政策得以快速提出，美国总统专门就此问题发表意见，白宫专利报告书的发表、五项行政措施和七项立法建议的公布，也都是受此背景的影响。美国政府对于专利海盗还将采取进一步的法律行动，这必然也会对其专利制度与创新机制的调整带来重大影响。

    五、我国针对专利海盗的应对措施

    目前我国的创新企业也逐渐受到专利海盗的影响，国外的大型NPE 类公司已经在国内设立分公司，长期收购专利技术，特别是来自高校和科研机构的高质量专利。同时国内的小型NPE 类公司也正在形成，我国专利保护力度的不断加强也给这些小公司提供了诉讼的机会。因此需要对美国的最新的规范措施和立法文件进行研究和分析，借鉴其专利改革和针对专利海盗公司调查规范的经验，为我国相关的政策制定提供依据。

    (一) 提高专利质量

    根据美国专利海盗的经营模式，一般专利海盗会购买大量低质量专利与部分核心专利，形成专利组合，再利用专利组合向中小型企业提起诉讼。而我国目前的实用新型与外观设计专利审查标准低，部分发明专利的质量也不高，这就为专利海盗购买和筹集专利用于专利诉讼提供了便利条件。

    我国大量中小型企业缺少核心技术与专利，没有技术优势。一旦专利海盗提起诉讼，出于诉讼成本和时间成本的考虑，不少企业只能和专利审查标准，加强专利审查员的管理与培训，减少低质量专利的授权数量，提高实用新型与外观设计专利的授权标准，控制这两类专利的数量。

    提高专利质量，一方面可以防止专利海盗害企业的正常研发与经营; 另一方面可以促进国内企业加强研发力量，申请核心技术专利，提升真实的技术水平。

    (二) 防止高校和科研机构的专利流失

    近年来国外的大型NPE 类公司已经开始在国内展开专利收购活动，而重点目标就是国内的高校和科研机构。这些国有研究机构拥有为数众多的高质量专利，但由于技术转化率较低，产学研结合得不紧密，专利权人对技术应用和转化积极性不高。国外的大型NPE 类公司正是看中了国有研究机构专利质量高、转让成本较低的特点，开始收购专利。

    为了避免高校和科研机构专利向国外NPE类公司流失带来的不利影响，我国应该采取以下措施:

    1．严格执行《科学技术进步法》我国《科学技术进步法》第21 条规定: “国家鼓励利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的知识产权首先在境内使用。前款规定的知识产权向境外的组织或者个人转让或者许可境外的组织或者个人独占实施的，应当经项目管理机构批准; 法律、行政法规对批准机构另有规定的，依照其规定。”

    按照规定，国有高校和科研机构的专利成果主要由国家科研项目产生，因此在对外转让过程中应当经过项目管理机构批准。项目主管部门应当制定审批标准和流程，严格执行相关规定; 同时制定责任追究机制，处罚违规转让行为。

    2．高校和科研机构加强对专利的内部管理高校和科研机构应该设立专利技术转让审查部门制定技术转让的流程和标准。在技术对外转让过程中应当审核受让方的身份和企业经营情况，对专利价值进行合理评估，审查专利转让合同，报项目主管部门或者部门领导审批。高校应当完善技术成果的转化与应用，促进专利技术的对内转让，促进我国企业的技术进步与产业升级。同时应当进一步改革技术成果的激励措施，提高专利权人的积极性，使科研项目成果可以更快地实现产品化与市场化，使高校和科研机构的技术成果成为我国企业提升技术竞争力的重要来源，而不是成为国外专利海盗的潜在专利库。

    (三) 限制恶意诉讼

    为了限制专利海盗的恶意诉讼，美国《“盾牌”法案》及白宫发布的行政措施和立法建议均提出，当原告被认定为专利海盗时，若其败诉则需要支付被告的诉讼费用，以此来限制恶意诉讼的提出。一旦设置类似规定，专利海盗的成本和风险都会提高，也会鼓励被诉企业积极应对诉讼，不用担心赢了诉讼却支付了大量费用。

    我国也应当制定类似的法律规则，限制专利海盗的恶意诉讼行为。首先要严格限定专利海盗的定义和范围，将原始发明人、高校和科研机构、技术转让机构排除在专利海盗之外。制定判断标准和原则，对专利海盗进行公平、合理的认定，防止误将拥有专利的中小型创新企业认定为专利海盗。其次应当明确补偿被告方诉讼费用的原则与标准，减少被告方的损失。

    (四) 利用竞争法对专利海盗行为进行规范

    专利海盗利用其资金优势，大量收购专利，打造专利库或者专利银行，实际上形成了对于专利资源的垄断。这种垄断不同于《反垄断法》意义上的市场垄断性行为，而是对专利或者技术创新等技术资源实施不同程度的垄断。专利资源的垄断虽然不会对市场直接造成影响，但由于专利权具有排他性，实际上造成的垄断效果将比市场垄断更加难以撼动。

    专利海盗公司已经开始升级，其资金规模和关联企业的数量与一个大型技术企业相当，其大量的技术分析和评估专家在全球范围内搜索具有潜在价值的专利，对现有技术进行收购或者对其下一代的技术开发进行投入，使专利资源快速向少数专利海盗集中。

    因此对于专利海盗的规范不应仅局限在专利制度内部的完善与修补，应当利用《反垄断法》等外部机制对其进行制约。完善《反垄断法》的适用范围，将对专利资源进行垄断的前市场行为纳入到其规范范围内; 分析专利海盗实施专利垄断的特点及其危害，明确其违法特征和处罚原则，严格区分专利海盗与正常的专利收购、技术投资的界限，从而有效地防止专利海盗对专利资源大规模垄断的出现，保障我国企业的技术创新和公平的竞争秩序。

    北京大学法学院教授、博士生导师张平点评:

    随着世界范围内专利“巨人族”的崛起，专利领域中的创新活动已经成为一种商业投资行为，向发明投资与向其他领域投资一样变成一种直接的市场盈利行为。这种对创新的投资已经偏离了原来人们意识中企业为提升产品竞争力而进行创新的本意。这种通过市场分析进行的选择性创新活动，形成了一种新的创新市场，也让同业竞争者的专利战略发生了改变。而聚集了大量专利“产品”的“专利海盗”( 或者NPE) 并不进行商品生产，利用专利投资、收购、许可和诉讼等方式获取利益，对企业的技术创新和生产经营构成了影响，在专利应用的模式上也不同于传统的方式。我们能够感受到近年来专利诉讼、专利许可在世界范围内的活跃，因此对专利应用的新模式及其影响进行研究，对分析专利制度的发展趋势和当代问题具有重要意义。

    《美国对专利海盗的规范措施及我国的借鉴》一文聚焦于近年来专利海盗产生的各种影响，并对美国采取的法律措施进行了分析和研究，介绍了美国联邦贸易委员会和司法部展开的行政调查、国会议员提出的《“盾牌”法案》、白宫发布的《专利主张与美国创新》报告以及五项行政措施和七项立法建议等。该文还分析了这些法律措施出台的政策背景，指出针对专利海盗的规范措施已经成为美国专利制度改革的下一个重要目标。这些分析和研究可以让我们更加全面地认识专利应用模式最新的发展趋势，为我国防范“专利海盗”的不利影响提供了政策依据。

    在我国，由于专利的作用和影响正不断加强，政府也在推动技术许可和技术交易并提供各种支持政策，但也应当注意到国际上的变化，了解“专利海盗”等新模式具有的潜在影响。该文对我国需要采取的应对措施提出了具体建议，对我国专利政策的完善具有现实意义。

    （信息来源：《法学杂志》2014年第5期）

    2011年5月24日，欧盟委员会向欧洲议会和欧盟理事会提交《关于知识产权海关执法条例草案》，供后者在修订知识产权海关执法条例时参考，草案同时公开征求公众意见。2013年6月12日，《关于知识产权海关执法及废除2003年第1383号条例的条例》（简称《2013年条例》）获得欧洲议会和理事会通过，并于2014年1月1日生效实施。本文梳理欧盟知识产权海关执法条例渊源，对《2013年条例》的修订进行讨论，并评估其对知识产权海关执法国际规则及我国的影响。

    一、欧盟知识产权海关执法规则法律渊源

    在知识产权海关执法区域协调方面，在《2013年条例》之前，欧盟曾出台三部知识产权海关执法条例，即1986年知识产权海关执法条例（EC Regulation3842/86，简称《1986年条例》）、1994年知识产权海关执法条例（EC Regulation3295/94，简称《1994年条例》）和2003年知识产权海关执法条例（ECRegulation1383/2003，简称《2003年条例》）。

    （一）《1986年条例》

    《1986年条例》最早协调欧盟成员国知识产权海关执法规则，其主要内容是授权成员国海关制止假冒货物进入欧盟。执法保护模式是依据权利人的申请而进行海关执法，并无依职权主动执法的义务。《1986年条例》在知识产权海关执法国际协调的历史上具有重要意义，它是最早且较为系统地进行知识产权海关执法规则的区域协调，并对世界贸易组织（WTO）《TRIPS协定》边境措施产生重要影响，这些从当年欧盟提议的“TRIPS协定草案”中可窥见一斑。

    （二）《1994年条例》

    根据《1994年条例》，欧盟成员国海关有权禁止假冒和盗版货物完成清关后自由流通、出口、再出口和保税进口。《1994年条例》中海关执法对象除假冒货物外，增加了盗版货物。在执法程序上，如海关执法中发现假冒和盗版货物，可以进行暂扣3个工作日，并通知权利人是否发起申请保护程序。《1994年条例》并不直接涉及过境货物的执法问题，但比利时海关依据该条例扣押了从中国起运过境比利时的飞利浦牌剃须刀。案件争议在于《1994年条例》第6条第2款中是否涉及“生产假设”（Manufacturing Fiction）理论的内容。从该条错误解读出的“生产假设”理论认为：成员国执法机关认定过境货物是否侵犯知识产权时，假设嫌疑货物是在该国生产制造，从而依据该国法律认定侵权成立，不考虑货物的临时存储或者过境状态，也不顾及涉案货物在出口国合法生产和在目的国合法销售的事实。由于“生产假设”理论涉及知识产权的地域性和域外执法问题，在理论层面引起巨大争议；同时，印度和巴西对荷兰依据“生产假设”理论查扣过境仿制药的做法表示不满，已于2010年5月依据WTO争端解决规则向欧盟和荷兰提起磋商。《1999年条例》对《1994年条例》进行修订，专利和补充保护证书纳入海关保护的客体。此外，《1999年条例》将海关执法范围扩展到海关监管状态下的货物，包括转船等过境货物和在自由区或者自由仓库中的货物。

    （三）《2003年条例》

    《2003年条例》对欧盟知识产权海关执法措施做出重要和系统性修订。该条例更加重视授权海关依职权主动执法检查的执法程序。根据《2003年条例》，海关启动执法程序有一定的自由裁量权；当有充足理由怀疑是侵犯知识产权货物时，海关可进行执法扣留，并通知权利人。《2003年条例》进一步扩大海关保护客体的类型，将植物多样性权利、地理标志和原产地标记等纳入保护范围。这一变化反映欧盟对本地区优势产业的保护需求，与欧盟在《TRIPS协定》理事会推动地理标志谈判的立场一致。为了更好实施《2003年条例》，欧盟理事会于2004年10月通过《2003年条例实施细则》来细化知识产权海关执法规则。例如，《2003年条例实施细则》明确《2003年条例》中的权利人包括知识产权的集体管理组织，详细规定权利人申请海关执法程序的文档材料要求，并在附件中提供申请表格样式和成员国海关当局的联系方式等。

    上述三部欧盟知识产权海关执法条例中的执法规则在实践过程中逐渐得到发展和完善，规则体系日益规范和成熟。但欧盟在知识产权边海关执法规则的区域协调上并没有停滞不前，《2013年条例》便是最新协调成果。

    （四）《2013年条例》

    欧盟知识产权海关执法保护体系完备，既有对贸易伙伴进行激励、援助、监督和制裁的单边措施；也有积极通过双边和多边机制、推行欧盟标准与经验、参与并主导国际海关执法的规则。随着知识经济重要性的不断提高，各国对知识产权竞争优势的依赖明显增加，纷纷趋向于实施高标准的海关保护制度。欧盟知识产权海关执法标准也相应“水涨船高”，及时根据形势发展做出调整。

    一方面，欧盟于2010年3月提出“单一市场战略”，知识产权海关执法条例的修订是整个战略框架的一部分；知识产权是“单一市场战略”的基础，也是保护欧盟研究和创新利益的基石。所以，欧盟需要继续推进知识产权海关执法标准的提升。另一方面，尽管欧盟知识产权海关执法成效显著，但各种数据表明假冒贸易依然对欧盟构成巨大挑战。根据欧盟委员会的估计，假冒和盗版给欧盟企业每年造成2500亿欧元的损失。鉴于假冒货物对消费者有严重的健康和安全风险，欧盟对加强海关保护形成共识，期待修订知识产权海关执法条例增强海关执法权。

    从《2013年条例》序言中可总结出条例修订的目标：一是扩大保护。除已有保护客体外，增加新型保护客体，且增加认定侵权类型。二是协调程序。例如，简易程序在欧盟成员国强制适用的问题。三是平衡权利。为海关执法程序的所有参与者提供更加平衡的方案。四是澄清条款。对原有法律条款进行解释和澄清，特别是解释条例在知识产权侵权判定方面是否对成员国立法产生影响。五是减轻负担。条例修订需要减轻海关执法措施对权利人的负担等。六是兼顾发展。条例修订需要考虑到经济、商业和法律的发展，更新规则需要保持一定的预见性。总体而言，《2013年条例》的目标是：提供更强健的执法，增强海关行动的成效，确保有效保护欧盟贸易利益。

    二、《2013年条例》的核心内容

    （一）澄清条例主题

    《2013年条例》序言清楚地解释条例的主题。条例只是规定海关对涉嫌侵权货物的执法条件和程序，并不会对成员国决定知识产权侵权的实体法产生影响。《2013年条例》中没有出现《2003年条例》序言中容易引起误解的表述，知识产权侵权判定严格尊重知识产权的地域性原则，而这正是被“生产假设”理论所忽视的重要原则，由此可以解决荷兰等国对“生产假设”理论的错误适用。《2013年条例》赋予海关防止侵权货物自由流动的权力，而侵权与否完全交由成员国主管机关依据知识产权实体法来决定。此外，《2013年条例》确认，如果嫌疑货物处于保税制度（包括外部过境和海关仓储）或处于自由区或自由仓库中，这一事实本身并不影响知识产权侵权判定。欧洲法院认为：除非权利人证明货物最终会在欧盟销售，否则海关仓储或外部过境程序中货物不应当视为侵权。英国法院也持同样立场，但在诺基亚案中，法官认为：欧盟条例修订应当考虑到假冒货物过境欧盟成员国对国际贸易的重要影响。在其看来，如果欧盟海关执法条例排除对保税程序和海关转运程序中的过境货物适用执法程序，那么使违法者有预谋地将侵权货物改变海关状态并置于保税程序中以躲避检查。所以，《2013年条例》主题的澄清是对这种担忧的有力回应。

    （二）明确海关执法环节

    在海关执法环节方面，《2013年条例》规定：如果有合理的侵权怀疑，海关可以对任何海关状态的货物进行执法检查；当认为构成知识产权侵权时无需考虑海关截获货物的海关状态。只要货物在欧盟关境内，它们应当处在海关监管之下，海关有权随时执法。《2013年条例》执法范围包括货物跨越欧盟外部边境的所有情形，不论货物是否放行自由流通、处于保税制度或是在自由区和自由仓库之中。

    《2013年条例》将知识产权海关执法措施适用于所有海关状态下的货物，并没有违反《TRIPS协定》，也没有与尚未生效的《反假冒贸易协定》（ACTA）中执法规则相抵触。《TRIPS协定》和ACTA都使用了“最低保护”条款，允许缔约方提供更加严格的边境执法标准，其中包括海关对执法环节的扩张。根据《关税与贸易总协定》（GATT）第5条规定的过境自由原则，货物有过境欧盟的自由。然而，GATT第5条很难成为赋予海关权力对过境货物进行执法的障碍。因为，GATT第20条“一般例外”中规定，缔约方有权采纳或执行确保遵守知识产权法的必要措施。《欧共体海关法典》第58条、欧盟《现代化海关法典》第91条和第177条都规定成员国可以对非共同体货物施加商业禁止和限制政策，其中包括保护知识产权的正当理由。从国际条约来看，过境自由原则从来没有被适用于非法贸易，特别是侵犯知识产权货物的非法贸易。《2013年条例》尊重《TRIPS协定》和ACTA的规定，同时考虑到GATT的核心原则和一般例外。

    （三）增加执法保护客体

    《2013年条例》保护的知识产权客体有所增加，新增对商号、集成电路布图设计、实用新型的保护。目标是保持欧盟外部边境保护客体范围与《知识产权执法指令》中内部市场知识产权保护客体范围一致。对于商号，《保护工业产权巴黎公约》第9条已经授权采取执法措施进行保护。对于海关执法措施是否适用于未注册驰名商标，《2013年条例》没有明确回应。虽然，未注册驰名商标在《保护工业产权巴黎公约》第6条之二中已有规定，但未注册驰名商标并不是欧盟立法所创设的知识产权客体，不过欧盟成员国作为WTO和WIPO的成员方，未注册驰名商标往往在国内法中得到保护。

    对于集成电路布图设计，已有拉脱维亚和斯洛伐克等欧盟成员国在海关执法中保护，条例修订后便于规则在欧盟境内的完全统一。目前，除了《2013年条例》中明确列出的保护客体之外，欧盟保护的知识产权类型还有自成体系的数据库和技术保护措施等两种客体。其中，技术保护措施在WIPO《世界知识产权组织版权条约》（WCT）、《世界知识产权组织表演和录音制品条约》（WPPT）和《视听表演北京条约》中都得到支持。在作品正常运行的过程中，技术保护措施可以防止或限制未经权利人同意的行为，对作品起到有效保护作用。各种保护和管理版权的设备、工具和技术都可以被认定为技术保护措施。《2013年条例》授权海关采取行动打击“用于规避技术措施的设备、产品或组件”。之前，如果规避设备没有商标或版权标识，海关只能放行涉案货物；以后，成员国海关则可依据《2013年条例》对非法使用规避技术措施的设备、产品或组件进行知识产权执法，这将对网络环境中假冒和盗版泛滥的治理起到间接威慑作用。

    （四）增加侵权类型认定

    《2013年条例》将知识产权侵权货物分为三大类：假冒货物、盗版货物和侵犯其它知识产权的货物。《2013年条例》对于假冒和盗版货物之外其它侵权货物的认定，根据“内外一致”的执法原则，所有在国内法上认为是侵权的行为类型，在海关执法时也将作为侵权行为而加以认定。实际上，这意味着对商标和著作权的海关保护弱于其它类型知识产权的海关保护。以假冒货物为例，它限定于嫌疑货物标有与权利人完全相同或实质相似的商标，且使用商标的货物与权利人使用商标的货物是同种类型；“假冒货物”的认定比较狭窄，并不包括其它侵犯商标权的行为类型。

    平行进口货物在《2003年条例》中是侵权认定的豁免对象，#0并且欧洲法院曾明确表示：商标权人不能反对平行进口产品在外部过境程序或海关仓库程序之下进入欧盟。《2013年条例》中海关执法对象包括平行进口货物，这与欧盟支持的权利只在欧盟区域内穷竭的立场并不冲突，其目的是确保权利人牢牢掌握欧盟境内货物的首次销售权。对于个人行李物品，《2013年条例》第1条第4款继续将它们排除在外，只要这些物品是个人使用，且没有迹象显示物品涉及商业性质。

    三、欧盟知识产权海关执法条例修订的影响

    （一）对欧盟知识产权海关执法体系的影响

    由于欧盟共同市场建设的需要，欧盟需要统一协调成员国的海关执法规则，这使得海关执法在欧盟及其成员国知识产权执法体系中占据重要地位。《2013年条例》将对欧盟各国知识产权执法产生重要影响。首先，《2013年条例》明确该条例不对成员国判定知识产权侵权与否的实体法产生影响，不会增加或减少知识产权侵权判定的国内法标准，因此从欧盟区域立法层面明确排除“生产假设”理论的适用。其次，《2013年条例》坚持知识产权海关执法环节的全面覆盖，包括货物的进出口环节、过境环节、海关仓储和自由区等环节等。第三，《2013年条例》对海关执法保护客体、侵权种类的扩张适用于自由区和过境货物的知识产权执法。海关执法保护客体显著增加，超越《TRIPS协定》所保护的知识产权客体类型，而且海关执法中认定侵权类型的增加也超越《TRIPS协定》和ACTA边境措施的规定。

    （二）对知识产权海关执法国际规则的影响

    为了促进欧盟经济的可持续发展，欧盟趋向于实施更高保护标准的知识产权海关执法制度。《2013年条例》扩大海关执法的保护客体，增加侵权类型的认定，澄清现有法律中的模糊规则，更好地平衡所有程序参与者的权利，并减轻权利人的负担。欧盟地区知识产权海关执法规则的立法体系完善，层级清楚；执法标准高于《TRIPS协定》和ACTA等国际条约。欧盟通过双边自由贸易协定积极输出自身的海关执法规则，呼吁国际社会采取更加严格的边境执法措施，以保护欧盟知识产品在国际市场中的相对优势。《2013年条例》确立了目前最高水平的知识产权海关执法标准，必将对知识产权边境执法的国际协调和过境货物知识产权执法实践产生重要影响。

    （三）对我国的启示与建议

    1.深入理解欧盟规则及其变化我国企业必须充分了解欧盟知识产权海关执法制度的内涵及其特点，尊重欧盟及其成员国的知识产权，继而制定针对性的经营战略才能赢得巨大的欧盟市场。同时，由于我国企业对欧投资增加，中国在欧盟受保护的知识产权越来越多，我国权利人应当及时申请欧盟的海关保护程序，利用欧盟的执法资源为企业海外维权保驾护航。商务部门、行业协会和企业应充分认识到欧盟海关执法规则修订在政策和操作层面带来的变化，充分与欧盟成员国海关机构进行沟通和信息共享；在尊重知识产权的前提下，确保货物在欧盟的入境通关和转运不因执法不当而遭遇时间延迟和经济损失。

    2.加强中欧知识产权海关执法合作

    目前，我国海关已经与澳大利亚、俄罗斯、南非、印度、日本等签订海关互助与行政协定，这些协定对于中国海关知识产权执法能力建设起到积极的推动作用。从国际层面来看，中国海关还应当继续加强国家和地区间的执法合作，特别是与欧盟的合作。多年来，中国被欧盟认定为侵犯知识产权货物的主要来源地。根据欧盟海关与税务总司的统计，2012年其查扣的侵权产品数量中64.51%来自中国大陆。尽管该数据有夸大之嫌，但我国侵犯知识产权货物出口问题确实值得关注。中国海关应当向国外同行学习，加强知识产权保护与执法能力建设，有效打击知识产权侵权行为，避免知识产权成为中国贸易的“软肋”。同时，中欧应当继续开展类似于中国-欧盟知识产权项目（二期）的合作研究和信息分享。

    3.推动国内规则的修订与完善

    伴随我国进出口贸易增长和上海自由贸易区建设等国情，中国知识产权海关执法制度和政策等必将受到更为广泛的关注，《知识产权海关保护条例》等相关法律制度的修订与完善也顺理成章。我国海关执法规则的修订必须权衡国家、国内利益攸关者和国际社会等主体诉求，在各方博弈中寻求合理有效的制度安排，确保修订的规则既能适应我国国情，同时兼顾国际经贸条约和惯例的发展趋势。欧盟知识产权海关执法条例中“海关与权利人的沟通机制”、“权利人一次申请一年有效的申请程序”和“侵权货物处理的简易程序”等都值得我国在制度设计时加以借鉴。此外，欧盟明确知识产权海关执法规则对自由区货物的适用，也值得我国在构建上海自由贸易区知识产权保护体系时参考。

    4.对进出口货物过境欧盟的特别建议

    《2013年条例》和《过境货物知识产权执法指南》给参与中欧贸易的企业许多有益启示，特别当货物过境欧盟或经欧盟自由区中转时：首先，需要注意设计合理过境贸易路线，确定国际贸易运输中具体的过境国，并且注意国际贸易单证的规范性，严格按照欧盟海关的规定进行申报。其次，需要熟悉欧盟《现代化海关法典》中的“特别制度”，合理运用这些制度才能确保正确认定“共同体货物”、“非共同体货物”和“过境货物”。再次，需要熟悉过境国的知识产权实体法，企业应事先做好必要的尽职调查，因为侵权与否最终需要依据过境国的知识产权实体法来进行判定。最后，对于仿制药的进出口来说，虽然《过境货物知识产权执法指南》已经否定基于过境仿制药这一事实本身对货物进行执法查扣，但仿制药侵犯商标、版权或补充保护证书等知识产权客体的风险依然存在；同时注意过境欧盟的仿制药是否存在商业上被认定进入欧盟的可能性和风险，以免因执法检查影响物流速度和贸易效率。

    （信息来源：《知识产权》2014年第5期）

    一、问题的提出

    历经十一年“助跑”的中日韩自由贸易协定(FTA)谈判已经正式启动，分别于2013年3月在韩国首尔、8月在中国上海、11月在日本东京、2014年3月在韩国首尔举行了四轮谈判。构建一个“内容全面、高水平”的自由贸易协定，建立中日韩三国间紧密的经济合作机制，推动东亚经济一体化的发展是各方在前期的FTA联合可行性研究中业已达成的共识。目前，国内学界就中日韩FTA谈判中的货物贸易、服务贸易、农产品市场准人、投资等规则设置谈判策略问题展开了积极和深人的探讨，有关知识产权谈判议题的研究成果尚不多见。FTA知识产权规则关乎贸易流动、投资、技术创新与转移,并对缔约方的社会福利、经济增长产生直接影响，往往是FTA谈判中的焦点议题。在已经进行的四轮谈判中，日本和韩国均强烈要求将知识产权议题纳人谈判议程。后续谈判即将进行，日、韩就FTA知识产权规范可能提出何种要价？中国如何应对？本文基于中曰韩FTA知识产权议题之规范、政策及利益基点分析，展望谈判难点，并提出中国的应对策略。

    二、中日韩FTA谈判知识产权议题之规范、政策及利益基点

    (一）中、日、韩所签FTA既有知识产权规则评析中、日、韩三国已签FTA中的既有规范创设了各国在知识产权保护方面的义务，型塑着一国与知识产权相关的政策空间,并对一国后续所签贸易协定规范有着先导作用和示范效应；既是中日韩FTA知识产权合作范式的约束条件，也是FTA知识产权制度路径选择的重要基点。对此加以研究，是分析、展望中日韩FTA谈判知识产权议题的必要前提。

    1.中、日、韩已签FTA知识产权规则概况

    中国自由贸易协定知识产权条款从无到有,从简单提及到独立成章:《内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排》、《亚太贸易协定》、中国与东盟、巴基斯坦、新加坡分别达成的协定均无知识产权规定;2005年后与智利所签FTA有分布于第3章和第13章的3个条款涉及知识产权;之后与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛等国所签FTA均设有独立的知识产权章节。总体而言，上述FTA在制度规训方面均采取松散合作模式，以增进合作为基本原则，重申各方在知识产权国际条约下的义务，注重知识产权保护的利益平衡。部分协定的实体内容体现了中国的利益关注点。2013年7月6日达成的《中国-瑞士FTA》是迄今为止知识产权保护最为严格的中国自由贸易协定，内容极为具体、详尽,包含执行商标软法规范、药品及农用化学品测试数据的排他权保护、边境措施的扩大适用、驰名商标保护范围的扩大等多项TRIPS-plus规则。与之相对，同于2013年签定的《中国-冰岛FTA》知识产权章节仅有3项条款，内容仅涉及总则、国际公约、合作与信息交流等宣示性规定。此种殊异似乎表明，目前中国在FTA知识产权规制方面缺乏一套明确的战略安排，缺少反映自身利益关切事项的统一范本，规则的形成根据缔约伙伴的不同有较大的差异。中瑞FTA中严苛的知识产权条款的纳人是否预示着中国FTA知识产权制度模式由先前的松散型、软性协调向紧密型、硬性规制的嬗变仍有待观察，但其无疑撕开了一道提升中国知识产权保护标准的口子。

    日本已签订的13个经济伙伴关系协定中，《日本一新加坡EPA》、《日本一墨西哥EPA》、《日本一东盟CEPA》及《日本一文莱EPA》将知识产权定位为合作领域，内容简略,主要涉及知识产权合作事宜和专利申请程序的便利化;其余日本经济伙伴关系协定均单独设立知识产权章节，规则详尽,并包含部分超TRIPS条款。总体上看，日本EPA知识产权规范采取提出关切事项的点面结合模式:在植物新品种保护、知识产权侵权行为刑事制裁范围的扩大、专利申请程序的简化等日本的利益关注点方面提出了高标准要求，对知识产权国际条约下的义务的重申和承认则牵制了协定在知识产权保护方面的进攻性。

    目前韩国已经生效的8个FTA中，除《韩国一东盟FTA》只有一条关于知识产权合作的条款外，其余韩国FTA均设有独立的知识产权章节。早期所签FTA集中于知识产权的合作事宜、专利申请的简化、地理标志保护等要点。与韩国提升知识产权保护水平、打造知识产权强国的国内政策相呼应，分别于2007年及2010年缔结的《韩国一美国FTA》和《韩国一欧盟FTA》纳人了严苛的知识产权保护规则。韩欧FTA在版权和邻接权、专利、商标和地理标志以及知识产权执法方面均设定了大量超出TRIPS协议的义务，被认为提前实现了《反假冒贸易协定》（ACTA)意欲达到的知识产权保护水平W。韩美FTA也采用全方位的TRIPS-plus扩张保护标准，整体上全面强化了知识产权保护的力度。

    2.中、日、韩已签FTA知识产权内容评价

    根据WTO经济研究与统计局（World Trade Organization Economic Research and Statistics Division)的研究,是否包含知识产权一般条款、特定知识产权类别条款及与药品有关的条款,是衡量区域贸易协定知识产权内容全面程度的重要表征。下表采用WT0经济研究与统计局的测度和记分方法，以上述条款为指标，对中、日、韩所签贸易协定知识产权内容作一总体评价。

    表1显示，中国FTA知识产权内容评级均为2级以下，分值主要来自对TRIPS协议义务的承认、知识产权合作等原则性条款。日本所签13个贸易协定中，评级为一级的有4个;二级为8个，主要覆盖知识产权保护的一般条款;三级有2个。韩国所签FTA则除了《韩国一东盟FTA》外，知识产权内容评级均在二级以上，其中与欧洲自由贸易联盟(EFTA)及美国分别签订的FTA在与药品有关的知识产权条款方面分值较高。相对而言，中国FTA知识产权条款内容较为简略,知识产权并非区域规范整合的重点；日本贸易协定知识产权内容全面程度情况不一、差异较大;韩国FTA知识产权内容更加全面，区域规范的整合程度更高。

    需要说明的是,该测度方法主要用于评价区域贸易协定知识产权内容的全面性及完整性，并不代表贸易协定知识产权保护的水平和强度。对FTA知识产权规则的全面评价还需对其保护强度作定量分析。

    2. 中、日、韩所签代表性贸易协定知识产权强度比较

    选取近期韩国、日本及中国各自所签FTA中较具代表性的《韩国一美国FTA》、《日本一印尼EPA》和《中国一哥斯达黎加FTA》、《中国一瑞士FTA》为样本，选用一套能够反映FTA知识产权结构要点及保护强度的评价方法，以TRIPS协议作为衡量基准，对上述四个协定进行条款分析与指标匹配性研究,其知识产权保护强度分值从高到低排序依次是《韩国一美国FTA》、《中国一瑞士FTA》、《日本一印尼EPA》和《中国一哥斯达黎加FTA》。如图1所示。

    《韩国一美国FTA》采取严格标准，设定了精确的知识产权保护义务，也限制了缔约方的政策选择空间。《日本一印尼EPA》主要关注网络版权保护、专利审查的程序事项等，虽然保护强度低于韩美FTA及中瑞FTA,但其下某些规定,如刑事程序适用范围的扩大，不仅超出了TRIPS协议，甚至比美、欧自由贸易协定的要求还要严格，值得关注。以《中国一哥斯达黎加FTA》为代表，中国所签大部分协定不以超TRIPS义务为要义,只涉及最基本的一般义务,强调知识产权领域的合作，保护水平与TRIPS协议一致。但2013年《中国一瑞士FTA》引人众多超TRIPS条款，使其知识产权保护强度分值达到6.66，远超其余中国FTA。

    总之，区域经济整合不断向纵深发展的趋势下，知识产权保护巳成为区域合作深度一体化发展的主要议题,近期中、日、韩三国各自签定的FTA均包含知识产权条款，总体上呈现出保护标准不断提升、合作日趋紧密、义务设定愈加精确之趋势。基于利益偏好及价值取向的不同，中、日、韩三国各自所签贸易协定在知识产权内容的全面性、规范整合程度及保护强度方面存在差异，在知识产权关注点方面各有其侧重。既存的差异将影响各国对中日韩FTA知识产权规则及秩序的预期和约束制度的设计。

    (二）中、曰、韩FTA知识产权政策倾向考察

    FTA制度并非孤立地存在，而是一国社会治理政策的组成部分。政策在FTA制度形成的过程中发挥着积极的导向性作用，传递着政府干预的信号。FTA知识产权规范就是缔约方对外知识产权政策的直接展示及其贸易政策的贯彻和延伸。对中、日、韩三国FTA知识产权政策倾向的考察，有助于把握各国有关FTA知识产权议题的政策基点。

    转型发展、创新驱动已成为中国当前及未来发展的重要国策。对于中国这样的技术后发国家,过高的知识产权保护标准显然会对自主创新能力建设形成掣肘。知识产权政策既要保护产业的创新空间，又要应对包括FTA制度规范在内的各种国际因素的刚性约束,适宜的知识产权保护水平是政府、学界一直孜孜以求的命题。就FTA知识产权规范而言,学界普遍认同中国应当坚持按照TRIPS协议现行标准保护知识产权之立场，目前已签订的FTA也多以执行TRIPS协议义务为本位。正在进行的中日韩FTA谈判中，中方将不会出离于这一基本政策立场。但是，从严格意义上说目前中国尚未形成一套明晰的FTA知识产权政策指导与战略安排，以同于2013年达成的《中国一冰岛FTA》和《中国一瑞士FTA》为代表，两协定知识产权保护标准殊异，彰显中国FTA知识产权保护指导思想并不明确，缺少整体规划，政策连贯性匮乏。

    亚洲金融危机后东亚区域主义的兴起形成了对日本贸易政策的外部性冲击。来自中国的竞争性压力尤其加速了日本FTA政策由被动反应转向积极主动。与此同时，以日本《知识产权战略大纲》及《知识产权基本法》的通过和颁布为标志，日本开始实施知识产权战略。推进与发展中国家尤其是亚洲周边国家的合作,加强日本知识产权的海外保护，推动世界统一专利制度的建立，是日本知识产权战略的重要内容。由于2011年日本大地震及其后续影响，经济复苏之路异常艰难，财政收人捉襟见肘，但2011年日本知识产权收支盈余却再创历史新高。对于正在饱受经济通缩、出口萎缩和贸易赤字之苦的日本而言,不断增强的知识产权国际盈余照亮了前路，日本再次将希望寄托在“技术立国”上，以提升产业国际竞争力和复苏经济为首要目标，更加坚定地将本国具有竞争力、属于日本进攻性利益的议题,如服务、投资、知识产权等纳人FTA谈判。在中日韩FTA前两轮谈判中，日本已经明确表示对知识产权议题的高度关注,在FTA知识产权规范设置方面，日本无疑将采取积极的进攻性政策。

    韩国知识产权政策体系一直以促进本国高新技术产业发展为重点,一系列卓有成效的知识产权政策的实施促进了韩国创新能力的增强，高附加值产业发展强劲。2008年全球金融危机后，韩国政府更加重视知识产权工作，立志建成知识产权强国，其知识产权政策开始转向以赢得全球竞争优势为目标，强调竞争导向的贸易策略，重视FTA下的服务、投资、竞争与知识产权规范。以《韩国一欧盟FTA》及《韩国一美国FTA》中的高标准知识产权规则为表征,韩国已经接纳、采取了美、欧FTA知识产权规范的基本政策立场,寻求区域协调中的知识产权强化保护，以实现更高阶的贸易利益。

    综上，就中日韩FTA知识产权议题，日本和韩国将倾向于进攻型政策:寻求程度更深的区域整合，设定标准更高的制度规范。而中国基于国内经济社会发展水平的现状，将选择防守型的FTA知识产权政策:执行现行标准，尊重各方法律，重申各方在知识产权国际条约下的义务，而尽量避免承担过重的知识产权保护义务。

    (三）中、日、韩知识产权贸易竞争力比较

    既有FTA知识产权规则和政策倾向是中曰韩FTA知识产权规则约束形成的现实基点，影响着制度设计的重心与预期;知识产权贸易利益也是区域合作规约、秩序形成的重要驱动力。国家知识产权贸易竞争力状况干预着知识产权保护标准对该国贸易流动、经济增长的影响程度，显然,一国知识产权贸易竞争力越强，知识产权强保护模式越有利于该国获取贸易利益。下文统计分析中、日、韩三国知识产权贸易进出口额,并采用贸易竞争力指数测度、判断三国知识产权贸易竞争力。

    根据国际贸易统计中的统计指标解释，国际知识产权贸易的相关数据统计包含在“专有权利使用费和特许费（royalties and license fees)”中。“专有权利使用费和特许费”被解释为:专有权使用费,例如专利、商标、版权、工业程序和工业设计、商业秘密、专卖权，这些权利均源自研究开发与市场推广；以及复制和/或销售蕴含在产品原件或原型当中的知识产权的许可费。本文采用WT0国际贸易统计数据库中“专有权利使用费和特许费”项下的数据统计中、日、韩三国知识产权贸易进出口额。

    目前，专有权利使用和特许已经成为中国仅次于运输服务的第二大服务贸易逆差行业。上表数据显示,2008年至2012年，中国知识产权贸易连年逆差，且国际收支逆差逐年增加。同期日本知识产权贸易均为顺差,且国际收支顺差呈上升趋势，彰显日本强劲的技术实力,也从另外一个侧面表明日本对海外知识产权依存度的降低。在此期间韩国知识产权贸易额也为赤字，但与中国相比，其知识产权海外支出数额远低于中国’而海外收人明显高于中国，收支比更加合理。

    以前述贸易统计数据为基础，下文采用贸易竞争力TC指数比较分析中、日、韩三国知识产权贸易竞争力。TC指数是衡量一国贸易竞争力的通用国际指标，表示一国进出口贸易的差额占进出口总额的比重。其优点是剔除了通货膨胀等宏观总量波动的影响，作为贸易总额的相对值，可在不同时期、不同国家之间进行比较。TC取值范围为（-1，1)，数值接近0表明比较优势接近平均水平;TC大于0,表明比较优势大，且越接近1，竞争力越强；反之，则说明比较优势小，竞争力越弱。TC=(X-M)/(X+M);其中:X为出口额，M为进口额，X-M为净出口,X+M为进出口总额。2008年至2012年中、日、韩三国知识产权贸易竞争力TC指数比较如图2所示：

    图2显示，2008年以来中国知识产权贸易TC指数均小于零，且一直在-0.9附近徘徊,表明中国知识产权贸易竞争力极其羸弱。日本该指数均为正值,且有不断上升的趋势，说明日本拥有很强的知识产权贸易竞争力。近年来韩国知识产权贸易TC指数值也为负值,但与中国相比，其仍然占有一定的竞争优势。

    综上，从知识产权贸易额统计数据看，对于知识产权收支长期处于盈余状态的日本而言，区域知识产权的强化保护显然有利于维护其在知识产权贸易方面的竞争优势,获取出口增长和就业增加等贸易收益。韩国知识产权贸易竞争力强于中国，中日韩自贸区知识产权的强保护模式对中国的负面影响更甚于韩国。

    三、中日韩FTA谈判知识产权议题展望

    在TRIPS协议最惠国待遇原则适用的语境下,各国已签贸易协定下的既定知识产权规则框架型塑着FTA制度形成的路径空间。与知识产权有关的政策倾向及贸易利益则约束着各国就FTA谈判知识产权议题的出发点。以此为基点,下文对中日韩FTA谈判中的知识产权议题作出展望与预测。

    (一)知识产权议题是否纳入FTA谈判议程

    在中日韩前四轮FTA谈判中，各方就是否谈判知识产权议题存在分歧。日本和韩国主张将知识产权议题纳入FTA谈判范围。中国作为三方谈判中唯一的发展中国家,提议先商讨关税、投资和服务等重要领域。各方最终同意，知识产权问题是否由工作组展开磋商将交由专家会议进行讨论。

    近十年来，全球区域经济合作呈现深度一体化发展的显著趋势，也就是在降低关税和配额的基础上，采取更广泛的政策、覆盖更全面的领域来促进区域市场的深度整合。知识产权在保障贸易增长、消除贸易障碍方面有着重要作用，往往是区域经济合作谈判中不可回避的焦点问题。根据WTO的统计,2009年后生效的所有区域贸易协定均包含知识产权条款。2011年11月《中日韩自由贸易区可行性联合研究报告》中，中、日、韩三国就加强FTA框架下的知识产权保护合作达成了共识;2013年3月的首轮谈判，各方一致同意努力构建一个“内容全面、高水平”的FTA，日本和韩国极力主张将知识产权议题纳入谈判范围。在此情况下，笔者认为，即便中国一再反对，中日韩FTA后续谈判中完全撇开知识产权议题的可能性也不大,当务之急在于，摸清对方的谈判要价，明确本国的谈判目标，并采取相应的应对策略，提出有针对性和个性化的制度设计方案，争取有利的FTA知识产权制度安排。

    (二）自贸区知识产权保护水平

    FTA制度整合下知识产权保护的总体目标无疑应当着眼于激励创新，促进竞争，便利区域内贸易、投资发展和技术转移;谈判的具体目标则落脚于知识产权保护水平--是提高水平还是维持现有标准。

    由于下列原因，日本和韩国极有可能在后续的FTA谈判中要求纳人高标准知识产权保护条款，确立自贸区内知识产权的强保护模式。其一，按照Porter的钻石分析体系理论，知识产权作为一种产业竞争的促进要素，在国际竞争中可以赢得效果显著且又可持续的竞争优势。中、日、韩三国中，日本和韩国在知识产权贸易竞争力方面占有优势，尤以日本为甚，自贸区内高水平的知识产权保护无疑有利于日、韩维持和巩固其贸易竞争优势。其二，日本和韩国已分别签署众多严格保护知识产权的FTA，两国均为《反假冒贸易协定》(ACTA)的签署国，日本还加入了《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)的谈判，ACTA和TPP均以高标准的知识产权规范著称。日、韩签署的FTA使其背负着远远超出TRIPS协议标准的知识产权保护义务。由于TRIPS协议最惠国待遇原则的适用，除少数特例,此种义务必须向包括中国在内的数量极其广泛的WTO成员方延伸履行。在此情况下，不能排除日、韩可能基于下述考虑要求中曰韩FTA引人知识产权强保护条款:与其不求任何回报地对中国提供高标准保护，不如通过FTA下的制度化运作协调区域知识产权保护水平，以得到同等待遇，从而维持平衡，避免中国因知识产权的弱保护获利。其三，FTA知识产权规范设置的示范效应考量。FTA是各国力量角逐、利益博弈、扩大影响、传播规范与价值观的重要平台。当前的东亚区域合作中，跨太平洋伙伴关系协定（TPP)、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP)、中日韩FTA谈判暗战正酣。基于中、日、韩三国在亚洲的政治经济地位，中日韩FTA的影响绝不仅限于自贸区所辖范围，其下的知识产权规范设置对相关贸易协定有着先导作用和示范效应,能够成为相关协定的参照系。因此，日、韩不会甘于仅限于松散合作而无实质性内容的FTA知识产权规则，而会想方设法通过FTA确立自贸区知识产权的强保护模式，固化有利的知识产权保护秩序，以此为基点形成区域知识产权保护的路径依赖。

    作为技术后发国家,中国在经济结构、产业技术方面与日韩相比仍然存在较大差距。制度选择的基础是国情,“我国现行知识产权保护水平既符合国际公约的最低保护标准,又与本国经济社会发展水平相适应，处于发展中国家的前列”，过高的知识产权保护水平会导致国家政策空间的受限，制度建立与运行的成本增加，以及社会福利的损失，因而中国FTA知识产权谈判的总体目标显然应当定位于按照现行标准、现有水平保护知识产权。总之，基于中国与日、韩在知识产权保护方面的利益歧异，自贸区知识产权保护水平也将是FTA谈判中的焦点议题。

    (三）FTA知识产权规范设置

    经由前文对各国所签贸易协定及其知识产权政策的考察,本文认为，在中日韩FTA知识产权的规范设置与规则制定中，各方的关注点可能有以下方面：

    其一，专利的强化保护及专利申请程序的简化。日、韩经济发展高度依赖知识产权产业，专利有着其他知识产权无法比拟的重要性，专利的强化保护也与知识产权产业集团的利益关切相契合。而自贸区专利申请程序的简化则有助于降低企业的知识产权获取成本,并缩短授权周期,便利专利确权。因此，自贸区专利的强化保护及专利申请程序的简化将是日本和韩国重点关注的问题,这也是《中日韩自由贸易区可行性联合研究报告》中提及的合作事项之一。

    其二，以临时复制问题为代表的数字环境下的版权保护。近年来，数字化侵权和盗版成为知识产权领域的热点问题，各国纷纷修订法律，以应对数字网络技术发展对传统知识产权制度带来的挑战。复制权在版权保护中居于首要地位,而临时复制问题触及数字环境下版权保护最为敏感的神经。中、日、韩三国对此有不同的做法:《韩国一美国FTA》规定复制权覆盖所有的临时复本，韩国于2011年在其《著作权法》修正案中明确“临时复制”属于复制行为；日本法律虽无明确规定，但在实践中结合作品的种类、作品利用形态直接判定是否侵权；目前中国法律不承认“临时复制”为版权法意义上的复制行为。日、韩作为发达国家，其数字环境下的版权保护标准较中国高出许多，在FTA谈判中极有可能要求中国提高保护标准。

    其三，知识产权执法问题。在提升自贸区知识产权保护的实体标准之外，强化执法也将是日本和韩国较为关注的问题。韩国和日本均是ACTA的签约国，主张知识产权的严格执法，也期望通过打击区域贸易中的知识产权侵权行为维持竞争优势，避免经济损失。中国知识产权执法问题长期以来一直备受其他国家关注，在本次FTA谈判中也会面临来自日、韩方面的压力，边境措施的扩大适用及临时措施的扩张等问题将较为突出。

    其四，地理标志的保护及驰名商标的扩大保护。中、日、韩三国地理区位毗邻、文化价值同源、商业交流紧密、标志资源丰富，均有着保护正宗地源产品的利益诉求，地理标志的保护将是各方共同关注的议题。在全球最具价值品牌的数量方面，日本和韩国占据优势地位，日本近期所签贸易协定以及韩国与美国达成的FTA均对驰名商标实行扩张保护,即无论注册与否均实施跨类保护。中曰韩FTA谈判中，日韩两国可能提出同样的主张。

    除此之外，知识产权领域的合作与信息交流、透明度建设也将是各方关注的议题。作为发展中国家和生物多样性资源丰富的国家，中国在FTA谈判中的利益关切主要涉及遗传资源、传统知识保护和技术转移。

    总之,各国知识产权竞争力的差距悬殊,既有体系存在现实差异,在自贸区知识产权规训方面的利益偏好及关注点也各不相同，使中、日、韩各方对于FTA知识产权的规范设置将有着不同的诉求与侧重。

    四、中国在FTA谈判中的策略选择

    贸易协定因其创造了使成员以互利的方式协调彼此的行为准则、互通信息的机会，并能减少交易成本，建立稳定的秩序和合理的预期,克服背叛承诺问题，同时提供包括原则性的、和平解决冲突方法在内的公共产品，从而成为国家经过反复博弈之后共同的价值选择。对于区域深度一体化的参与国而言,在相当程度上是通过协商自愿放弃在特定国内法律或管制政策上的管辖裁量权来获得谢林(Thomas C. Schelling)意义上的“自行捆住手脚之后更大的经济自由”。但是，获取经济自由并不意味着必须先自行捆住手脚。对于中国而言，在谈判中争取规则制定的话语权,促进公平、有利的自贸区知识产权秩序的形成当为题中应有之义。

    近年来中国综合国力显著增强，已经具备一定的谈判实力。而与美国、欧盟不同，日本和韩国均缺乏强有力的内部市场利诱和单边制裁威胁来复制美、欧利用贸易机制推进知识产权严格保护的战略。因而,在谈判中中国具备一定的抵御不利规则的能力和按照本国意愿行事的实力，但日、韩联合行动或者一致诉求的力量不可小视。未雨绸缪,中国应当做好对策研究和战略部署,争取最有利的安排。

    1.注重政策的一致性并加紧FTA知识产权范本的建设

    中国FTA知识产权制度建设已取得积极进展，但目前政策不够连贯，立场不够稳定；巳签订的FTA知识产权规范形式不够统一’内容比较简略,条文缺乏严谨，制度模式方面也存在着缺陷。反观对方，韩国在与美国、欧盟等大型经济体的知识产权谈判中积累了丰富的经验，并仿效美国就FTA知识产权谈判形成了一整套成熟的机制和做法。日本在本次FTA谈判中就知识产权议题也有清晰的指导思想,进攻态势明显。当前中国有必要保持FTA知识产权政策的一致性,做好整体规划，加紧FTA知识产权范本的建设工作,建成立场鲜明、形式稳定、反映本国利益关切的FTA知识产权范本，在谈判中主动提出，成为谈判的良好开端。

    2.FTA知识产权制度协调模式选择、议题框架设定与原则主张

    知识产权制度协调的模式和路径对FTA知识产权规范的设置和标准的设定至关重要。是注重表面的公平性，设立一体适用的规则，建设一步到位的一致性制度，还是注重发展的公平性，照顾到各方的差异性，循序渐进地推动区域知识产权制度的协调？显然第二种模式对中国有利。2011年11月《中日韩自由贸易区可行性联合研究报告》就三方知识产权问题进行了探讨，主要强调加强三方知识产权保护合作。中国可以要求按照该联合研究报告所确立的知识产权保护基调和框架来展开FTA知识产权谈判，提出自贸区知识产权制度协调的阶段发展原则及知识产权保护的公共利益原则，强调知识产权制度建设的灵活性和适应性,主张加强知识产权合作以及透明度建设。还可以提议在FTA中设定一个总括性的TRIPS协议优先适用条款,以有效牵制知识产权保护标准，并有利于利用协议下的弹性空间，争取植物新品种保护、药品测试数据保护及知识产权执法等方面的灵活性。

    3.对方议题的处置及我方优先议题的设置

    中国应当从自身需要出发综合考量FTA知识产权议题,有损于本国重大关切利益的（如边境保护措施的强化、刑事制裁范围的扩大等）坚决排除在外;有利于经济发展和公共利益的（如承认《多哈宣言》的原则）予以同意和采纳;不涉及关键利益的（如简化专利、商标注册程序等要求）不妨加以接受。遗传资源及传统知识的保护、地理标志的延伸保护以及技术转移是中国的进攻性利益所在,应当列为优先议题，要求FTA规定专利申请机制中的来源申报、事先知情同意和惠益分享等约束机制，主张地理标志的延伸保护并设定促进技术转移的实质性条款。

    4.提议设立动态机制，处理复杂或分歧尖锐的议题

    FTA中设立超越TRIPS标准的知识产权规则渐成常态。在谈判中，面对有备而来的对手和绕不开的TRIPS-plus规则，中国可以提议:为避免谈判久拖不举，设立一种动态机制来处理敏感、复杂或分歧尖锐的议题，例如成立一个由各国官员、知识产权专家组成的工作组，定期展开磋商;或者采取在主协议之外跟进附属协议进一步探讨的方式，通过各方均能接受的政策工具来加以解决。以此降低谈判的难度，也能够为未来适时调整政策安排留有余地。

    5.提议采取双边磋商方式进行FTA知识产权谈判

    谈判模式方面，为避免三方对话情况下日、韩两方在知识产权议题方面的联合施压和协同行动令开局即陷人被动，中国可以提议,基于各方期望值及先前所签贸易协定知识产权保护水平的较大差异，先行采取双边磋商、两两对话的方式讨论知识产权议题。这种方式有利于化解谈判压力，获取与缔约方单独进行利益交换的机会。中国还需要跟踪研究日、韩正在参与谈判的其他协定的知识产权规则，如TPP、日本与韩国、日本与欧盟之间的FTA谈判，并根据其动向和走势及时作出相应的战略策略调整。

    6.谈判中的利益交换和利益妥协

    FTA知识产权谈判应当服务于国家整体利益。中国应当慎重进行FTA知识产权谈判的利益要价、利益交换和利益妥协，既要在关键议题上大胆出击，积极争取，也应在必要的时候灵活处理、权衡利弊，利取其重、害取其轻,酌情妥协与让步，以达到更好地争取和维护中国整体经济权益的目的。如果于己不利的TRIPS-plus标准不可避免,则中国在做出义务承诺的同时，尽可能让对方在其他议题上做出实质让步，以切实得到互惠利益，达致广义上的利益平衡。

    （信息来源：《中国软科学》2014年第8期）

    近年来，国际版权保护力度不断加强，在一定程度上影响了公众的信息获取。为了平衡版权人与公众的利益，加拿大、美国、英国、澳大利亚等国近年来都对原有的版权限制制度（或称版权例外制度）进行了改革。其中，英国版权局于2014年初向议会提交了版权法修改议案，主要涉及对版权例外制度的修订。经议会批准，该修改法案自2014年6月1日起正式实施。本次修订几乎重构了英国的版权例外制度，代表着国际版权制度发展的最新趋势。值我国著作权法第三次修改之际，我们有必要深入研究英国版权例外制度修订的原因、内容及意义，以便为完善我国著作权法提供理论参考。

    一、英国版权例外制度修订的原因

    英国版权例外制度修订的原因主要有两个：

    一是英国现行法律中有关版权例外制度的规定过于严苛，无法适应新形势发展的需要。2010年卡梅伦政府执政以来，主张改革版权制度，并委托伊恩?哈格里夫斯等学者对英国版权法中的版权例外制度进行研究，以期通过拓宽版权例外情形来促进英国版权产业的发展。为了营造一个促进版权产业不断壮大、平衡与可持续发展的社会环境，英国政府于2011年12月提出了改革现有版权体系意见的咨询案。2014年初，英国版权局向议会提交的版权法修改议案，主要涉及对九项版权例外规则的修订，政府希望适当增加一些版权例外情形来满足数字时代背景下人们对作品利用的多样化需求。

    二是顺应国际版权制度改革的需要。《TRIPS协定》实施后，国际版权保护水平不断提高，在一定程度上影响了公众获取信息的自由。为此，相当多的国家都在考虑对版权例外制度进行改革，适当放宽版权限制，方便公众获得和利用作品。2001年5月22日欧盟颁布的《信息社会指令》更新了版权与相关权版权例外的基本框架，进一步扩大了公众利用作品的权利，同时允许成员国在特定情况下根据该指令的规定完善本国的版权例外规则。随后，法国、德国、意大利等国都开始修法变律。此外，一些国际公约也对版权例外制度进行了变革。例如，以“版权限制与例外”为主要内容的《关于为盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》扩大了无障碍格式版本的受益人范围。另外，世界知识产权组织正在起草的《关于图书馆和档案馆例外与限制的国际法律文书》、《关于教育、教学和研究机构及其他残疾人限制与例外的国际法律文书》等条约也对国际上已有的版权例外制度进行了改革。与上述规则相比，英国版权法在版权例外方面的规定已过于陈旧，亟需变革。

    二、英国版权例外制度修订的主要内容

    此次英国版权法修改主要涉及私人复制例外、研究及个人学习例外、文本和数据挖掘例外等在内的九个版权例外。下面将分别阐述。

    （一）私人复制例外

    在此次版权法修订之前，未经版权人同意，对其作品进行备份、格式转换被视为是侵权行为。英国公众多认为上述规定不合理：首先，公众已购买了作品原件，其出于个人使用目的而对作品进行保存自无不当，而对作品进行复制是保存的必要步骤之一，尤其是对于CD、e-book、DVD等作品而言更是如此，故应允许公众对合法所有的作品原件进行复制；其次，私人复制例外的规定已为美国、加拿大、澳大利亚等国所认可，英国法律如果仍墨守成规，对本国广大消费者而言极为不公平；第三，这一规定也给英国的相关技术提供商带来了损害，使其在国际竞争中一直处于不利地位。

    基于上述原因，英国对私人复制例外制度予以变革，允许公众对其合法获得的版权作品实施包括备份、格式转换等在内的复制行为。英国新修订的《版权法》第28B条详细规定了私人复制例外的基本条件：第一，行为人必须出于非商业目的对自己合法获得的作品进行复制；第二，合法获得的作品包括通过购买、赠送，或因购买、赠送而下载获取的作品，但不包括通过借阅、租赁、广播等方式获得的作品；第三，为个人使用而进行的复制包括备份、格式转换及存储等方式；第四，行为人对作品进行私人复制之后只能用于个人使用，不得对外传播，任何未经版权人许可而向他人提供该复制品的行为都将被视为版权侵权。

    （二）研究及个人学习例外

    根据英国1988年版权法的规定，人们可以出于研究及个人学习目的而复制文学、戏剧、音乐及艺术作品，但这一范围不包括录音制品、电影、广播等作品。换言之，任何人出于非商业目的而使用这些作品，必须事先征得版权人同意。显然，这无疑是一个耗时费力的过程。

    为解决上述难题，本次版权法修改法案作了如下修订：一是将可供研究及个人学习的作品范围扩大至所有作品；二是允许大学、图书馆、档案馆及博物馆等机构通过技术终端为社会公众提供版权作品。具体而言，首先，《版权法修改法案》对1988年《版权法》第29条做出修改，将可供研究及个人学习使用的作品扩大至所有作品类型。其次，增加了第29A条，允许公众为了非营利性的数据或文本分析目的而复制他人作品；最后，明确否定了任何意图阻止或限制研究及个人学习例外之合同条款的效力。

    （三）文本和数据挖掘例外

    所谓文本和数据挖掘，是指通过运用自动分析技术对现有的文本和数据进行分析考察，以便从中发现某种模型、趋势或其他有用信息。在1988年英国版权法修订时，运用自动数据分析技术进行文本和数据挖掘这一研究路径尚未出现，所以当时版权法并未对此作出回应。因此，行为人如要进行文本和数据挖掘，必须事先征得版权人同意。众所周知，找寻并征得权利人同意是一项极为耗时费力的工作，因此版权法的这一规定不但在事实上阻碍了对文本和数据的大规模利用，而且也严重损害了社会公共利益。正如英国联合信息系统委员会指出的那样：如果不能对文本和数据信息进行广泛的开发，那么人们就不能充分利用这些信息所蕴藏的巨大潜在价值为英国经济和社会发展服务，同时英国利用这些研究成果的能力也将随之下降，这有可能导致英国在国际竞争中严重落后于那些注重鼓励文本和数据挖掘的竞争对手。

    为了弥补上述缺陷，英国版权法修改法案增加了文本和数据挖掘例外。具体而言，任何人都可以在无须征得版权人同意的情况下出于非商业目的而对其所读到的材料进行文本和数据挖掘。该法案第29A条规定了构成此类例外的条件：第一，行为人必须出于非商业目的，且在实施该行为时已对所使用的信息作了充分的说明；第二，行为人不能将其所用的信息转移给他人或进行其他处理；第三，任何意图阻止或限制对文本或数据进行挖掘的合同条款都不具有可执行力。

    （四）引用例外

    英国1988年《版权法》将引用例外的目的限定为批评、评价或新闻报道，这样就将为说明或分析目的而实施的引用阻挡在合理使用门外。

    此次《版权修改法案》对1988年《版权法》第30条作了修订，将引用例外范围扩大到任何非盈利目的的引用。具体而言，无论是出于批评、评价还是其他目的，符合如下条件的引用行为不构成版权侵权：（1）作品已为公众合法获得；（2）引用是基于合理目的；（3）引用的程度没有超过为特定目的而使用所设定的范围；（4）对作品的引用已做了充分的说明。上述例外也适用于对表演及其录制品的引用。

    （五）滑稽模仿例外

    滑稽模仿是一种创作作品的形式，是指“对知名作品进行转换性使用，以达到对原作进行讽刺、嘲弄、批判或评论的目的，而不是仅仅借用原作引起人们对新作品的注意”。滑稽模仿行为不会过分损害在先作品作者的财产利益，承认该行为的合理性有利于促进新作品的创作。但英国1988年的版权法对此未予规定。

    此次版权法修改法案增加了滑稽模仿例外规定，其适用对象包括作品、表演及其录制品。该法案第30A条规定，出于讽刺、仿作或滑稽模仿等目的而使用他人作品的，不构成版权侵权，且任何有可能阻止或限制实施该款规定之行为的合同条款均不具有可执行力。而且，出于讽刺、仿作或滑稽模仿等目的而使用他人表演或其录制品的，不构成对本章所规定之权利的侵犯，任何意图阻止或限制实施本条所规定之行为的合同条款都不具有可执行力。通过上述变革，不但可以有效地为新作品的产生扫除障碍，为英国娱乐产业的发展创造更多的机会，而且也有利于保障公众言论自由权利的有效实现，促进社会创新和经济的发展。

    （六）残障人士获取无障碍格式版本例外

    英国1988年《版权法》第31A条也规定了盲人使用作品的例外制度，即盲人若因视觉障碍而无法使用已合法获得的作品，可为个人使用之目的，根据原件制作易于使用的复制品。但该规定只适用于盲人，且可使用的作品仅限于文学、戏剧、音乐、艺术品及其他公开出版物。

    为了确保残障人士顺利获取和利用文化产品，此次修改法案作了三方面修改：一是扩大了残障人士的适用范围，从而使得盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者都可适用该规定；二是扩大了可被使用的作品的范围；三是简化了例外适用程序。具体而言，修改法案对1988年《版权法》的第31A～31F条及第74条作了重大修改：在残障人士已合法占有或使用该版权作品，但其自身的残障情况使其无法像正常人一样使用该作品，且该版权作品的无障碍格式版本无法通过商业渠道获取的情况下，可为该残障人士制作和提供无障碍格式版本。在相关版权作品的无障碍格式版本无法通过商业手段获取的情况下，被批准的机构可以为残障人士提供有关广播及其他版权作品的无障碍格式版本。上述规定也适用于将表演及其录音制品制作成无障碍格式版本。从中可以看出，该法案在一定程度上吸收了《关于为盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》的成果。

    （七）教育使用例外

    英国1988年《版权法》第33～36A条规定了教育使用例外，即出于教育目的而使用作品，不构成侵权。不过，该例外适用范围极其有限：公众只能少量摘录文学、戏剧及音乐作品，且上述规定不适用于艺术作品、电影及录音制品。此外，该条不允许通过远程方式向学生传播摘录的版权作品。显然，上述规定限制过严，不利于学校在教育中使用各类新型作品。

    为了方便在教育中使用作品，此次修改法案对1988年《版权法》的第32、35、36条作了大幅度修改：第一，扩大了教育例外适用的作品范围，允许以交互播放的形式向学生传播。在教育机构能够确保其复制的广播录制品是在安全的网络环境下传播，且其仅将该录制品向其员工或学生提供的情况下，法律允许教育机构出于非商业目的制作他人广播录制品并向其员工或学生传播，但上述使用应以其无法通过许可获得广播录制品为前提。第二，增加了因教育目的而复制他人作品的数量。出于非商业目的的教学演示，且在已作出充分说明的情况下，教育机构可以在任意12个月内对一件作品5%以内的内容进行复制。第三，将远程教育纳入到教育例外之列，允许远程学习者通过安全的网络获取教育材料。上述规定也适用于表演或及其录制品。

    （八）保存及收藏例外

    英国1988年《版权法》第37～44A条规定了图书馆与档案馆例外。图书馆、档案馆可以出于保存的目的而复制所收藏的作品（录制品、电影、广播及艺术品除外），但仅能制作一份复制件。该例外不适用于除图书馆、档案馆之外的任何机构。不难看出，上述规定的适用范围极为有限，从而不恰当地将博物馆及其他教育机构排除在外。所以此次修改法案对1988年《版权法》第37、38、39及40条作了大幅度的修改：第一，扩大了可提供作品的主体范围，从而使得档案馆、图书馆、博物馆及其他教育机构等主体都可以通过特定终端向公众提供版权作品；第二，允许图书馆在特定条件下制作已出版作品的部分或全部复制品并向其他图书馆提供这些复制品；第三，允许档案馆、图书馆、博物馆在特定条件下复制其所永久收藏的任一作品，并可以在其他机构作品出现丢失、破损或毁坏的情况下为其提供替换复制品；第四，允许档案馆、图书馆、博物馆等机构在特定条件下向公众提供未出版作品的复制品。

    （九）公共管理例外

    英国1988年《版权法》第45～50条规定的是公共管理例外，即公众可以查询第三人资料，但必须以纸张复制或亲自到公共机构查看的形式进行，未经第三方当事人同意，公共机构不得擅自在网络上公开其资料。根据上述规定，任何以网络形式进行的查询都是不允许的。

    为了节约社会成本，提高信息查询的效率及透明度，此次修改法案对1988年《版权法》第47条、48条进行了修改，允许公共机构及法定登记材料的管理者在不经版权人许可的情况下，在线公开享有版权的材料，但这一公开行为必须基于非营利目的。新的例外在有效地调动公共机构为社会公众提供信息查询服务的积极性的同时，也有助于公众及时准确地获取所需信息。

    三、英国版权例外制度修订的意义

    英国版权例外制度修订的意义主要体现在如下几方面：

    （一）有利于英国版权例外制度跟上时代发展的步伐

    网络技术的迅速发展催生出云端存储、远程教学、自动数据分析技术等新的版权利用形式，英国版权法修改法案顺应新技术发展的趋势，对私人复制例外、教育使用例外、文本和数据挖掘例外及公共管理例外等规则进行了全面修订，从而实现了“版权的现代化”，将促进英国文化产业的发展。

    （二）有利于帮助公众获取和利用信息

    在网络时代，大规模、高频率的作品利用方式已成为常态。若是作品的利用均需事先征得版权人的许可，将会极大地提高作品利用的成本，打击公众利用作品的积极性，最终也会危及版权人的利益。若要避免这一情况，必须适度扩大版权例外的适用范围。此次版权法修订，能够有效降低作品利用的成本，从而为社会公众提供更多更直接的接触和利用作品的机会，帮助公众利用社会的文明成果。

    （三）有利于维护社会弱势群体的利益

    英国残障问题办公室统计的数据显示，该国有33%的残障人士无法有效地获取商品和服务。如果不为他们获取社会资源提供便利，可能导致其无法有效地参与社会生活，进而阻碍整个社会的和谐发展。有鉴于此，版权法修改法案重新修订了残障例外，以确保残障人士能够及时获取无障碍格式版本，从而为其学习新技能、参与就业提供更多的机会。残障人士合法权益的实现对于激发他们的创新热情，促进社会经济发展具有积极意义。

    四、对我国的启示

    “他山之石，可以攻玉”。值我国著作权法第三次修改之际，我们有必要在分析借鉴国外先进版权制度的基础上，积极开展著作权的“法律本土化”研究。具体而言，可以在借鉴英国版权例外制度的基础上，对我国的著作权合理使用制度作如下修订：

    （一）将私人复制界定为合理使用行为

    英国《版权法修订法案》第28B条规定了私人复制例外，据此，版权作品的合法所有人可在无需征得版权人许可的情况下，出于非商业目的而对其所持有的作品实施包括备份、格式转换、存储等在内的个人使用行为，而不必担心招致版权侵权诉讼。

    我国《著作权法》第22条第1款规定了“个人使用”例外，即“为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品”构成合理使用。该款未涉及对作品的备份、格式转换以及存储等行为。有鉴于此，我国《著作权法》修改稿中应添加此类合理使用情形：“为备份、存储、格式转换等个人使用目的，复制他人已发表的作品”。这是因为：首先，随着科技的发展进步，新的存储工具不断涌现，借此人们可以将存储于CD、VCD、DVD等载体之中的版权作品作格式转换后存储于其他载体中，而增加此类合理使用情形便于版权所有人充分利用版权作品；其次，因私人复制须以非营利性为限，故允许此类合理使用行为的存在并不会给版权人利益造成实质性损害；第三，我国目前正在大力推广云计算技术，云存储是该技术的一个重要内容，承认这种合理使用行为有利于促进云计算产业的发展。

    （二）将滑稽模仿行为界定为合理使用

    英国《版权法修改法案》第30条规定，出于滑稽模仿、讽刺等目的而使用版权作品不构成版权侵权。但遗憾的是，我国《著作权法》及其修订送审稿尚未规定此种例外。实际上，我国司法实践中已存在大量的此类案例，为了促进文艺的创作，我国《著作权法》在修改时应当引入滑稽模仿例外规定，将其作为合理使用的一种形式。我们可以在现行法第22条有关合理使用的规定中增加如下一款：“出于滑稽模仿目的使用他人已发表作品，但不得严重损害原作作者的合法权益。”一方面，这有助于保障言论自由的实现。毕竟社会公众借滑稽模仿对原作品进行讽刺、批评，是言论自由权实现的重要途径。另一方面，承认滑稽模仿的合法性也有助于新作品的产生，增加社会上作品的供给量，促进社会精神文明的发展。

    （三）扩大图书馆等机构合理使用作品的范围

    我国著作权法赋予图书馆、档案馆等机构合理使用作品的权限极为有限。该法第22条第1款第8项规定：“图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品”，不视为侵犯著作权。从中可以看出，我国著作权法只允许图书馆等机构复制本馆收藏的作品，且仅限于为了陈列或者保存版本的目的，此条件设置过于严格。本文认为，为促进作品的保存和传播，《著作权法》可作如下修改：“图书馆、档案馆、纪念馆、美术馆等机构出于非商业目的可以实施如下行为：（一）为陈列或者保存版本的需要，复制本馆所有的作品；（二）在其他图书馆、档案馆、纪念馆、美术馆等机构所收藏的作品出现丢失、破损及毁灭等情形时，以复制方式为其提供同一作品复制件。”

    （四）扩大无障碍格式文本的受益人范围

    2013年签署的《关于为盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》，明确规定了为盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的例外条款。其第3条将受益人的范围界定为：（1）盲人；（2）有视觉缺陷、知觉障碍或阅读障碍的人；（3）在其他方面因身体伤残而不能持书或者翻书，或者不能集中视线或移动视线进行正常阅读的人。此次英国版权法修改稿将无障碍格式版本的受益人范围扩大至所有因身体缺陷而不能正常获取版权作品的公民，即是对上述条约的积极回应。

    我国《著作权法》第22条第1款第12项规定，“将已经发表的作品改成盲文出版”，不属于著作权侵权行为。显然，在我国只有盲人才是无障碍格式文本的受益人，这一范围明显小于国际条约及英国版权法的规定。尽管如此，《著作权法》（修订草案送审稿）第43条仍然坚持上述规定。由于我国已签署了《关于为盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》，为与国际公约接轨，实现保护残障人士合法权益，实现社会公平的目标，应将现行法第22条第1款第12项的规定修改为：“为提供给盲人、视障者和其他印刷品阅读障碍者使用，法定机构可以将已发表的文字符号作品改成盲文、大字体或声频等无障碍版式。视障者或阅读障碍者，可为自用目的而实施该行为，也可由其监护人实施。”

    （五）明确规定著作权人不得对合理使用行为设定限制

    在实践中，一些著作权人利用优势地位对使用人的合理使用行为予以限制，这严重影响了合理使用制度的实施效果。为保护公众合理利用作品的利益，英国著作权法修改稿在规定版权例外时明确规定，任何意图阻止或限制实施合理使用行为的合同条款都不具有可执行力。遗憾的是，我国著作法并无这一规定，一旦出现著作权人以合同形式阻碍他人合理使用其作品的情况，合同相对人的合法权益很难得到保障。有鉴于此，为最大限度地发挥合理使用制度的效用，真正保护作品使用者的利益，建议学习英国版权法的规定，在著作权法“权利的限制”部分增加如下条款：“著作权人不得以合同形式阻止或限制他人对其作品的合理使用”。

    总之，英国版权法的修改，体现出鲜明的时代特征，有助于实现版权人与社会公众之间的利益平衡，值得我国借鉴。

    （信息来源：《知识产权》2014年第8期）

    在现代社会中，广泛而且充分地利用文学艺术等创作作品是形成人们生活基础的不可缺少的内容 我们生活的各个角落都充满各种不同类型的作品，特别是由于先进的复制技术机器及广泛普及的网络，只要我们进行某种行为活动，就会或多或少地直面著作权的问题 著作权保护从本质上讲，是保护著作权的财产权利，为知识和智力创作提供法律保障，将潜在的智力成果转化为现实生产力，保护著作权人的精神权利，促进智力创作的积极性。但是目前，不仅与所有业种的企业活动相关，甚至与每个人的普通生活都息息相关的著作权法，已经由原来的行业性法律发展为普遍性法律，由原来以需要大量资金的出版社传媒业者音像公司为主要对象发展到现在以个人或者个体为对象，这使得在今天的社会生活中，著作权的交易形态纳税形态侵权形态等都发生了重大变革。

    一、日本著作权间接侵害的相关概念

    (一) 日本著作权“间接侵害”语境的提出

    一般情况下，著作权的侵权行为指直接侵权，即未经著作权人许可，也缺乏法定的免责事由( 即著作权法中规定的“合理使用”和“法定许可”) 而实施著作权的行为。自上个世纪八十年代以来，由于日本服务网络与产业的先行发展，产生出与传统著作权直接侵权不一致的著作权侵害的相关案例，并且这种侵害涉及到著作权人产业界公众等各方的利益，由此，在日本，人们对著作权的间接侵权问题展开了激烈的讨论。这种讨论不只是停留在学术争论的水准上，更上升至日本文化审议会就著作权法制进行讨论的高度，即著作权间接侵害的立法问题。

    著作权的间接侵害，在《日本著作权法》中没有明确的规定，而知识产权法体系的“间接侵害”字眼来自于《日本专利法》第101条“视为侵害的行为”的规定，这是公认的专利权间接侵害的明文规定。日本学界就《专利法》第101条形成了重要的学说对立，即本来的专利权侵害行为--直接侵害是否必要存在的问题，也是间接侵害的本质问题。在考虑直接侵害和间接侵害的关系方面，也形成了独立说和从属说两大不同类别。因为当时在著作权法上正面判断间接侵害的事例还没有出现，从专利的间接侵害进行类推并使用著作权的“间接侵害”这一语言的是一种形式。此外，还出现了另外一种立场和角度，即从追究直接侵害者以外的第三者的责任出发而引用“间接侵害”。 这种形式大多从《英国著作权法》中所列举的行为出发，应用实质性的意思吻合方式，也是日本学界引用著作权“间接侵害”语言的多用立场和方式。进而引发争论的核心问题是: 在日本著作权法上是否存在著作权间接侵害之认可的余地? 如果具有认可的余地，进行何种法律构成才能被认可?

    (二) 日本著作权法上的间接侵害的可否性与法构成

    一般认为，著作权保护客体的性质与专利法中保护客体的性质具有很大的差异性，因此，两者在引起权利侵害的诱因方面亦有差别。特别是著作权方面，在引起权利侵害的场面原因方面具有多样性的特点，而这一多样性特点又大多很隐秘地不显露在外。在日本接二连三出现的有关卡拉OK案件中，在判断没有许诺而任意利用卡拉OK行为的违法性时，法院的纠结也充分地说明了这一点。实施唱歌行为最终的利用者，即最终利益享受者有可能构成侵权行为，而就判例理论持反对意见的学说认为在这一情形下，卡拉OK装置设置者自身的演奏权的侵害行为也可能形成法律构成。换句话说，就侵害行为的主体者而言，各阶层均有可能。当然，在这种情形下，最终利用者并非经常被追及侵害行为的责任，因为如果该行为被纳入《日本著作权法》第39条所规定的“私人利用”的范畴，自然形成了该行为违法性的成功阻却。

    此外，在专利权侵权的情形下，并不是追及最终利用者侵害行为的实施，而是在该行为的前一阶段，也就是制造或者流通的过程中发生的侵害行为。在专利侵权方面，判断该行为是否具有商业性用途是非常关键的。因此，认可著作权法上的间接侵害，其前提是该侵害行为的可能性认定问题，此时，在必须考虑是否具有商业性使用目的之外，还应考虑是否适格于法律规定的“私人使用”。

    (三) 著作权的间接侵害与停止请求

    在著作权以及著作邻接权出现间接侵害的情形下，著作权人或者著作邻接权人应该受到什么样的法律保护? 在日本，关于著作权的间接侵害的讨论主要有以下三个方面:1．对卡拉OK装置租赁业者的损害赔偿请求停止请求;2．对游戏软件改变装置的制作者的损害赔偿请求停止请求; 3．对媒介著作权侵害行为的服务提供商的损害赔偿请求停止请求等。在这些问题领域里追究责任的主体( 我们把他称之为Y) 都没有实施直接物理性的著作权侵害行为，但是向直接实施侵害行为者( 我们把他称之为X) 提供了道具( 上述第1 2种情形) 或者服务( 第3种情形)。在这种意义下，Y在某种程度上为X的违法行为承担了一部分。这时，Y作为侵害著作权或者著作邻接权的人，对著作权人或著作邻接权人承担何种责任，形成一个似乎一般性的命题。而间接侵害最大的特点是提供了道具设施场所机会服务等手段，其在直接侵害里承担的责任又如何来考虑?

    最广义地把握“间接侵害”意义，应该是指“直接侵害以外的侵害”，是把德国法中“间接侵害”、英国法中的“二次性侵害“、美国法中”寄予侵害“( contributory infringement，也称辅助侵害)” 和“代位侵害( vicarious infringement，也称替代侵害)” 都包摄其中而进行广义把握的概念。考察著作权间接侵害的中心是是否具有停止请求权的问题，也就是说，实施间接侵害者是否和直接侵害者同样属于著作权法规定的“侵害著作权者”，并且进行法律评价的可能性问题。即使不能直接评价和断定是否属于著作权的权利范围的利用行为，由于对第三者的利用行为进行了某种相关和参与，其结果是给权利人带来了某种的不利益结论或因素，在这种情况下，依据不法行为可以进行损害赔偿请求，并且认可这种请求的可能性也十分充足。但是，是否可以认可停止请求，在现行日本著作权法中没有明确的界定，进而，著作权间接侵害的停止请求权的可否性及其范围成为日本争论的焦点和立法的课题。

    (四) “间接侵害”纷争的类型

    关于间接侵害问题的争议是随着近年来日本连续出现的相关审判案例而展开的。将这些审判案例的纷争类型进行整理，主流学术将其分为场所机会提供型道具提供型系统提供型三种。早期的案例主要集中在第一种类型当中，后来又出现道具提供的类型。随着社会和科学技术的不断发展，近几年出现很多系统提供型方面的问题，也是学界和实务界议论的焦点。

    二、卡拉OK法理的成立与展开:场所机会提供型阶段

    (一) 规范性利益行为主体的扩大---手足论

    在评判什么样的行为属于著作权的权利范围内的利用行为问题上，日本的学者主要划分为两种不同类型的行为主体来考虑。第一种是物理性利用行为主体的评价方式，这种思考方式一般都将焦点聚集在对著作物进行公众信息输送的服务提供商的责任上。在这种情形下，对于服务提供商的停止请求多出现较为肯定的见解，其原因有三点，第一点是服务提供商提供了服务器; 第二点是其对侵害著作物的存在有一定的认知; 第三点是其对该违法状态给予了任意放置的不作为。从以上三点出发，可以解释的是: 服务提供商自己向公众输送信息这一属于著作权的权利范围的利用行为，是通过服务提供商进行的物理性实施。第二种是不从物理性行为主体进行评价，而是从规范性利用行为的主体进行评价的方式。这种思维方式认为，即使没有实施物理性的利用行为，在一定的情形下，也可以视同为实施了属于自己著作权的权利范围的利用行为。这一见解的根本依据就是常说的“手足论”，也就是说，通过他人以雇佣合同等密切支配的关系使其行使了物理性利用行为，以此为着眼点来考虑利用行为的主体。其实，在现实司法实践中，在承认了具有像“手足”那样密切支配关系的事例中，肯定了利用行为主体性的案例并不少见。诚然，作为一般常识承认“手足论”的观点，而在具体的事由中密切的支配关系并不存在，物理性利用行为人只是根据自由意思任意地实施了利用行为，在这种情况下，否定了利用行为主体性的案例也存在。

    (二) 卡拉OK法理的成立

    卡拉OK法理是指难以称之为物理性的利用行为的主体者，可以从管理性和利益性两个要素着眼评价为规范性利益主体的考虑方法。这一法理始于日本最高裁判所的案例判决，判决出示了1．客人是在店里的管理之下进行唱歌的行为，以及2．由此卡拉OK饮食店有使其增大营业上利益的意图这两项判定主旨，由此确定“由客人进行歌唱，从著作权法上的规律的观点来看，即上告人( 店) 在进行唱歌是可以同视的”，由此，卡拉OK法理正式成立。在这个判决中我们可以看出，卡拉OK饮食店作为利用主体，其侵害主体性被认定，这一点与依据手足论的其他判例的决定相同，可以看到利用主体性的扩大。可是，应该注意的是，客人与卡拉OK饮食店之间并不存在依据“手足论”的判例中出现的支配从属关系，因此，来适用“手足论”是非常困难的。在判旨中我们也可以看出一些端倪，用“管理”来形容卡拉OK饮食店对客人的行为，而没有用“支配”的词语进行约束，这样的难以用“手足论”来评价的事例也认可了利用主体性的扩大，这也是卡拉OK法理的特征。

    在这一案件中，就认定卡拉OK饮食店著作权侵害而支持损害赔偿请求权的结论，基本上在日本学界和实务界都没有异议。但是，在理论构成方面却出现了很多不同意见。首先，审理案件的法官之一--伊藤正己法官就出示了自己的补充意见，他认为在只有客人唱歌的情况下认定卡拉OK饮食店为音乐著作物侵权“稍显不自然”，形成了“无理的解释”。 此外，很多学者也对此作出批评，认为在支配从属程度很弱的情况下却认定了利用主体性的扩大，自然拟制的性质过强，也就是说，过于的拟制显得不太合适。

    (三) 卡拉OK法理的展开

    卡拉OK法理确立以后，留给学界和实务界的问题是该法理的射程范围该如何考虑。卡拉OK唱歌店与卡拉OK饮食店在日本有不同的性质。在卡拉OK饮食店内，客人的唱歌是店内的从业人员进行操作的，因此，具有一定的“管理”性因素。而在卡拉OK唱歌店内，客人自己操作卡拉OK的装置，进而有唱歌的行为在这种情况下，是否还能称得上是店内的管理，以及是否该当《著作权法》第22条中的“公众”要件，是引起争论的焦点。尽管日本卡拉OK唱歌店与卡拉OK饮食店之间在形式性质等方面有着很大的区别，一些地方裁判所审判的案例中对卡拉OK唱歌店的情形适用卡拉OK法理也表现出了积极的态度，即认定顾客的唱歌行为是在卡拉OK唱歌店的管理之下进行的，并且唱歌店通过顾客的唱歌行为直接获得了营业上的利益，卡拉OK唱歌店为唱歌主体，其管理的对象依然是客人的( 唱歌) 行为。对此，学界提出了很多不同的看法，认为与日本最高裁判所判决的クラブキャッツアイ事件( 俱乐部猫眼案件) 相比较，并非形成直接的关系，而是一种间接关系。特别是卡拉OK唱歌店的管理的直接对象应该是通过客人的( 唱歌) 行为而表现出著作权侵害可能性的卡拉OK装置，以及含有装置的卡拉OK全体的系统。从这一点出发，也可以看出卡拉OK法理的拟制性格越发显著突出了。

    三、依据帮助法理的救济--道具提供型阶段

    道具提供型的典型纷争，是卡拉OK装置提供的业者( 租赁业者) 对卡拉OK业者责任的纷争问题。如果卡拉OK业者实施了著作权的侵害，那么向其提供了装置的租赁业者也就是向其提供了著作权侵害的道具。除此之外，游戏软件改变装置的提供者电视录音系统的提供者等责任问题，都属于这一类型。

    这种类型的案件，与第一类型的场所机会提供型案件相比，有一定的差异性。因为基于卡拉OK法理来判断对行为的管理支配的责任的话，已经显得与事态不相适合，所以如果评价道具提供者支配着物理性著作权侵害者的著作物的利用行为，则在很多情况下都非常困难。在这一类型中，如果道具提供者的责任得到认可，那么，提供必然引起著作权侵害的道具的本身就要求为其根本依据，这样才能与事态相适合，认定责任所需的要件就会发生变化。在实际的案件审理中，在承认道具提供的责任的情形，都是通过与卡拉OK法理不同的判定标准而确定的。

    (一) 损害赔偿请求

    在针对卡拉OK装置租赁业者损害赔偿请求方面，日本裁判所“魅留来”案件的判决首先提到了卡拉OK装置租赁业者的一定注意义务，并且以此为前提认定租赁业者与卡拉OK业者担负共同不法行为责任。对于判决中出现的“利用卡拉OK装置进行肆意演奏和上映等，进行著作权的实效救济是很困难”的这一观点，学界出现了不同甚至是批判的意见。在终审判决中，日本最高裁判所就二审判决的这一意见给予了否定，并且认为在缔结了合同的情形下，不仅要将与著作权人之间缔结使用许可合同的必要性告知合同的相对人，还应在就该合同的缔结或申请进行确认的前提下将卡拉OK装置交付合同的相对人，即承认了条理上的注意义务。因此，卡拉OK装置租赁业者的共同不法行为责任在交付卡拉OK装置的时刻即已形成。可以看出，判决对于合同缔结时的注意义务进行了根本性的强化。

    据此，在围绕卡拉OK装置租赁业者责任的众多判例中，并没有采用已经形成的卡拉OK法理，而重视了与卡拉OK业者的著作权侵害行为相关联的租赁业者的注意义务。在道具提供型判例中所采用的法理是帮助法理，这一点在“魅留来”案件的判决中，以“作为帮助了著作权侵害行为的人，无法免除基于其民法第719条第2款的共同不法行为责任”的形式给予了确定。在“ビデ オ メ イ ツ”案件( videomeyitu案件) 的最高裁判所判决中，虽然没有明确表示帮助法理的构成，但是判定因卡拉OK装置租赁业者违反了注意义务而使卡拉OK业者实施了著作权侵害行为，其根据是判示了卡拉OK装置租赁业者注意义务的懈怠与卡拉OK业者的侵权使著作权得到损害之间的相当因果关系。也就是说，卡拉OK装置租赁业者的行为与卡拉OK业者的侵权行为有一定的关联，也具有不法行为性。因而，也可以看做是基于帮助法理肯定了卡拉OK装置租赁业者的损害赔偿责任。

    关于共同不法行为问题，《日本民法》第719条第2款有明文规定，因此依据帮助法理认定道具提供者的损害赔偿责任，在理论上没有什么问题。就损害赔偿责任方面，无论是依据帮助法理的救济还是依据卡拉OK法理使利用主体性扩大，两者之间没有差异。但是，利用帮助法理是否可以进行停止请求呢? 根据帮助法理，就是帮助了侵权者即卡拉OK业者的侵害行为，这样的关系构成，从著作权法通常的基本构想出发，就有可能否定了帮助者即卡拉OK租赁业者自身的侵害行为，也就形成了帮助者是否构成根据《日本著作权法》第112条所称的著作权侵害行为的问题。此外，依据共同不法行为责任的停止请求，到目前为止还没有出现被认可的判例法理。

    (二) 停止请求

    就针对卡拉OK装置租赁业者的停止请求，“ビデァ♂イツ”案件( video meyitu案件)中已经产生了一定问题，这在前面的论述中已提到，而该案件在一审地方裁判所的判决中却给予了肯定。但是，实务界和学界对该判决在出示什么样的关系可以成为停止请求的根据，进而得到著作权侵害的结果的理由方面，都深感欠缺和不足。同样的情形，“ヒットワン”案件 ( hit one案件) 也许是最早就卡拉OK装置租赁业者的行为请求停止的问题自觉地产生出法律构成的问题的案件。以帮助法理为依据来认可停止请求，在理论上显得异常困难 虽然在判例中法官的判决进行了很大的努力和克服，就《日本著作权法》112条第1款规定的著作权侵害者或者有可能侵害者尝试了扩大适用，但是，由于著作权性质不能等同于民法上的物权，进而在停止请求权的成立与否问题上，也应进行全面综合的判断。这种判断方式与就物权那样的绝对权侵害立即可以认可停止请求权的民法构想在性质上是有区别的。

    四、卡拉OK法理的变容--系统提供型的出现

    在日本，提供场所机会以及提供道具等类型的所谓著作权间接侵权的问题还未得到理论和实务的一致认可 近几年，随着使用作品的技术的不断研发和高度进步，围绕著作权关系者之间的利益调整问题是知识产权直面的一个课题。在我们面临的利益调整的时代，一些新型的著作物使用或者著作权侵害问题的出现，迫使我们再一次从著作权法的原点出发，重新审视著作权人作者使用者之间的关系，真正体会着著作权法发生的变革。日本所谓的系统提供类型的著作权间接侵害问题正是在这样的背景下出现的。这种类型最基本的焦点是:即使著作物私人使用为目的复制是法律允许的，但是，构筑可以实施复制的系统并且将其服务提供给使用者的情况，是否认定停止请求权?

    可以肯定，在这种情况下，以私人使用为目的的复制行为是在系统的媒介之下大量进行的行为。著作权法对于以私人使用为目的的著作物的复制是许可的，但是，形成大量的积累对权利者的利益损害势必不会轻微，对其视为违法也是可以理解的。作为“复制”的适合法律的要件，必须是“个人的或者家庭内以及其他与此相基准的有限范围内的使用”，而( 网络等)系统的构筑对这一前提进行了彻底瓦解，也不可能考虑为以私人使用为目的的适用法律的行为，关键是著作权法上没有明确的规定。这种没有明确规定的行为何时是合法的何时是违法的，应如何考虑，以及在这种情形下损害赔偿请求和停止请求是否可能，对于系统提供者进行责任追究以及停止责任追究的实效性等等都是面临的难题。

    从具体的判例可以看出，在系统提供类型中，和道具提供型形成反差的是出现了卡拉OK法理的“再生”现象，以管理支配性和利益行为依据，对间接侵害者的利益主体性进行了认可。但是，在内容方面，与场所机会提供类型初期的卡拉OK法理出现了很大的差异，关键在于管理支配的对象不同。也就是说，在初期的卡拉OK法理中，管理支配的对象是直接利用者的行为，具有行为支配性，而在系统提供类型中，管理支配的对象并不是直接利用者的行为，而是表现为著作权侵害的系统，具有系统支配性，由此，卡拉OK法理发生了变容。

    在系统提供类型中，就停止请求权的问题，不但出现了认可的案例( ファイルローグ事件，file rogue 案件) ，也出现了否定停止请求的案例。出现这两种截然不同结果，缘于是否具有系统的支配，以及是否具有系统的构筑，这也是系统支配的前提。如果提供系统服务的人对该系统具有完全操纵的可能，在这样的前提下使用者的复制等著作物的利用行为即使是使用者自己的自由意思决定的，从整体上来看，提供系统者应该肯定具有支配性，其利用主体性也应该认定。相反，如果系统提供者的系统构筑不成立的话，系统的支配性也形成不了，进而系统提供者的利用主体性自然得到否定的结论。

    五、著作权间接侵权的立法动态及对我国的启示

    随着社会的数字化网络化进程，著作物的作成者利用者所设计的范围不断地向普通的一般公众延伸和发展，著作物的违法复制者著作权侵害者的领域也同样扩大至一般的民众领域。这样带来的现实问题是，向零散的著作权侵害者即一般公众进行责任追究已经显得力不从心，应该向使得并通过一般公众进行著作权侵害从而追求利益者，即著作权间接侵害者进行责任追究已经迫在眉睫。

    著作权间接侵权问题，近年来在日本已经进入了立法讨论的阶段。一般情况下，所谓教唆帮助著作权侵权的行为，其损害赔偿请求权得到认可的较多，而对停止请求权的认可一般都持否定的态度。2012年底日本文化审议会著作权分科会法制问题小委员会的司法救济小组通过七年的努力，将调查报告整理提出，报告的中心亮点依然是著作权间接侵权的停止请求救济权的问题。但是，最终结果是，虽然人们支持立法，但就报告整理的内容归纳的停止请求对象的间接侵权者的三种类型等，依然存在继续考察和讨论的余地，因而放长时间今后继续审议讨论。出现这一结果的原因自然是相关部门团体的意见不一以及错综复杂。

    我国著作权法对于间接侵权也没有明确规定。在司法实践中，对相关间接侵权行为进行规制最早见于最高人民法院的司法解释《关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则＞若干问题的意见( 试行) 》 ( 法办发［1988］6号) ，其中规定: “教唆帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人”。 最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》( 法释2006年11号) 的第3条规定: “网络服务提供者通过网络参与他人侵犯著作权行为，或者通过网络教唆帮助他人实施侵犯著作权行为的，人民法院应当根据民法通则第130条的规定，追究其与其他行为人或者直接实施侵权行为人的共同侵权责任可以看出，法院根据民法以及相关的司法解释，可以从共同连带责任出发，将教唆帮助他人实施侵权行为的人认定为共同侵权人”。 这种认定方式与我国的民法理论是一致的，因为我国传统的理论认为，间接侵权是共同侵权的一种，而且是共同侵权中的“辅助行为”，即在“教唆、帮助”的主观因素的前提下产生的辅助行为。也就是说，只有在主行为即直接侵权行为被认定为侵权时，辅助行为才有可能被认定为侵权单独实施的教唆帮助的辅助行为不可能被认定为侵权行为。而这一结论的由来，基于著作权间接侵权的表现类型。我国学术界提出的著作权间接侵权表现类型为教唆型、帮助型和扩展型，与日本间接侵权的三大类型相比，稍显注重法条规定中出现词语的机械套用，具有缺乏从间接侵权的实质意义上梳理其类型的倾向。因为“教唆、帮助”毕竟是出现所谓间接侵权的前提要件，从前提要件出发，进行发生行为的各种类型变化过程，才达到判定是否侵权的最终结果。因此，行为发生的类型变化过程非常重要，由此才能引出是认定共同侵权，还是可以认定单独行为的侵权之争议。这种争议的重大意义不在于孰对孰错，在于间接侵权在我国著作权法上的立法是否具有合理性和科学性另外，间接侵权的认定在法理上如何形成间接侵权的有效救济，特别是停止侵害救济的可行性等问题，应该引起我国立法者和学界的关注日本出现的案例和争论的理论焦点也给我国的立法者和学者一定的参考。这种参考对于我们更加科学地讨论著作权间接侵权问题，更加合理地构思我们的法律的技术设置，应该有一定的积极意义。

    在加强文化发展繁荣的今天，扩大著作权的权利范围的保护可以维护著作权人的利益加强文化创新的原动力推动文化发展 同时，著作权法还具有让更多的人享受到著作物带来的文化利益的功能和目的。调和知识产权的权利人的利益和社会公共利益间的冲突，是知识产权相关法律立法者与学者面对的难题，也是永远的目标。

    （信息来源：《法学杂志》2014年第9期）

    一、引言

    我国企业跨国并购始于20世纪80年代中期，现已成为中国对外直接投资的重要方式之一。在企业的跨国并购过程中，知识产权由于在企业收益的贡献份额逐年上升，受到越来越多的关注，很多企业通过兼并业务、购买股份、资产注入等并购重组方式，获得有效、可靠的知识产权，它在提升企业核心竞争力、优化资源配置、降低生产成本以及在防范知识产权法律风险，保护企业自身合法权益等方面发挥越来越重要的作用。

    知识产权调查是并购过程中鉴别知识产权，确保知识产权有效、可靠的重要手段。知识产权调查主要包括三方面内容：一是知识产权相关性或协同性调查，主要是考察知识产权与企业现有资产的相关性和互补性。相关性调查可以分析知识产权在并购企业中所能起到的作用，一般而言横向并购既可以通过并购竞争对手的专利、商标等知识产权实现正向的协同效应，也可以实施防御性策略弱化竞争对手的知识产权应用，建立自身专利、商标的市场影响力以强化自身的竞争地位。纵向并购则是借助目标企业原有的生产技术、商标等知识产权，来延长并购企业产业链，起到优化产业布局，提升产业整合，发挥产业链优势的作用。二是知识产权价值评估，主要是测算和分析并购资产中知识产权价值的大小，以便于收购方在并购过程中能够清楚和了解目标企业知识产权的真正价值，并购中的价值评估研究已经较为成熟。三是知识产权法律调查，它更多的是关注目标企业所在国对并购有关法律法规的规定，需要调查所在国的各项法律规制，包括各类涉及安全的审查、调查程序等并关注法律法规未涉足的风险，以及法律未禁止规定和政策稳定性、连续性等问题。

    我国过去以引进国外早已成熟的技术为主，这虽然有效地帮助企业形成了一定的制造能力和技术水平，却很少给中国企业带来持续性的竞争优势，通过跨国并购却可以让企业在很短时间为企业取得有战略地位的核心技术，实现质的飞跃。然而，在我国企业海外并购扩张过程中，对目标企业知识产权调查过程中的问题也不可忽视，存在诸如对技术等知识产权估价过高，对国外的并购规定和制度不甚了解，没有对目标企业进行详尽的尽职调查以及对目标知识产权与企业现有资产的相关性和互补性考虑不足，不了解目标企业的知识产权的交叉许可机制导致难以有效发挥并购所带来的协同效应等问题。这些问题的存在导致中国企业实施跨国并购时，没有充分发挥知识产权作用。

    本文将围绕中国企业跨国并购知识产权调查面临的问题和发达国家跨国公司跨国并购过程中知识产权调查经验展开论述，为中国企业更好地实施走出去战略提供经验启示。

    二、我国企业跨国并购知识产权调查面临的问题

    近年来，在全球的经济活动中，跨国并购的总额和成交案例数大幅度增长，促进了跨国公司在不同市场的进入能力和资源的有效配置。但由于我国跨国并购起步较晚，企业在客观上缺乏跨国并购的经验，在对企业并购条件以及并购对象的认识上还停留在简单的价值判断阶段，特别当并购活动涉及到知识产权时，在调查、运作、整合等方面遇到一些问题。本文选取1992年至2013年中国跨国并购的123个案例为研究对象，分析并购的特点及知识产权调查存在的问题。

    (一)被并购企业(业务)以传统企业(业务)为主，知识产权缺乏世界领先技术水平

    统计从1992年至2013年中国跨国并购主要的123个案例来看，涉及传统产业中的制造业有32个，金融业有19个，石油有19个，钢铁(有色)有18个，电力7个，其他建筑、纺织、医药等有15个，代表新兴产业的IT产业13个，占比不到11%(见表1)。进一步分析发现，多数企业仍以并购境外中小企业或大型企业的部分业务为主，所获取的知识性资产并不具有很重要的战略意义，绩效提升往往依靠企业已有的规模经济的扩大所导致，而并非来自具有知识产权资产的使用和管理所带来的协同效应。

    (二)并购模式逐步多元化，目标企业所在地区的环境是知识产权调查风险的主要因素

    在123个并购案例中，纵向并购的案例有12个，混合并购案例仅有3个，其余105个全部是横向并购，从并购时间分布看，在2000年之前，纵向并购和混合并购占比约为10%，在2000年以后发生的案例中，纵向并购和混合并购案例比例提高到12%，说明并购由横向并购为主逐步向纵向并购、混合并购延伸。

    在中国企业跨国并购过程中，企业面临的风险因素主要有战略风险、法律风险、政治风险、市场风险、财务风险以及运营风险等。其中最突出的是战略风险、政治风险和法律风险和财务风险。战略风险体现在中国企业自身的知识产权创造和保护意识以及是否提前做好跨国并购中的知识产权申请、收购、转让、许可等方面的规划和布局的计划和实施方案。政治风险与当地政府对外资并购相关政策和行业的国家战略地位有关，中海油集团对尤尼科公司的收购案就是由于美国出于政治目的否决了项目收购。在法律风险方面，当中国企业走出国门，进入知识产权法律体系健全的发达国家并购时，对所在国知识产权相关法律和法规的不了解会导致额外的风险，如浙江华立并购了飞利浦CDMA无线通信部门几乎所有的600项CDMA核心技术专利，但华立未做技术情报的尽职调查，导致无法间接获得飞利浦拥有的高通CDMA专利技术，原因是飞利浦与高通之间关于CDMA芯片有一系列交叉协议和授权协议。在财务风险方面，由于不同背景下的国家制度差异、文化差异，造成了跨国并购中双方的财务系统不匹配、税收漏洞及其他未登记风险、有形与无形资产的定价、融资成本等财务风险。

    (三)并购主体逐步多元化，并购对象的抵制情绪是并购知识产权的障碍之一

    随着中国企业主体不断地多元化，海外并购中的主体也呈现了多元化的趋势，过去以国有企业为主的现象发生了变化，一些民营企业也走出国门实施跨国并购。根据案例分析，2000年以前的7例并购案例中，仅有北京石基信息技术公司的收购是作为非国有(国有控股)并购方企业，占比14.3%， 2000年及以后的116例并购中，有34家企业为非国有(国有控股)的并购方，约占并购案例的29.3%，比例较以前明显上升。说明非国有(国有控股)企业在并购案例中得到提升。

    在中国企业跨国并购的过程中，发达国家对员工利益维护的意识都比较强，谈判过程较曲折，甚至几年无法达成一致意见，某些国家的国民有排斥全球化的意识，他们认为并购会加剧并购双方国家间的贫穷和不平等，会破坏环境与当地的风俗文化，并且会使本国有价值的知识和技术外流，对国家竞争力和国家安全有负面影响，因此不欢迎外国资本、产品进入当地市场。这类不良情绪在京东方收购韩国现代电子生产线和上汽集团控股韩国双龙的并购过程中造成了极大的负面效应。

    (四)并购动因多样化，与并购利益相关者在知识产权上的合作面临挑战

    随着中国企业日益成熟及国际化速度的加快，中国企业海外并购的动因也是多样的，从并购动因看，在123个并购案例中，为了拓展市场的有42例，占比34%，其次依次是技术和资产、自然资源和进入资本市场，案例数分别为36个、31个和14个，占比分别为29%、 25%和12%，说明跨国并购的动因是多方面的。

    不论并购的动因是针对目标企业的技术和资产，还是被并购企业所在国存在的有待进一步拓展的广大潜在市场和丰富的能为并购企业的生产提供相对低成本的自然资源，相关专利、商标和非专利技术等知识产权的使用和合作也会有不同的选择以及各方利益的不同考虑，与目标企业就知识产权资产的管理和运用能否达成妥协将成为实现并购的基础。万向集团曾经进行过一项涉及1000多万美元净资产的海外企业收购，经过半年的谈判，收购价已经降到了600万美元，但是在谈判的过程中，由于文化、制度上的差异，双方在对知识产权的认知和使用上的分歧较大，双方对未来发展中的管理方式、方法等没有找到很好的契合点，最后收购未成功。

    (五)并购形式多样化，对知识产权价值评估缺乏时效性和战略意义上的思考

    在并购的123个案例中，有55例是通过购买股份的形式实施并购，占总案例的44.7%，通过购买业务部门或者技术、资产的有24个，占总案例的19.5%，其余的35.8%则是购买被并购企业整体资产，说明并购的形式多种多样，其中购买股份是并购的主要形式，其次是企业为了较快进入新的市场，并购企业整体资产以达到拥有其所占有市场的目的，最后是企业根据自身发展需要，并购某个企业的一个部门或者技术资产，获得并购企业发展急需的技术、销售网络等。

    在并购知识产权价值评估过程中，评估往往采用的是静态评估，一旦确定了评估基准日，评估价值就是该基准日的价格，但并购的谈判时间较长、不确定因素较多，就会造成实施并购的日期与评估基准日相距较远，评估结果缺乏时效性。同时，如何合理发挥知识产权资产的协调作用，需要并购企业结合自身情况和对目标企业知识产权的技术发展阶段和权利状况进行分析，建立系统的知识产权整合计划以实现并购后企业的发展战略，这一点在电子产品和IT高科技产品的并购过程中表现的尤其明显。企业并购后，被并购企业的知识产权有两个需要整合，一是被并购企业的知识产权与并购企业知识产权的整合，两者的整合反映在资产层面和技术层面，整合的目的是实现知识产权资源的有效利用和技术的提升和升级。二是并购企业的知识产权战略与企业发展战略的整合，对走出去进行全球竞争的中国企业而言，知识产权的竞争绝不是简单地按照自身的逻辑进行运作，更应该认识到，知识产权是全球市场的实力和势力博弈中重要的竞争工具和手段。长期以来，我国企业对于知识产权的重视不足，导致在跨国并购过程中往往较难拿出完善的知识产权整合规划，对并购中知识产权战略缺乏明确的认识，简单通过并购强势品牌成为世界认可的优秀企业的方式并没有起到积极的效果。目前许多公司往往只有正确的并购战略，却没有成功地整合知识产权战略。

    三、发达国家跨国公司跨国并购知识产权调查的经验

    通过分析发达国家跨国公司的并购案例，发现这些并购企业既有整体的知识产权战略规划，也有完善的知识产权调查机构和价值评价体系，这些对我国企业实施走出去战略具有借鉴意义。

    (一)并购企业制定整体知识产权战略规划

    跨国公司深刻认识到知识产权在其全球扩张中的重要性，建立了系统化的知识产权战略，以使跨国公司面对全球市场竞争保持自身的竞争优势，跨国公司不仅可以利用技术等知识产权的优势提升产品的竞争力，获得良好的产品声誉，还可以利用知识产权的保护条款获得不菲的转让使用费。跨国公司知识产权战略主要包含以下三个方面：一是依托自身优势进行大规模技术创新，获取尽可能多的专利，拥有专利优势是企业参与市场竞争的基础。二是以知识产权国际化为背景，通过与相关产业的知识产权所有人建立知识产权的交叉许可机制，以控制和转让相结合进行专利等知识产权的保护和产业运用，持续创造价值。知识产权不再仅仅为了保护技术创新而存在，而是被看作利润来源的一部分。三是积极参与相关国际技术标准的制定，构建自身在国际标准制订过程中的影响力，通过研究技术标准的发展状况和趋势，建立自己的技术壁垒体系和后续相关技术的控制力，并通过不断提高技术标准的开放程度、市场对新技术的认可度，增强其在技术市场和整个产业的影响力。

    因此，对跨国并购进行知识产权调查的出发点都是跨国公司的发展战略的有机组成部分，以公司的发展战略为出发点，慎重选择目标企业和制订相应的知识产权发展战略，跨国公司国际战略的这一特征在它们拓展中国市场的过程中早已显现。

    (二)将知识产权价值评估作为成功并购的基础

    根据商务部2012年资料显示，全球只有不到25%的并购计划是成功的，协同效应是并购战略追求的目标，而知识产权和企业资产的相关性是协同效应发挥作用的基础，所以在以知识产权为目标的并购过程中知识产权价值评估就显得十分必要，其将在很大程度上决定并购的成败，因此选择那些与自己核心业务密切相关的收购目标会提高并购计划的成功率。在对被并购企业进行评估时，首先应该注重企业业务组合知识产权和资源资产的相关性。企业通过并购实现战略扩张的时，不仅要关注涉及知识产权的产品、客户或者管理资源能够在新的业务领域得到应用，也要在新的业务领域与并购资源资产形成协同效应。

    知识产权价值评估主要包括两个方面，一方面是有形资产的价值，这是看得到的价值;另一部分是潜在的价值，主要是考虑知识产权并购在未来可能给企业带来的协同效应和潜在的价值。所以在并购过程中，对于资源资产和知识产权协同性的价值评估就主要针对后者，鉴于其未知性，所以需要谨慎的实施评估计划。企业可能为此付出较高的价格，但也可能因低估知识产权价值而支付了较低价格，较高价格和较低价格需要依据未来的市场确定，因为影响潜在的协同效应的因素也是多方面的，但是有效的协同性价值评估总是能够为知识产权价值评估提供参考。

    (三)充分发挥知识产权调查中中介机构的作用

    跨国并购是一种复杂的投资活动，且并购过程中涉及方方面面的专业知识。因此，仅靠并购企业自身是难以完成的，它需要许多中介机构提供服务，主要涉及到战略、财务和法律等方面的调查，战略咨询顾问协助企业发现潜在的目标，律师事务所提供法律方面的咨询，投资银行、价值评估机构或者会计师事务所等机构提供财务咨询等。

    收购者就是战略制定者，要想实现成功的收购，就要依靠各个中介机构的大力协助。按照国际跨国并购的经验，在并购交易的各个阶段中介机构都发挥了重要的作用。并购的交易程序包括战略确定、目标筛选、尽职调查、价值评估以及交割，最后是并购之后的整合。其中投资银行或者价值评估机构可以帮助企业了解并购目标，收集目标企业的信息以及相关知识产权的情况，通过常用的或特定的评估方法分析相关企业和知识产权资产价值的大小。管理咨询公司更加关注战略，即知识产权的战略相关性，从战略制定开始，到后来的并购实施阶段，始终从公司管理层的角度，审视并购过程中各个阶段价值创造的过程。会计师事务所则与上面两者的关系是互补的，通过财务尽职调查，分析购买目标的财务状况，律师事务所进行的法律尽职调查就是要明确这些知识产权内容的法律状态，确保专利等知识产权的法律影响因素，包括知识产权的类型及法律状态、保护范围、侵权判定条件等方面。

    因此在对知识产权进行调查过程中，并购和事后整合的过程需要进行动态的分析和调查，跟踪其核心价值影响因素和适用性的变化状况，详细了解目标企业知识产权的在并购前后的权利和利用状况以及与本公司战略的互补性，从而在竞争中获得最佳的并购利益。

    （信息来源：《知识产权》2014年第9期）

    美国“The Beach Boys”乐队的成员Jardine在乐队解散以后组建了自己的乐队，进行乐队宣传时提及自己是“The Beach Boys”的原成员。使用了包含“The Beach Boys”的用语作为自己的乐团名称，因而与“The Beach Boys”的商标所有权人Brother Records. Inc.(以下简称“BRI”)发生了冲突。BRI认为Jardine的这种宣传方式侵犯了自己的商标专用权，Jardine则提出自己的使用应该属于“商标合理使用”的范畴。美国联邦最高法院对此案的司法判决纠正了地区法院和上诉法院对于“商标合理使用”的认定，使“商标合理使用”制度在美国得到了进一步的发展。

    案情

    “The Beach Boys”是美国的著名摇滚乐队，原告BRI是由“The Beach Boys”乐队的原始成员Mike Love、the Estate of Carl Wilson、Brain Wilson以及本案被告Jardine共同成立的一家公司，BRI拥有“The Beach Boys”注册商标的使用权，四个原始成员在公司中平等地各占有25%的股份。

    Beach Boys乐队的原始成员Carl Wilson于1998年2月死于癌症。1997年秋天，另一名乐队的原始成员Love，开始和他的全资公司M.E.L.E作为The Beach Boy s公众演出的参与人。Lov e提出要求掌管The Beach Boys，否则将不参加The Beach Boys的任何公众演出，也不会在巡演中演出任何BRI所创作的作品。

    1998年1月，Elliott Lott（BRI的董事长）写信给Love，答应Love可以使用The Beach Boys或者Beach Boys的名字组件一支新的乐队，只要Love不要使观众误认为这支乐队是原始的The Beach Boys就可以了。Love组建了一支新的乐队叫做“America’s Band”。在对其描述时经常使用“The Beach Boys as in the Beach. Boys: America’s Band.”这个名字得到了BRI的许可。Love在广告宣传中表述乐队成员“包括Beach Boys中的原始成员Mike Love、David Marks和Bruce Johnston”。

    1998年，Love要求BRI授予他独家使用“The Beach Boys”的名字进行公共音乐演出的权利，并且独家决定谁在公共演出中出场。BRI中的大部分董事同意Love的要求。Lov e进一步宣布如果他掌管了“The Beach Boys”，他将禁止Jardine继续参加公众演出，这一决定将结束Jardine37年以来在“The Beach Boys”中的表演生涯。所以Jardine极力反对BRI授予任何Love掌管The Beach Boys公众演出的排他性权利。

    1998年7月14日，在BRI董事会议上，董事会以三票赞成一票反对（Jardine）通过了授权给Love使用The Beach Boys商标的权利。而Jardine试图减小由于BRI授权给Love而导致Jardine的Beach Boy工作协议的破裂而带来的损失，便提起了投票进行非排他的授权。在7月14日的董事会上得到了通过，每一个授权许可的内容都与Love得到的授权有同样的条款，并授予其他两个健在的Beach Boys原始成员Jardine和Brain Wilson以同样的权利。

    在得到BRI的许可以后，Love立即开始组织广告宣传并且安排他的The Beach Boys乐队的演出日程。Love获得了很大的成功，1999年12月就取得了910万美元的收入，2000年Love的净收入达到了1800万美元。

    在1998年7月的董事会召开以后，Jardine也很快组建了一个新的乐队，尽管存在授予Jardine非排他的许可使用The Beach Boys的协议，Jardine仍以The Beach Boys的名义进行巡演。

    1998年冬天，BRI指出没有对Jardine进行授权，Jardine依然进行自己的巡演，并辩称自己没有以The Beach Boys的名义，而是以“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”名义进行演出。1999年，BRI提出诉讼，阻止Jardine以任何和The Beach Boys相关的名称进行巡演。BRI认为Jardine的行为根据《兰哈姆法》，已经侵犯了The Beach Boys的注册商标权。

    审判

    一、 地区法院和巡回上诉法院的判决

    2001年11月5日，地区法院针对BRI提出的商标侵权的诉讼进行了简易的判决，并颁发了永久禁令。

    地区法院认为Jardine使用“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”名字或任何其他类似名字的组合侵犯了BRI的商标“The Beach Boys”。Jardine提出的合理使用、禁止悔改和不洁之手的反诉不成立。

    法院宣判，被告Jardine和他的代理人、广告发布人、服务人员以及雇员永久被禁止从事下列行为：

    没经过BRI的书面许可，使用“The Beach Boys”或者“Beach Boys”与其他词语的组合作为名字、第二名称来表示Jardine现在或者将来的乐队，用以现场的公众演出，或者将来的录音制作以及任何商业上的行为。……

    但是不禁止Jardine和其他主体下面的行为：用描述的方式向公众表明自己是The Beach Boys的创始人之一，只要这种描述没有暗示他和在先的Beach Boys存在着隶属关系，并且这种表达没有违反上面的要求即可。

    巡回上诉法院支持了地区法院的判决，结论和理由与地区法院大致相同。

    二、最高法院的判决意见

    在BRI诉Jardine的商标侵权诉讼中，Jardine提出，自己的使用行为属于法定的合理使用和指示性使用，上诉法院的决定必须纠正，地区法院的永久禁令必须被撤销。最高法院改变了地区法院和上诉做出的关于商标侵权的认定，认为被告Jardine的行为是合理使用的行为，因而不构成侵权，上诉法院应该撤销永久禁令。

    三、最高法院的分析

    最高法院认为上诉法院拒绝Jardine主张以“商标合理使用”来对抗BRI所提出的商标侵权诉讼是错误的。

    “商标合理使用”的抗辩，从本质上讲，是禁止商标注册人将一个描述性词语进行商标注册获得排他使用后，阻止他人正当使用该词语对自己的货物进行描述。第九巡回法院在2000年Steppenwolf案的判决中应用了该原则，根据该原则，应当允许Jardine正确地提及他与The Beach Boys之间的联系，正是一种基于“合理使用”而进行的正常描述。上诉法院指出“原告不是合理使用，在宣传材料上并没有像Steppenwolf案件中那样诚实地描述自己”，上诉法院在这个案件中做出的结论与Steppenwolf案中的分析相违背。

    在Steppenwolf案件中，上诉法院承认了原告作 为Steppenwolf摇滚乐队以前的成员，在宣传材料上指明自己曾经具有该乐队成员身份的合法性。法院认为真实地指出自己是Steppenwolf以前的成员、是Steppenwolf的创始成员，在法律上讲不存在带来混淆的可能性。所以原告在宣传材料中诚实地提及这些事情没有违反《兰哈姆法》的规定，法院的分析是建立在“合理使用”对“商标保护局限性”的对抗上的。

    关于“合理使用”法院在审理Steppenwolf案件的时候是根据Welles案件的原则。在Welles案件中，原告在1981年获得了“Playboy Playmate of the Year”的标题，并且一直使用。在该案中地区法院通过合理使用抗辩对抗了原告关于初步禁止的请求，认为被告使用了上表中的用语“Playmate of the Year”是对自己的一种描述。

    Welles案件中，法院认为原告有责任提出证明以对抗被告合理使用的抗辩。因此，上诉法院在审理Steppenwolf案件中根据Welles案件确定的“商标合理使用”的原则，认为原告可以正确地描述自己是Steppenwolf的成员。

    同样的，上诉法院在Steppenwolf案件中引用了美国最高法院在Coty案中的观点：“当商标是以不欺骗公众的方式来使用的，我们不能阻止用同样的语言去陈述事实。”

    因此，根据Steppenwolf案的原则，应当允许本案中的Jardine提及自己是“BeachBoy”，并且真实地表述他与BeachBoy和他的新乐队的关系，只要这种提及“不会欺骗公众”。并且Jardine并没有使用“Beach boy Family andFr iends”名字进行巡演，而是使用“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”的名字，从法律上说，没有使公众产生混淆。地区法院和上诉法院都不恰当地阻止了Jardine进行这样真实的描述性使用。

    根据地区法院及上诉法院所认定的事实，最高法院认为Jardine与Kassbaum的性质也不完全相同，Kassbaum是Steppenwolf的一个成语，而Jardine依然拥有BRI中25%的股份，而且是BRI的管理人之一。Jardine不是一个“曾经”的“Beach Boy”，他就是一个“Beach Boy”。同样，像Welles案件中的原告一样，Jardine持续表明自己“Beach Boy”的身份已经有37年了，这一点BRI以及任何其他人都没有提出质疑。因此BRI不能阻止Jardine表明自己和他的乐队是“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”，且其表明是真实的，并没有试图去“欺骗”消费者。合理使用抗辩消除了根据《兰哈姆法》对“产生混淆可能”的检查（在《兰哈姆法》当中设立了八个因素，来帮助法院判定是否存在着混淆的可能性）。

    评析

    本案的焦点问题是：Jardine在自己的乐队名称中使用了“Beach Boy”，是对BRI商标权的侵犯还是一种合理使用？

    一、“合理使用”的法律依据

    本案对于合理使用判定的依据是《兰哈姆法》第1115条（B）款第（4）项。该条款的内容是关于注册商标获得排他性权利的证明和抗辩，（B）款中列举了其中的9种属于注册商标获得排他权利的例外情况，其中第（4）项的内容为：“被指控为侵权使用的姓名、文字或图案设计，不是用作商标或服务标志，而是当事人将自己的姓名或任何与其有利益关系的人的姓名或是一种文字或图案设计用于自己的业务，而这种使用是公正和善意的，其目的仅仅是为了向该当事人的产品或服务的用户进行说明，或是说明该产品或服务的地理来源”。该条款就是“合理使用”的成文法律依据。

    二、“合理使用”的认定标准

    本案中对于“合理使用”的判定虽然有成文法上的原则性依据，但仅凭这种原则性规定认定“合理使用”的情况和范围是存在局限性的。美国法院在多年的司法实践中总结出了在这个问题上的认定标准：（1）被告的使用是描述性的而非商标意义上的使用；（2）被告的使用是为了描述自己的商品或服务；（3）被告的使用是善意的、合理的。这种使用通常适用于描述性商标，它拥有第一含义和第二含义。

    但是，在现实中也存在着另一种情况，即并不是对自己的商标或者服务进行描述，而是不可避免地要对商标中所包含的组成部分进行提及，否则将无法明确表达，这解释了“指示性的合理使用”。美国的司法实践通过典型的案例确定了“指示性合理使用”的标准：（1）若不使用该商标将无法表达；（2）在合理必要的限度内使用；（3）被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或是授权关系。本案正是这种情况，法院以“指示性合理使用”的认定对抗了原告的商标侵权诉讼。

    本案中上诉法院和最高法院对于该原则的适用存在不同的标准。上诉法院认为被告违反了“合理使用”判定标准中的第三个原则，即“暗示了赞助和授权关系”，因而可能造成混淆的产生，在这个认定的过程中，上诉法院还采取了司法实践确认混淆行为的八个要素。而最高法院在这个问题上认为，在“合理使用”的认定中，应该选用“合理使用”认定在司法实践中得到普遍认可的三要素，而不再考虑混淆行为的八要素。所以从Jardine对于BRI商标的使用上来看，我们不需要考虑混淆的可能，只要考虑是否存在着暗示赞助或者授权关系即可。本案原告所提供的证据无法证明被告有这方面暗示的故意行为，所以认定“商标合理使用”是成立的。

    （信息来源：《中华商标》2014年10期）

    专利申请是专利活动的重要组成部分，是专利授权的基础，同时也是企业进行全球专利布局的第一步。根据中华人民共和国专利法和中华人民共和国专利法实施细则的规定，“向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续，应当按照规定缴纳费用”，这部分费用通常称为官费。另外，专利申请人可以聘请专利代理人为其提供专业服务，需要支付相应的服务费。专利申请的费用是理性经济人进行专利申请活动时必然考虑的因素，申请费用将作为成本的一部分纳入到成本－收益的权衡之中。专利审查高速路(Patent Prosecution Highway，下文简称PPH)是专利全球申请的途径之一，主要分为常规PPH途径(分别基于PCT路径和巴黎公约路径)和PCT － PPH途径，费用与以往的专利国际申请存在关联之处。本文试图通过对专利审查高速路国际申请优势的解析，以期揭示出专利审查国际协作对专利国际申请费用的影响，并对我国专利国际申请费用的控制策略提出建议。

    1 全球专利申请趋势与专利国际申请费用

    近年来，通过PCT途径的全球专利申请的数量总体上呈现大幅上升的态势。图1反映了1991 － 2012年间全球PCT专利申请的整体趋势。1991 － 1995年，PCT专利申请缓慢地增长;1995 － 2008年，PCT专利申请快速增长;受到2008年全球金融危机的影响，2008 － 2009年，PCT专利申请出现了小幅的下滑;2010年，PCT专利申请出现强劲反弹，申请量增长5．7%，专利申请量的恢复快于全球整体的经济复苏(2010年全球国内生产总值GDP的增长为5． 1%) ，增长的申请量中，中国和美国所占的份额最大。自2010年以后，PCT专利申请呈现持续上升趋势。

    从总体数量上看，全球PCT专利申请自1991年以来保持了持续上升的态势。除受到经济危机影响的2009年以外，自1991 － 2012年的全球PCT专利申请均保持正增长率。全球专利申请量的增长意味着专利总费用的增长。专利费用的存在使得专利申请人在专利全球布局时将谨慎选择进入的国家，反复权衡专利申请费用和维持费用与专利在该国未来的市场前景。日益增长的专利费用使国家在专利领域面临更复杂的宏观调控局面，如专利费用的收支专利审查人员的聘用专利审查机构的建设等等。对此，一些学者从不同的视角进行了研究。Harhoff等人分析了专利申请费及专利文本翻译费对专利申请人行为的影响机制，证实了专利费用对专利申请人行为的存在或促进或抑制的作用;文家春、朱雪忠结合我国政府实施专利费用政策和专利制度运行的形状，分析了政府实施专利费用资助政策对我国技术创新的影响机理;HessGlenn分析了美国专利商标局提高专利费用的情况及应对策略;Kim Weonseek等人通过研究低成本科研的高效商业化模式，分析专利授权率对专利研发成本的影响，并探讨了专利费用的控制策略;De Ｒassenfosse等人也研究了专利费用对专利申请人行为的影响，同时对合理专利费用的设置提出了建议。

    目前，专利全球申请的费用多数是用美元结算。一般情况下，我国的专利申请人提交一件专利国际申请，指定一个国家，需要向外国专利局和专利代理人\律师支付数千美元，如指定美国平均大约需要5 194美元。申请人还需要支付PCT国际阶段的费用，包括国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用和国家知识产权局收取的费用。中国公民提交PCT申请时，世界知识产权组织国际局收取的费用可以减少90%。随着越来越多的发明创造在全球范围内寻求获得专利权，专利费用的控制是亟需解决的问题。本文从专利国际申请费用着眼，以专利申请高速路为例展开研究。通过分析专利审查高速路对于专利国际申请的优势，剖析专利国际申请中对专利费用的影响因素，找寻合适的途径来减少获取专利权所支付的费用，以期为我国的专利费用政策和我国专利申请人的国际申请战略提供有益的启示。

    2 专利申请的费用简析

    专利申请阶段的费用包括申请费申请附加费和公布印刷费等等，根据申请的不同情况，还可能产生优先权要求费和实质审查费等。经由PPH途径进入各国的专利申请与传统的专利国际申请途径一样将面临这些费用。2010年修订的我国专利法实施细则详细规定了向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时应缴纳的各项费用。

    以我国为例，2000年12月19日，国家计委财政部关于调整专利收费标准的通知(计价格20002441号)详细规定了各项收费的具体标准。根据世界知识产权组织成员国大会对PCT专利国际申请收费的更新，国家发展改革委和财政部联合发布了《国家发展改革、委财政部关于重新调整PCT专利申请收费标准及有关问题的通知》(发改价格［2009］364号) ，对我国的PCT专利申请收费标准进行了重新调整。调整后我国的PCT专利申请收费相比过去有些许波动。在PCT申请国际阶段部分其中增加了一项恢复权利请求费1 000人民币元。另外，申请人是自然人且年人均国民收入低于3 000美元的，国际申请费和手续费减缴90%。同时，如果国际申请是以电子形式提交的，国际申请费减缴100 － 300瑞士法郎。

    PCT专利国际申请进入国家阶段后，申请人将涉及到初审阶段和实审阶段的各种费用。分别以美国和中国为例，当PCT专利申请指定美国进入美国国家阶段后，需要收取基本的检索费和国家阶段的审查费等等;类似地，在中国国家阶段，涉及的费用有公布印刷费申请附加费优先权要求费和实审费等等。

    在专利申请大国的倡导和通力协作之下，一些国家通过双边或多边协议构建了专利国际申请的新渠道 专利审查高速路(PPH)。专利审查高速路是指，申请人提交首次申请的专利局(OFF)认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权，只要相关后续申请满足一定条件，包括首次申请和后续申请的权利要求充分对应提交首次申请的专利局的工作结果可被后续申请的专利局(OSF)获得等，申请人即可以提交首次申请的专利局的工作结果为基础，请求后续申请的专利局加快审查后续申请。在PPH模式下，由于后续申请局采用了首次申请局的审查信息，从而减轻了后续申请局的工作负荷。基于审查信息的共享，后续申请局有可能提高工作效率，加速审查，节省专利申请的时间和成本。PPH与PCT体系相互兼容，PCT专利申请人从特定的国际检索单位接到肯定性的书面意见或从国际初步审查单位收到肯定性的国际初审报告，指出该PCT申请中至少有一项权利要求具有可授权性，申请人可据此提出PPH申请加快审查。目前，我国专利审查高速路对外合作网络已初步形成，自2011年开展首个试点以来，已与国外16个专利审查机构达成PPH试点合作协议，我国申请人可以向日本美国等与我国有合作协议的专利审查机构提出PPH请求，截至2013年底，我国通过PPH途径提交的国外专利申请已有836件。

    在PPH途径中，平均的审查周期大幅缩短，审查速度加快，专利申请授权的可预期性提高，审查效率提高，减少了重复审查的工作量，各国的审查和检索资源彼此之间得到了高效和充分的利用，从而也使申请人节省了大量的申请费用。

    3 影响专利国际申请费用的因素

    3． 1 专利授权率提高，减少为获取专利授权的预期费用 在PPH途径中，授权率大幅提升 授权率的提升将减少专利申请人为了获取授权而进一步支付的各种费用，增加了费用的可预期性。

    在美国，专利申请的平均授权率为53%，而通过PPH途径的授权率达到87． 9%，通过PCT － PPH的授权率更是高达90． 3%。在PPH的高授权率中，其中很大一部分的专利是仅通过一次审查就获得了授权。在美国，相比于所有专利申请的一次授权率，通过PPH途径的一次授权率提高了约10个百分点，而PCT － PPH途径较PPH途径并没有明显优势。 美国的专利体系自1790年设置以来，为实现激励创新而持续关注专利的审查质量，对于一次审查即获得授权，美国表现了更为谨慎的态度。

    高授权率增加了申请人对于专利申请费用的可预PPH途径也将进一步节省专利申请人答复审查意见通知书及后续为获得授权而支付的各项费用。

    3． 2 提交PPH请求本身不需要费用或者仅需要较少的费用 在PPH项目启动之初，美国专利商标局针对PPH需要收取130美元的申请费。随着审查信息共享机制的推广，PPH的优势使多数国家意识到该合作模式在加速审查缓解审查积压的积极作用。时任美国专利商标局局长David Kappos说道: “专利审查高速公路计划有很大的潜力，以减少各专利局不必要的重复工作并提高工作质量 通过废除申请费，我们期望看到更多申请人利用PPH计划”。

    在我国目前签署的PPH协议中，向多数局提交PPH申请是不收取费用的，比如美国和日本。仅有个别国家局如韩国知识产权局(KIPO)收取少量的费用。相对于从PPH途径可以节省的费用，采用PPH途径本身的费用几乎可以忽略。

    3． 3 发放审查意见通知书次数减少，从而减少答复费用 在PPH途径中，由于后续申请局参考了首次申请局的审查信息，共享了检索资源和审查结果。在提交PPH申请时，为了符合加快审查的要求，向后续申请局提出申请的权利要求范围必须小于或等于在首次申请局中可授权的权利要求的范围。由于有首次申请局的审查结果可供参考，权利要求的严格对应在一定程度上减轻了后续申请局在审查中对可专利性进行判断的工作量，从而减少发放审查意见通知书的次数，为专利申请人节省了在专利申请过程中多次答复审查意见通知书的费用，同时规避了答复延期请求恢复权利等风险。

    根据2011年AIPLA经济调查报告，在美国每答复一次通知书的平均费用为2 086美元。在非PPH申请中，一项专利申请平均需要答复2． 49次通知书，总计费用为5 194美元。通过PPH途径申请，一项专利申请答复通知书的次数减少至1． 88次，费用总数为3921美元，比前者节省了1 272美元。PCT － PPH途径中，一项专利申请答复通知书的次数降至1． 17次，费用为2 440美元，比非PPH途径节省2 754美元。审查意见通知书的减少，为申请人节省了一笔可观的答复费用。

    3． 4 继续审查请求和申诉率减少，节省官费，减少律师服务费的支出 在中美专利审查高速路中，专利申请进入美国后被美国专利商标局发出最终驳回通知(Final rejection) ，申请人还可以在收到通知的六个月内提出继续审查请求(Ｒequest for Continued Examination，简称ＲCE)的请求。请求ＲCE需要的材料有:信息揭露陈述书(Information Disclosure Statement)、说明书、权利要求书、修正的图样、新的争议理由和支持其可授权性的新证据等等。对美国专利商标局的认定结果表示不满还可以提出申诉。修改提交相关的材料和申诉服务分别对应了不菲的律师费。在PPH途径中，美国的授权率达到87． 9%，PCT － PPH途径更是达到了90． 3%，高授权率减少了ＲCE和申诉的申请。针对美国专利商标局155件一次授权的专利审查进行统计，98%的审查员进行了新的检索，84%的审查员引用了额外的文献，40%的审查员要求申请人进行修改或约申请人进行面谈，持续反复的审查过程带来了高质量且稳定的专利权，从而进一步降低了继续审查请求的比率和申诉率。相对于非PPH申请31%的继续审查请求比率，PPH申请的继续审查请求比率为11%;而对于非PPH申请2．5%的申诉率，PPH的申诉率仅为0．3%。在2014年1月1日起生效的美国专利商标局的费用表中，继续审查请求第一次请求的费用为1 200美元，第二次请求及后续请求费用均为每次1 700美元;申诉费的官费名目繁多，例如申诉告示费用为800美元，请求口审费用为1 300美元。单以继续审查请求最低官费计算，PPH平均节省官费240美元。由此可知，由于继续审查请求和申诉率的减少，申请人节省的费用远大于240美元。

    4 专利国际申请中成本问题的思考

    科斯定理指出:在产权明晰的条件下，只要交易成本为零，不论财产权归谁所有，达到均衡状态时都能实现资源的最优配置。因此，从这个角度来考虑专利国际申请中的成本问题，就是需要设立一种制度能够降低专利国际申请的交易成本，实现资源的优化配置。

    交易成本思想的提出在一定程度上解释了价格理论方法不知不觉引入制度性判断的倾向。交易是制度经济学中最基本的事实，人与人之间，人与社会之间的活动都通过交易来完成。想要获得多个国家的专利权，专利申请人将发明创造分别提交到每个国家的专利审查机构，申请专利授权，就是专利国际申请最简单的交易方式。由于各个国家的专利法律制度的差异性，分别提交专利申请意味着需要了解每个国家的专利法和审查制度，这样的申请方式是非常不便利的，且消耗的人力物力和财力较大。当专利申请人和专利授权国两个交易对象之间完成交易比较困难时，世界各国开始考虑构建合适的渠道，促使交易双方完成交易。于是，《专利合作条约》应运而生，一次申请可以指定多个国家，专利申请人不必耗费精力去掌握每个成员国的专利法和审查规则，它能促进和完成专利申请--授权的交易。在《专利合作条约》的框架下，专利审查工作仍然是各国独立进行，其中有大量的重复审查工作，耗时又耗力，PPH途径的出现，则进一步改善了交易过程，降低了交易成本。

    专利申请人的专利国际申请费用中，一部分是价格成本，一部分是交易成本。通过PPH途径申请专利，各国专利审查服务的价格并没有发生改变，PPH途径节省的并不是价格成本，而是交易成本。专利申请的授权率提高答复审查意见的次数降低继续审查请求和申诉率减少，简化了专利申请--授权的交易过程，有效促进了交易的完成，从而降低了交易成本。在社会生活中，使用便利的渠道更快更便捷完成交易往往需要支付对价。比如，乘坐汽车从A达到B地，人们一般都愿意支付，因为在此付出的交易成本是小于没有便利渠道时所支付的成本。多数国家的PPH申请本身不需要费用，就如同科斯所构想的那样，期望使交易成本无限趋向于零，从而实现资源的最有配置，有效促进科技创新。

    5 启示和建议

    为实现激励创新的目的，各国制定各项专利费用时会对本国的经济现状进行充分考虑，对本国国民而言，一般都具备合理性，例如我国政府还实施了专利费用的资助政策。由于各国的发展阶段不同，发达国家的专利费用对该国公民而言具有合理性，但对进入该国的发展中国家的申请人来说则具有挑战性。在同一个专利国际申请系统中，专利费用的高低对发达国家和发展中国家的影响不同。当专利费用偏高时，发展中国家的申请机会受抑制的可能性较发达国家大;当专利费用偏低时，对发达国家的影响较发展中国家小，发展中国家能获得更多的申请机会。专利审查高速路为例的专利审查国际协作模式构建了一种便捷经济的专利国际申请渠道，通过节省交易成本，促进资源的优化配置。

    5． 1 根据市场经济规律制定合理的专利审查价格，保持供需均衡 在专利国际申请的过程中，官费的支付不可避免。官费的制定应顺应市场经济规律，在考虑一般均衡的基础上制定。WIPO一直致力于调整和平衡发达国家和发展中国家的审查费用。不论其如何调整，都需要符合一般均衡的条件来制定价格。一般均衡是指专利审查的费用使得供需达到了均衡，专利申请人所能负担的费用能够支付专利申请至授权的官费，专利审查机构所需要收取的费用可以确保专利审查资源得到有效利用。价格制定过高，专利申请量将下降，而专利审查的资源将被闲置;价格制定过低，虽说可有效促进专利的申请量，但专利审查资源将面临严重匮乏的状态，专利审查工作将变得没有效率，专利审查质量降低，由此，专利质量也无法得到保障。因此，供需均衡的定价产生一般均衡，促进资源的有效配置。

    5． 2 参与专利审查国际协作，降低交易成本和价格成本 我国应以积极的态度参与到专利审查国际协作之中。虽然当前已与许多国家签订了PPH协议，且美日欧韩中构建了IP5 的合作模式，但是这些合作模式还有待进一步调整，发展中国家在面对发达国家制定的审查方式有适应期，且这些模式能否一直持续下去还有待考证。

    目前的专利审查合作模式集中在提高效率节省专利申请交易成本的阶段。在专利审查国际协作过程中，费用的节省还可以从价格成本上考虑。随着专利制度的进一步发展，国家之间可以通过签署协议构建审查费用的合作渠道。在一国已经缴纳过审查费用后，在后续申请国进行专利审查时，申请人可以申请免交，反之亦然。免交范围首先可以从一部分的官费开始，如果施行顺利未给一国的专利体系造成冲击，则可以进一步扩大官费减免的范围。需要考虑的是，由于各国发展阶段的差异性，发达国家与发展中国家的服务业费用差异很大，尤其是法律服务业。我国的经济在很大程度上由劳动密集型产业驱动，劳动力价格低廉，服务业并未成为驱动经济发展的中坚力量。以答复审查意见通知书为例，美国律师费为2 086美元/次 (不考虑美国当地律师事务所答复审查意见通知书的收费优惠情况) ，我国的专利代理机构的代理人收费为1 200元人民币/小时，西部地区的收费与此相比下浮30%左右。我国专利申请的法律服务业的价格与美国相比有较大的差距，如果需要在服务费用上实现与发达国家互免，目前还有一定的难度。

    5． 3 创新型中小企业可利用合作渠道来获取专利权，开拓国际市场 目前，专利审查高速路的使用集中在我国的几家大型企业，如中兴、华为。这些企业更看重的是PPH途径可加速企业的全球专利布局，拓展海外市场。全球科技的迅速发展，新的科技创新点层出不穷，中小企业能更快更及时地抓住创新机遇，已逐渐成为科技创新的主要力量之一。中小企业资金有限，更多地集中在技术更新快短期能获得收益的科技领域。在价格固定的情况下，寻找良好的申请途径来降低交易成本不失为节省开支的好方法。PPH途径的专利国际申请的审查效率高，以美国为例，在PPH途径下，平均审查周期由29个月缩减到14个月，交易成本大幅节省，有利于技术更新快的中小企业提高盈利的可预见性，有助于中小企业在资金有限的情况下开拓市场。

    5． 4 整体考虑成本和收益，权衡专利申请费用和专利授权范围 目前的专利授权与否，仍由各国根据本国法律确定。专利费用的多寡的决定权在于专利申请的进入国，因此选择授权率高答复审查意见通知书少专利权稳定的申请途径能有效规避风险，控制专利费用。选择以PPH为代表的专利国际审查协作模式来递交专利国际申请，可以充分利用以上优势在PPH途径下，前后两局所提交的申请文件中权利要求需要充分对应，因此，首次申请时应尽可能获得较大的授权范围，为后续申请保留足够的授权空间。如果首次申请的授权范围较窄，则后续申请时的权利要求范围只可能会进一步缩小。虽然审查效率高等优势能节省交易成本，但是该权利要求范围的缩减影响到将来专利的使用和投资回报，则应整体考虑专利申请费用的成本和可预见的专利授权范围所带来的收益。如果节省的成本只能带来微薄的收益，又或者放弃PPH途径的成本优势所换取较大的授权范围能带来更大的收益，则可以考虑暂时不采用PPH途径申请，而改用PCT或巴黎公约途径，以期能获得比PPH途径更大的授权范围。

    6 结 论

    专利申请人提交专利国际申请时需要考虑支付专利申请费用，这是专利申请人期望获得海外专利权需要考虑支付的一部分专利成本，这其中包含价格成本和交易成本。目前，PPH途径对专利审查的价格没有较大影响，但其通过提高授权率降低答复审查意见的次数减少继续审查请求和申诉率，简化了专利申请--授权的交易过程，有效促进了交易的完成，降低了交易成本。在全球专利申请的大浪潮中，专利申请需顺应市场运作规律，采用供需均衡的定价，产生一般均衡，同时通过国际合作的渠道，进一步降低交易成本，为科技创新提供最优的资源配置。

    （信息来源：《情报杂志》第33卷第10期2014年10月）