美国Pharmacia集团公司与上野制药公司之纠纷
2014-12-15 11:15:05 阅读次

    一、案件的概要

    原告上野制药株式会社是一家专门从事制造和销售医药品等的公司，其从本案诉讼外的第三者公司处就名称为“眼压降下剂”的发明专利取得了专有实施权（相当于我国的独占或排他使用权）。而诸被告同属于国际Pharmacia药业集团，其中被告Pharmacia·inc是在美国新泽西州法设立的法人、被告Pharmacia·Aktieboleg是在瑞典设立的法人、被告Pharmacia

    是日本公司。三被告主要从事医药的制造和销售，其中日本公司被告Pharmacia还从事将另两被告生产的药品向日本进口、销售。

    原告认为由三被告所从事制造、销售、并向日本国进口的一款眼压降压剂（其有效成分为拉坦前列素）侵害了其拥有专有实施权的相关专利权利，因此向东京地方法院提起诉讼，要求判令各被告停止侵权行为、销毁侵权产品、并支付损害赔偿金。其中尤其引人注目的是，原告主张就在日本既没有生产、又没有销售相关诉争药品的Pharmacia·inc和Pharmacia·Aktieboleg应当适用国际审判管辖（接近于我国的涉外诉讼管辖），试图将其引入日本的司法诉讼。

    对此，非日本法人的被告Pharmacia·inc和Pharmacia·Aktieboleg只是在本案开庭审理之前，就国际审判管辖问题提出了反对意见，而没有正式出庭应诉。被告Pharmacia针对原告的主张一一进行了激烈的抗辩。最终，法院支持了被告方的主张，判令：（1）对于被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg 相关的原告诉讼请求不予以受理；（2）驳回原告对被告Pharmacia的请求；（3）诉讼費用由原告承担。可以说，被告方取得了完全的胜诉判决。

    本案中被告方的应诉经验、尤其是有关国际审判管辖方面被告方的抗辩以及法院的相关判决，对于进军日本市场的中国企业有很大的借鉴。下面，介绍本案的审理情况。

    二．案件的审理情况

    本案（2001年5月14日东京地方法院 民事第29部判决）当事人双方的控辩很激烈，不仅就相关产品是否构成了字面侵权和等同侵权、在技术对比方面进行了对抗，而且就是否应当适用国际审判管辖也进行了争论。下面，分为四个部分：即第一、诉讼请求和认定事实；第二、原告的主张；第三、被告的抗辩；第四、法院的判断和结论，就本案来进行介绍。

    第一．诉讼请求和认定事实

    1．诉讼请求

    原告方基于其拥有的相关专用实施权，要求法院判令三被告：

    （1）被告等对附件物件目录记载的物件不得进行进口，制造，销售等活动。

    （2）被告Pharmacia对于其占有的该目录记载的物件进行销毁。

    （3） 各被告均对原告支付赔偿金1亿0346万円以及相关利息的延迟损害金（每年5%）。

    2．法院认定的事实

    (1)有关当事者

    原告是制造和销售医药品等的株式会社。而三被告等均属于同一个国际医药集团公司，其中被告Pharmacia·inc是依据美利坚合众国新泽西州法设立的、主要从事医药的制造、销售的法人、被Pharmacia·Aktieboleg是根据瑞典国法设立的、主要从事医药制造、销售的法人、被告Pharmacia以医药品的进口、制造、销售等为主要业务的日本公司。

    (2)原告拥有的专用实施权

    原告就名称为“眼压降下剂”的第1858208号发明专利权取得了专有实施权

    (3)被告Pharmacia的行为

    被告Pharmacia自从平成11年（1999年）3月起在日本取得被告商品的制造至进口的批准，在此基础上自同年5月开始对该被告商品进行销售。

    (4)被告商品

    被告商品的有效成分为拉坦前列素，其化学构造可参考附件物件目录记载的构造方程式。

    3．诉争要点

    (1)　被告商品的有效成分之“拉坦前列素”是否与本案发明的权利要求1以及11的前列腺素类一样（诉争要点1）。

    (2)　被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否与本案发明权利要求1以及11的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”为等同物（诉争要点2）。

    (3)　关于损害赔偿额（诉争要点3）。

    (4)　除被告Pharmacia外的被告等是否能适用国际审判管辖（诉争要点4）。

    第二．原告的主张

    1. 就诉争要点1

    原告举出相关实验证据，从其化学构造、作用効果以及作用机理等几方面论证，以主张以被告商品的有效成分“拉坦前列素”制成的眼压下降剂、或青光眼治疗药满足了本案发明构成要件。

    ①　化学构造的同一性

    首先，拉坦前列素与本案发明的权利要求１以及同１１的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”拉坦前列素中含有的化合物。将其与的化学构造极其相似，可以说几乎是相同的化合物。并且，将15－酮－拉坦前列素还原的话，可以很简单的得到拉坦前列素。

    ②　作用効果的同一性

    就连被告等也承认，本案发明的眼压下降剂乃至青光眼治疗药和被告商品在作用效果上是相同的，至少是接近的。

    ③　作用机理的同一性

    通过将其点入灵长类眼内、进行临床试验而得知，本案发明的眼压下降剂乃至青光眼治疗药和被告商品，可以说是基于实质上相同的作用机理而发挥药效的。

    2. 就诉争要点2

    原告举出相关实验证据，从发明的本质部分、等同置换的可能性和容易性上来论证，主张两者为等同替换物。

    ①　关于本案发明的本质部分

    15－酮－拉坦前列素具有眼压下降作用，但为了改善包含其公知的药理副作用，在本案发明中，选择了13、14位单结合的代谢物、即13、14－二羟基体来完成了该发明。因此，本案发明的本质部分可以说是选择了该13、14－二羟基体。至于被告商品拉坦前列素的15位并非酮基（＝Ｏ），而是羟基（－ＯＨ）这点来说，其虽与15－酮－拉坦前列素相异，但是其差别与本质的部分无关。

    ②　关于置换可能性

    两者在临床给药试验之下，其眼压下降作用上不存在有意义的差别。并且，被告商品，并没有一时性的眼压上升、结膜充血等副作用，其与本案发明的前列腺素类和拉坦前列素之间不存在差异。并且，如前述，从两者在化学结构和反应上来看，也是非常相近的。

    ③对于置换容易性

    从业技术者在接触到以包含本案发明的前列腺素类15－酮－拉坦前列素为有効成分的青光眼治疗药相关说明书的情况下，可以很容易的想到：将15位用－ＯＨ置换为拉坦前列素，其也能发挥同样的药效。被告Pharmacia·Aktieboleg在其自己的专利申请过程中，当本案发明的欧洲对应专利申请被公开后，受到了本案发明的启发，也想到了类似的置换方法。

    3. 关于损害赔偿额

    到平成12年（2000年）3月末为止，被告商品的销售額以药价为基准达到了76亿6400万日元，而被告Pharmacia对被告商品的销售价格是在药价基准额的月90%。因此，被告Pharmacia的销售总额是68亿9760万日元。新药的一般实施费用率为15%。因此，其实施费用额合计10亿3464万日元。

    因为被告等共同销售被告商品，侵害了原告拥有的专用实施权，因此原告根据专利法第102条第3款（损害额的推定条款），对被告等就实施费用额的十分之一申请损害赔偿请求，即1亿346万日元。

    4. 除被告Pharmacia外的被告等是否能适用国际审判管辖

    原告认为可以适用日本国的国际审判管辖。

    ①本案既是基于专用实施权侵害的要求停止侵权以及损害赔偿的诉讼，又是关于侵权行为的诉讼。被告Pharmacia·inc是营业活动的中心，被告Pharmacia·Aktieboleg负责实施被告商品的开发，两者对于被告Pharmacia在日本国内开展的对专用实施权侵害行为都扮演着重要的角色。因此，上述被告２社的行为可以说是对于专用实施权侵害的共同不法行为或者教唆帮助行为，对于上述被告２社的本案诉讼都可以根据民诉法关于侵权行为地的规定精神在日本国内提起诉讼，适用日本国的国际审判管辖制度。

    ②因此，在本案中不存在应否定国际审判管辖的特殊情况。

    (a)被告Pharmacia所从属的Pharmacia·and·Upjohn集团是将总部设在美国及瑞典的医药品制造销售的跨国性企业。对于研究开发以及营业活动，作为总公司的被告Pharmacia·inc以及该Pharmacia·Aktieboleg要求被告Pharmacia完全贯彻其一贯的政策方针。被告Pharmacia是该Pharmacia·inc的百分之百的子公司。

    关于在日本国内为了推进事业而需要的重要国内专利权的取得，被告Pharmacia也完全没有参与，只由被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg来进行。没有事实证明该Pharmacia受到这些专利权的转让，专用实施权的委托。上记被告２社在日本国内独自进行营业活动，或者授意与被告Pharmacia将其作为道具进行营业活动的原因是为了取得、保有这些专利权。

    (b)被告Pharmacia·inc将宣传被告商品药效卓越的日语论文集冠上被告的公司名，对日本的医生广为分发，可以说实质上开展了销售活动，而由被告Pharmacia在日本国内对被告商品的销售行为，也能说是被告Pharmacia·inc的行为。被告Pharmacia可以说是被告Pharmacia·inc在日本的分店或者营业场所的实质部分。

    (c)被告Pharmacia·Aktieboleg开发并合成了被告商品的有効成分拉坦前列素，以该被告为中心，展开了被告商品的制造销售活动。进口批准时提出的资料大部分是 该被告做成的。并且，该被告的研究人员对被告商品的销售活动在各种场合下均提供着协助。被告Pharmacia·Aktieboleg在被告Pharmacia的幕后进行着被告商品的销售活动。

    被告Pharmacia·Aktieboleg在日本提起了很多件专利侵害诉讼案，然而，这是为了停止竞争商品的销售从而扩大市场份额而进行的，假借诉讼之名的销售活动。该被告，不单只是被告商品，对包括被告Pharmacia在日本销售的医药品和医疗用具等各种商品进行着直接的，间接的各种形式的营业活动。

    (d)另外，还可以考虑到：a.像这样的跨国企业由于其子公司的不法侵权行为而遭到起诉的事例，在世界上各个国家并不罕见，在日本提起诉讼并非超越上记被告２社的预测范围；b.本案是日本国内发生的专利权侵害，因此证据和方法在日本国内集中；c.上记被告２社是在国际上活跃的跨国企业，并且在日本拥有子公司，因此，就算在在日本国被起诉的话也

    对其不会造成过大的负担；d.原告是以日本为中心的日本企业，如果在日本不能提起国际审判管辖的话，实际上等于不得不放弃对上记被告两公司提出诉讼。

    第三．被告Pharmacia的抗辩

    1. 针对诉争要点1

    被告针对原告的各个主张抗辩如下：

    ①　首先，15－酮－拉坦前列素在本案说明书中没有任何具体的技术性证据的记载，因此并非是本案发明的前列腺素类。

    ②　本案权利要求１，11中记载了含有「13、14－二羟基－15－酮－前列腺素Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ以及Ｊ各类的眼压下降剂以及青光眼治疗药。该记载的15位的酮基（＝Ｏ）可以说是本案发明中最重要的象征性的要素。然而，拉坦前列素的15位并非酮基（＝Ｏ）、而是羟基（－ＯＨ）。把完全不同的物质理解为满足本案发明的构成要件是非常可笑的。

    ③　原告强调本案发明是由15－酮－拉坦前列素的酯被代谢后的化合物15－酮－拉坦前列素－酸的作用而使眼压下降，在被告商品使用中，由于体内代谢而导致少量的15－酮－拉坦前列素－酸生成，因此满足本案发明的构成要件。

    然而，如下所述，原告的主张失当。

    原本本案发明是与拥有有効成分的特定的眼压下降剂乃至青光眼治疗药相关的发明，以其在点眼后在体内中的有効成分变化后的化合物来判断被告商品满足本案发明构成要件这一点是错误的。

    同时，被告商品在使用在人眼的情况下，是转化成一种称为PhXA85的活性体（拉坦前列素－酸）从而发挥药效，并非是转化成15－酮－拉坦前列素－酸而发挥药效的。没有数据显示在人眼中的拉坦前列素转化成了在实际上会产生问题的15－酮－拉坦前列素－酸。

    而且，如果拉坦前列素在人眼中转化为15－酮－拉坦前列素－酸，该转化的量几乎可以被忽略不计，对药效没有任何影响。即，拉坦前列素转化成15－酮－拉坦前列素－酸，需要一种特別的酵素（15－羟基－前列腺素－脱水素酵素），该酵素只在眼球以外的器官中（肺部和肾脏）以很微量的形式存在，因此拉坦前列素在点入眼球后，可以认为其作为拉坦前列素－酸的形式在体内循环。其一部分转化成了15－酮－拉坦前列素－酸，但是经过体内循环后，即使回到眼球部，也只是非常微量的存在，并且经过全身血液的稀释，几乎不存在药理作用，其实际药效几乎等于零。因此，以拉坦前列素在体内转化为15－酮－拉坦前列素－酸、发挥眼压下降的药效为前提的原告主张根本没有根据。

    原告的诸实验结果均没有可信性，也与本案毫无关系。

    2. 针对诉争要点2

    被告人认为根本不成立等同，其具体反驳如下：

    关于本案发明的本质部分

    本案发明的说明书中记载道：“作为本案优先日前的技术，前列腺素F2a具有降低高眼压的作用，15－酮－PGF2a具有轻微的下降眼压的作用，前列腺素Ａ、前列腺素Ｂ以及前列腺素Ｃ对青光眼的治疗有効。但因为其具有副作用，这些前列腺素类使用在青光眼治疗剂或者眼压下降剂的话会产生问题，所以本该发明着眼于使用人类或者动物的代谢物13、14－二羟基－15－酮－前列腺素类，而达到解决课题的目的”。如此，本案的权利要求书中记载的发明构成中含有由13、14－二羟基－15－酮－前列腺素的Ａ类、Ｂ类、Ｃ类、Ｄ类、Ｆ类以及Ｊ类群中选拔出的前列腺素类，其本案发明特有特征部分，也能说是本质的部分。

    而拉坦前列素是使用了17－苯基化化合物开发而成的崭新的化合物，并且，由其15位并非酮基（＝Ｏ），而是天然的羟基（－ＯＨ。从这一点来看，也与本案权利要求书中记载的前列腺素类及其本质的部分完全不同的。

    ②　置换可能性以及置换容易性

    将拉坦前列素和15－酮－拉坦前列素相对比的话，就会发现前者比后者具有更高的下降眼压的作用。该结论在被告商品开发时CharleySchanz教授的陈述书中也得到支持。而与该结论相悖的原告相关证据缺乏可信性。并且，将前者和后者相比较，发现前者比后者更容易充血，副作用更大，但是因为前者的眼压下降作用较大，只要减少用量，这种程度的副作用在使用时就不成问题。

    原告主张被告Pharmacia·Aktieboleg 是在其欧洲对应专利申请公开后，根据其置换容易性才想到运用拉坦前列素。但是，在本案发明的说明书上根本就没有“15位是羟基（－ＯＨ）”等的任何记载，由此讨论用酮基（＝Ｏ）置换羟基（－ＯＨ）的容易性，根本是无稽之谈。

    被告Pharmacia·Aktieboleg就拉坦前列素的使用另行申请了第272141号专利。其不仅是将拉坦前列素作为眼科用组成药物进行使用，更是因为拉坦前列素的使用本身具有创造性以及创造性。同业技术人员仅仅根据13、14－二羟基－15－酮－前列腺素类元素被公开的本案发明，是不会很容易的联想到用拉坦前列素来替代13、14－二羟基－15－酮－前列腺素的。

    原告的相关实验不能被采信，并且完全无意义。

    3. 针对诉争要点3

    被告根本没有进行抗辩。似乎认为因为侵权根本不成立，也就没有什么赔偿。

    4. 针对诉争要点4

    被告P h a r m a c i a 没有反论， 而其余两被告P h a r m a c i a ·i n c 、Pharmacia·Aktieboleg 在本案开庭前均主张：其均是在日本国内没有设营业场所的外国法人，没有在日本国内进行持续的营业活动。因此，针对被告等的本案诉讼，不属于日本的国际审判管辖范围。

    第四．法院的判断和结论

    1. 关于争论点1（字面侵权的成立与否）对于被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否属于本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类，原告以“拉坦前列素”与本案发明的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”之间的〈1〉化学构造，〈2〉作用效果，

    〈3〉作用机理几乎相同为根据，主张“拉坦前列素”相当于本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。

    (1)　化学构造的同一性

    “拉坦前列素”以及“15－酮－拉坦前列素”的构造的差别是，前者在15位的置换基是羟基（－ＯＨ），后者15位的置换基是酮基（＝Ｏ）这点。

    化学物质不能单单从化学构造来预测它的性质，化学构造上差异微小但是性质不同的事例非常普遍。特别是药物的作用依存其化学构造，化学构造相差甚微但是药理作用大相径庭的情况很多见。因此，仅仅因为化学构造相近而判断“拉坦前列素”是从属于本案发明权利要求书1以及11前列腺素类的“15－酮－拉坦前列素”的化合物是不妥当的。

    (2)　作用效果的相同性

    根据本案的全部证据，不能认同“拉坦前列素”与“15－酮－拉坦前列素”的药理作用相同。

    以下讨论各证据。

    ① 甲11实验的实验用量远远超过了临床用量，如果以临床用量给药的话，是否能产生下降同等眼压的作用不明确，因此，不能以该记载内容作为判断的前提

 

    ② 甲12实验的实验条件存在疑问，因此对该条件下推导出的实验结果存在疑问，不能作为判断的前提。

    ③ 乙4（被告商品相关专利公报）以及甲13（该公开专利公报）中并没有直接公开“15－酮－拉坦前列素”，并且也没有公开其正确的主要作用和副作用相关的任何数据，因此，从上述记载不能直接地推导出“拉坦前列素”与“15－酮－拉坦前列素”具有相同的作用效果这一结论。

    ④ 甲26（美国专利第5321128号）中记载道，将“15－酮－拉坦前列素”5μｇ点眼药的话，眼压下降，没有副作用，并且没有结膜充血，异物感这样的眼球表面刺激（23栏51行乃至24栏15行）。然而，与甲26表Ⅵ记载的“拉坦前列素”以1μｇ用量点眼药的实验结果相比较，可以说眼压下降的程度较低，不能说两者的作用效果相同。

    ⑤ 甲23记载道，将“拉坦前列素”和“15－酮－拉坦前列素”少量（0．175μｇ）用药于猴子的情况，“拉坦前列素”没有发生眼压下降的作用，然而“15－酮－拉坦前列素”则发生眼压下降的效果，“拉坦前列素”在用眼后，眼内生成的“15－酮－拉坦前列素－酸”起到了眼压下降的作用。 然而，甲12中确认了“拉坦前列素”和“15－酮－拉坦前列素”之间，眼压下降作用没有有意义的差异这点来看，甲23实验中将“15－酮－拉坦前列素”给药的情况下，甲12实验的中间值即代谢物全体的100分之10作用的“15－酮－拉坦前列素－酸”被生成（因为用眼的浓度是甲12的临床给药浓度的10分之1的浓度“15－酮－拉坦前列素”），应与甲12产生相同的眼压下降作用，但是实验结果并非如此。因此，该数据不能直接被采用。

    ⑥ 甲24的实验记载道，（ⅰ）将“拉坦前列素”（1．5μｇ）以临床投与浓度（0．005％）用在猴子眼中，其眼压，在用眼12小时后下降到最大程度后缓缓回复，在用眼24小时后回复到点眼前的眼压（ⅱ）将“拉坦前列素”（0．005％，1．5μｇ）用眼12小时后，再用10分之1浓度（0．0005％）的“拉坦前列素”（0．15μｇ）再次用眼后眼压没有发生变化，（ⅲ）将“拉坦前列素”（0．005％，1．5μｇ）用眼12小时后，在0．0005％浓度的“15－酮－拉坦前列素”（0．15μｇ）再次用眼的话，与（ⅰ）以及（ⅱ）的情况相比较，明显观察到眼压持续在很低的状态，其中根据（ⅰ）乃至（ⅲ）的结果，少量的“15－酮－拉坦前列素”具有维持低眼压的作用，将“拉坦前列素”用眼后，眼内生成的“15－酮－拉坦前列素－酸”具有维持眼压下降的作用。然而，根据前记甲23以及24，“15－酮－拉坦前列素”仅有少量眼压下降的作用，与“拉坦前列素”不存在眼压下降这一点来看，两者作用效果不能说是相同的。

    ⑦ 　以上述①至⑥为前提的甲25，34，36，37，41，42以及44的鉴定意见无意义。

    ⑧ 　根据以上①至⑥的事实，不能认同“拉坦前列素”和“15－酮－拉坦前列素”具有相同的药理作用。

    (3)　作用机理的同一性

    根据本案全部证据可以看到，将“拉坦前列素”以及“15－酮－拉坦前列素”滴眼的情况下，代谢物“15－酮－拉坦前列素－酸”对眼压下降不起作用。确实如下所述，将“拉坦前列素”用药的情况下，“15－酮－拉坦前列素－酸”可能会被生成，但其生成量十分微小，因此不能将“拉坦前列素”的眼压下降作用视作由“15－酮－拉坦前列素－酸”的存在而 产生的。

    对各证据进行讨论。

    ① 甲14实验的代谢均不是在眼内进行，在讨论点眼后眼内代谢问题的本案诉讼，这些记载内容均不能作为判断前提。

    ② 甲22以及32实验中，在前房内持续1小时灌液的情况与通常的眼药水滴眼时存在巨大的差异，在这样差异的条件下进行的实验，完全不能采用其实验数据。根据甲40以及43实验，前房内的灌流比起小容量的药物液注入前房内的方法，能更快的使前房内药物浓度迅速达到目标浓度。然而，不能将该方法视为与临床用量即通常滴眼方法相同。

    ③ 　甲17，18实验前提有疑问，根据上记各实验的记载，可以看到，虽然“15－酮－拉坦前列素－酸”具有眼压下降作用，但是“拉坦前列素”的眼压下降作用是其中的“15－酮－拉坦前列素－酸”在起作用的事实并没有被承认，因此上述各记载内容不能作为判断的前提。

    ④ 　甲11以及12的各记载内容不能作为判断的前提，且如上记（3）所述，由甲23以及24的实验结果不能说明“15－酮－拉坦前列素－酸”具有眼压下降以及维持低眼压的作用。

    ⑤ 　根据乙1，2，5以及6的记载，〈1〉在灵长类眼中滴入“拉坦前列素”的情况下，可以确定其在眼内转化为“拉坦前列素－酸”，但是不能确定是否转化为“15－酮－拉坦前列素－酸”，即使承认其转化的存在，该容量也是几乎可以被忽视的（乙1，2以及5）〈2〉“拉坦前列素－酸”和“15－酮－拉坦前列素－酸”相比较，前者比后者的活性高出很多（乙5），〈3〉“15－酮－拉坦前列素－酸”与“拉坦前列素”的眼压下降作用没有关联（乙2以及5），〈4〉“拉坦前列素”与“15－酮－拉坦前列素”相比较，更具有有意义的眼压下降作用，（乙5），另一方面，更具有充血等副作用的强烈性质，（乙6）被承认（至少，从一般公认见解来说被承认。）。以这些认定结果以及前记①乃至??的认定来看，甲25，34至43以及46的鉴定意见，也不能作为判断的前提。

    (4)　综上所述，“拉坦前列素”和“15－酮－拉坦前列素”在：

    〈1〉化学构造，〈2〉作用效果，〈3〉作用机理等方面均不具有相同性。因此，“拉坦前列素”不能理解为是本案发明权利要求书1以11的前列腺素类。

    2．关于争论点2（等同侵害的成立与否）

    就被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否是本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”的同等物进行讨论。

    (1)　关于本质的部分

    ①　本案说明书中“发明详细说明”的“现有技术以及课题”栏中记载了，“ＰＧ类中例如ＰＧＡ类，ＰＧＤ类，ＰＧＥ类，ＰＧＦ类等具有眼压下降作用。然而，这些ＰＧ类不能直接使用与青光眼治疗剂或者眼压下降剂。”。根据本案说明书的各记载，将被认为不具活性的化合物“13，14－二羟基－15－酮－ＰＧ类”运用在眼压下降剂或青光眼治疗剂进行使用可以说是本案发明课题的象征部分。

    ②　但是，〈1〉将“13，14－二羟基－15－酮－ＰＧ类”作为有效成分使用在眼压下降剂或者青光眼治疗剂。这点既是本案发明的内容，更是解决本案发明课题的象征部分，〈2〉本案发明是有效成分为单一的化合物（群）而制造的“眼压下降剂”乃至“青光眼治疗药”的发明，因此，可以说构成有效成分的化合物为发明的解决课题的象征部分（本质的部分），仅仅将化合物的一部分，即“13，14－二羟基”部分作为发明象征部分的原告主张其理由不充分。

    ③　这样的话，将被告商品的有效成分“拉坦前列素”与“15－酮－拉坦前列素”相比较，15位并非酮基（＝Ｏ），而是羟基（－ＯＨ）这点，本案发明的本质的部分是不同的。

    (2)　置换可能性以及置换容易性

    ① 置换可能性

    本案发明的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”与被告商品有效成分“拉坦前列素”的作用效果不同的事实如前记1(3)记载所述。并且，“15－酮－拉坦前列素”和“拉坦前列素”，也不是关系相近的化合物这一点，如前所述。

    因此，本案发明的眼压下降剂乃至青光眼治疗药的有效成分“15－酮－拉坦前列素”不能被被告商品的有效成分“拉坦前列素”所置换。

    ② 置换容易性

    前列腺素类的15位“－ＯＨ”(羟基)，由于在生体内的代谢而转化为“＝Ｏ”(酮基)。并且，本案说明书中记载道，“ＰＧＦ2α”（在15位有羟基（－ＯＨ）。）具有下降高眼压的作用，“15－酮－ＰＧＦ2α”（在15位有（＝Ｏ）。）具有很少的下降眼压的作用，但同时也记载了，这些前列腺素类有导致一时性的眼压上升、结膜、虹膜强烈充血等副作用。这些都与拉坦前列素的效果不同。因此，原告的相关专利申请公开时，同业技术者就算接触到本案发明前列腺素类的包含“15－酮－拉坦前列素”化合物作为有效成分的“治疗药”相关的本案说明书，也不能说可以容易地想到将15位酮基（＝Ｏ）置换为具有羟基（－ＯＨ）的“拉坦前列素”。

    (3)　由上所述，“拉坦前列素”与本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”不是等同物。

    3. 关于争论点4（是否属于国际审判管辖）

    (1)　被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg都没有日本国内设立分店或者营业场所，并且，在日本国内没有进行持续营业活动的外国法人。因此，对该被告等提起的本案诉讼事件，要对是否适用日本的国际审判管辖进行讨论。

    根据民事诉讼法规定、以及相关最高法院的判决（在本课题报告第一部分中提到的最高院判决，下案亦同），如果裁判管辖属于日本的话，原则上来说应在日本的法院提起诉讼。然而，如果在日本进行诉讼违反当事者间的公平，判决的公正·迅速的理念等特殊情况的话，可以不适用日本国的国际审判管辖。并且，根据上述判决的主旨，裁判管辖乃至国际审判管辖有无的判断是根据原告对此提出的事实根据进行相应的立证，仅仅主张是不够的。

    ( 2 ) 　因此， 由上述观点来看， 对被告P h a r m a c i a ·i n c 以及同Pharmacia·Aktieboleg提起的诉讼事件，就能否在日本国内适用裁判管辖进行讨论。

    ①　根据前记第2，1（作为前提的事实）(1)以及(3)的事实，证据（甲4，6，7，8，9，28，30以及31）以及辩论的主旨，被告间的相互关系以及本案的概要等可以认为：

    (a)　被告等，都是属于Pharmacia·and·Upjohn集团的法人。该集团是在美国及瑞典制造医药产品，在全球各国开展销售的跨国企业集团。被告Pharmacia·inc是依据美利坚合众国新泽西州法设立的法人，以经营医药品制造销售为主。

    被告Pharmacia·Aktieboleg是根据瑞典国法设立的法人，以经营医药品的制造销售为主。

    被告Pharmacia是以医药品的进口，制造，销售等为主要行业的日本法人，也就是该Pharmacia·inc的百分之百的子公司。被告Pharmacia本身没有专利权和商标权，以母公司拥有的权利进行销售活动。

    (b)　被告Pharmacia在平成7年12月对被告商品有效成分“拉坦前列素”进行进口批准申請，同11年3月，得到被告商品的进口批准，并且于同年5月开始在日本国内开始其销售。被告Pharmacia进口的“拉坦前列素”是被告Pharmacia·Aktieboleg在国外制造的商品。被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg均在日本国内没有开展被告商品的制造、销售活动。

    被告Pharmacia在平成11年9月左右，举办了被告商品发售纪念演讲等，实际上进行了各种促销活动。Pharmacia·and·Upjohn集团，对日本国内发表“葡萄膜強膜流出”的相关资料时，该资料中收录了，瑞典Pharmacia·and·Upjohn研究所的研究员对“拉坦前列素点眼液”的药效的报告论文等文章。

    ② 　作为考虑标准， 要考虑〈1 〉被告P h a r m a c i a ·i n c 以及同Pharmacia·Aktieboleg的行为内容、〈2〉被告之间的相互关系、以及〈3〉就原告诉讼请求的主张内容、立证等，来综合考虑进行判断。

    根据本案全记录， 在本案诉讼中， 不能支持原告对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg在日本对原告拥有的本案专用实施权的侵害的具体行为（构成单独不法行为或者共同不法行为的具体行为）的主张以及相应的立证。对于上述认定的被告等的行为，不能认为是在日本国内单独或者共同的不法行为。各被告发布资料的行为，并不侵害本案的专用实施权。

    因此，原告对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的诉讼不能将日本作为不法行为地的裁判管辖地，因此，也不能适用日本的国际审判管辖。并且，根据对不法行为的损害赔偿请求，在讨论损害发生地以及义务履行地的裁判管辖是否属于日本国内的时候，需要考虑对当事者双方的公平性，在本案中，可以说不适用裁判管辖。

    对此，原告的主张下:被告Pharmacia·inc是被告Pharmacia百分之百的母公司，与被告Pharmacia·Aktieboleg，和该Pharmacia属于同一集团，在瑞典国内开发制造该“拉坦前列素”，向日本出口。就此可以认为是不法行为地且适用裁判管辖。然而，被告Pharmaci在日本国内取得法人资格，以其单独的名义进行经济活动，并且其销售额单单被告商品就有年100亿日元左右，营业活动的规模绝对不算小，因此不能说被告Pharmacia的法人资格只是形式上的存在。由以上事实看来，单单以其与母公司的关系为理由（被告Pharmacia·inc）以及在外国开展制造行为和作为集团一员为理由（Pharmacia·Aktieboleg），如果对日本国内不存在营业基础的被告等强求其应诉会对被告等造成过大的负担，违背当事者间的公平，判决的公正·迅速的理念，因此对该被告等的诉讼事件不适用作为不法行为地的裁判管辖。

    并且，原告主张如果对该被告等的诉讼不适用于日本国际审判管辖的话，实际上就不得不放弃对该被告等的诉讼。然而，如上所述，至今为止被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg在日本国内的行为都不构成对原告拥有的本案专用实施权的侵害，并且，本案专用实施权侵害可以由对被告Pharmacia的诉讼而得到救济。因此，不能以损害被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的利益为前提要求其应诉，所以不能适用日本国的国际审判管辖。

    (3)　如上所述，对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的本案诉讼不适用日本国内的国际审判管辖。

    4. 判决结论

    作为判决结论，原告对被告Pharmacia的诉讼请求没有理由，应当予以驳回，而对被告Pharmacia·inc以及同Pharmacia·Aktieboleg的本案诉讼由于适用法律不恰当不予受理。同时，判令诉讼费用由原告方承担。

    三．对本案的归纳和总结

    以上，本案经审理，最终以原告的全面败诉而告终。下面，就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳，以及就被告方的胜诉经验进行总结。

    1．诉讼主张和判决要点的归纳

    （1）原告方的主张

    a. 首先，原告主张被告的商品构成字面侵权，即、举出相关实验证据材料、进行分析，从化学构造、作用効果以及作用机理等几方面论证：被告商品的有效成分“拉坦前列素”，与原告所依据的本案发明专利的权利要求1、11的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”具有同一性，实质上可以说差不多就是同一物质。

    b.其次，原告主张被告的商品构成等同侵权，即、举出相关实验证据材料、进行分析，证明被告商品的“拉坦前列素”，与原告所依据的本案发明的前列腺素类“15－酮－拉坦前列素”在本质上是差不多的。而且，两者既能够相置换，也容易被同业技术者想到置换。而实际上，恰恰是原告发明的欧洲专利申请公开后，被告等看到受到启发而进行了置换。

    c.根据被告等销售额来计算应当支付的实施费，从而将其数额作为损害赔偿金来请求。

    d . 主张对非日本法人的被告P h a r m a c i a · i n c 和被告Pharmacia·Aktieboleg 适用国际审判管辖。因为前者是营业中心，后者负责实施开发，两者就被告Pharmacia在日本国内开展的侵害行为（销售等）起到了教唆帮助作用、是共同侵权行为。就本案的实际情况，被告等同属于一个跨国医药集团，被告Pharmacia是该Pharmacia·inc出资百分之百的子公司。三被告就侵权药品的研发、宣传以及销售等各有分工，被告Pharmacia可以说是被告Pharmacia·inc在日本的分店或者营业场所，而负责研发的被告Pharmacia·Aktieboleg 就被告商品的销售活动在各种场合下均提供着协助，即在幕后进行着销售活动。

    另外，像这样因子公司的侵权行为而起诉跨国企业的事例，在世界上并不罕见，且就算在日本起诉，也不会造成其过大负担；本案是发生在日本的专利权侵害，证据和方法都在日本集中；尤其，原告是以日本为中心的日本企业，如果在日本不能提起国际审判管辖，实际上等于剥夺了对该两被告提出诉讼的机会。

    （2）被告方的抗辩

    a. 被告Pharmacia主张字面侵权不成立。因为，就15－酮－拉坦前列素在本案说明书中既没有技术性记载，又与拉坦前列素根本不同。本来，原告以在点眼后在体内中的有効成分变化后的化合物来判断被告商品是否满足本案发明构成要件，本身就是错误的。 同时，被告商品在使用于人眼后，并非是转化成15－酮－拉坦前列素－酸而发挥药效。 而且，即使果真如此转化，其量几乎可忽略不计，对药效没有任何影响。原告所举出的实验证据等，既无可信性、又与本案无关。

    b.等同侵权也不成立。因为，从本质上说拉坦前列素和15－酮－拉坦前列素根本就是不同的东西。而且，前者比后者具有更高的下降眼压的作用。同时，因为在本案发明的说明书上根本就没有“15位是羟基（－ＯＨ）”等的任何记载，所以根本提不到：被告见到原告的欧洲专利申请后联想到置换。同业技术人员仅仅根据本案发明，也不可能容易的联想到进行替代。

    实际上，被告方就拉坦前列素的使用另行申请了第272141号专利，主要是因为其使用本身具有创造性以及创造性。。

    c. 就损害赔偿额，被告根本没有提及。

    d . 关于国际审判管辖，被告Pharmacia没有提出主张，而被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktieboleg 在开庭前主张：作为外国法人，在日本国内既没有设营业场所，又没有在日本国内进行持续的营业活动。当然不属于日本的国际审判管辖范围。

    （3）法院的判决要点

    a. 通过相关技术分析，判定关于字面侵权不成立。因为，拉坦前列素和15－酮－拉坦前列素在：化学构造，作用效果以及作用机理等方面均不具有相同性，不能将拉坦前列素解为是本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。

    b. 通过相关技术分析，判定等同字面侵权不成立。因为，拉坦前列素和15－酮－拉坦前列素从本质上说就不是相近的化合物，因此不具有可置换性。而且，两者产生的作用效果也不尽相同，在原告的相关专利申请公开时，同业技术者也不可能想到用拉坦前列素来替代15－酮－拉坦前列素，两者根本不是等同物。

    c. 就损害赔偿额，法院根本没有言及。似乎也因为判定侵害的前提不存在，没有必要进行判决。

    d.针对国际审判管辖问题，法院驳回原告主张，且提出一个标准，即要具体考察相关被告的行为内容、各被告之间的相互关系、以及原告的主张内容、立证等综合考虑：如果同意国际审判管辖是否公平。

    本案被告Pharmacia·inc 和被告Pharmacia·Aktieboleg 在日本就药品销售进行的纪念演讲行为，不是销售行为本身，也因此不能看成是就被告Pharmacia的帮助行为或共同侵权行为。另外，被告Pharmacia·inc是被告Pharmacia百分之百出资的母公司，各被告属于同一集团，在国外就相关药物进行开发、制造、并向日本出口，但被告Pharmaci为日本的独立法人，单独营业且规模不小，因此不能说其法人资格只是形式上的存在。单单以母子公司关系存在、在外国制造行为，且作为集团一员为理由，就对日本国内不存在营业基础的被告等强求应诉，会对被告等造成过大负担，违背裁判的公平、公正等理念。

    原告主张如果不适用于国际审判管辖的话，实际上是要原告不得不放弃对该被告等的诉讼。但至今为止相关被告等在日本国内的行为都不构成对原告侵害，并且，本案完全可以通过对被告Pharmacia的诉讼而得到救济。因此，不能以损害相关被告等的利益为前提要求其应诉。

    2．被告方胜诉经验的总结

    （1）就是否构成侵权的技术抗辩上，被告方作了充足的准备，提出了详尽的数据材料，来分析其相关药品的有效成分与本案发明的对应物质成分之结构不同、本质不同作用效果以及作用机理亦不同（相比而言，己方的有效成分更具有效果、而己方的对其使用有其自身的创造创造性），从而证明两者既不是同一物质、又不存在替代置换的可能性、同业技术人

    员也不是能很容易想到予以替代，一一逐条的驳斥原告关于字面侵权、以及等同侵权的主张。就原告的主张，被告的论辩可以说是针锋相对、充分切实，这对于尚不习惯于在包括日本的海外进行知识产权侵权应诉的中国企业尤其值得借鉴。

    （2）在抗辩策略上，被告方并没有像我们国内知识产权诉讼时某些企业惯常所作的那样，首先是向专利局提起专利无效请求，以进攻对专利权利本身。当然这种战术是有其一定意义的，至少可以拖延诉讼时间，给与己方较充足的时间，以充分准备应诉材料、或甚至调整己方的经营策略等。但是，这种战术也有其不利的一面，因为一旦原告方的专利权利得到维持，将来再回到民事侵权诉讼时，往往因此影响到法官的心证，可能变得对被告方不是太有利。因此，在充分地就相关技术进行比对分析的基础上，再选择适当的应诉策略--即，是先提出无效请求、还是直接进行不侵权的技术抗辩，是至关重要的。从表面上看，本案的被告方和上一个案件的台湾企业一样，都没有选择提起专利无效抗辩，而是直接就侵权指控应诉，但实质上是根本不同的。本案被告方是在充分、切实的研究了诉争技术之差异的基础上，予以抗辩。而上案件的被告台企制是盲目、被动的应诉，对相关技术完全不知，也就提不出有力的抗辩。这或许是两案中被告方胜诉与败诉差异的关键原因之一。

    （3）在应诉与否的选择上，被告三企业并不如原告所希望的那样都以被告身份参与诉讼，而是由其中的日本企业予以积极应对，另两个国外企业只是在开庭前向法院陈述其不应作为被告的理由，而最终其主张获得了法院的认可。被告方的这一应诉策略的选择是非常值得借鉴的。因为，就原告方而言，总是希望通过诉讼扩大案件的影响、尽量加大对被告企业

    集团的打击力度，尽可能多的将集团内的企业拖进诉讼，从而对商业竞争对手的未来业务发展予以钳制。而从被告方角度来说，应该避免、减少诉讼纷争给整个集团带来的法律风险，要尽量使诉讼的影响限制在最小的范围内。比如本案，被告方仅使其中的日企作为不得不应诉的被告去承受潜在的败诉风险，这样即使败诉，尽可以通过调整在日本的经营策略，甚至可以通过设立新的日本代理公司的方式，来继续推行公司的相关商品，以保障公司的经营利益不受影响。

    当然，拒绝日本国际审判管辖的理由要得到法院的认可，其必须适当，如本案被告方的主张“其在日本既没有营业场所、也没有持续的营业活动”，而原告方最终恰恰没有找到相反的证据以驳倒这一抗辩。这些对于要进军日本市场的中国企业是极具借鉴意义的。

    或许，我们的中国企业也可以这样构筑自己的集团结构和经营模式，即、以中国国内的母公司来开发制造产品、但不参与在日本的销售、许诺销售等，以规避母公司被拖进诉讼的风险；而子公司一旦发生诉讼风险，则有可能以设立新的代理公司来保障公司整体在日本市场上开拓经营的继续进行。

    但是，正如下一个案例所判决的那样，即使被告是在日本没有住所的外国公司，也最终被判决应对其适用国际审判管辖。因此，上述对应模式在下一案也未必成功。事实上，如前所说，日本法院也正在扩大其国际审判管辖权。具体案件的审理还要看具体情况，但是中国企业在进军日本市场时，如果可能，要尽量从其公司结构和经营模式上进行建设，以规避纷争风险，这总是需要的。