方法专利改回产品专利情况下变更TRIPS协议适用原则（ES:TS:2015:5447）
2019-05-29 16:12:04 阅读次

【背景】Astrazeneca AB公司，是药品“喹硫平（Quetiapine）”的欧洲专利和补充保护证书权利人，起诉Alter公司及其他被诉人未经许可销售包含上述有效成分的仿制药。

涉案专利的优先权日期早于1986年版《西班牙专利法》的公布日期，仅在西班牙境内有效，且其权利要求只包括化合物生产方法并未包括化合物本身。2007年1月，Astrazeneca AB公司向西班牙专利和商标局提交了涉案欧洲专利经修改后的西班牙语翻译件，增加了产品权利要求。该翻译件被西班牙专利和商标局驳回后，专利权人向行政争议法院提起上诉。

2008年7月，一众药品生产企业取得喹硫平仿制药市场准入许可，尽管修改后的专利翻译件尚未在知识产权公报上公布，Astrazeneca AB公司仍然基于修改后的产品权利要求对上述企业提起侵权诉讼。本案一审二审均驳回原告诉讼请求，后提请西班牙最高法院再审。

【结论】首先，最高院指出一项欧洲专利修改后的翻译件未经知识产权公报公布之前，不具有法律效力，因此行政争议法院应当审查西班牙专利和商标局的相关裁定。在所涉上诉案件未审结前，不得提起民事侵权诉讼。

接着，法院对Astrazeneca AB公司欧洲专利包含产品权利要求，但是相应修改翻译文件被驳回的情况下，能否适用TRIPS协议第27.1条和第70.2条的问题作出判决。上诉人引用最高院第一庭的一项在先判例，在该案例中法庭认定此种情况下可以适用TRIPS协议相关规定，并同意将方法专利转换为产品专利。

法院首先确认，此前最高院确曾认定依据西班牙对《欧洲专利公约》的保留条款，对于在西班牙生效为方法专利而非产品专利的欧洲专利可以全部适用TRIPS协议。TRIPS协议生效后，上述条款应当解释为所涉专利的产品权利要求内容全部有效。

然而，最高院接着指出，欧洲法院2013年7月18日对Daiichi Sankyo/Demo一案（案件号：C-414/11）的判决生效后，依照该判决最高院的前述认定已不再适用。欧洲法院在该判决中认定依照TRIPS协议第27条和第70条的规定，一项专利申请权利要求既包含药品生产方法又包含该药品本身，但是授权时只包含方法权利要求的，不能以TRIPS协议生效为理由要求转换为产品专利。

因此，最高院判决：“同样在本案中，鉴于这项欧洲专利在西班牙生效时公布的是方法权利要求，而有关药品专利的保留在申请提交时已经生效，因此不能在TRIPS协议生效后，再要求适用该协议第27.1条和第70.2条的规定，将争议专利在西班牙的保护范围转换为药品本身。”

【评述】前文所述Daiichi Sankyo/Demo案，以及欧洲法院此后于2014年1月30日公布的Warner-Lambert v Minerva案（案件号：C-462/13）和Warner-Lambert v SiegerPharma案（案件号：C-372/13）判决，完全扭转了西班牙法院关于适用TRIPS协议和方法专利转换为产品专利的相关认定。

西班牙药品研发企业与仿制药企业之间的斗争已经持续二十年之久。2012年12月5日西班牙最高法院作出可以适用TRIPS协议的判决，曾被解释为就澄清相关争议内容的一个具有转折意义的决定。然而，欧洲法院才有最后的发言权，其认定内容也被西班牙最高院在本案中予以确认。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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