将已进入公有领域的作品注册为商标使用（E-5/16）
2019-05-28 15:58:12 阅读次

【背景】挪威知识产权局（NIPO）驳回奥斯陆市将挪威雕刻家Gustav Selvik数个即将进入公有领域的作品注册为商标的申请。NIPO的驳回理由是，这些作品缺乏显著区别特性，仅具备描述性，只是使商品具有实质性价值的形状，不得注册为商标。驳回法律依据是根据《欧洲议会和理事会关于统一成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》（以下简称《欧盟第2008/95/EC号指令》）第3.1条修改的《挪威商标法》。

雕塑作品《The Angry Boy (Sinnataggen)》，Gustav Selvik

奥斯陆市不服NIPO的驳回决定，向上诉委员会提起上诉。上诉委员会认为除决定中已列驳回理由外，本案还应适用《欧盟第2008/95/EC号指令》第3.1(f)条的规定，即违反公共政策或者社会公德的商标不得注册。对于本条的适用问题，上诉委员会不确定能否允许个人将已经成为公共文化遗产的艺术作品在市场中的专有使用权据为己有，而这一专有权甚至将该作品作者的继承人都排除在外。

因此，上诉委员会请求欧洲自由贸易国家联盟法院（Court of Justice of the European Free Trade Association States, EFTA）就该问题作出裁定：申请将一件专有权利（著作权）已经失效的艺术作品注册为商标，在特定情况下是否属于《欧盟第2008/95/EC号指令》第3.1(f)条禁止注册的情形，即违反公共政策或者社会公德的商标不得注册？如果对该问题的回答是肯定的，涉案艺术作品的声誉和文化价值是否在评估中起决定作用？

【结论】EFTA法院首先重申，部分不予商标注册的缺陷，可以通过补救满足注册要求，例如一标志因缺乏显著特征不予注册的，可因该标志在市场中使用而后继获得显著特性。但是，《欧盟第2008/95/EC号指令》第3.1(f)条禁止注册的情形不属于上述情况，即使该标志后继获得显著特征，也不能消除其本身违反公共政策或者社会公德的缺陷。

因此，法院认为本案的争议在于，试图将文化遗产中的一件艺术作品从公共领域分离出去的行为，是否因违反公共政策或者社会公德而应被禁止？就这一点，法院提醒，申请注册为商标的作品之前曾受保护，并不意味着一定可以依据《欧盟第2008/95/EC号指令》第4.4(c)(iii)条的规定——侵犯他人著作权的商标不得注册——予以驳回。

法院认为，以违反社会公德为由拒绝商标注册，通常适用于申请注册的标志可能冒犯消费者的情况，例如该商标的使用方式损害了智慧作品。

至于第二种情形，以违反公共政策为由拒绝一件智慧作品注册为商标，则只可能是该标志只包含该公有领域作品，允许其注册为商标会对社会根本利益造成真实威胁。

鉴于此，法院指出那些专门创作的商标作品，以及专门作为商标使用而出售的作品等，不会造成威胁。即使是基于智慧作品形成的商标，如果消费者能够区分且不会混淆该商标和基础智慧作品，那么也不构成威胁。

原则上，法院认定存在适用《欧盟第2008/95/EC号指令》第3.1(f)条禁止使用公有领域艺术作品注册为商标的可能性。但是，法院强调上述禁止条款只是例外条款，并应考虑每一案件的具体情形。

【评述】以我的观点，没有必要对使用公有领域智慧作品注册为商标的行为进行限制，因为这两种概念的目的完全不同。著作权保护的目的正是为了鼓励作者创作作品，以丰富公共文化遗产，而商标权保护的目的则在于方便消费者区分商品和服务来源。

个人获得商标注册并非如某些观点所言，意味着作为商标基础的作品本身不再属于公有领域，因为注册行为并未妨碍公众对作品自进入公有领域那一刻起即享有的，诸如复制或自由传播该作品的权利。

值得注意的是，上述作品的自然定位是公有领域，作品作者享有的专有权利则构成规则的例外。因此，没有理由将使用因具备原创性而曾受保护的智慧作品的商标，与其他类型商标区别对待。进一步讲，这也不妨碍仅包含知名智慧作品的商标相比其他商标的商标力通常更弱的事实认定。

因此，我认为允许使用智慧作品注册商标是公平合理的，因为作者仍然可以在作品受保护期间禁止他人将自己作品注册为商标使用，而作品进入公有领域后，仍然需要满足一定条件才能将其注册为商标使用。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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