欧洲产品专利在西班牙以方法专利生效后能否修改回产品专利（ECLI:ES:TS:2017:3723）
2019-05-28 15:20:11 阅读次

【背景】Lundbeck A/S（以下简称“Lundbeck”）等原告提起一项欧洲专利辅助保护证书侵权诉讼，被告是生产仿制药“Escitalopram”的数个制药厂。

本案诉讼所依据的欧洲专利于1989年6月1日提出申请，并于1995年3月15日公布授权。该专利在西班牙生效时，提交申请的权利要求仅仅包括相关活性成分（active ingredient）的制备方法，未包括该活性成分产品本身。2006年8月24日，Lundbeck向西班牙专利和商标局提交对上述欧洲专利的翻译修改内容——增加原翻译文件中并未出现的产品权利要求内容。西班牙专利和商标局驳回该翻译修改申请，西班牙最高法院行政争议庭第三分庭则判决认定Lundbeck有权提交申请并要求公布该翻译修改内容。

本案一审和二审争议是西班牙对《欧洲专利公约》声明保留条款以及产品专利的可保护性。一直以来，西班牙对于此类争议的裁判倾向是允许追溯适用TRIPS规定，但是欧洲法院（Court of Justice）2013年7月18日的一项裁决（案件号：C-414/11）否定了这一裁判倾向。但是，原告认为欧洲法院上述裁决仅适用于《TRIPS协议》第70.2条生效前已经提出申请并获得授权的专利，不能适用于《TRIPS协议》第70.7条生效前提出申请但是在其生效后才获得授权的专利。最高法院最终判决驳回原告上诉。

【结论】首先，最高法院驳回了要求将本案提请欧洲法院作出初步裁定的动议。在判决作出前一周，原告提出最高法院应当向欧洲法院申请初步裁定，确认欧洲法院2013年7月18日的裁定是否只适用于被TRIPS协议第70.7条涵盖且不被第70.2条包含的专利？

然而，最高法院指出，只有对“欧洲法院的在先判例只适用于TRIPS第70.2条涵盖情形，不适用于第70.7条涵盖情形”的结论存在疑问时，才有必要申请初步裁定。而当受理法院面对的是一项“清楚规则”，对欧盟法律的解释清楚无疑问时，显然没有请求初步裁定的必要。最高法院认为，本案即属此种情形。

判决明确指出，2015年，最高法院按照要求，根据欧洲法院2013年7月18日裁决确定的TRIPS第70.2条的解释，对相关判例作出修改。欧洲法院认定，一项已经授权和生效的方法专利，不因《TRIPS协议》的生效而将其权利要求范围扩展至根据该方法生产的药物产品。这一判例同样适用于《TRIPS协议》生效后才获得授权的欧洲专利。

最高法院认为，欧洲专利申请人有权依据TRIPS第70.7条要求以产品权利要求取代该专利在西班牙生效时提出的方法权利要求。但是，如果专利申请人没有使用上述变更选项，随后专利在西班牙以方法专利的形式生效，此时应当适用欧洲法院2013年7月18日的裁定。

也就是说，判决认定，为避免适用保留条款并最终在西班牙生效其产品专利，申请人应当在适当的时间（该专利申请授权之前）提出修改申请文件的要求，而非在该专利已经授权并以方法专利形式生效之后。

【评述】西班牙创新药与仿制药行业对于能否适用TRIPS协议将方法专利转化为产品专利的战争已经接近尾声。欧洲法院2013年7月18日的裁定扭转了这一局面，改变了此前由专利权人承担全部责任的判例做法。颇具矛盾的是，反而是在更有利于专利权人的地方（TRIPS第70.7条）更早感受到了欧洲法院裁定的附带影响。这一法理变化的惯性和一致性也许会为创新工业理论的注入平衡理念。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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