未经广告主许可发布的网络广告中非法使用商标（C-179/15）
2018-05-11 09:39:56 阅读次

【背景】Daimler AG公司拥有“MERCEDES-BENZ”图文商标的所有权，指定使用在机动车零部件等商品上。

2007年，Daimler AG公司的子公司Mercedes-BenzHungaria Kft.公司与Együd Garage公司签订售后服务协议。Együd Garage公司是一家机动车销售公司，同时为所售机动车提供维修及相关服务。依据该协议，Együd Garage公司可以使用“MERCEDES-BENZ”图文商标，并在其广告宣传中使用“felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz”（梅赛德斯奔驰授权经销商）字样。该协议于2012年终止。

在上述协议有效期间，Együd Garage公司指示一家公司在www.telefonkonyv.hu网站上为其进行广告宣传，广告中显示“梅赛德斯奔驰授权经销商”字样。约定广告宣传期间为2011年至2012年。

上述售后服务协议终止后，Együd Garage公司通知广告公司和数家网站运营公司，要求移除所有指明其为梅赛德斯奔驰授权经销商的网络广告宣传。但是对方没有按要求移除广告。

Daimler AG公司遂提起商标侵权诉讼。

Együd Garage公司答辩称，经其指示发布的网络广告宣传只有www.telefonkonyv.hu网站上的广告，其余广告并非经其指示发布。

鉴于此，布达佩斯法院决定中止审理程序，并请求欧洲法院（European Court of Justice）就以下问题做出初步裁定：

“《第一理事会关于协调各成员国商标立法的指令（第89/104/EEC号）》（已被《欧洲议会和理事会第2008/95/EC号指令》取代，译者注）第5.1条（b）项是否应当理解为，商标权人有权禁止一个宣传提供与其注册商标指定商品和服务类别相同的服务的网络广告的广告主，在广告中使用与其注册商标相同或足以造成混淆的相似标志，理由是公众可能误认该广告主与注册商标权人之间存在合法商业联系，尽管该广告并非由该广告主直接或者指示他人发布于互联网，或者广告主已经尽一切合理措施要求移除该广告，但是发布者并未按要求移除？”

【结论】在回答受理法院的上述问题前，欧洲法院首先澄清问题的主旨并重新组织问题表述为：

“《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国关于商标的法律的指令（第2008/95/EC号）》第5.1条第(a)和(b)项是否应当理解为，网络广告的广告主在该网络广告中使用与注册商标相同或相似的标志，并使公众误认该广告主与该注册商标权人之间存在商业联系，该注册商标权人有权依据该条款要求上述广告主停止继续上述使用行为，尽管该网络广告并非由该广告主直接或者指示他人发布于互联网，或者广告主已经尽一切合理措施要求移除该广告，但是发布者并未按要求移除？”

随后，欧洲法院简要解释了对《欧洲议会和理事会第2008/95/EC号指令》第5.1条第(a)和(b)项条款的理解。欧洲法院审查本案事实后确认，虽然最初网站运营商是依照广告主的指示在其网站上发布使用他人注册商标的广告，但是运营商在收到广告主明确指示后，违背或忽视该指示，导致侵犯涉案商标权，因此广告主不应对因运营商违背或忽视其指示导致的后果承担责任。

因此，欧洲法院裁定，运营商未按照广告主的指示移除涉案广告或者广告中涉及注册商标的信息，不能认定为广告主使用了涉案商标。

至于广告主并不知晓或未经其同意而发布在其他网站的广告，欧洲法院认为，对于其他与广告主不存在交易关系的商业运营商未经广告主同意或指示而主动做出的独立发布广告的行为，广告主不应承担由此产生的后果。

阐述理由部分，欧洲法院首先解释了《欧洲议会和理事会第2008/95/EC号指令》第5.1条中不同语言版本下“使用”（“zu benutzen”——德语，“using”——英语，“faire usage”——法语，“usare”——意大利语，“het gebruik”——丹麦语以及“használ”——匈牙利语）一词的通常意义：指积极使用或者在其直接或间接控制下构成使用的行为。欧洲法院认为，独立运营商未经广告主同意而发布网络广告的行为，不属于“积极”行为，事实上，运营商的这一行为违背了广告主的明确意思表示。欧洲法院同时指出，《欧洲议会和理事会第2008/95/EC号指令》第5.3条列举商标权人有权禁止的行为时，也只提到“积极”行为（例如“贴附商标”、“使用商标”、“许诺提供”等等）。

最后，欧洲法院指出《欧洲议会和理事会第2008/95/EC号指令》第5.1条的立法目的是，为商标权人提供法律救济，允许商标权人禁止他人未经许可使用其商标的行为。然而，只有使用行为是在第三人控制下发生时，才有禁止该行为的可能。因此，欧洲法院认为《欧洲议会和理事会第2008/95/EC号指令》第5.1条应理解为，在本案情况下，如果认定商标权人有权禁止广告主以本案所述方式使用商标的话，则与本条款的立法本义相违背，同时也与“不可能行使的义务是无效的（impossibilium nulla obligation est，拉丁语– 译者注）”这一原则相冲突。

基于以上理由，欧洲法院对受理法院问题的回答是：“《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国关于商标的法律的指令（第2008/95/EC号）》第5.1条第(a)和(b)项应当理解为，虽然一网络广告中使用与一注册商标相同或相似的标志，并使公众误认该广告指明的广告主与注册商标权人之间存在商业联系，但是由于该网络广告并非由该广告主直接或指示他人发布于互联网，或者最初广告主直接或指示他人发布该广告时经过注册商标权人同意，虽然之后商标许可使用期限终止，但广告主已经明确要求网站运营商移除该广告或者广告中涉及注册商标的内容，因此，不能认定该广告主行使了本条款所禁止的使用行为。”

【评述】尽管欧洲法院在本案裁定中指出，这一裁定并不会影响商标权人依照成员国法律要求广告主返还因此获得的不当得利，也不会影响商标权人对涉案网站运营商采取法律措施，但是，该商标权人能够采取的措施必将会受到限制。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权