注册和使用域名和公司名称侵犯驰名商标权（ECLI:ES:APA:2016:2017）
2018-05-10 16:09:19 阅读次

【背景】Orange Brand Service Ltd.公司拥有多项包含单词“ORANGE”的驰名欧盟商标和西班牙商标，指定使用在第35类和第38类商品和服务上。上述驰名商标中有一部分是图文商标，如下图一所示：

图一

本案被告Orange Mobile, S.L.公司是原告竞争对手Vodafone公司的一家分销商，提供移动电话相关商品和服务。Orange Mobile在其公开营业的商店中使用公司名称“ORANGE MOBILE”，并在其网站（www.orangemobile.es）上使用如图二所示图文标识：

图二

原告起诉被告侵犯其商标权，依据是《欧盟关于欧盟商标的条例（第207/2009号）》第9.1条a，b，c项，以及《西班牙商标法》第41条。

一审法院支持了原告其他诉讼请求，但驳回了原告要求认定被告域名（orangemobile.es）侵犯其商标权的诉讼请求。

【结论】首先，被告主张其使用“ORANGE MOBILE”商标的行为是合理使用，原因在于被告开始使用该标志时，原告所据以主张侵权的商标尚未注册并在欧盟地区内取得驰名地位。上诉法院驳回了被告的上述主张。

其次，上诉法院指出即使在特定日期前有部分西班牙消费者尚不熟知原告的商标，但是仍然不能排除原告商标已为“该商业领域相关公众”（commercially significant part of that public）所熟知的事实。而被告作为电子通讯领域的企业，理应属于“该商业领域相关公众”的范畴。因此，被告有关“不了解其用于推广商品和服务的标志与原告商标之间存在联系”的抗辩不能成立。

再次，关于被告注册和使用的域名（orangemobile.es），上诉法院判决被告行为侵犯原告商标权，原因在于：

- 该域名所指向的网站用于展示与原告竞争对手有关的商品和服务，足以与原告商标标识商品引起混淆；

- 该网站在建设过程中展示涉嫌侵权标识，使用户对其提供的移动电话等产品与原告商标标识商品产生混淆；

- “注销域名”是防止侵权行为重复发生的适当措施；

- 被告更新涉案域名并在原告发出停止侵权警告函后，要求原告提供域名变更费的事实，表明该域名是“投机（speculative）”域名，被告注册该域名的目的仅在于当商标权人要求转让该域名时，向商标权人索取经济补偿。

第四，关于被告注册和使用“Orange Mobile, S.L.”这一公司名称，上诉法院判决否认该名称仅用于法律目的而非用于被告在市场的活动，理由是：

- 被告网站内容显示被告使用该名称的部分内容（去掉了S.L.）表明其贸易身份；

- 在网站上使用带有公司名称的图文标识；

- 在第三方搜索引擎上检索移动电话设备产品时，被告以其公司名称的形式出现在检索结果中；

- 被告使用其公司名称的方式，不符合工商业领域诚实信用原则：（1）被告使用“Orange Mobile, S.L.”这一公司名称，使被告的产品和服务与原告商标标识产品和服务产生联系；（2）被告无法否认这种联系是因其选择的公司名称而产生；并且，（3）原告商标的驰名性质加重了被告公司名称与原告商标的联系。

最后，上诉法院支持一审法院有关损害和赔偿数额的判决。

【评述】本案是注册和使用明显侵犯原告在先权利的域名和公司名称侵犯驰名商标权的典型案件。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权