撤销商标权使用许可和临时禁令
2018-05-10 14:47:01 阅读次

【背景】欧盟商标“CULDESAC”（以下简称“涉案商标”）的共同所有人（两个自然人），起诉CULDESAC COMUNICACIÓN, S.L.公司（以下简称“CULDESAC S.L.公司”）侵犯涉案商标权。原告请求对被告采取临时禁令措施，包括：

1. 立即扣押侵犯涉案商标权的商品，并暂时禁止对侵犯涉案商标权的商品或服务进行生产、供应、下单、推广、经销或售卖等商业活动。

2. 移除、销毁或者司法扣押使用涉案商标的商品、网站、媒体、文件、广告宣传和办公材料等。

本案是商标权人试图收回被许可人对涉案商标的使用许可引起的争议。2006年6月“CULDESAC”商标共同所有权人与另外两个合伙人共同成立CULDESAC S.L.公司。之后，该两共同所有权人将该商标申请注册为欧盟商标，期间被告公司没有提出异议。

被告公司一直依照与原告的非正式口头合作协议使用涉案商标。2015年7月因公司政策变更，涉案商标权人通知被告，决定收回该商标的使用许可。

一审法院批准了该临时禁令申请，二审法院驳回了被告的上诉。

【结论】首先，法院强调，在临时救济阶段，当事人不能要求法院对于依照法律无法“预判（prejudged）”的事实进行裁决（法院了解到之前工业产权类案例中很少出现这类请求）。法院只能根据临时禁令申请人提供的材料和证据，做出“临时和依情况推测的评估”。

接着，法院在裁定中指出，在评价原告“获得胜诉可能（fumus boni iuris）”及其请求是否具备足够的法律依据时，应当考虑两个因素。第一个因素是，案件事实。如果法院对原告提交的相关证据审查后，认为案件事实不尽合理，那么法院会认为原告不具备充分支持其请求的“初步证据（prima facie）”。第二个因素是，原告依案件事实提出的法律后果的发生概率。为了解这一情况，在不对案件进行“预判”的前提下，法院应当初步分析原告提出的支持其诉求的案件事实能否适用相关法条。

本案中，为确定原告提出申请是否具备足够的法律依据，法院参考2013年9月19日欧盟法院对Martín y Paz案的裁决及该案法律顾问官（Advocate General）的意见。从上述裁决中得出的原则是，《欧盟商标指令》规定商标权人有权撤销许可，因此法院应当支持权利人行使该项权利，除非此种撤销许可的行为被认定为权利滥用。

因此，从“获得胜诉可能”的角度分析，原告拥有商标所有权并已通知被告收回商标使用许可的事实，足以认定涉案商标权可能遭受侵犯。

法院也审查了“迟延可能造成风险（periculum in mora）”的相关要求。裁定强调，严格意义上，“批准临时禁令保护”并非为了保证判决能够执行，而是为了保证判决赋予的任何法律保护的有效性。法院同时指出，如果认定一个案件存在初步证据后仍然容忍侵权事实继续发生，可能对被侵犯权利造成无法弥补的损失。可以看到，“获得胜诉可能”与“存在初步证据”之间存在真实联系。

法院裁定结尾提到：“本院认为，原告涉案商标被使用数年并未为原告带来任何损失的事实，并不排除存在申请临时禁令的必要。鉴于案件审判时间较长，不顾权利人的反对而继续使用涉案商标，可能对商标权造成无法挽回的损失，并且导致商标权人与实际使用商标的公司之间的分歧加重。”

【评述】通过本案裁定可以看到，知识产权相关临时禁令在西班牙不再是一项未决问题。现在，西班牙商标法院对这类问题更敏感，也更倾向于批准此种救济措施。因被许可公司股东间的争议造成商标权使用许可被收回的，考虑到这只是改变长期以来使用商标的状况而已，一般而言法院不会仅依此批准临时禁令。

但是，本案事实在程序方面和实质法律方面是清楚无争议的。程序方面，本案原告的情况符合“获得胜诉可能”和“初步证据”的规范要求；实质法律方面，存在欧盟法院有关收回使用许可造成影响的在先案例。从本案可以看到，目前就知识产权诉讼而言，不再存在任何理所当然的推测，一切皆有可能。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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