恶意注册的商标无效（ECLI:ES:APA:2016:1969）
2018-05-09 15:16:14 阅读次

【背景】Luxotica Group SpA（以下简称Luxotica）拥有一个欧盟商标和两个西班牙商标，商标由字母RAY-BAN组成（图1），指定使用在第9类商品上。

图1

被告注册了一个西班牙商标（如图2），同样指定使用在第9类商品上。

 图2

将这个商标旋转180度，会发现与Luxotica的商标很相似（如图3）。 

图3

此外，被告商标实际使用于商品上的形式如下所示（图4）：

图4

因此，Luxotica提起诉讼，并提出以下诉讼请求：（1）被告商标属于恶意注册商标，违反商标注册法律有关绝对禁止注册情形，应当宣告无效；（2）或者，被告商标与原告驰名商标“RAY-BAN”相似，容易导致混淆，属于相对禁止注册的情形，应当宣告无效；（3）基于商标法律对驰名商标的特殊保护，被告注册商标的行为已经造成混淆，应当认定为侵权行为。

一审法庭支持原告全部诉讼请求。

【发现】首先，上诉法庭审查上诉人（一审被告）提出的认为不构成恶意注册的上诉理由。

法庭引用其于第396/12号判决（案件号：ECLI:ES:APA:2012:3010）中确定的恶意注册商标判断标准，判决本案争议商标属于恶意注册，理由如下：

-    尽管争议商标看起来与在先注册商标不同，但是该争议商标旋转后，可以看到与原告注册商标高度相似；

-    为了能够注册成功，被告故意使用自创标识，防止因与在先商标存在混淆而被提起异议；

-    由于原告注册商标是驰名商标，被告明知注册涉案商标的行为属于攀附名牌，因此不属于善意注册行为；

-    与被告有关联的其他人（同一居住地址）曾试图申请注册类似商标未果。

接着，上诉法庭审查被告提出的有关损害赔偿不相称的上诉理由。

上诉法庭指出，一审法庭已经查明涉案商标存在造成混淆的可能，并由此判定被告注册涉案商标的行为符合商标注册相对无效的情形。因此，即使一审法庭没有审查侵权行为的前提，也应当认为对损害赔偿的认定不存在错误。

最后，上诉法庭审查原告提出的认为一审判决中有关损害赔偿计算有误的上诉理由。二审判定一审法庭的有关判决存在几处错误。

由此，上诉法庭要求一审法庭修改损害赔偿计算部分判决内容，重新作出判决，支持原告请求的损害赔偿数额（101,857欧元）。

【评述】商标申请中的商标图样展现形式，有可能作为评估是否存在恶意注册情形的考虑因素。

作者：Ana SANZ，艾萨博睿准合伙人

编译：李方茜，艾萨博睿实习生

审校：刘丹，艾萨博睿法律顾问

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