有害优先权-欧洲专利局扩大上诉委员会裁定（G 0001/15）
2018-05-08 14:51:25 阅读次

【背景】“有害优先权”（poisonous priorities）出现在以下情形中：一项在后提交的专利申请案成功通过优先权申请，取得优先权日，然而其同族在先提交的平行专利申请案（分案申请或者母申请）（以下简称“平行申请”）因未能通过优先权申请而保留了实际申请日。依照《欧洲专利公约（European Patent Convention）》第54条第3款的规定，取得优先权日的专利申请有可能成为破坏其他同族平行申请的现有技术。

上述平行申请未能通过优先权申请的原因是，法律禁止同一项权利要求上存在不同的优先权日。如果专利申请在同一项权利要求中既包含了优先权文件主题又包含了其他新的可替代主题内容，或者使用的表达方式是囊括优先权文件相应主题在内的通用表达（generalisation），就会出现同一项权利要求中存在部分优先权（partial priority）或多重优先权（multiple priority）的情形，即同一项权利要求的各主题之间存在不同优先权日。

 近年来，欧洲专利局在处理“有害优先权”问题上，多个裁决之间存在相互矛盾的解释和判断。因此，扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal）在2016年11月29日对本案的裁定中对该问题作出了统一解释。

【发现】扩大上诉委员会在裁定中指出，依据《欧洲专利公约》，不应仅仅因为一项权利要求中使用通用表达或其他方式包含优先权主题在内的多个可替代主题内容，就拒绝该项权利要求申请部分优先权（partial priority）。只要能够证明上述可替代主题首先是被该优先权文件直接或间接明确地以可实现的方式披露，即应当允许其申请部分优先权。

为解决本案争议，扩大上诉委员会在其裁定中引用了《巴黎公约（Paris Convention）》第4F条和第4G条，以及《欧洲专利公约》第88条第2段至第4段的相关条款。同时参考了《欧洲专利公约》“准备工作”第C项备忘录的内容，其中专门讨论了多重优先权（multiple priorities）问题。

此外，扩大上诉委员会还重点参考了第G 2/98号裁定的内容，其中第6.7项中写到：“应当允许使用了同属概括表达（generic term）或公式（formula）的权利要求申请多重优先权，只要能够证明该同属概括表达或公式包含的是有限数量的、可清楚辨别的可替代主题即可。”

【评述】之前有些类似案件将第G 2/98号裁定第6.7项的内容解释为，一项权利要求相比优先权文件的相应内容存在扩大化学公式、扩展限定值范围、化合物及其他同属概括表达等情况时，不得认定为存在多重优先权。

而在其他类似案件中将其解释为，在同一项权利要求中可以要求多重优先权。条件是该项权利要求能够分为两个部分：（1）优先权文件中披露的主题；和（2）优先权文件中未披露的其他可替代主题。并据此得出结论认为，既然与优先权文件重合的部分适用优先权日期，因此享有同一优先权日的其他同族申请文件不属于《欧洲专利公约》第54条第3款定义的“现有技术”。

本案中，扩大上诉委员会采纳了之前众多类似案件裁决中的主流意见，限制了引用专利申请文件破坏其他同族专利申请新颖性的情况。

扩大委员会在评价了优先权相关定义，尤其是部分优先权和多重优先权的相关内容之后，得出结论：《欧洲专利公约》对要求优先权的申请文件的唯一要求是与优先权文件“属于同一发明”。第G 2/98号裁定统一了判断标准，即当一件申请能够通过“披露测试（disclosure test）”，则应认定其满足了上述要求优先权的要求。“披露测试”标准与分析新增物质的方法一致，即：本领域技术人员利用本领域普通常识可以从现有申请文件中直接并且明确地推导出所要求保护的权利要求主题。

因此，未来处理“有害优先权”问题时，需要首先分析优先权文件中披露的主题，再判断要求优先权的专利申请相应权利要求中是否存在包含了上述主题的同属概括表达。如果存在，应当继续将该同属概括表达分为两部分：（1）与优先权文件重合的主题部分；以及（2）未在优先权文件中披露的新内容部分。引用在优先权日后公布的现有技术评价专利申请的新颖性时，只能针对未在优先权文件中披露的新内容部分。

扩大上诉委员会的裁定解决了同族专利申请文件之间存在冲突并导致一件申请可以破坏其他同族申请新颖性的问题。背后的理论依据是，优先权制度设立的目的在于保护申请人对在优先权文件之后继续披露的主题内容享有优先权利。之后，很多等待该裁定结果的案件也将很快做出相应裁定。

作者：Patricia SALAMA，艾萨博睿准合伙人，欧洲专利代理人

编译：李方茜，艾萨博睿实习生

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权
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