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计算机软件专利适格性判定
2017-06-14 18:47:18 阅读

ALICE CORPORATION PTY. LTD.诉CLS BANK INTERNATIONAL ET AL案
——计算机软件专利适格性判定
刘一男
摘要:计算机软件是否应该受到专利法的保护始终是个争议较大的问题。程序代码被视为抽象的文字作品,程序背后的算法被视为抽象思维,二者都不能成为专利法意义上的被保护客体。上世纪七十年代后期,软件逐渐脱离对硬件的依从关系,软件业获得飞速的发展。计算机通过执行软件程序,能够实现过去只能由人的智力和思维才能实现的活动,从而使人的抽象思维得以在实践中发挥从来没有过的重要作用。这是计算机以外的任何其它技术和装置都不具备的特点。人们因此不得不对计算机软件的专利适格性予以重新认识,专利领域也不得不开始承认并接受与计算机软件相关的发明主题。本案作为21世纪以来继Bilski案后全球最具影响的计算机软件专利诉讼,给美国的计算机软件专利适格性判断标准带来了极大的影响和改变。
一、案情回顾
本案原告Alice公司在美国拥有四项关于利用第三方实现减少金融交易风险之效果的专利权,被告CLS银行于2007年向纽约地方法院提起诉讼,请求判决上述专利权无效、不具有强制执行力以及CLS银行的业务对原告Alice的专利权不构成侵权。Alice公司提出反诉,指控对方业务侵犯其专利权。地方法院于2011年判决认定该案所涉专利权利要求直接指向的是一种抽象思维,即“利用一个中立第三方来促进债务的同时交换,以使风险最小化”,因而不具备专利适格性。
2012年此案被Alice公司上诉至美国联邦巡回上诉法院(下文简称“上诉法院”)。该法院组成合议庭,驳回了一审判决,理由是该案没有明显证据表明这些权利要求直接指向一种抽象思维。但是,该法院随后同意组成全席审判庭重审此案。上诉法院于2013年5月做出重审判决,参加审判的10位法官中有7位法官同意涉案的方法专利与媒介专利权利要求不具备专利适格性,关于系统专利权利要求,则形成了5:5的投票结果,因此仍维持一审判决。由此可见,尽管上诉法院最终还是维持了一审判决,但法官之间对于此类对象究竟是否可以授予专利,还是存在相当大的意见分歧,这一结果也促使最高法院决定受理此案。
2014年6月19日,美国最高法院维持上诉法院的重审判决,即判定涉案的方法权利要求属于抽象思维,不具备专利适格性。同理,涉案的系统权利要求与媒介权利要求均不具有专利适格性。
(一)涉案专利
本案原告为Alice公司,其持有的涉案专利是关于管理各种财务风险形式的基本架构,专利号为US5,970,479、US6,912,510、US7,725,375、US5,970,479。其中US5,970,479号专利的第33项权利要求属于方法权利要求,该权利要求内容与交割风险(settlement risk)有关。所谓的交割风险是指只有一方当事人的财务交换(financial exchange)会满足其义务。而涉案专利就是降低这种交割风险的计算机化架构。涉案权利要求是使用计算机系统作为第三方中介者(intermediary),促进双方间财务义务的交换。涉案方法专利权利要求描述了以下步骤:(1)为该交易的每一方创建阴影记录;(2)根据各方在交换机构的真实记录,在交易日开始时取得该平衡;(3)当交易开始时,调整该阴影纪录,只允许双方具有足够资源者进行交易;(4)在交易日结束前发出不可撤回之指示,要求交换机构执行所允许的交易。简言之,涉案专利的权利要求内容,涉及如下方面:(1)前述义务交换的方法(简称涉案方法权利要求);(2)一个计算机系统,去执行上述交换义务的方法(简称涉案系统权利要求);(3)一计算机可读取的媒介,包含了执行上述交换义务方法的程式码(简称涉案媒介权利要求)。所有权利要求都是通过计算机执行,而系统权利要求和媒介权利要求,明确地指出需要使用计算机,双方当事人也同意,方法权利要求也必须使用计算机完成。
(二)争议焦点
本案被告方是CLS国际银行(CLS Bank International)和CLS服务有限公司(CLS Services Ltd),下文统称为“CLS银行”。CLS银行执行一个全球网络,促进现金的交易。2007年,CLS银行向纽约地方法院提起确认之诉,要求法院确认涉案专利之权利要求是无效的、无法实施或CLS并没有侵权。专利权人Alice公司因而提出反诉,主张CLS银行侵权。
(三)案件审理过程
纽约地方法院于2011年做出判决,认为涉案专利的所有权利要求都不具备专利适格性,因为其只是描述“为了最小化风险而使用一个中立中介者以促进义务的同时交换”这个抽象思维(abstract idea)而已。本案上诉到上诉法院后,上诉法院分庭(panel)第一次判决推翻了地方法院判决,认为并没有明显证据(manifestly evident)证明涉案权利要求指向抽象思维,故上诉法院认为涉案权利要求具有专利适格性。由于对判决结果有争议,双方当事人均提请上诉法院进行全院判决。上诉法院的全院判决结果推翻了分庭判决。10名法官中的7名法官认为涉案专利的方法权利要求和媒介权利要求不具备专利适格性。至于系统权利要求,则是5票比5票,维持地方法院的判决结果,即涉案专利的所有权利要求均不具备专利适格性。由于上诉法院法官意见仍不一致,故双方又上诉到美国最高法院,最高法院于2014年6月19日做出判决。
二、法庭意见
(一)案情概要    
原告Alice公司持有的数项专利在金融交易中扮演中介或者票据交易所的角色,其权利要求涵盖一种电子托管服务,该服务能够确保交易双方在在线金融交易中各自履行义务,从而降低交易风险。争议权利要求如下:(1)一种用于在金融交易中履行义务的方法,(2)一种计算机系统,用于在金融交易中履行义务,(3)一中包含程序编码的计算机可读介质,用于在金融交易中履行义务。
被告CLS银行通过全球互联网进行货币交易,认为原告所持有的专利是无效的、不能强制执行的以及没有被侵权的。原告提出反诉,认为被告侵犯其专利权。地方法院根据Bilski v. Kappos 案的判例判决,认为原告持有的专利的权利要求属于抽象思维,不属于美国《专利法》第101条规定的专利保护客体。联邦巡回上诉法院的全体法官确认了这一判决。理由如下:
由于权利要求涵盖的内容属于抽象思维,不属于美国《专利法》第101条规定的专利保护客体。
(a)第101条明确将自然规律、自然现象和抽象思维排除在专利保护客体之外。借鉴Molecular Pathology 案的判决,并适用第101条关于受专利保护客体的规定,法院必须对纯粹的人类抽象思维和将抽象思维运用到技术方案中加以区分。例如Mayo Collaborative Services 案中,由于其争议权利要求属于将抽象思维与技术方案相结合,因此法院认为其属于专利保护客体。
(b)根据上述理念,法院必须首先需要明确权利要求主题是否属于不具备专利适格性的客体。其次从权利要求的具体每项技术特征以及将权利要求作为一个整体两个角度来明确其是否具有专利适格性。
(1)如下权利要求主题不具备专利适格性:关于第三方居中结算的抽象思维,依据在于长期以来的规则,即纯粹的思维不具备专利适格性。例如在Gottschalk 一案中,法院判决将二进制编码的十进制数字转换为纯粹二进制数字的过程属于单纯的算法,不具备专利适格性;运用数学公式计算在催化转化过程中的报警值,类似案例诸如Parker v.Flook 案,以及近年来就规避商品交易风险的方法专利是否具备专利适格性而产生争议的Bilski案。在上述案例中,尤其是Bilski案,权利要求的主题均为抽象思维。即上述案例均属于第三方居中结算,例如通过第三方来降低商品交易风险。在Bilski案中,其要求保护的第三方居中结算方法是在社会商业活动中长期且广泛存在的,对第三方居中结算(即清算所)的运用是现代经济学中的惯用方法。因此,第三方居中结算不在第101条规定的专利适格性范围内。
(2)根据Mayo案,该案的方法权利要求,只是要求普通计算机应用,这并不符合将抽象思维转换为主题具备专利适格性的发明的要件。
(i)仅仅把计算机引入到专利权利要求中,并不能因此让它成为具备专利适格性的对象。比如,在Mayo案中,在抽象思维的后面加上“将之应用于”字样,并不等于是对抽象思维的应用;又比如,在Bilski案中,将抽象思维限定于“某一特定技术环境”,也不能因此而具有专利适格性。在本案中,当事人在陈述某一抽象思维时使用了“将之应用于一台计算机”字样,但这只是把两个步骤简单结合起来,同样不足以使之具有专利适格性。普通计算机的应用,通常并没有增加技术特征,而只是以撰写权利要求书的方式,企图垄断抽象思维本身。
(ii)Mayo案中的争议权利要求只是教导使用人将有关居中结算的抽象思维应用于一台普通计算机,如果单独看其中的任一步骤,均属于通常做法。将它们结合起来,也只是重述了由一台普通计算机来操作实现居中结算的概念。权利要求并没有提出关于计算机本身功能的改进,也没有在任何其他技术领域的改进。因此,这样做不足以导致将抽象思维转化为一种具备专利适格性的发明。
(3)原告Alice公司的系统权利要求与媒介权利要求同样没有为抽象思维提供实质性的技术改进,原告的媒介权利要求是由方法权利要求派生的,而其系统权利要求与方法权利要求在内容上并没有本质区别。方法权利要求将抽象思维应用于一台普通计算机,系统权利要求则陈述了用于实现抽象思维的普通计算机的部件配置。因此,根据第101条,它们也是不具备专利适格性的。
大法官索托马约尔、金斯伯格以及布雷耶对该案共同发表了非常简短的同意意见。他们同意最高法院的意见,但是认为,相关理由在Bilski案已经阐明,即纯粹描述商业方法的权利要求并不属于第101条规定的“方法”。而且,该案争议的方法专利权利要求就是为一项抽象思维所撰写的。因此,它们不属于具备专利适格性的对象。
(二)美国最高法院判决意见
本案所涉及的专利公开了一种由计算机实现的、通过第三方居中结算在金融交易中降低风险(例如,金融交易中的一方履行其付款义务而另一方不履行的风险)的方法。本案的争议焦点在于涉案权利要求是否属于第101条规定的专利保护客体,抑或属于不具备专利适格性的抽象思维。我们认为涉案权利要求属于第三方居中结算的抽象思维,仅仅要求在普通计算机上实现该抽象思维并不能将该抽象思维转换为具有专利适格性的发明。我们基于上述理由维持联邦巡回上诉法院的判决。
1.
(1)
原告Alice公司持有的数项专利涉及在金融交易中扮演中介或者票据交易所的角色,其权利要求涵盖一种电子托管服务,该服务能够确保交易双方在金融交易中各自履行其义务,从而降低交易风险 。根据涉案专利的说明书所述,该发明“使得人们可以应对未来发生的未知风险”。说明书进一步阐明,该发明与方法和装置有关,包括用于应对金融交易风险的计算机和数据处理系统。
涉案权利要求要求保护一种用于通过计算机实现的、用于减少金融交易风险的方法,所谓风险诸如在金融交易中仅一方履行了义务,而另一方拒绝履行。特别地,涉案权利要求将计算机作为第三方媒介来确保交易双方各自履行其金融义务 。该媒介创建信用“阴影”和借出记录(如分类账户),从而可以在“金融交易机构”(如银行)准确地反应交易双方的客观帐务情况。第三方媒介将在交易开始时对不良信用记录(即信用“阴影”)进行实时更新,并仅允许更新的信用记录,使得足以保证满足双方义务的交易方进入交易流程。在交易日结束前,第三方媒介将通知金融机构实施交易双方的不良信用记录达到实施标准的交易,从而减少一方履行交易义务,而另一方不履行义务的风险。并且,涉案权利要求(1)一种用于在金融交易中履行义务的方法(方法权利要求),(2)一种计算机系统,用于在金融交易中履行义务(系统权利要求),(3)一中包含程序编码的计算机可读介质,用于在金融交易中履行义务(媒介权利要求)。所有上述权利要求均通过计算机实现。
(2)
CLS银行通过全球互联网进行货币交易。2007年,被告CLS银行要求法院判决原告Alice公司所持专利的权利要求属于无效的、不能强制执行的、以及没有被侵权的。原告提出反诉,认为被告侵犯其专利权。地方法院根据Bilski v.Kappos案的判决结果,判决原告所持专利的权利要求属于一种由计算机实现的、通过第三方居中结算在金融交易中降低风险的抽象思维,不属于美国《专利法》第101条规定的专利保护客体。
上诉法院的部分陪审团成员对地方法院的判决持有异议,认为并没有充足的证据表明原告所持专利的权利要求属于抽象思维。上诉法院的全体法官对案件进行了再审,撤销了陪审团的上述意见,并发布了法院意见确认了地方法院的判决。10名参审法官中的7名认为原告所持专利的方法权利要求和媒介权利要求不具备专利适格性。至于原告所持专利的系统权利要求,上诉法院的全体法官通过投票方式确认了地方法院的判决结果。
在法院多数意见判词中,Lourie法官认为所有的涉案权利要求均不具备专利适格性。根据大多数意见,并参照最高法院在Mayo Collaborative Services v.Prometheus Laboratories, Inc.一案中的判决结果,法院应首先对权利要求中是否包含抽象思维进行识别,如果权利要求中存在抽象思维,则判断权利要求中的任一元素或者元素的组合是否足以确保权利要求比抽象思维本身更显著。法院的大多数意见认定涉案权利要求为一种由计算机实现的通过第三方居中结算在金融交易中降低风险的方法,属于抽象思维,并且对于不良信用记录的运用也并没有为权利要求增加实质的技术特征,因此属于不具备专利适格性的客体。
首席法官Rader对上述意见持部分赞成态度,他与Moore法官同意涉案的方法权利要求和媒介权利要求属于抽象思维。同时,Rader法官、Linn法官、Moore法官以及O’Malley法官认为涉案的系统权利要求是具备专利适格性的,因为其运用了计算机硬件和特别的程序来解决复杂的问题。Moore法官通过书面方式表达了自己对于法院多数意见的异议,即其认为涉案的系统权利要求是具备专利适格性的。Newman法官对法院多数意见同样持部分赞成态度,他认为原告方的涉案权利要求全部具有专利适格性,O’Malley法官和Linn法官基于同样的理由表达了对于法院多数意见的异议。
本院批准诉讼文件移送令,并作出如下判决:
2.
《专利法》第101条对专利保护客体的专利适格性做出如下规定:
凡是发明或发现任何新颖而有用的方法、机器、制造品、组合物或其任何新颖而有用的改进的人,可以获得专利,但须符合本篇规定的条件和要求。
美国最高法院长期坚持上述规定包含一个重要的排除原则,即自然规律、自然现象和抽象思维不具备专利适格性(参见Molecular Pathology v.Myriad Genetics案的判决)。第101条以及其之前的类似法条已经对这一排除原则坚持了150年之久。类似案例有Bilski案、O’Reilly v.Morse案以及Le Roy v.Tatham案。(可根据原文在引用案例的具体情况作为脚注,格式可采用脚注2和13的格式)
最高法院在先前案例中已经有过实施上述排除原则的先例。例如在Bilski案中,最高法院认为机械关系标准或物质转化标准不是判断第101条所规定的可授予专利权“工序”的构成要件唯一标准,商业方法并未被明确排除在第101条所规定的可授予专利权的“工序”之外。不过,Bilski所主张的工序不属于法定专利对象,原因是该工序是抽象思维。在Molecular Pathology v.Myriad Genetics案中,最高法院认为如果允许当事人对其所持专利权利要求所包含的思想进行专利垄断,会阻碍革新而不是推动革新,违背了《专利法》的立法宗旨(《美国联邦宪法》第1条第8项第8款:保障著作家和发明家对其著作和发明在限定期间内的专利权,以促进科学与实用技艺的发展)。在Mayo案中,最高法院的态度为,本院已经多次强调《专利法》不应不适当地限制对于人类创新基础理念的运用,从而阻碍人类社会的创新与发展。
另一方面,最高法院对于排除原则的运用一直持谨慎态度,以免其吞噬整个专利制度。因为从某种意义上来说,所有的发明,都在表达、运用、反应、依赖于或应用自然规律、自然现象或抽象思维。因此,不能仅仅因为一项发明包含了抽象思维便判定其不具备专利适格性。在Diamond v. Diehr 案中,最高法院认为涉案权利要求将抽象思维运用于一个具备新颖性和实用性的终端,因此是具备专利适格性的。
因此,在运用排除原则时,必须清楚地区分专利权利要求要求保护的是人类创新的基础理念,还是将上述基础理念与其他技术特征相结合加以保护。前者由于不合理地限制了人们对于创新基础理念的运用而不具备专利适格性,后者则由于将该基础理念进行了转换而具备专利适格性。并且,由于后者并没有造成对于自然现象的所有实质性实际应用加以垄断的风险,因此属于《专利法》规定的专利适格性对象。
3.
在2012年的Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories Inc案中,最高法院提出了一个判断方法,以判断到底哪些客体属于不具备专利适格性的自然法则、自然现象以及抽象思维。具体步骤如下:首先,必须判断涉案权利要求是否指向上述三项例外之一。如果是的话,必须追问,涉案权利要求中除了上述三项例外之外,是否有其他内容?要回答此问题,必须将每一项权利要求的元件个别考量以及将元件组合后进行整体考量,以判断每一个额外的元件是否转化了权利要求的本质,使之具有专利适格性。最高法院称第二步骤是在寻找发明概念,亦即,要寻找一个元件或元件的组合,足以让该专利在实际上比不具备专利适格性的概念本身具有显而易见性。
首先,必须判断涉案权利要求是否指向不具有专利适格性的客体。最高法院认为涉案权利要求很明显地指向一种通过第三方居中结算在金融交易中降低风险的抽象思维。
“抽象思维”概念是对长期以来“思想本身不具备专利适格性”规则的具体体现,即人们不能对抽象思维取得排他性权利。在1972年的Benson案中,涉案权利要求是一种算法,即将二进制编码的十进制数转化成纯粹的二进制数字的方法。最高法院认为,该专利实质上想将算法本身申请专利,属于不具有专利适格性的抽象思维。另外,在1978年的Parker v.Flook案中,涉案权利要求涉及的是一个在化学反应过程中计算其“警告上限”的数学公式,最高法院也认为其是不具有专利适格性的抽象思维。
在2010年时,最高法院对Bilski v.Kappos案进行了判决。该案涉及的专利是一种对抗价格波动财务风险的避险方法。该案的权利要求1描述了一系列的避免步骤,包括:(1)启动财货提供者和消费者间的一系列财务交易;(2)界定对同一财货有反风险的市场参与者;(3)启动市场参与者与财货提供者间的一系列交易,以平衡第一系列的消费者交易的风险位置。权利要求4则将权利要求1的概念写成简单的数学公式。剩余的权利要求是提出在其他商品和能源市场的避险案例。
最高法院全体大法官在该案判决中一致同意,涉案专利只是一种描述避险方法的抽象思维。最高法院认为,对照之前最高法院判决过的几个关于计算机程序的专利适格性的案件,本案的涉案权利要求很明显地指向抽象思维。专利权人的涉案权利要求从表面上来看,就只是描述中介者交割的概念,亦即使用第三方以降低交割风险。如同Bilski案的避险概念一样,中介者交割的概念,是一项在美国交易制度中长久以来普遍存在的基本经济运作。因而,最高法院认为,中介者交割属于一种抽象思维,不具有第101条规定的专利适格性。
专利权人认为,所谓的抽象思维,只限于过去就已经存在的基本事实,且是不需要人类运作的原则。但最高法院认为,抽象思维并无此限制。例如,Bilski案中的避险概念,同样不是一个已存在的基本事实,而是一个组织人类活动的方法,而非关于自然世界的事实。此外,在Bilski案中,其中一项权利要求将该避险方法简化为一个数学公式,但该案中最高法院并没有认为其具有专利适格性。因此,最高法院认为,本案中的第三方居中结算概念,与Bilski案中的避险概念,几乎一样,都属于抽象思维。
其次,判断在抽象思维之外是否增加了新的事物。
在进行了第一步骤的判断,即明确了涉案权利要求包含了哪一种不具备专利适格性的客体之后,还要进行第二步骤的判断。判断在抽象思维之外是否增加了新的事物。最高法院认为本案涉案专利是一种抽象思维后,必须判断是否增加了新的事物。最高法院在Mayo案中提及,所谓的转化,必须比单纯的陈述抽象思维并加上“应用”等文字要求更多。
                            A
Mayo案本身涉及的是在治疗免疫疾病时,在血液中测量代谢物,以判定最适当的普氏巯基票呤药物剂量的方法。该案专利权人认为,涉案权利要求属于对自然法则的应用,描述了“某种代谢物的集中”与“该药剂量可能有害或无效”两者间的关联性。但最高法院认为,判断代谢物量的方法,早已是公知常识,且涉案的程序,只不过是指示医生在治疗病人时应用该自然法则而已。因此,单纯将惯例步骤以较抽象的程度加以描述,不足以提供“发明概念”。
在前述的Benson案中,涉及将一种算法放入一般目的的数位计算机中执行。最高法院在该案中指出,当算法属于抽象思维时,权利要求必须要对该思想提供新颖且有益的应用,才具有专利适格性。最高法院同时认为,以计算机执行某种算法,并没有提供必要的发明概念。因此,该案中提出一项重要原则,即单纯地将数学公式执行在硬件(计算机)中,本身并非该原则的可申请专利的应用。
同样地,前述Parker v.Flook案的涉案权利要求也是将某一数学公式用计算机执行。该公式本身是抽象思维,而计算机执行只是单纯的惯用技术手段。Flook案中提出一个命题,即试图限制该抽象思维应用于特定的科技环境,并不因此就使其具有专利适格性。
在Diehr案中,最高法院持相反的态度,认为通过计算机实现的橡胶加工方法是具有专利适格性的,但法院做出这一判决并非因为涉案权利要求包含计算机。涉案发明人的申请是“一种将未处理的合成橡胶变成硫化成品的程序”,这是一种合成橡胶成型制作的程序。它使用模具将原料在热量和压力的作用下,在模具中成型为合成橡胶。制造合成橡胶的程序依赖于各种因素数值,包括时间、温度和模具的厚度等。这些时间和温度及其相互关系等因素可以使用Arrhenius 方程式(ln(v)=CZ+x)相互关联起来。这一公式可以计算出在什么时间应当减低模具内的压力并且移出合成橡胶,从而计算出打开模具取出制成品的时间。难题在于,没有在先技术解释过,如何在不打开模具的情况下,准确地测量出温度。该发明在模具中植入了热电耦,不断地测量温度,并且将测量值输出给计算机,计算机随后使用Arrhenius方程式进行计算,在什么时间输入了足够多的能量,成型装置需要打开模具,以完成制作过程。因此,本申请案使用这种方法解决了这一难题,申请人的方案确保能够生产出合格的合成橡胶制品。最高法院认为,申请案中存在着使用计算机软件运行的数学运算法则,这一数学运算法则本身固然是不可专利的,但是软件部分的存在,并不会使整个申请的机器或程序丧失专利适格性。由计算机程序运行所控制的物理程序,在整体上是可专利的。在Diehr案中,最高法院在重申了软件本身是不可专利的同时,也认为操作数学算法法则的物理机器或程序,不同于申请抽象的运算公式本身。因此,如果发明整体上符合专利适格性要求,即其涉及“转换客体为不同的状况或事物”,则该申请案是可专利的。因此,合成橡胶的制作的物理和化学程序,属于第101条规定的可专利客体。总而言之,最高法院认为,按照第101条规定,发明应当从整体上加以考虑,以确定其是否具有专利适格性。
上述案例表明,单纯将抽象思维通过计算机来执行,不会将抽象思维转化为具有专利适格性的发明。在权利要求中对抽象思维加上“应用于计算机中”,只是将两个步骤结合,同样不具备专利适格性。因此,如果在权利要求中提及计算机,却仅仅“指示通过计算机来执行该抽象思维”,加上这句话并不会因此具有专利适格性。由于计算机的运用非常普遍,完全由计算机执行,并不是所谓的“额外技术特征”,而且没有提供任何实质保证确保该专利并不是想要独占该抽象思维。
计算机必须存在于物理实体领域,而不是仅仅停留在概念上才可以具备专利适格性,原告的权利要求显然不符合这一标准。不可否认计算机是一个实体系统,许多通过计算机实现的权利要求也具备专利适格性,但是如果不通过第101条加以规制,则申请人可以通过在任何自然科学和社会科学领域中运用计算机技术来实现对上述两个领域中各种思想的垄断。这将导致对于专利适格性的判断将仅仅取决于起草者的思维,从而与《专利法》的规定,即自然规律、自然现象和抽象思维不具备专利适格性背道而驰。
B
最高法院认为,将涉案方法权利要求的四项步骤独立来看,计算机所执行的程序步骤,都是单纯的惯用技术手段。不论是“创造影子帐户”、“取得资料”、还是“调整帐户平衡”、“下达自动指示”,都只单纯的惯用技术手段。原告坚持认为涉案权利要求具备专利适格性,因为在上述步骤中,计算机扮演了实质性和有意义的角色。最高法院认为,涉案方法权利要求通过计算机创建电子记录,追踪多笔交易,并同时发布相关信息,也就是说,计算机充当了第三方媒介的角色。将所有元件合并一起观察,专利权人的方法权利要求,只是指出将第三方居中结算的概念交由计算机执行。涉案方法权利要求并不是想改善计算机本身的运作,或在另一个科技或技术领域中发挥改善的效果。因此,涉案权利要求只是将第三方居中结算的抽象思维由某种计算机执行,并不足以将该抽象思维转化为具有专利适格性的发明。
根据前文所述,案件争论的焦点在于涉案权利要求所要求保护的内容是否仅仅是由普通计算机实现的、通过第三方居中结算的抽象思维,最高法院认为答案是肯定的。
单独考量每个权利要求所包含的技术特征,由计算机执行的处理程序的每一步骤均为本领域惯用技术手段。具体来说,即通过计算机来创建和存储阴影账户的电子记录,这一技术手段为本领域的惯用技术手段。而通过计算机来获得数据、调整账户平衡以及自动生成信息同样属于本领域公知的、常规的和传统的技术手段。总而言之,涉案权利要求中包含的所有技术手段均属于通过普通的计算机实施的本领域的惯用技术手段。
从整体上考虑,原告的方法权利要求的每个步骤均没有包含任何具备新颖性的技术特征,而仅仅是通过普通计算机实现第三方居中结算的功能。该方法权利要求并没有任何对计算机功能本身的创新之处,也没有给其他技术领域带来任何创新性的影响。即该方法权利要求仅仅是通过普通计算机来实现第三方居中结算的抽象思维。根据最高法院的判例,该方法权利要求包含的技术特征不足以将其从抽象思维转换为具有专利适格性的权利要求。
(3)
系统权利要求与媒介权利要求。
最高法院认为,专利权人的系统权利要求与媒介权利要求,基于与上述类似的理由,同样不具有专利适格性。对于媒介权利要求,由于双方当事人皆已同意,其与涉案方法权利要求的判断结果相同,故法院不再赘述。
对于系统权利要求,专利权人强调,权利要求中写道安装“特定硬件”以执行“特定的计算机功能”。但专利权人所界定的特定硬件,是指“资料处理系统”搭配“传输控制器”和“资料储存”,而这些都是单纯的惯用性或一般性的计算机部件。因此,该系统权利要求中所提到的硬件,并没有在“通过计算机执行”以外,提出有意义的限制。换句话说,该系统权利要求在实质上与方法权利要求没有不同。方法权利要求提到以一般性的计算机执行该抽象思维,而系统权利要求以一些一般性的计算机部件来执行同一个概念。由于专利权人的系统权利要求和媒介权利要求对该抽象思维并没有增加实质的内容,最高法院认为该二者均不具有专利适格性。
(三)判决结果
最高法院认为仅仅包含了商业方法的权利要求不属于第101条规定的专利保护客体,涉案的方法权利要求属于抽象思维,不具备专利适格性。同理,涉案的系统权利要求与媒介权利要求均不具有专利适格性。最高法院支持联邦巡回上诉法院的全院判决,认为涉案的三项权利要求均不具有专利适格性。
三、案件评析
美国的计算机软件相关发明专利保护制度经历了完全不予保护、有条件(从严)予以保护、审查标准放宽、审查标准重新收紧、直至本案后进一步提高审查标准等阶段。
(一)上世纪70年代——将计算机软件排除于专利权保护范围之外
七十年代是美国的计算机软件业刚刚起步的时期。在该阶段美国法律界一致认为,计算机软件相关发明不应该受到《专利法》的保护。1972年,美国最高法院对于计算机软件相关发明作出了第一个否定性判决,即Gottschalk v Benson 案。该案判决确立了将使用纯粹数学算法的计算机软件排出在可专利主题之外的原则,即纯粹数学算法除外原则。1978年,美国最高法院在裁决Parker v. Flook 案时仍然坚持了与Benson案同样的立场,即对于计算机软件发明予以谨慎的审查态度。最高法院判决认为涉及数学公式的专利申请,属于方法类的发明,而该类种的专利申请有独占数学公式所有应用的倾向,因此是不具备专利适格性的。因此在1978年之前,美国司法界是总体上不承认计算机软件具有专利适格性的。
(二)上世纪80年代——对计算机软件专利适格性标准放宽
八十年代,美国对计算机软件发明不予以专利保护的政策开始松动。1981年,Diehr公司对一项自然形态未经熟化的橡胶的合成方法提出发明专利申请。这项发明使用了以1903年诺贝尔化学奖获得者阿列纽斯德名字命名的方程式。该方程式描述了化学反应速率与温度以及反应活化能之间的关系。最高法院在Diamond v.Diehr 案的判决中,确立了专利客体审查的整体论标准。所谓整体论标准即“判断软件发明是否具有专利性时,权利要求必须作为一个整体来判断,不能因为该发明含有计算机软件就否认整个发明是可获得专利保护的主题,如果含有计算机软件的机器设备或者工艺流程作为整体能够产生专利法所保护的功能则属于可专利的主题。这个原则被称为‘整体判断原则’(as a whole)”。在整体论的影响下,最高法院认为如果计算机软件与硬件相结合则可以授予专利权。并且最高法院还认为,当数学公式和计算机程序应用于具体的方法中,作为解决具体问题的整体技术方案的一部分时,该整体技术方案也是可以授予专利权的。美国联邦最高法院的判决推开了美国计算机软件专利保护的大门。Diamond v.Diehr案的司法意义在于,虽然科学真理或科学真理的数学表达不是专利保护的对象,但是借助于科学真理知识创造的新颖的、实用的方法或装置却可能成为专利保护的对象。Diamond v.Diehr案的示范作用影响深远,其已经作为一个典型案例已被写入中国的《审查指南》,用以指导类似案件的审查。
(三)上世纪90年代——对计算机软件专利适格性标准进一步降低
九十年代,审查标准进一步放宽。1996年3月美国专利商标局颁布并实施新的《与计算机软件相关发明的审查指南》,拓宽了计算机软件发明专利的保护范围。1998年的State Street Bank 案源于State Street Bank与Signature Financial Group的商业谈判。State Street Bank案涉及Signature Financial Group的美国第5190356号专利(毂辐型金融服务体系数据处理系统)的专利适格性问题。上诉法院肯定了涉案发明能够获得专利保护,并将此案发回马萨诸塞州地方法院,令其按照联邦巡回上诉法院的意见重新审理。State Street Bank案表明美国已经不再质疑含有数学算法或数学公式的软件的专利适格性。对于软件发明,包括商业方法软件发明,只要是在技术领域内产生“有用、具体且有形的结果”,就属于可被授权的客体。在State Street Bank案的审理过程中,上诉法院在判断发明的专利客体专利适格性时,审视重点从是否具有技术特征转向是否能够产生实际应用的效果。上世纪80-90年代美国曾流行的“两步检测法”(Freeman-Walter-Abele test)和“商业方法除外原则”都随之被弃用。State Street Bank案之后的Bilski案使商业方法相关发明是否属于可专利的对象再次成为争论的焦点。
(四)进入21世纪——对计算机软件专利适格性标准逐步提高
Bilski在1997年4月10日向美国专利商标局提交了一个规避商品交易风险的方法专利申请。这个申请被美国专利商标局根据美国《专利法》第101条属于不可专利的主题为由予以驳回。在之后冗长的诉讼历程中,上诉法院还进一步推演出一个判断专利适格性的检测流程:(1)是否被捆绑到一个具体的机器或装置之上;或(2)是否将某一物质转换为另一种状态或物质。也即,一个方法必须作用于具体的设备,或者作用于具体的物质并改变其形态,才属于《专利法》保护的对象。这个检测流程被简称为“机器或转换”测试法。该案最后上诉到最高法院。最高法院的大法官对此也有不同见解。争论焦点主要在于,是否应当在“机器或转换”测试流程的基础上将商业方法这一类别从专利领域中整体地清除出去。2010年6月28日,最高法院对上诉长达十余年的Bilski案 做出最终裁决,将商业方法保留在可专利的主题内。对于案件本身,最高法院认为Bilski申请的风险规避方法本质上是一种利用对冲原理的数学算法,属于不可专利的主题。该判决虽然维持了联邦巡回上诉法院的判决结果,但在判词中却推翻了上诉法院的原判决的依据。最高法院的判决非但没有在“机器或转换”测试流程的基础上进一步宣布商业方法不具有专利适格性,反而肯定了商业方法相关发明在专利领域中的法定地位,并宣布“机器或转换”测试法并不是进行专利适格性判断的唯一标准。美国专利商标局依据最高法院BilsKi案判决原则,于2010年7月颁布《过渡性指南》,不再过度强调“机器或转换”标准,而规定要更多地从总体上考虑多方面不同要素以判断是否属于专利适格性主题,并非依据某个单独要素来做定论。Bilski败诉了,商业方法的专利专利适格性标准被限缩,改变了State street案以来注重专利适格客体“实用性”的审查原则,提高了商业方法和软件类申请获得专利保护的难度。但是,宣判结果仍未能对商业方法相关发明的专利适格性提供具体的操作规范。商业方法计算机软件相关发明的可专利大门并没有因BilsKi案的判决结果而被关闭。商业方法专利背后潜藏了国家利益。有学者甚至认为,在专利制度不断国际化的过程中,谁掌握了商业方法专利,谁就掌握了商业世界的未来。
(五)本案的后续影响
本案对业界影响力巨大,最高法院于2014年6月19日以9比0的投票结果做出Alice公司的权利主张不具备专利适格性的判决后,美国专利商标局(USPTO)随后针对本案迅速发布了备忘录,就权利要求中涉及经计算机实施的抽象思维的主体的专利适格性问题提供了初步指导意见。其主要内容为:抽象思维并不属于可受专利保护的对象,与此同时,法院在认定抽象思维不属于专利保护范围时表现得非常谨慎,因为从某种程度来说,所有发明都包含、使用、依赖或应用了抽象思维。

参考文献:
1 美、日、欧在商业方法软件上的专利保护之争 张平 《专利法研究(2002)》 知识产权出版社,2002年12月第一版
2 论商业方法软件的可专利性——特别分析美日欧在BMP上的立场和价值取向以及中国的应对策略 张平 《网络法律评论》2002年第1期
3 专利法上的抽象思想与具体技术——计算机程序算法的客体属性分析  崔国斌《清华大学学报(哲社版)》,2005年第3期
4 从比尔斯基案看商业方法的专利性之争 陈曦《中国知识产权》,2011年5月第5期
5 商业方法专利的再生抑或死亡 李晓秋 《科研管理》 2011年3月第32卷第3期
6 商业方法软件专利保护:美国的实践及其启示 张平 《法商研究》2005年第4期
7 论商业方法专利的“技术性”标准——以欧洲专利审查实践为研究对象 陈磊 《科技与法律》,2012年第97卷第3期
8 美英两国商业方法专利适格性标准的悖离抑或趋同 李晓秋 《重庆大学学报(社会科学版)》2010年底16卷第5期
9 ALICE CORPORATION PTY. LTD.V. CLS BANK INTERNATIONAL ET AL http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1605572.html    2014年6月9日
文章来源:国家知识产权局专利文献部

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