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详解多方复审(IPR)程序
2017-08-01 20:27:28 阅读

企业进军美国市场的剑与盾——详解多方复审(IPR)程序
作者:
Gary HnathBryan Nese和张婧[1]

要点摘编

IPR程序适合谁?

*企业可以主动使用IPR程序以使可能妨碍其在美国市场竞争的专利无效

*当企业在联邦地区法院或国际贸易委员会被控告专利侵权时,IPR也可被用作无效专利的低成本并有效的方法
IPR程序的优点?

*能够快速解决问题(立案后18个月结案)

*专业知识丰富的专利行政法官

*较低的成本(与诉讼相比)

*有利的权利要求解释标准

*有利的证明标准

*可能有的和解优势

*联邦地区法院案件(但国际贸易委员会大概不适用)潜在的暂停
IPR程序也不是万能的,您应当注意:

*禁止反言问题

*提起请求的条件并不宽泛(仅限可预见性、显而易见性,仅限在先专利和印刷刊物等)

*论述专利无效的机会受限 (立案前,请求人只有一次机会阐述专利无效论点。如果成功立案,请求人还有一次提交书面材料的机会,但是无法再添加新的论点)

*专利权人有两次机会提出有效性的论点,然后请求人才能作出答复。

前言

您是否也像很多企业一样遇到过这样的情况:希望在美国市场销售产品,但竞争对手的专利却让您望而却步。经过初步调查和研究,您相信竞争对手的专利权是无效的。您看到了进入美国市场对企业发展的重要价值,但希望避免在美国法院进行费用高昂的知识产权诉讼。

我们曾就此情况多次为客户提供法律意见,并有一个好消息与您分享:企业可以通过一个费用较低、速度较快且通常十分有效的替代方案来挑战美国专利的有效性。美国专利及商标局(USPTO)下属的专利审判及上诉委员会(PTAB)主管的各类授权后复议程序自2012年9月启动以来,为有意在美国法院以外挑战美国专利有效性的相关方提供了一个极富吸引力的机会。

本文将简要介绍当前美国专利授权后复议程序中最为广泛使用的程序—即多方复审(IPR)程序。我们将为您解读IPR程序的实质,讨论该程序如何运作,并为涉及(或考虑提起)该程序的公司提供实用建议。

 

第一部分:IPR基本情况

IPR是一项专门的程序,任何人(但专利所有人除外)可通过该程序在美国专利及商标局(USPTO)的专利审判与上诉委员会(Patent Trial and AppealBoard, PTAB )挑战一项或多项美国专利的有效性[2]。在IPR中,当事方挑战某一专利有效性的主张仅限于该专利被在先专利或印刷出版物所预见或是基于上述两类证据应被认定显而易见[3]

使用IPR面临一些限制。例如,该程序仅可用于对专利的有效性提出挑战。 其他问题,例如侵权及可强制执行性,则有待通过其他途径作出裁定。此外,当事方仅可使用专利或印刷出版物以可预见性[4]或显而易见性为依据来挑战专利的有效性。以下图表列出了在IPR以及PTAB主管的其他两类授权后复议程序中可提出的法律主张:

尽管有上述限制的存在,但是由于IPR程序耗时短、举证标准较低、权利要求解释标准更为宽泛且审理该等程序的专利法官具备专业知识,IPR仍然受到了众多企业的欢迎。

 

IPR概述

USPTO将IPR程序描述为“审判程序”[5]。在该审判程序过程中,由当事方提交证据,提供证人证言(通常以声明形式),并在一个由三名法官组成的审判小组前进行当庭论述。该程序由一方(“请求人”)提交文件(“请求书”)要求PTAB启动审判程序而开始。如果PTAB认为请求人已证明所涉及专利中至少有一项权利要求不应取得专利的可能性很大,将启动审判程序。

IPR程序是可酌情裁定的,这意味着PTAB有较大的权力决定是否启动复议(立案)。PTAB是否启动审讯的决定是最终裁定且不可提出上诉[6]

一旦IPR启动,大部分“审判程序”均以书面形式进行。当事方主要以陈辩书(Brief)的形式提交论述,PTAB几乎从不听取现场证词。因此,许多人将IPR审讯比作美国地方法院的简易判决程序。

尽管PTAB的规则允许提出要求各种救济的动议(Motion),但几乎所有动议均必须在提出前以电话会议的方式得到专利行政法官的事先授权[7]。类似地,规则仅规定进行“有限的证据开示”[8],且诉讼方如有任何进行额外证据开示的需要则必须证明该需求是“符合司法利益的”[9]—而在实践中这个要求被证明很难达到[10]

上述政策正是委员会如何将专利有效性裁定程序“程式化”的例子。与在美国联邦地方法院或在美国国际贸易委员会(ITC)依据337法案进行诉讼相比,IPR证据开示环节简化且涉及动议较少,使得裁决更为快速,并减少诉讼方的费用。

 

IPR的优点

尽管应提起IPR的原因很多,但对于大多数客户而言该程序主要具有四大优点:(1)快速的程序;(2)知识渊博的法官;(3)有利的举证标准;(4)宽泛的权利要求解释标准。

许多客户更愿意选择IPR,因为采用该程序比在地方法院或在USPTO几十年前制定的再审程序(Inter Partes Reexamination)中挑战专利更快捷。在通常情况下,美国地方法院审理程序需要五年或更长的时间才能结案,而IPR通常在请求书提交后的18个月便可完结[11]。实际上,规则要求IPR应在委员会作出是否立案决定(这一决定通常在请求书提交后的6个月作出)后的一年内完结[12]

IPR的另一主要优点为:美国地方法院专利案件可能会由一名不熟悉专利法的法官审理,而IPR则是由知识渊博的专利法官审理。IPR程序由USPTO的三名行政专利法官组成的小组进行监督。这些法官均有技术背景并通常具有审理专利诉讼案件的经验,这使得这些法官既了解所争议的技术问题,又熟悉美国专利法的具体规定。法官对美国专利法详细规定的熟悉及其在特定技术领域的专业知识可使诉讼方进行更为复杂的论证,而这些复杂论证通常是其他美国法官或陪审团所无法理解的。

用户青睐这一程序的另一原因是IPR程序的举证标准较低,在IPR程序中证明专利无效没有地方法院诉讼那么让人望而生畏。由于美国法中的“专利权推定有效”原则,[13],地方法院和ITC规定的专利无效举证标准是“明确且令人信服”。但是在IPR程序中,上述推定有效原则并不适用,举证标准是标准较低的“优势证据”,即请求人仅需证明相关权利要求无效的可能性比其有效的可能性更大[14]

IPR程序还采用更为宽泛的权利要求解释标准。在地方法院或ITC,专利权利要求要依据“字面一般意义”标准予以解释[15]但是在IPR程序中,适用的标准是以专利的具体规定为背景对未到期专利的权利要求作出“最广泛的合理解释”[16]。此更宽泛的解释标准导致的结果是专利权利要求范围扩张,因而更容易与先有技术相冲突,并因此被认定为是不能取得专利的。结合IPR中较低的举证标准来看,这一更宽泛的权利要求解释标准通常使委员会比美国地方法院法官或陪审团更容易认定专利权利要求无效。

 

第二部分:IPR程序详细步骤

IPR程序通常会持续18个月,自一方提交请求书起至PTAB就案件出具最终书面裁定止。下图对IPR程序通常的时间表进行了说明,自提交请求书之日起至委员会出具最终书面裁定为止[17]。本部分将详细讨论通常情况下IPR程序的各个步骤。

1IPR程序通常时间表

1步:请求书及支持证据

IPR 程序自提交请求书起启动。请求书中应对一项美国已授权专利的一项或多项权利要求作出无效性论述,说明为何每项被挑战的权利要求应被认定为是不应取得专利的。在IPR 程序中,无效性论述必须基于能够使受挑战的专利权利要求可预见或成为显而易见的先有技术专利或印刷出版物[18]

请求书可列举被挑战的权利要求为何无效的数个原因(简称为“理由”)。例如,一份请求书可论述一份引述资料预见了一项权利要求,并可随后论述两份其他引述资料共同使该权利要求成为显而易见。

当提交请求书时,请求人还可提交书面证据以支持其论述,包括受到挑战的专利的副本、专利的起诉史、用以挑战专利权利要求的印刷出版物(例如其他专利、文章、文本等),以及相关领域专家的声明等。

专家声明大概是与请求书一起提交的材料中最重要的部分。请求人应在准备IPR请求书的早期阶段找到一名知识渊博的专家。合格的专家将是先有技术文献的宝贵来源,还可为无效性论述提供额外见解和补充解释,并提高论述的深度。专利争议通常会归结为“专家的战争”,因此仔细审查专家的资质及过去的经验十分重要。在考虑专家的技术经验时,不应仅专注于专家的技术知识,还应关注其在供词作证及当庭作证方面的经验。我们的建议是寻找拥有出众技术知识并可从容应对不友好的律师提问的专家。同时,由于IPR程序是由富有经验的专利法官而并非由普通民众组成的陪审团审理,相比较而言,专家的“声望”不及其对具体技术领域的专业知识及处理交叉询问的能力重要。

为了说服PTAB启动复议(立案),请求书必须显示请求人成功证明至少有一项专利权利要求是不应取得专利的“合理可能性”确实存在[19]。如本文第三部分所作的进一步讨论,请求书和支持证据目前是IPR中最重要的部分,因此我们建议竭尽全力准备尽可能“完美”的请求书。

请求书在篇幅上有限制。一份IPR请求书的字数不得超过14,000字,不包括某些特定部分(例如目录及某些强制性披露[20])。虽然这一篇幅要求看起来并不短,但实际上要在规定的字数内进行论述是很有挑战性的。请求人应尽可能详细地作出最具说服力的论证。采用“开放式”(指随意拼凑任何可能论点而成,既无深度也无重点)方式起草的IPR请求书成功的概率很小。事实上,我们的经验证明,PTAB通常会无视其认为重复或缺乏支持性证据的理由。

在请求书提交不久后(通常为2至3周),PTAB的律师助理将对请求书进行审查并确保其符合所有正式提交要求,例如在格式及篇幅方面。在确认受理请求书后,PTAB将在设定请求书提交日通知(Notice of Filing Date Accorded)中指定请求书的正式提交日期。也就是说,PTAB认为通过审查的请求书才算完成提交,所以设定请求书提交日通知中指定的日期才是正式提交日期。专利所有人的初步回复和PTAB是否启动程序的决定均受时间期限制约,而此文件正是这两个期限的触发点。我们将在下文中对这两项内容逐一进行讨论。

 

第2步:专利所有人的初步回复

在收到设定请求书提交日通知后的三个月内,专利所有人应提交专利所有人初步回复(Patent Owner’s Preliminary Response)[21]。在该初步回复中,专利所有人应说明其认为不应启动IPR的原因[22]。专利所有人可在提交其初步回复时同时提交额外证据,包括以声明方式出具的专家证词。但是,如果专利所有人提供的证词显示双方就重要事实存在实质性争议,PTAB将从对无效请求人最为有利的角度来考虑此争议[23]。

与请求书一样,专利所有人初步回复的篇幅限制在14,000字。[24]

 

第 3步:委员会启动审理(立案)决定

在专利所有人初步回复截止日期后的三个月内,PTAB将发布启动审理决定(Institution Decision)[25]。这一决定将确定PTAB是否会启动审判程序(立案),如果获准立案,还会确定会对哪些受到挑战的权利要求进行审理以及PTAB将审理的理由。

通常情况下启动审理决定会介绍受到挑战的专利和技术,对诉讼双方存在争议的权利要求条款进行解释,讨论无效请求人和专利所有人的主张,并针对请求书中提出的每个无效理由概述决定同意或反对立案的原因。

尽管授权后复议程序的立案比例在过去数年内略有下降(参见图2),但如图3所示,该比例对于无效请求人而言仍相对有利。

 

2:授权后复议程序总体启动审理比例(IPRCBMPGR[26]

 

3:科技领域启动比例[27]

在做出立案决定后的一个月左右,诉讼双方将与负责审理该程序的由三名法官组成的审理小组召开首次电话会议[28]。在这次电话会议中,诉讼双方将讨论在该程序中各自希望提起的任何动议、审理中关键事件的时间表及诉讼方认为PTAB应该知悉的任何其他问题。在首次电话会议结束后的一周或两周内,PTAB将发出审理进程表,列出IPR后续程序中将适用的截止期限日期,包括专利权人回复、无效请求人回复、排除性动议及口头审理的日期等。

 

步骤4:专利权人证据开示期和专利权人答复书

启动审理决定(Institution Decision,即立案决定)触发专利权人证据开示期的启动。证据开示期历时三个月,在此期间内专利权人在准备答复书时可以从无效请求人处取得一些有限的资料。

在美国的常规诉讼中,不论在联邦地区法院还是在国际贸易委员会进行,“证据开示”常规会包括录取证人的宣誓证言、要求出示文件、以书面讯问方式提出问题,以及就某些事实要求承认等。虽然PTAB的规则也允许使用这些机制,但是在IPR程序的实践之中,“证据开示”通常只限于对已经提交声明书的证人录取证言。[29]因此,在专利权人证据开示期内,专利权人通常会向无效请求人的专家录取证言。[30]   

专利权人证据开示期结束后,专利权人将会提交一份专利权人答复书。在该答复书中,专利权人将会提出论点,说明为何PTAB启动审理决定中的理由并不造成受质疑的权利要求不符合专利条件。专利权人在提交答复书的同时可提出额外的证据,包括文件和证人声明书等。

在专利权人答复书到期的同一日,专利权人还可以提交一份修改受质疑权利要求的动议并提交新的替代权利要求。由于在IPR程序中修改专利权利要求的标准非常高,而且责任落在专利权人身上,[31]因此在实践中很少有专利权人采用这个机制。这种选择大概是有道理的:PTAB批准修改动议的几率很低。根据美国专利商标局2016年4月进行的一项调查显示[32],PTAB只批准了约2% 的完全修改动议和约3% 的部分修改动议:

图4:美国专商局对授权后复审程序修改动议的调查

 

步骤5:无效请求人证据开示期和请求人答复书

专利权人提交答复书后,请求人的证据开示期开始。这个 证据开示期好像专利权人证据开示期的倒影,通常无效请求人的证据开示也仅限于对专利权人的声明人(即提交声明书的证人)录取证言。

请求人证据开示期完结时,请求人将会提交一份答复书。答复书不能提出新的理由说明受质疑的权利要求为何不符合专利要求,并且请求人也不能更改其论点以依靠新引述的在先技术。该答复书仅允许请求人有机会回应专利权人在其答复书中提出的论点。

请求人还可以随其答复书提交新的证据,包括额外的声明书和文件。可是,请求人应慎重思考是否应提交由相同的专家作出的另一份声明书。虽然规则允许该做法,但提交这样一份新声明书会给专利权人再次对该专家证人录取证言的机会,也就是让专利权人有另一次机会攻击证人的立场。专利权人也可以争论称请求人已不正当地将新的论点引入答复书中,而这个做法是PTAB规则所禁止的。专利权人甚至可以基于这个原因请求将声明书取消。部分由于这些原因,极少请求人在这个阶段提交由他们的专家作出的第二份声明书。

一般来说,在请求人答复书到期当日,请求人也可以针对专利权人的修改动议(如曾有提交的话)提交一份异议书(Opposition)

 

步骤6:在PTAB进行口头辩论

通常在请求人提交答复书之后的二至三个月左右,PTAB将会安排一场口头审理。口头审理通常在USPTO位于弗吉尼亚州亚历山德里亚的总部(处于华盛顿哥伦比亚特区外围)举行,由双方派员亲身出席。虽然有这项惯例,但如有要求以电话方式举行辩论,PTAB将会予以考虑。PTAB的大多数法官都在美国专商局的总部办公,但有些法官会从美国专商局其中一个卫星办公室通过视频馈送远程出席辩论会。

一般而言,PTAB给予每一方30分钟的口头论述时间。请求人首先陈述论点,并有权保留一部分本方时间以便进行反驳。接着由专利权人回应请求人的论点。最后程序以请求人提出反驳论点结束。

在口头审理之前的时间,双方将会准备展示性证据和提交将某些证据排除在外的动议。对于排除证据的动议,PTAB通常留待最终书面决定时作出裁定。

在口头审理过程中,双方可使用展示性材料(例如PowerPoint投影片)凸显证据的某些部分,并作为协助法官的视觉辅助工具。这些展示性材料须在聆讯之前由双方进行交换,双方应尝试在辩论当日之前解决任何异议。

根据作者的经验,少一点展示性材料往往造就更有说服力的论点陈述。有效的展示性材料不是提出冗长的论点以致法官分心,而是作为视觉辅助工具突出关键要点,以使论点陈述更为有效(而非分散人们的注意力)。

尽管PTAB允许在口头审理中使用展示性材料和证物,可是PTAB一般不允许证人作证,不论是现场还是以录像进行。因此,双方应利用各自的陈词凸显其在录取证人证言期间获得的任何重要的交叉讯问证词。PTAB的规则亦允许双方提交“对交叉讯问的观察之动议”,这项动议可以用来提请PTAB注意一方在提交最后陈辩书之后获得的特别重要的证词。

 

步骤7:最终书面决定

在做出启动复议决定后一年内,PTAB将会就受质疑的权利要求是否符合专利要求出具最终书面决定。[33]和启动复议决定一样,最终书面决定将会总结双方的论点、解决任何余下的权利要求解释问题,以及详细地解释说明受质疑的权利要求是否符合专利要求。

在最终书面决定作出后,败诉方有10日时间提出重审要求 – 基本上是要求PTAB重新考虑其裁定。这些要求鲜有获批准,实务当中一般不值得提出。

一方如对PTAB的裁定的任何方面不服,可向联邦巡回上诉法院(CAFC)提出上诉。提交上诉请求的时间约为60日。

 

第三部分:须特别留意之处

IPR程序固然提供了机会,可是用户在采用这个策略之前应留意一些挑战,其中最大的挑战是禁止反言规定、提交申请的时间限制,以及申请本身的重要性等。

 

禁止反言

为了减轻专利所有人就同一专利遭受多番挑战的顾虑,美国国会设定了一些规则,如果某一专利权利要求经过IPR程序仍然有效,则申请人在另一个法律程序中主张该项权利要求无效的能力将会受到限制。最终书面决定一经发出,申请人不能以其在多方复审程序中“已提出或合理预期应可提出”的任何理由称同一个专利权利要求无效。[34]这个限制称为“禁止反言”,意思是申请人不能再次在USPTO、联邦地区法院或美国国际贸易委员会提出相同或类似的无效性论点。

对无效请求人来说,幸好IPR程序的禁止反言规定自身也是有限制的。在IPR程序中不允许提出的无效性理由,仍可在另一案件中提出。例如,申请人即使在IPR程序中败诉,仍可在美国联邦地区法院或国际贸易委员会主张有关专利基于缺乏专利标的适格性(根据U.S.C. 第35卷第101节)或基于不明确性(根据U.S.C. 第35卷第112节)而无效。[35]由于IPR程序仅限于专利与印刷刊物,申请人亦可基于实物产品的公开销售或披露提出无效性的论点 – 即使该产品与IPR程序中使用的引证结合亦如是。[36]   

IPR程序禁止反言也不适用于请求中提出但最终没有在IPR程序中涵盖的理由。[37]一些法院更加将这个原则扩大,裁定禁止反言不适用于没有在申请中提出的任何理由。[38]然而,这属于少数意见,并未受到广泛采用。

 

时间限制

决定何时提交IPR请求是另一个至关重要的考虑。法律规定如希望提交IPR请求,请求人须在其被送达专利侵权起诉书后一年内提交申请。[39]一方如先前已在美国的联邦地区法院提起诉讼挑战专利的有效性,则不可提出IPR请求(但在专利侵权的诉讼中仅针对无效性而提出反诉,则并不触发这项规则)。[40]   

应何时提交IPR请求是一个重要的决定。例如,提早提交请求可能增加暂停(基本上指停顿)未决的联邦地区法院诉讼的可能性,直至IPR程序完结为止。这样将迫使专利权人暂停其提起的侵权诉讼转而在PTAB为其专利权利要求的有效性辩护。这个情况可能提供和解的优势。

然而,等到接近一年期限结束时才提交IPR请求也有其优势。例如,在一年期限将尽时提交申请,会有更多时间查找在先技术、强化论点,以及咨询行业专家的意见以便准备强有力的申请。暂缓提交请求,也可让一方在美国联邦地区法院或国际贸易委员会先测试性地提出其无效性论点,以取得专利权人在答复时表达的有效性立场。精明的申请人可利用该信息强化其IPR请求。如果企业同时面临的相关专利讼诉进程较快,例如在某些高效的联邦地区法院或在国际贸易委员会 (在国际贸易委员会暂停诉讼的可能性很低),可以重点考虑此种策略。这是因为提交IPR请求有时间限制,在进程较快的案件中更有可能及时得知对方的立场以决定是否应该提交IPR请求。

 

申请的重要性

正如本文第二部分的步骤显示,请求书是请求人享有的向PTAB提出论点的少数机会之一。此外,PTAB的规则严格禁止在请求书提交后加入新的论点。基于这些原因,申请人竭尽全力准备尽可能完美的申请是至关重要的 – 从多重意义上讲,这都是直接向PTAB提出无效性论点的唯一机会。

在提交之前,请求人应与专家紧密合作,为论点增加支持并且提供尽可能多的细节。字数限制使这项工作变得困难,但准备一份无瑕疵的、强有力的请求书的重要性却是无庸置疑的。                                                          

一份强有力的请求书的重要性可由PTAB日益严厉对待“跟进”或连环请求(即指同一申请人提出后续申请挑战同一专利权利要求)进一步得到印证。在2017年5月的一个会议上,PTAB的首席法官大卫·鲁施克(David Ruschke)指出连环的IPR请求是“头号问题”。[41] 

就在之前的一个月,由PTAB作出的一个决定勾勒出一个五点因素规则,非常不利于那些已得到专利权人初步答复或PTAB启动复议决定的利益后提出另一项请求的请求人。[42]在该决定中,PTAB指出“请求人作出多番攻击,按着专利权人的论点和PTAB就上一次挑战而作出的决定,顺势作出调整,这种情况有潜在的不公平性”。[43]故此,请求人不能指望靠提交新的请求来纠正任何错误或疏忽 – 第一次请求就必须尽可能做到强有力和完整。

 

结论

以下列表显示在决定IPR程序是否适合您商业策略时应该考虑的一些因素:

正如在本文中所讨论,IPR程序可以是一家企业的知识产权策略当中很有价值的组成部分。企业可以主动地使用IPR以使可能妨碍其在美国市场竞争的专利无效。同时,当企业在联邦地区法院或国际贸易委员会被控告专利侵权时,IPR也可被用作无效专利的低成本并有效的方法。

然而,虽然IPR使迅捷的专利无效决定成为可能,但却并非必定成功。特殊的规则,加上PTAB法官个体化的期望,需要有经验丰富的专业人员给予深思熟虑的意见,方能最大化公司取得成功结果的机会。

如有问题或意见,请与作者联系:

 


[1] Gary HnathMayer Brown LLP的合伙人,Bryan Nese和张婧是MayerBrown LLP的律师。

[2]《美国法典》第35卷第311(a)节;《联邦规则汇编》第37卷第42.101节。

[3]《美国法典》第35卷第311(b)节;见Synopsys, Inc. MentorGraphics Corp.案,814 F.3d1309, 1316(联邦巡回上诉法院2016年)(认定“多方复审不能在所有情况下替代地方法院,例如,仅可在地方法院基于销售限制,标的专利不适格或以不确定性为由挑战权利要求无效。”)。

[4]  美国专利法中的“可预见性”原则类似于中国法的“新颖性”要求。比如美国新专利法第102条(a

规定如下两种情况不符合授予专利条件:

1)在发明的有效申请日前,该发明已经被授予专利、在印刷出版物上被描述、投入公开使用、被销售或为公众所悉,或者

2)该发明在依据第151条签发的专利中描述、在已公开的专利申请中描述或在依据第122b)条视为已公开的专利申请中予以描述,其中,专利或专利申请是由其他的发明人作出的,并在该发明的有效申请日之前有效递交。

但美国新专利法第102条(b)规定的情形除外。

[5]《联邦规则汇编》第37卷第42.100(a)节(“多方复议是一次审判程序….”)。

[6]《美国法典》第35卷第314(d)节;《联邦规则汇编》第3742.71(c)节。

[7]《联邦规则汇编》第37卷第42.20(b)节。

[8]《联邦规则汇编》第37卷第42.51(b)节。

[9]《联邦规则汇编》第37卷第42.52(b)(2)节。导致《美国发明法案》(该法案创建了IPR制度)出台的立法历史清楚地表明这一“额外的”证据开示应限于“专利及商标局所认定的常规有用的少量证据开示,或鉴于案件的特殊情况而需要进行的证据开示。《国会议事录》第154卷第9988-89节(2008927日日常版)。

[10]一份早期的委员会决议中规定了五项因素规则,用于确定额外的调查取证是否满足“符合司法利益”的标准。Garmin Intl, Inc. Cuozzo Speed Techs. LLC, IPR案件2012-00001,第26号文件6-7页(专利审查与委员会201335日)这是少数几项“判例性”委员会决定中的其中一项,这意味着其对未来的委员会审理小组具有约束力。

[11]参见本文第二部分的时间表。

[12]《联邦规则汇编》第37卷第42.100(c)节。

[13]《美国法典》第35卷第282(a)节。

[14]《美国法典》第35卷第316(e)节。

[15] Phillips AWH Corp.案,415 F.3d1303(联邦巡回上诉法院2005年)(全席审判)。

[16]《联邦规则汇编》第37卷第42.100(b)节;Cuozzo SpeedTechs., LLC Lee案,136 S.Ct. 2131, 2144-45 (2016)

[17]在委员会出具最终书面裁定后,败诉方可就该裁定直接上诉至美国联邦巡回上诉法院。该等上诉的策略及法律标准与IPR程序不尽相同,并有待在未来的文章中予以讨论。

[18]《美国法典》第35卷第311(b)节。其他USPTO程序允许基于专利标的适格性(《美国法典》第35卷第101节)和不确定性(《美国法典》第35卷第112(b)节)挑战专利权利要求。该等程序涵盖商业方法重审(CBM)和授权后复审(PGR有待在未来文章中进行讨论。

[19]《美国法典》第35卷第314(a)节;《联邦规则汇编》第37卷第42.108(c)节。

[20]《联邦规则汇编》第37卷第42.24(a)(1)(i)节。

[21]《联邦规则汇编》第37卷第42.107(b)节。

[22]《联邦规则汇编》第37卷第42.107(a)节。

[23]《联邦规则汇编》第37卷第42.108(c)节。

[24]《联邦规则汇编》第37卷第42.24(b)(1)节。

[25]《美国法典》第35卷第314(b)节。

[26]统计数据可在以下USPTO 网站上查阅https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-05-31.pdf

[27]统计数据可在以下USPTO 网站上查阅https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-05-31.pdf

[28]USPTO审判实践指南》,《联邦公报》第77卷,第48,756页和第48,758页(2012814日)。

[29]某诉讼方如希望提出文件出示、书面讯问或者要求供认的要求,必须先从上诉委员会取得许可。上文提及的Garmin一案列明在授权后复审程序中进行额外的证据发现的标准。由于这是相当严格的标准,在实践中授权后复审程序所作的唯一的证据发现途径通常就是提取证人证言。

[30]在美国专商局的审讯程序中,对方证人的作证证词通常被上诉委员会称为“交叉讯问”证词。

[31]《联邦规则汇编》第37卷第42.20(c)42.121节。

[32]可于此处找到:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf.

[33]《联邦规则汇编》第37卷第42.100(c) 节。

[34]《美国法典》第35卷第315(e) 节。

[35]见《美国法典》第35卷第311(b) 节(规定多方复审“只可按组成专利或印刷刊物的在先技术的基础”提起)。

[36]Star Envirotech, Inc. v. Redline Detection, LLC, No. 12-cv-01861, slip op. at 5 (C.D. Cal. Jan. 29, 2015);亦见OilStates Energy Services, LLC v. Trojan Wellhead Protection, Inc., et al, 6:12-cv-611, slip op. at 5 (E.D. Tex. Dec. 17, 2014)(示意商业使用论点不受多方复审禁止反言规定的制约)。

[37] Shaw Idus. Group, Inc. v.Automated Creel Sys., 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016);见HP

v. MPHJ Tech., 817 F.3d 1339, 1345, 1347(Fed. Cir. 2016)Depomed, Inc. v. PurduePharma L.P., Case 13-571 (MLC), slip op. at 16(D.N.J. Nov. 4, 2016)(“如果一个专利的权利要求没有包含在多方复审之内,而且没有就该权利要求作出最终书面决定,则U.S.C.35卷第315(e)节的禁止反言规定并不适用”。)。

[38]一个例子来自特拉华区的Robinson法官:Intellectual Ventures I LLC v.Toshiba Corp.,Case 13-453-SLR, slip op. at 26-27 (D. Del. Dec. 19, 2016)

[39]《美国法典》第35卷第315(b) 节。尽管这项规定明显地适用于联邦地区法院的投诉,但上诉委员会同时认为在美国国际贸易委员会的投诉触发一年限期。

[40]《美国法典》第35卷第315(a)节。

[41] Ryan Davis, PTAB KeepingClose Eye on Serial Patent Attacks, Chief Says, Law360 (May 5, 2017)

[42] Xactware Solutions, Inc. v.Eagle View Techs., Inc., Case IPR2017-00021, Paper 9 at 7-8 (PTAB Apr. 14,2017)

[43] Id. at 7。但见WeatherfordInt’l, LLC v. Packers Plus Energy Services Inc.,Case IPR2016-01509, Paper 23 at 15 (PTAB Feb. 23, 2017)(在同一申请人就相同的权利要求提交第二个申请时启动多方复审,认定第二个申请适用了“一个不同的主要引证,因不同的原因具有值得考虑的法律依据”);Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority v.Transport Techs., LLC, Case IPR2016-01633, Paper 8at 14-15 (PTAB February 22, 2017)(当“本程序中的申请所主张的不可取得专利登记之理由属充分显著时”提起多方复审第二个申请); Medtronic Zomed, Inc. v. Neurovision Med. Prods., Inc., Case IPR2016-01405, Paper 12 at  (PTAB Dec. 29, 2016)(拒绝否决由另一申请人提出的申请,该申请涉及相同的在先技术引证,但就一个权利要求词语提出新的论点,并依赖不同的披露资料)。

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