李文红——从Alan Jardine 诉Brother Records. Inc.案看商标的合理使用制度
2014-10-01 09:11:00 阅读次

    美国“The Beach Boys”乐队的成员Jardine在乐队解散以后组建了自己的乐队，进行乐队宣传时提及自己是“The Beach Boys”的原成员。使用了包含“The Beach Boys”的用语作为自己的乐团名称，因而与“The Beach Boys”的商标所有权人Brother Records. Inc.(以下简称“BRI”)发生了冲突。BRI认为Jardine的这种宣传方式侵犯了自己的商标专用权，Jardine则提出自己的使用应该属于“商标合理使用”的范畴。美国联邦最高法院对此案的司法判决纠正了地区法院和上诉法院对于“商标合理使用”的认定，使“商标合理使用”制度在美国得到了进一步的发展。

    案情

    “The Beach Boys”是美国的著名摇滚乐队，原告BRI是由“The Beach Boys”乐队的原始成员Mike Love、the Estate of Carl Wilson、Brain Wilson以及本案被告Jardine共同成立的一家公司，BRI拥有“The Beach Boys”注册商标的使用权，四个原始成员在公司中平等地各占有25%的股份。

    Beach Boys乐队的原始成员Carl Wilson于1998年2月死于癌症。1997年秋天，另一名乐队的原始成员Love，开始和他的全资公司M.E.L.E作为The Beach Boy s公众演出的参与人。Lov e提出要求掌管The Beach Boys，否则将不参加The Beach Boys的任何公众演出，也不会在巡演中演出任何BRI所创作的作品。

    1998年1月，Elliott Lott（BRI的董事长）写信给Love，答应Love可以使用The Beach Boys或者Beach Boys的名字组件一支新的乐队，只要Love不要使观众误认为这支乐队是原始的The Beach Boys就可以了。Love组建了一支新的乐队叫做“America’s Band”。在对其描述时经常使用“The Beach Boys as in the Beach. Boys: America’s Band.”这个名字得到了BRI的许可。Love在广告宣传中表述乐队成员“包括Beach Boys中的原始成员Mike Love、David Marks和Bruce Johnston”。

    1998年，Love要求BRI授予他独家使用“The Beach Boys”的名字进行公共音乐演出的权利，并且独家决定谁在公共演出中出场。BRI中的大部分董事同意Love的要求。Lov e进一步宣布如果他掌管了“The Beach Boys”，他将禁止Jardine继续参加公众演出，这一决定将结束Jardine37年以来在“The Beach Boys”中的表演生涯。所以Jardine极力反对BRI授予任何Love掌管The Beach Boys公众演出的排他性权利。

    1998年7月14日，在BRI董事会议上，董事会以三票赞成一票反对（Jardine）通过了授权给Love使用The Beach Boys商标的权利。而Jardine试图减小由于BRI授权给Love而导致Jardine的Beach Boy工作协议的破裂而带来的损失，便提起了投票进行非排他的授权。在7月14日的董事会上得到了通过，每一个授权许可的内容都与Love得到的授权有同样的条款，并授予其他两个健在的Beach Boys原始成员Jardine和Brain Wilson以同样的权利。

    在得到BRI的许可以后，Love立即开始组织广告宣传并且安排他的The Beach Boys乐队的演出日程。Love获得了很大的成功，1999年12月就取得了910万美元的收入，2000年Love的净收入达到了1800万美元。

    在1998年7月的董事会召开以后，Jardine也很快组建了一个新的乐队，尽管存在授予Jardine非排他的许可使用The Beach Boys的协议，Jardine仍以The Beach Boys的名义进行巡演。

    1998年冬天，BRI指出没有对Jardine进行授权，Jardine依然进行自己的巡演，并辩称自己没有以The Beach Boys的名义，而是以“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”名义进行演出。1999年，BRI提出诉讼，阻止Jardine以任何和The Beach Boys相关的名称进行巡演。BRI认为Jardine的行为根据《兰哈姆法》，已经侵犯了The Beach Boys的注册商标权。

    审判

    一、 地区法院和巡回上诉法院的判决

    2001年11月5日，地区法院针对BRI提出的商标侵权的诉讼进行了简易的判决，并颁发了永久禁令。

    地区法院认为Jardine使用“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”名字或任何其他类似名字的组合侵犯了BRI的商标“The Beach Boys”。Jardine提出的合理使用、禁止悔改和不洁之手的反诉不成立。

    法院宣判，被告Jardine和他的代理人、广告发布人、服务人员以及雇员永久被禁止从事下列行为：

    没经过BRI的书面许可，使用“The Beach Boys”或者“Beach Boys”与其他词语的组合作为名字、第二名称来表示Jardine现在或者将来的乐队，用以现场的公众演出，或者将来的录音制作以及任何商业上的行为。……

    但是不禁止Jardine和其他主体下面的行为：用描述的方式向公众表明自己是The Beach Boys的创始人之一，只要这种描述没有暗示他和在先的Beach Boys存在着隶属关系，并且这种表达没有违反上面的要求即可。

    巡回上诉法院支持了地区法院的判决，结论和理由与地区法院大致相同。

    二、最高法院的判决意见

    在BRI诉Jardine的商标侵权诉讼中，Jardine提出，自己的使用行为属于法定的合理使用和指示性使用，上诉法院的决定必须纠正，地区法院的永久禁令必须被撤销。最高法院改变了地区法院和上诉做出的关于商标侵权的认定，认为被告Jardine的行为是合理使用的行为，因而不构成侵权，上诉法院应该撤销永久禁令。

    三、最高法院的分析

    最高法院认为上诉法院拒绝Jardine主张以“商标合理使用”来对抗BRI所提出的商标侵权诉讼是错误的。

    “商标合理使用”的抗辩，从本质上讲，是禁止商标注册人将一个描述性词语进行商标注册获得排他使用后，阻止他人正当使用该词语对自己的货物进行描述。第九巡回法院在2000年Steppenwolf案的判决中应用了该原则，根据该原则，应当允许Jardine正确地提及他与The Beach Boys之间的联系，正是一种基于“合理使用”而进行的正常描述。上诉法院指出“原告不是合理使用，在宣传材料上并没有像Steppenwolf案件中那样诚实地描述自己”，上诉法院在这个案件中做出的结论与Steppenwolf案中的分析相违背。

    在Steppenwolf案件中，上诉法院承认了原告作 为Steppenwolf摇滚乐队以前的成员，在宣传材料上指明自己曾经具有该乐队成员身份的合法性。法院认为真实地指出自己是Steppenwolf以前的成员、是Steppenwolf的创始成员，在法律上讲不存在带来混淆的可能性。所以原告在宣传材料中诚实地提及这些事情没有违反《兰哈姆法》的规定，法院的分析是建立在“合理使用”对“商标保护局限性”的对抗上的。

    关于“合理使用”法院在审理Steppenwolf案件的时候是根据Welles案件的原则。在Welles案件中，原告在1981年获得了“Playboy Playmate of the Year”的标题，并且一直使用。在该案中地区法院通过合理使用抗辩对抗了原告关于初步禁止的请求，认为被告使用了上表中的用语“Playmate of the Year”是对自己的一种描述。

    Welles案件中，法院认为原告有责任提出证明以对抗被告合理使用的抗辩。因此，上诉法院在审理Steppenwolf案件中根据Welles案件确定的“商标合理使用”的原则，认为原告可以正确地描述自己是Steppenwolf的成员。

    同样的，上诉法院在Steppenwolf案件中引用了美国最高法院在Coty案中的观点：“当商标是以不欺骗公众的方式来使用的，我们不能阻止用同样的语言去陈述事实。”

    因此，根据Steppenwolf案的原则，应当允许本案中的Jardine提及自己是“BeachBoy”，并且真实地表述他与BeachBoy和他的新乐队的关系，只要这种提及“不会欺骗公众”。并且Jardine并没有使用“Beach boy Family andFr iends”名字进行巡演，而是使用“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”的名字，从法律上说，没有使公众产生混淆。地区法院和上诉法院都不恰当地阻止了Jardine进行这样真实的描述性使用。

    根据地区法院及上诉法院所认定的事实，最高法院认为Jardine与Kassbaum的性质也不完全相同，Kassbaum是Steppenwolf的一个成语，而Jardine依然拥有BRI中25%的股份，而且是BRI的管理人之一。Jardine不是一个“曾经”的“Beach Boy”，他就是一个“Beach Boy”。同样，像Welles案件中的原告一样，Jardine持续表明自己“Beach Boy”的身份已经有37年了，这一点BRI以及任何其他人都没有提出质疑。因此BRI不能阻止Jardine表明自己和他的乐队是“Beach boy AI Jardine and His Family and Friends”，且其表明是真实的，并没有试图去“欺骗”消费者。合理使用抗辩消除了根据《兰哈姆法》对“产生混淆可能”的检查（在《兰哈姆法》当中设立了八个因素，来帮助法院判定是否存在着混淆的可能性）。

    评析

    本案的焦点问题是：Jardine在自己的乐队名称中使用了“Beach Boy”，是对BRI商标权的侵犯还是一种合理使用？

    一、“合理使用”的法律依据

    本案对于合理使用判定的依据是《兰哈姆法》第1115条（B）款第（4）项。该条款的内容是关于注册商标获得排他性权利的证明和抗辩，（B）款中列举了其中的9种属于注册商标获得排他权利的例外情况，其中第（4）项的内容为：“被指控为侵权使用的姓名、文字或图案设计，不是用作商标或服务标志，而是当事人将自己的姓名或任何与其有利益关系的人的姓名或是一种文字或图案设计用于自己的业务，而这种使用是公正和善意的，其目的仅仅是为了向该当事人的产品或服务的用户进行说明，或是说明该产品或服务的地理来源”。该条款就是“合理使用”的成文法律依据。

    二、“合理使用”的认定标准

    本案中对于“合理使用”的判定虽然有成文法上的原则性依据，但仅凭这种原则性规定认定“合理使用”的情况和范围是存在局限性的。美国法院在多年的司法实践中总结出了在这个问题上的认定标准：（1）被告的使用是描述性的而非商标意义上的使用；（2）被告的使用是为了描述自己的商品或服务；（3）被告的使用是善意的、合理的。这种使用通常适用于描述性商标，它拥有第一含义和第二含义。

    但是，在现实中也存在着另一种情况，即并不是对自己的商标或者服务进行描述，而是不可避免地要对商标中所包含的组成部分进行提及，否则将无法明确表达，这解释了“指示性的合理使用”。美国的司法实践通过典型的案例确定了“指示性合理使用”的标准：（1）若不使用该商标将无法表达；（2）在合理必要的限度内使用；（3）被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或是授权关系。本案正是这种情况，法院以“指示性合理使用”的认定对抗了原告的商标侵权诉讼。

    本案中上诉法院和最高法院对于该原则的适用存在不同的标准。上诉法院认为被告违反了“合理使用”判定标准中的第三个原则，即“暗示了赞助和授权关系”，因而可能造成混淆的产生，在这个认定的过程中，上诉法院还采取了司法实践确认混淆行为的八个要素。而最高法院在这个问题上认为，在“合理使用”的认定中，应该选用“合理使用”认定在司法实践中得到普遍认可的三要素，而不再考虑混淆行为的八要素。所以从Jardine对于BRI商标的使用上来看，我们不需要考虑混淆的可能，只要考虑是否存在着暗示赞助或者授权关系即可。本案原告所提供的证据无法证明被告有这方面暗示的故意行为，所以认定“商标合理使用”是成立的。

    （信息来源：《中华商标》2014年10期）