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美国专利确权双轨制间的冲突与协调述评
编者语：传统上，美国属于专利确权的单轨制国家，仅法院对专利无效问题拥有管辖权。20世纪末，美国增加单方和双方再审查程序，专利确权双轨制逐渐形成。2011年《美国创新法案》颁布，美国专利商标局新设了专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB），将双方再审查程序改为双方复审程序，并增加了授权后复审程序，美国行政机关在专利无效方面的作用逐渐提升，专利确权的双轨制完全确立。本期《信息速递》对美国专利确权双轨制问题进行综述，分析其中的冲突及协调，并对其给我国带来的启示予以评析。
一、美国专利行政确权制度的扩张趋势
美国专利确权的双轨制兴起于1980年的专利法改革，初次引入单方再审查程序。1999年增设双方再审查程序，2011年《美国创新法案》增设授权双方复审程序（Inter Parte Review, IPR）和授权后复审程序。至此，美国完全确立了专利确权的双轨制。当前，专利审查与上诉委员会的主要职能有三方面：一是单方再审查程序；二是双方复审程序；三是授权后复审程序。此外，还有一个过渡性的“涵盖商业方法”（Covered Business Method）的重审程序。
自2012年以来，专利审查与上诉委员会的案件受理量节节攀升。2013财年PTAB受理案件总数为562件，2014财年增长到1489件，2015财年更是增长到1897件[1]。2016财年在美国专利侵权纠纷总体下降20%的情况下，案件数量仍为1683件。
二、地区法院在专利确权中的谦让
自1790年美国第一部专利法实施以来，法院即根据国会立法的授权，对专利的有效性进行司法审查。通过法院途径挑战专利的有效性，通常包括两种方式：一是提起专利权确权诉讼；二是在侵权诉讼中提出专利权无效的反诉或者专利权无效抗辩。出于专业性方面的考虑，法院在审理专利纠纷过程中对PTAB的行政裁决结果给予了越来越多的尊重和谦让。
当出现PTAB专利确权程序与地区法院的程序并存的局面时，是前者中止审理等待后者的结果，还是地区法院中止审理以等待PTAB的审理结果呢？出于专业性的考虑，美国法律不允许PTAB中止审理以等待法院的审理结果。但是法院可以中止侵权诉讼的审理，等待PTAB专利确权的裁决结果。
自2012年9月16日双方复审程序和涵盖商业方法程序启动以来，地区法院的当事人越来越倾向于申请中止审理以等待PTAB的行政确权结果，而法院似乎也乐见其成。2014年1月以前，美国地区法院受理的119个中止审理请求中，60%获得准许[2]。从2015年9月1日开始的一年中，在298份申请中止的请求中，地区法院批准了220份（74%）；而在前一年度，获得批准的比例更是高达97% 。毋庸置疑的是，对于专利无效中的技术问题，法院可以从再审程序获得极有价值的指导。在考虑是否同意中止审理的请求之时，所有地区法院通常遵循同样的规则，考虑三个因素：诉讼所处的阶段、诉讼的简化以及不当的侵害或明显的策略性不利[3]。
三、地区法院与专利商标局专利确权程序的差异与冲突
在过去30多年时间里，出于清理“问题专利”、提升专利质量和法院诉讼费用过高等原因，美国逐渐摒弃了传统的单轨制专利确权制度，转而实施法院和PTAB并重的双轨制专利确权体制。不仅如此，在过去5年间，PTAB在专利确权中的重要程度不断攀升，并且得到了法院的尊重和谦让。当然，由于两者在权利要求解释标准、证据标准、效力等方面都有所不同，因此在专利确权方面也不可避免地存在一定的冲突。
（一）审理范围不同
地区法院在审理专利无效挑战时的受案范围比专利行政确权程序要宽泛很多。在法院诉讼程序中，当事人不仅可以根据《美国专利法》第101、102、103和112条提出专利无效挑战，还可以以专利不具备可实施性为由提出无效。而在PTAB的专利行政确权程序中，只能以出现了“实质性新的可专利性问题”为由提起专利无效审查。[4]。根据《美国创新法案》第303、304条的规定，美国专利商标局局长作出同意或者不同意再审查请求的决定，其判断标准均是“请求是否提出了影响专利权利要求可专利性的实质性新问题”[5]。换而言之，只有申请人提出了实质性新的可专利性问题，美国专利商标局才会同意启动专利再审查程序；而地区法院的专利诉讼程序中，当事人提出专利无效的法律基础和理由要宽泛很多。
（二）权利要求解释标准不同
法院在权利要求解释方面，依据的原则是“字面解释”，而PTAB一直以来依据的原则是“最宽合理解释原则”（the broadest reasonable interpretation）。“最宽合理解释”原则也得到了联邦巡回上诉法院的支持。比如在Cuzzo Speed公司诉美国专利商标局一案中，该公司最终败诉，因为巡回上诉法院认为PTAB采用的审判原则正确，是其职权范围之内的事情。随后，美国最高法院受理了Cuozzo Speed公司的上诉请求，并最终认定，PTAB在权利要求解释时可以采用与地区法院不同的标准。这一判决肯定了美国专利商标局在权利要求解释方面采用了一百余年的“最宽合理解释标准”，对于企业运用双方复审程序打击专利流氓以及美国专利的提升都有很大的促进作用。
（三）证据标准不同
在专利无效审查中，法院和行政机关所采取的证据标准很不相同。美国专利一旦被授予，法院在专利纠纷中的预设是该专利有效，而证明专利无效的举证责任则由被告承担。在专利侵权审判中，被告可以以专利无效的法定事由提出抗辩[6]。但是想要推翻系争专利，被告在诉讼过程提出的证据需要达到“清晰且令人信服”证明标准。而在美国专利商标局的行政确权程序中，专利行政确权只要达到“优势证据”标准即可。“清晰且令人信服”的证明力度高于通过行政途径挑战专利权有效性的“优势证据”的证明力度[7]。
（四）效力不同
在专利无效审查中，由于法院和专利商标局采取了不同的证据标准和权利要求解释方法，专利商标局的认定结果对法院并无约束力；相反，法院的专利无效程序由于是采取了《美国专利法》第282条的举证责任标准，可以产生既判争点禁反言（collateral estoppel）效力，因而对专利商标局有约束力。
四、美国专利确权双轨制的协调及启示
美国专利商标局和法院专利确权双轨制的存在，虽然存在一定的冲突，但由于其确定了恰当的诉讼中止规则、禁止反言原则，并且两者均可上诉到共同的上级机构——联邦巡回上诉法院，有效避免了循环诉讼、关联侵权诉讼久拖不决等问题。该制度既充分发挥了行政机构专利确权专业性强的优势，又体现了司法终局制的长处，有很多值得我国借鉴之处。
（一）增加多种程序类型的专利行政确权制度
我国专利确权制度一直采取单轨制，充分重视和发挥行政机关在专利效力判断方面的专业性优势。从美国专利确权的实践来看，专利行政确权存在专业性强、效率较高、费用低廉等突出的优点，受到企业用户的欢迎。专利行政确权的优势在我国也应当予以保留。然而，随着近年来我国专利申请数量的剧增，专利无效请求案件和专利行政诉讼案件都在不断攀升。在此情势下，单一的专利无效制度将很难适应社会的发展和企业的需求。因此，我国应当在发挥专利行政确权机制优势的同时，“增加类似美国授权后复审程序等多种程序类型，为公众提供相对经济快捷的确定专利权有效性的异议途径”[8]，为企业行政确权提供更多、更有效的途径。当然，在恢复多种程序类型的复审程序的同时，要注意各程序之间的协调，利用禁止反言等规则，限制当事人滥用无效程序拖延诉讼。
（二）简化专利无效程序、提高专利确权效率
我国当前的专利行政确权程序，涉及专利复审委员会和两级法院，相当于三个审级。由于按照行政诉讼模式审理，法院对于复审委的错误决定无权进行变更，只能判决撤销、部分撤销或要求重作。而当事人对复审委重新作出的决定还可以再次起诉，极易导致循环诉讼。一方面，循环诉讼容易导致利害关系人的行为合法性不能得到确认，直接影响到当事人对专利制度的信心。另一方面，无效程序不能及时完结，就使得专利侵权案件的处理长期拖延，大大增加了当事人的纠纷解决成本。在美国专利确权制度中，虽然存在专利商标局和法院两个并行的制度，但对结果不服均可以上诉到联邦巡回上诉法院，再加上上诉到最高法院的程序，实际上相当于三个审级。同时，由于上诉法院拥有对专利有效性进行判断的权力，这一制度构建极大简化了专利无效程序、提升了专利确权效率。当前，我国要借鉴英国、法国的做法，赋予全部具有专利案件管辖权的法院均可审理专利无效请求是不现实的、容易引起争议的[9]。因此，要解决当前我国专利无效宣告制度存在的问题，“最为简捷的做法就是结合知识产权上诉法院的设计，赋予知识产权上诉法院同时管辖全国侵犯专利权的上诉案件和专利无效宣告决定的案件。”[10]
（三）完善专利侵权纠纷中的诉讼中止程序
我国法院在审理专利侵权纠纷过程中，遇有侵权人请求宣告专利权无效的情形时，是否应当同意中止，一直是法院专利侵权纠纷审理中的难点问题。2015年修订的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8—11条虽然规定了可以中止或可以不中止的几种情形，然而仍然非常原则化，在审判实践中常常因缺乏可操作的标准而导致侵权诉讼延迟，影响到专利权人对专利保护的信心和热情。美国法院在考量是否同意中止问题时，全面考虑诉讼时间问题、市场秩序的维护、双方当事人的竞争情况等诸多因素，权衡了当事人的利益，制订了决定是否中止的“三要素”检验法。我国虽然无法照搬其检验方法，但也应该总结历年来法院专利侵权纠纷中诉讼中止程序的适用规则，在权衡当事人利益基础上，全面衡量诉讼持续时间、市场秩序的维护、当事人的竞争情况等因素，制订更为完善的审理规则，以防止当事人故意拖延诉讼，致使专利权长时间无法得到保护。
美国专利确权双轨制间的冲突与协调述评
2018-03-14 10:59:27 阅读次
美国专利确权双轨制间的冲突与协调述评
编者语：传统上，美国属于专利确权的单轨制国家，仅法院对专利无效问题拥有管辖权。20世纪末，美国增加单方和双方再审查程序，专利确权双轨制逐渐形成。2011年《美国创新法案》颁布，美国专利商标局新设了专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB），将双方再审查程序改为双方复审程序，并增加了授权后复审程序，美国行政机关在专利无效方面的作用逐渐提升，专利确权的双轨制完全确立。本期《信息速递》对美国专利确权双轨制问题进行综述，分析其中的冲突及协调，并对其给我国带来的启示予以评析。
一、美国专利行政确权制度的扩张趋势
美国专利确权的双轨制兴起于1980年的专利法改革，初次引入单方再审查程序。1999年增设双方再审查程序，2011年《美国创新法案》增设授权双方复审程序（Inter Parte Review, IPR）和授权后复审程序。至此，美国完全确立了专利确权的双轨制。当前，专利审查与上诉委员会的主要职能有三方面：一是单方再审查程序；二是双方复审程序；三是授权后复审程序。此外，还有一个过渡性的“涵盖商业方法”（Covered Business Method）的重审程序。
自2012年以来，专利审查与上诉委员会的案件受理量节节攀升。2013财年PTAB受理案件总数为562件，2014财年增长到1489件，2015财年更是增长到1897件[1]。2016财年在美国专利侵权纠纷总体下降20%的情况下，案件数量仍为1683件。
二、地区法院在专利确权中的谦让
自1790年美国第一部专利法实施以来，法院即根据国会立法的授权，对专利的有效性进行司法审查。通过法院途径挑战专利的有效性，通常包括两种方式：一是提起专利权确权诉讼；二是在侵权诉讼中提出专利权无效的反诉或者专利权无效抗辩。出于专业性方面的考虑，法院在审理专利纠纷过程中对PTAB的行政裁决结果给予了越来越多的尊重和谦让。
当出现PTAB专利确权程序与地区法院的程序并存的局面时，是前者中止审理等待后者的结果，还是地区法院中止审理以等待PTAB的审理结果呢？出于专业性的考虑，美国法律不允许PTAB中止审理以等待法院的审理结果。但是法院可以中止侵权诉讼的审理，等待PTAB专利确权的裁决结果。
自2012年9月16日双方复审程序和涵盖商业方法程序启动以来，地区法院的当事人越来越倾向于申请中止审理以等待PTAB的行政确权结果，而法院似乎也乐见其成。2014年1月以前，美国地区法院受理的119个中止审理请求中，60%获得准许[2]。从2015年9月1日开始的一年中，在298份申请中止的请求中，地区法院批准了220份（74%）；而在前一年度，获得批准的比例更是高达97% 。毋庸置疑的是，对于专利无效中的技术问题，法院可以从再审程序获得极有价值的指导。在考虑是否同意中止审理的请求之时，所有地区法院通常遵循同样的规则，考虑三个因素：诉讼所处的阶段、诉讼的简化以及不当的侵害或明显的策略性不利[3]。
三、地区法院与专利商标局专利确权程序的差异与冲突
在过去30多年时间里，出于清理“问题专利”、提升专利质量和法院诉讼费用过高等原因，美国逐渐摒弃了传统的单轨制专利确权制度，转而实施法院和PTAB并重的双轨制专利确权体制。不仅如此，在过去5年间，PTAB在专利确权中的重要程度不断攀升，并且得到了法院的尊重和谦让。当然，由于两者在权利要求解释标准、证据标准、效力等方面都有所不同，因此在专利确权方面也不可避免地存在一定的冲突。
（一）审理范围不同
地区法院在审理专利无效挑战时的受案范围比专利行政确权程序要宽泛很多。在法院诉讼程序中，当事人不仅可以根据《美国专利法》第101、102、103和112条提出专利无效挑战，还可以以专利不具备可实施性为由提出无效。而在PTAB的专利行政确权程序中，只能以出现了“实质性新的可专利性问题”为由提起专利无效审查。[4]。根据《美国创新法案》第303、304条的规定，美国专利商标局局长作出同意或者不同意再审查请求的决定，其判断标准均是“请求是否提出了影响专利权利要求可专利性的实质性新问题”[5]。换而言之，只有申请人提出了实质性新的可专利性问题，美国专利商标局才会同意启动专利再审查程序；而地区法院的专利诉讼程序中，当事人提出专利无效的法律基础和理由要宽泛很多。
（二）权利要求解释标准不同
法院在权利要求解释方面，依据的原则是“字面解释”，而PTAB一直以来依据的原则是“最宽合理解释原则”（the broadest reasonable interpretation）。“最宽合理解释”原则也得到了联邦巡回上诉法院的支持。比如在Cuzzo Speed公司诉美国专利商标局一案中，该公司最终败诉，因为巡回上诉法院认为PTAB采用的审判原则正确，是其职权范围之内的事情。随后，美国最高法院受理了Cuozzo Speed公司的上诉请求，并最终认定，PTAB在权利要求解释时可以采用与地区法院不同的标准。这一判决肯定了美国专利商标局在权利要求解释方面采用了一百余年的“最宽合理解释标准”，对于企业运用双方复审程序打击专利流氓以及美国专利的提升都有很大的促进作用。
（三）证据标准不同
在专利无效审查中，法院和行政机关所采取的证据标准很不相同。美国专利一旦被授予，法院在专利纠纷中的预设是该专利有效，而证明专利无效的举证责任则由被告承担。在专利侵权审判中，被告可以以专利无效的法定事由提出抗辩[6]。但是想要推翻系争专利，被告在诉讼过程提出的证据需要达到“清晰且令人信服”证明标准。而在美国专利商标局的行政确权程序中，专利行政确权只要达到“优势证据”标准即可。“清晰且令人信服”的证明力度高于通过行政途径挑战专利权有效性的“优势证据”的证明力度[7]。
（四）效力不同
在专利无效审查中，由于法院和专利商标局采取了不同的证据标准和权利要求解释方法，专利商标局的认定结果对法院并无约束力；相反，法院的专利无效程序由于是采取了《美国专利法》第282条的举证责任标准，可以产生既判争点禁反言（collateral estoppel）效力，因而对专利商标局有约束力。
四、美国专利确权双轨制的协调及启示
美国专利商标局和法院专利确权双轨制的存在，虽然存在一定的冲突，但由于其确定了恰当的诉讼中止规则、禁止反言原则，并且两者均可上诉到共同的上级机构——联邦巡回上诉法院，有效避免了循环诉讼、关联侵权诉讼久拖不决等问题。该制度既充分发挥了行政机构专利确权专业性强的优势，又体现了司法终局制的长处，有很多值得我国借鉴之处。
（一）增加多种程序类型的专利行政确权制度
我国专利确权制度一直采取单轨制，充分重视和发挥行政机关在专利效力判断方面的专业性优势。从美国专利确权的实践来看，专利行政确权存在专业性强、效率较高、费用低廉等突出的优点，受到企业用户的欢迎。专利行政确权的优势在我国也应当予以保留。然而，随着近年来我国专利申请数量的剧增，专利无效请求案件和专利行政诉讼案件都在不断攀升。在此情势下，单一的专利无效制度将很难适应社会的发展和企业的需求。因此，我国应当在发挥专利行政确权机制优势的同时，“增加类似美国授权后复审程序等多种程序类型，为公众提供相对经济快捷的确定专利权有效性的异议途径”[8]，为企业行政确权提供更多、更有效的途径。当然，在恢复多种程序类型的复审程序的同时，要注意各程序之间的协调，利用禁止反言等规则，限制当事人滥用无效程序拖延诉讼。
（二）简化专利无效程序、提高专利确权效率
我国当前的专利行政确权程序，涉及专利复审委员会和两级法院，相当于三个审级。由于按照行政诉讼模式审理，法院对于复审委的错误决定无权进行变更，只能判决撤销、部分撤销或要求重作。而当事人对复审委重新作出的决定还可以再次起诉，极易导致循环诉讼。一方面，循环诉讼容易导致利害关系人的行为合法性不能得到确认，直接影响到当事人对专利制度的信心。另一方面，无效程序不能及时完结，就使得专利侵权案件的处理长期拖延，大大增加了当事人的纠纷解决成本。在美国专利确权制度中，虽然存在专利商标局和法院两个并行的制度，但对结果不服均可以上诉到联邦巡回上诉法院，再加上上诉到最高法院的程序，实际上相当于三个审级。同时，由于上诉法院拥有对专利有效性进行判断的权力，这一制度构建极大简化了专利无效程序、提升了专利确权效率。当前，我国要借鉴英国、法国的做法，赋予全部具有专利案件管辖权的法院均可审理专利无效请求是不现实的、容易引起争议的[9]。因此，要解决当前我国专利无效宣告制度存在的问题，“最为简捷的做法就是结合知识产权上诉法院的设计，赋予知识产权上诉法院同时管辖全国侵犯专利权的上诉案件和专利无效宣告决定的案件。”[10]
（三）完善专利侵权纠纷中的诉讼中止程序
我国法院在审理专利侵权纠纷过程中，遇有侵权人请求宣告专利权无效的情形时，是否应当同意中止，一直是法院专利侵权纠纷审理中的难点问题。2015年修订的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8—11条虽然规定了可以中止或可以不中止的几种情形，然而仍然非常原则化，在审判实践中常常因缺乏可操作的标准而导致侵权诉讼延迟，影响到专利权人对专利保护的信心和热情。美国法院在考量是否同意中止问题时，全面考虑诉讼时间问题、市场秩序的维护、双方当事人的竞争情况等诸多因素，权衡了当事人的利益，制订了决定是否中止的“三要素”检验法。我国虽然无法照搬其检验方法，但也应该总结历年来法院专利侵权纠纷中诉讼中止程序的适用规则，在权衡当事人利益基础上，全面衡量诉讼持续时间、市场秩序的维护、当事人的竞争情况等因素，制订更为完善的审理规则，以防止当事人故意拖延诉讼，致使专利权长时间无法得到保护。
（同济大学上海国际知识产权学院 德国研究中心 张怀印供稿,单晓光审校）
[1] AIA Trial Statistics, see https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics.
[2] Robert Arcamona, David Cavanaugh. Stays to Litigation Pending IPR and CBM Review: Statistics, Trends, and Key Issues, Intellectual Property Today, March, 9 (2014).
[3] Universal Elecs., Inc. v.Universal Remote Control, Inc., 943 E Supp. 2d 1028,1031-33 (C.D. Cal. 2013).
[4] Sterne, Robert Greene, et al, Reexamination Practice with Concurrent District Court Litigation or Section 337 USITC Investigations., Sedona Conf. J.. 136 (2010).
[5] 35 U.S.C. 303, 304.
[6] 根据《美国专利法》第282条，任何被控侵权者均可以提出宣告专利无效的诉讼，只要专利权人提起的侵权诉讼对其构成了合理的威胁……。see Betsy Johnson, Plugging the Holes in the Ex Parte Reexamination Statute: Preventing a Second Bite at the Apple for a Patent Infringer, 55 Cath. U. L. Rev. 311 (2006).
[7] 左萌、孙方涛、郭风顺：《浅析美国专利无效的双轨制》，《知识产权》2013年第12期，第94页。
[8] 张鹏：《美国专利再审查制度评析》，《比较法研究》2014年第6期，第180页。
[9] 管育鹰：《专利无效抗辩的引入与知识产权法院建设》，《法律适用》2016年第6期，第54页。
[10] 郭禾：《专利权无效宣告制度的改造与知识产权法院建设的协调——从专利法第四次修订谈起》，《知识产权》2016年第3期，第14页。
