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你应该知道的4种巴西专利审查加速程序
2018-03-06 18:30:18 阅读

知识产权法律法规具有一定的国际统一性。由于《与贸易有关的知识产权协定》等国际协议,很多国家对可专利性的要求几乎相同。尽管全世界各国对可专利性的要求存在相似之处,但每个国家在具体规则方面则都与国际标准有着很大不同。

巴西在专利审查方面有着自己独有的制度,对于习惯了美国专利制度的相关从业者和申请人来说可能会比较困惑。

本文将分析和简述巴西专利审查实务中的一些常见问题和独特的优势。

加速审查

巴西专利商标局(INPI)多年来一直努力清理专利积压——数量巨大的待审查专利申请。INPI表示由于缺乏审查员和相关资源,短期内专利积压问题不太可能得到解决。根据现行制度,一件专利申请大约需要七至十年(平均)才能获得授权。

为了尽量缓解专利积压,INPI推出了以下加速审查项目:

    美国专利商标局(USPTO)与INPI之间的专利审查高速公路(PPH)项目;
    日本专利局(JPO)与INPI之间的PPH项目;
    专门面向环保技术专利申请的绿色专利项目;
    专门面向公共卫生相关的产品、制药工艺、设备和材料相关专利申请的健康产品项目;
    专门面向巴西小型企业的小型企业项目;
    专门面向已经被第三方使用了相关技术的专利申请的潜在侵权项目;
    专门面向60岁或60岁以上申请人的老年申请人项目。

(译者注:中国知识产权局(SIPO)与INPI之间的PPH项目已于2018年2月1日启动,欧洲专利局(EPO)与INPI也于2017年10月签订了PPH项目协议,计划2018年初启动。)

PPH项目是试点项目,仅在特定的技术领域内适用:

    INPI-JPO项目仅适用于与信息技术有关的申请;
    INPI-USPTO项目仅适用于涉及石油和天然气的申请;

(译者注:SIPO-INPI项目中,SIPO接收包含任意分类号权利要求的所有申请。INPI仅接收包含权利要求属于信息技术发明、包装技术工业、计量技术以及化学技术领域的申请。SIPO-INPI PPH试点项目不包含医药申请。)

除技术领域要求外,申请文件必须按照国际专利分类号进行分类。此外,美国和日本的申请还需要授权通知书。

绿色专利计划不是试点项目,因此与PPH计划相比,它的限制更少。绿色专利申请必须与环保技术相关,包括的权利要求不得超过15项,其中可以有3项是独立权利要求。该项目的一个优势是它不需要相应申请的授权通知书。因此,申请人在巴西提出实质审查要求后,可以立即申请加入绿色专利项目。

INPI的这几个加速审查项目都非常有效率——在提出项目申请之后,大约只需要18个月就能完成审查程序并授予专利。

通过法院诉讼加快审查速度

由于宪法保护申请人在合理的时间范围内解决诉讼,在联邦法院对INPI提起诉讼可以加快专利审查速度。但是,INPI通常都无法做到——专利申请通常需要等上几年时间才能进入审查程序,有时还会花上更长的时间。

在巴西,针对公共行政机构的法院诉讼非常普遍,联邦政府也经常作为被告。联邦法院会作出判决,并且可以要求法院作出司法判决要求INPI在60天内做出审查意见。法院诉讼是一个相对简单快捷的程序:法院会评估一项行政决定是否逾期,并且要求INPI分析任何申诉意见。在诉讼中很少有冗长的听证会或动议,通常两到四个月内就会作出判决。

法院诉讼既不会损害申请人与INPI的关系,也不会导致INPI进行审查后做出不利的审查意见——其唯一目的是要求INPI加快审查可能已经积压十多年的申请(虽然不能接受但这么久的积压也并不罕见)。联邦法院已经做出了数十份相关判决,现有判例法也赞成采取这种措施。

自愿修改和实质审查请求

事实上,公众对于专利申请实务中自愿修改的可行性也报有疑问。在巴西,专利申请直到审查程序结束(包括上诉程序)都可以要求修改。但是,在请求实质审查之后,修改的类型就被限制了。

在提交实质审查要求之前,申请人可以修改专利申请。内容包括:

    增加或减少权利要求;
    调整权利要求类别;
    添加或删除技术特征;和
    重新撰写整个权利要求书。

但是,一旦请求实质审查(必须在申请提交日起36个月内请求实质审查),则不可以扩大权利要求的范围,也不可以增加适用限制。在这个阶段,申请人被禁止:

    从权利要求中删除技术特征;
    改变权利要求的类别;或
    增加新的独立权利要求。

不过,申请人可以:

    增加从属权利要求;
    增加基于说明书和其他权利要求的独立或从属权利要求中的技术特征(附图不提供对权利要求的支持);和
    删除技术特征,因为表述不清而调整语句。

分案申请时限

根据巴西专利法,一件专利申请直到审查程序结束前都可以要求分案。但是,INPI却要求,一旦发出授权通知或做出上诉前的驳回决定,就不可以要求分案申请。因此,如果针对驳回决定提出上诉,申请人将不能要求分案。许多专利律师认为这是违法的应该被废除,因为根据巴西的大陆法体系规定,政府机构发布的规则不能违反由国会制定和批准的联邦法律。

如果申请人没有采取充分的诉讼行动来挑战INPI的规则,就只能服从INPI的规则。因此,需要提出分案申请的申请人必须在上诉阶段之前或者在发布授权通知之前就请求分案。

范围

在请求实质审查之前,申请人可以提出分案申请,并且对原申请和分案申请都可以做出修改。但是,一旦要求实质审查,申请人只能对原申请进行“分割”做出分案申请。例如,如果原申请或母案申请中包含15项权利要求,申请人必须选择一项(或多项)权利要求提出分案申请。

即使是为了限制保护范围,申请人也不得在分案申请中包含新权利要求或修改现有权利要求。在分案申请提交后,才允许以自愿修改的形式对分案申请的权利要求进行变更。

文章来源:www.lexology.com
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4435cf79-0dbf-42e8-a364-042f9cca01bf

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