美最高院重审专利权用尽案
2017-06-14 17:58:34 阅读次

一、案情背景

本案原告Lexmark是美国生产打印机和打印机墨盒的知名厂商，其出售的墨盒分为两种，一种是正常使用型墨盒，另一种是回收型墨盒，Lexmark明确告知消费者这种回收型墨盒只能一次使用且不得转售。 本案被告Impression 则向消费者回收使用过的墨盒并在美国境内转售，并利用第三方公司更换Lexmark安装在墨盒中的芯片。其中，Impression收购的墨盒有两种，一种是Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，而另一种是Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，并进口到美国重新销售。

二、诉讼经过

1.俄亥俄州南区地方法院审理经过

2010年8月20日，Lexmark向俄亥俄州南区地方法院起诉Impression的销售行为构成专利侵权。Lexmark认为：(1)针对第一种Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，由于销售时已经明确禁止转售，根据美国最高法院在Mallinckrodt案（见注1）中的意见，这种情况下不受专利权用尽的限制，侵权行为成立；(2)针对第二种Lexmark在美国境外销售正常使用型墨盒和回收型墨盒，由于美国最高法院在 Jazz Photo案（见注2）中的判例已经明确了“专利权用尽属于国内用尽，而非国际用尽”的规则，因此侵权行为也是成立的。

针对Lexmark的起诉，Impression也提出了两点抗辩：(1)美国最高法院在Quanta Computer案（见注3）中已经推翻了Mallinckrodt案中的意见，认为专利权人的售后限制条件并不影响专利权用尽的适用；(2)美国最高法院在Kirtsaeng案（见注4）中也已经认定著作权应该使用国际用尽原则，这种原则理应也适用于专利权。

俄亥俄州南区联邦地方法院针对第一个问题支持Impression，认为售后限制条件确实不应该影响专利权用尽的适用，针对第二个问题支持Lexmark，认为Kirtsaeng案的见解仅仅适用于著作权案件而不应该延及专利案件。

2．联邦上诉法院审理经过

2014年6月24日，Lexmark上诉至联邦上诉法院，上诉法院经过全员审理后于2016年2月12日做出判决支持Lexmark的诉讼请求。

联邦上诉法院首先指出，在本案中Lexmark并没有授权第三方，而是自己在美国境内和境外销售墨盒产品，并在销售时清楚的表达了禁止购买者再次使用和转售行为的意思。因此，本案适用美国最高法院在Mallinckrodt案中树立的规则，即销售者制定合法授权条款来限制被授权人以保留其后续追究侵权责任的权利是被允许的，不应受到专利权用尽的限制。对于Impression给出的关于Quanta案的抗辩，联邦上诉法院指出在Quanta案中专利权人并不是直接生产和销售侵权产品，而是把专利权授权给其他公司，再由该公司生产和销售，两案情况不同，因此Quanta案和Mallinckrodt案的见解并不矛盾。

其次，对于专利权用尽属于国内用尽还是国际用尽的问题，联邦上诉法院认为Jazz Photo案仍然是有效的判例，即如果专利权人在美国境外销售产品，并没有授权购买者可以进口该产品到美国销售，那么这些进口销售行为仍然构成侵权。对于Kirtsaeng案，联邦上诉法院同意俄亥俄州南区地方法院的观点，认为该判例仅适用于著作权案件，因为美国著作权法第109条(a)明确规定了著作权用尽原则，但是专利法并无此规定。 

联邦巡回上诉法院做出判决后，业界各方反响很大，焦点在于如果专利权人在销售时可以附加一定的限制，则与设立专利权用尽的初衷相左，美国最高法院遂基于各方的异议决定重审此案。

注1：MALLINCKRODT, INC. v. MEDIPART, INC.976 F.2d 700 (1992)

注2：Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, No. 99-1431 (Fed. Cir. Aug. 21, 2001)

注3：Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008)

注4：Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013)