“走出去”企业必看：三张图带你读懂美国专利IDS的关键点
2016-07-26 15:36:52 阅读次

　　2005年，西电捷通首次踏上美国专利申请之路，也是这一年笔者加入西电捷通专利部。回首这十一年，笔者一直在思考收获了什么，当重拾与美国专利申请有关的所有记忆，一点一滴，慢慢映入脑海。与欧洲、韩国、日本等国家或地区相比，美国专利法律体系的复杂繁琐程度已然达到新的高度。鉴于此，笔者将先从贯穿于美国专利申请各个环节的“信息披露书”（Information Disclosure Statement，简称IDS）谈起，化零为整，运用三张图表来阐释美国专利信息披露书IDS的关键点。

　　时间回到2005年，现在的通信巨头H公司、Z公司当时开始赴美申请专利，而大多数国内科技公司对美国专利申请仍无明确意识。就在那时，笔者离开富士康，跳槽到西电捷通这家默默无闻的，专注于网络安全协议技术研发的科技公司。有趣的是，这两家公司有共性亦有个性。共同之处在于均重视基础性技术的研发和保护。笔者认为，一个没有技术研发，无法积累智慧财产的公司，是不会有前途的。而所谓的商业模式，只会是昙花一现。这两家公司的不同点则主要表现在产业链分工、专利战略方面，所以来到西电捷通，一切都是崭新的开始。

　　从那时起，西电捷通每年都会有一定数量的技术成果向美国提交专利申请。坦白地讲，当时笔者和小伙伴们对美国专利法律法规的了解也十分有限，随之而来的是应对各种材料的提交、补交。美国专利平均申请周期是3年，起初几年，现实状况时常令人殚精竭虑。不过，任何时候，挑战与机遇总是并存，当你顶住了压力，克服掉困难，往往最终会收获真知和好的结果。从最终授权结果来看，西电捷通在美国的专利申请授权率达到90%，这无疑成为我们最大的欣慰和鼓励，要知道中国通信电子行业对外申请量排在前十的申请人中，专利授权成功率最高者才是53% 。与此同时，原本看似深不可测的美国专利申请脉络也逐渐清晰起来，笔者和小伙伴们一起将各自的实践经验汇总，集结成册，形成了《西电捷通美国专利申请实操指引》。

　　言归正传，切入主题。以下笔者将从专利申请人的维度来透视一下美国专利申请IDS，重点讨论美国专利IDS的关键点到底有哪些以及如何科学应对IDS才能避免“雷区”。

　　美国专利IDS实操的“四项基本原则”

　　赴美申请专利的常规作法是委托国内专利代理机构通过国外专利代理机构具体实施，其间不可避免地会遇到美国专利IDS事项。IDS是美国专利法对专利申请人提出的一项特殊义务，即要求专利申请人将自己（包括发明人、受让人、美国代理人）所知悉的早于其申请专利时间与“可专利性相关”的公开资料，在规定的时间期间内作为IDS提交，以辅助美国专利审查员对该专利进行审查。需要说明的是，这里的“可专利性相关”包括可能影响权利范围的公开资料，以及可能有助于审查员理解、审查权利范围的公开资料。

　　IDS最大特点是同族专利涉及国家、覆盖数量越多，IDS提交时点越难以预测，从而导致专利申请人管控，难度骤增。专利申请人一旦忽视IDS义务，最严重的后果是将会导致专利权无效，可谓一着不慎，满盘皆输。

　　风险、利益、成本三者似乎总是此消彼长，极难协调。为此我们梳理出“四项基本原则”，力求实现美国专利IDS风险、利益、成本的平衡。

　　1．“必交”类IDS，必须提交；

　　2．非“必交”类IDS，可不提交，如能搭车“必交”类IDS则提交；

　　3．能合并提交IDS的合并提交；

　　4．“专利申请人自己收到相关文件的电子邮件发邮日”起30天内提交。

　　错失良机递交IDS带来1.7—20倍的超额成本

　　美国专利IDS的递交与美国专利申请程序直接相关，可以归纳为四个时间节点，即美国non-final OA发出前、final OA或授权通知发出前、缴费领证前、授权公告后。如图1所示，IDS提交的时间节点愈晚，IDS引发的官方费用愈高，假如在最晚的第四节点提交IDS，官费将攀升至3000美元。与此同时，相应的专利代理费也会增加。美国专利代理机构的代理费按照付出劳动的小时数计算，计时费高低则取决于代理人的专业水平，市场常见报价在每小时200—600美元之间。

　　美国专利IDS提交阶段示意图（图1）

　　注：官费可能会有所调整，如涉及相关费用，请查询最新的官费

　　打个简单的比方，每次IDS产生250-800美元左右的代理费，如果IDS提交时间节点延迟，势必启动其它程序性工作，进而产生更多代理费。例如RCE程序一经启动，将会额外产生约600美金的代理费。这样算下来，专利申请人如果应对不得法，错失良机，IDS整体费用将会增加1.7—20倍，甚至更多。

　　美国专利IDS关键点之一：12个公开资料及其理论最佳提交时机

　　实践中到底专利申请人需要提交多少类别的IDS材料？以及什么时间提交最恰当？美国专利法律法规并没有给出明确的答案。在《西电捷通美国专利申请实操指引》中，我们把IDS“可专利性相关”的公开资料归纳为两大类、12个小类，并且用一张图表注明最佳提交时机。

12个公开资料及其理论最佳提交时机（图2）

　　上述12个公开资料，应当在不同阶段选择提交或者不提交，其中 “必交”类IDS，当然必须得提交。而“为了保险而交”类的IDS则需要根据经验判断，然后选择提交或者不提交。

　　美国专利IDS关键点之二：用IDS系统管控模型指引每一次执行

　　在《西电捷通美国专利申请实操指引》中，我们根据美国法律法规结合实践经验，从材料类别、同族各国专利审查进度、提交时机和成本费用四个维度，设计出“美国专利IDS系统管控模型”，全局指导IDS提交所有事项。

　　图3以“中国专利申请—>PCT申请—>外国专利申请”的专利申请途径为例，并且外国专利申请地为美国、欧专局、日本、韩国等主要国家和地区为例进行解析。

　　考虑到IDS实操中的每一种情形，图3中的每个“●”“●”“○”代表着一次潜在IDS提交时间点，而每提交一次IDS意味着产生一次费用，代理费和/或官费。

　　当同一横行中出现 “●”与“○”时，只会择一发生，基于降低成本的考虑，应当让“●”发生而避免“○”发生。

　　同一竖列标记“●”时，应对策略是能合并提交IDS，应当合并提交。原因是依据各国专利审查程序周期来推断，它们很有可能在相近时间内一起发生。同理，每一竖列中标记“○”的材料，能合并提交IDS也应合并提交。

　　另外，通常情况下最右侧的竖列IDS不会发生，实践中主要只有当专利权人计划提起专利侵权诉讼时才会涉及提交IDS。

　　美国专利IDS系统管控模型（图3）

　　美国专利IDS关键点之三：专利申请人自知道日起30天内予以提交

　　美国特有的专利事项——专利保护期限调整（Patent Term Adjust，简称PTA）可以让专利申请人获得超出20年的专利保护期，那么它与IDS是什么关系？《西电捷通美国专利申请实操指引》给出的答案是“专利申请人自己收到相关文件的电子邮件发邮日”起30天内提交IDS，将有助于获得更加有利的PTA。原因分析如下：

　　1．由于美国non-final OA、final OA或授权通知时间，尤其是non-final OA发生时间不受专利申请人控制。所以，经常发生专利申请人收到其它国家同族专利OA后，很快接到美国发来OA或授权通知。在这种情况下，根据图1、图3可以看出，若专利申请人应对IDS不及时，则会导致IDS升档而带来更高的费用；

　　2．美国专利IDS制度规定自“知道日”起3个月内提交IDS，而PTA制度规定，假如IDS提交日晚于non-final OA且在“知道日”起30天后，则超出“知道日”起30天的部分，会让美国专利商标局认定为专利申请人延误而从PTA中减掉。这相当于原本能够获得专利保护期限的延长，却因为专利申请人延误而缩短。

　　因为PTA的细节计算方式并未成为法条，所以当专利申请人基于美国专利商标局计算出的PTA而发起申诉来争取自己的保护期限利益时，又会引发新一轮费用的产生。假如再进一步期望通过诉讼途径申诉，那么高昂的美国诉讼成本将令中国专利申请人难以承受。

　　3．所谓的“知道日”，是指专利申请人、发明人或美国专利代理机构的“知道日”，以最早时间为准。比如欧洲同族专利OA引发IDS，中国专利申请人最容易提供的“知道日”证据是自己收到欧洲OA的电子邮件上记录的发邮日期。

　　总之，美国专利IDS并没有什么深不可测的地方，西电捷通作为最早赴美申请专利的中国科技公司之一，在不断探索和实践中收获了上述经验，希望这些经验能为有志于“走出去”的中国企业提供一些帮助。（西电捷通知识产权团队  李初）

（本文仅代表作者个人观点）

（文章来源：中国知识产权报微信）