美国知识产权侵权纠纷应如何应对？
2014-12-22 18:00:30 阅读次

    如何处理警告信

    第一、对警告信函的检查

    （1）主体是否适合，发函人是否为专利权人或其代理人，若不是，其没有权利发出此警告信，收件人无需对此警告信做出反应。

    （2）告知要件是否符合：警告信中是否写出专利为何、侵权产品及侵权理由，并表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿或达成许可使用的态度，上述信息都具备才能达到告知效力。

    第二、企业内部应对

    （1）探悉原告的目的：必须了解原告目的，大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上的目的为主，即影响被告运营，打击被告经营、缩减其威胁、市场，并扩大自己市场。

    （2）进行侵权分析

    研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若无侵权便可直接回复警告函告知无侵权行为；若存在侵权行为，则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格，同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等，并且分析其过去成长率及未来成长率，以推知原告可能请求的损害赔偿额。

    另外，若存在侵权行为，企业应该考虑可否进行规避设计，是否可与对方和解，若无法和解则应直接准备诉讼。

    第三、回复警告信

    虽然发出警告信，但专利权人很有可能并不提起诉讼，因此回复警告信时，语气应温和。告知对方自己并无侵权，并且附上外部律师提供的无侵权行为法律意见书。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要，如果缺少这份法律意见书，则很有可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权，其赔偿额将是法定赔偿额的三倍并附加律师费。如果企业内部分析后认为侵权，并且专利无效的证据还不确凿，则不建议给出书面的法律意见书或者提供的法律意见书仅作出框架或结论性陈词。

    被诉侵权后应提起确权诉讼

    在专利权人发出警告信后，为避免专利权人提起诉讼时对企业伤害已经大到难以控制的程度，因此为了化被动为主动，建议中国企业在专利权人提起诉讼前向有管辖权的地方法院提起确认诉讼，确认专利无效及确认产品没有侵权，或者向美国专利商标局递交专利无效请求，使自己身为原告，专利权人为被告。按照美国的相关法律规定，专利权人若并没有在规定时间内提出专利侵权诉讼，视为放弃权利主张，这一策略在专利侵权诉讼中对被告是非常有利的诉讼策略。

    在此阶段也可将专利范围、专利是否无效及产品是否侵权等基础问题解决，使得之后的纠纷较大幅减少。因此若此阶段能将专利是否无效及被控侵权者是否侵权厘清，则诉讼程序不但大为减轻，而且诉讼结果也往往呼之欲出，有助于中国企业及早作出其他更进一步的规划及布局。

    中国企业如何应对诉讼

    在此阶段，中国企业除了在规定时间内回答原告诉状、传票以及抓住答辩机会以外，最主要策略在于寻找策略来反击对方，此阶段的流程如下：

    第一、检查原告诉状

    (1) 请求法院命令原告将诉状叙述不明的内容进一步阐明。

    (2) 要求法院删除诉状中不明、不必要或多余内容。

    (3) 找寻原告起诉内容的漏洞，预先进行准备。

    第二、承认或否认、积极抗辩

    依据F.R.C.P.Rule 8(b)规定，被告需对原告起诉状中所主张的所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权则由原告负举证责任，因此被告无必要自行承担相关事项，而转移举证责任到自己身上。

    另外，建议作为被告的中国企业应尽可能地提起所有能想到的积极抗辩，例如，提出专利无效、专利权不可执行、专利申请过程禁反言、专利申请延滞、时效消灭、双方间有授权契约、未侵权等。

    第三、提起反诉

    提起反诉相比于积极抗辩的优点在于反诉为诉讼，而积极抗辩仅为抗辩，因此前者在判决后若有不服判决者尚可上诉，后者则不允许，因此应优先考虑提起反诉，以增强防御力量。当提起反诉时，应基于事实而提出，否则增加法院对当事人的坏印象，不利于判决结果与请求通过其他方式解决纠纷。

    第四、请求撤销案件或转移管辖

    美国管辖权，分为联邦管辖权及州管辖权，前者依据联邦法院对所有基于宪法、联邦法律与条约的案件均具有事务管辖权，而专利法属于联邦法的一种，因此属于联邦管辖权；对于具体案件，需要考虑原告是否具有提起诉讼的资格、法院是否具有管辖权，应该选择哪个法院进行诉讼、原告在送达程序上是否有瑕疵、诉讼声明是否有瑕疵、是否还有其他必要诉讼当事人应参加诉讼而未参加、是否申请转移管辖。

    中国企业如何应对临时禁令

    临时禁令的特点在于快速、突袭，因此如果中国企业面临临时禁令，建议尽可能利用所有合法程序上的可能性以拖延原告申请程序的结束，一方面可以削弱其中中国企业可能面临的无可弥补的损害；另一方面延长了专利权人准备证据与进行规划的时间。中国企业可以同时收集可以推翻临时禁令的证据。

    若不幸法院仍允许临时禁令，则被告应合法遵守该命令，因为被告不遵守、延迟遵守、阳奉阴违等阻碍司法或违抗命令行为，如表面上不销售该产品，但以别的包装实质上再销售相同产品，若遭法院查知，可能会构成藐视法庭罪；民事上可能被强迫服从，或被命令赔偿原告所有损失。

    中国企业如何应对发现程序（discovery）

    所谓发现程序，指的是美国联邦民事程序法所规定的民事程序之一。 发现程序也是美国诉讼中最花时间、最耗钱的程序。发现程序经历的法律途径为：提交文件请求（document request）、书面回答讯问（interrogatory），请求承认（request for admission）以及讯问证人（deposition），一般这四种形式会交错进行。双方的发现程序结束后，会是双方聘用专家的发现程序，包括双方提交技术专家、财务专家、法律专家的报告，相关文件，以及对双方专家的证人讯问。之后，双方才能够准备好开庭审理。

    由于在美国诉讼中对证据的形式要求比较严格，如果非专业人士来操作的话，将会导致不利于自身的结果，严重的例如损毁证据等可能会构成刑事犯罪，所以建议应聘用专业的律师团队来做专利的证据收集、保全、公证等程序。

    中国企业因为很多文件都是中文，需要相当大的一笔翻译费用。中国的证人，例如中国公司的总裁、副总裁、市场部经理、销售部经理、生产部经理、技术部经理、发明人等都会飞往美国录取口供。各种差旅费翻译费就是一笔不小的费用。国际长途、国际传真、国际邮费，以及律师的国际旅行，都会大幅度增加费用。因此，中国企业在发现程序的花费要高于美国企业。

    鉴于上述情况，对于中国企业而言，在发现程序中可进行如下操作：

    第一，可聘请在中国有分支机构或者有相关律师事务所的美国律师事务所，这样做可降低发现程序的费用，中国总部也可以在相同时区内以中文与美国律师进行交流。

    第二、发现程序正式开始前，原被告之间须先进行发现程序计划会议，因此被告方可与对方律师作沟通协调，针对之后的发现程序作计划。

    第三、充分利用发现程序，以阻止后续诉讼程序的发生。往往在昂贵的发现程序中，一方才能找到对方致命的弱点。大多数案件在发现程序结束时，就大概可以预先估计到判决结果，因此与其再花数十万甚至上百万美元进行开庭审理，还不如双方就此罢手，寻求和解。