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从三个典型案例看美国商标法的重大改革
从三个典型案例看美国商标法的重大改革
2018-09-19 14:51:43 阅读次
原标题：不在美国使用商标不等于不受保护！从三个典型案例看美国商标法的重大改革
编者按：随着电子商务与跨境贸易的发展，世界范围内的联系更加紧密。 美国近年出台的几项重大判决，将直接改变公司与诉讼当事人在美对商标执行力度及对商标保护的方式。今天，我们从三个典型案例来探讨和分析一下，这些改变对中国企业在美申请和保护商标权有哪些影响。
编者按：随着电子商务与跨境贸易的发展，世界范围内的联系更加紧密。 美国近年出台的几项重大判决，将直接改变公司与诉讼当事人在美对商标执行力度及对商标保护的方式。今天，我们从三个典型案例来探讨和分析一下，这些改变对中国企业在美申请和保护商标权有哪些影响。
非美国企业：在美国不使用商标不等于在美国不受商标法保护
在Belmora LLC 诉Bayer Consumer Care AG, 819 F. 3d 697（第四巡回法院，2016年）一案中，第四巡回法院裁定：在美国未使用其商标的境外商标持有人可以对美国同一商标持有人提出有关虚假陈述、虚假宣传以及商标撤销方面的索赔与要求。
Bayer Consumer Care AG(简称 “Bayer”)在墨西哥持有商标“FLANAX”。Bayer的“FLANAX”牌止痛药在墨西哥知名度很高，但是，Bayer从来没有在美国境内销售带有“FLANAX”商标的止痛药品。
Belmora LLC（简称 “Belmora”）在美国持有“FLANAX”商标，并自2004年在美使用该商标。Belmora的“FLANAX”药品外包装（下图左侧）高度模仿了Bayer在墨西哥销售的“FLANAX”药品外包装（下图右侧）。
此外，Belmora在其营销资料上也采用各种宣传性措辞，暗示其生产的“FLANAX”牌止痛药与Bayer在墨西哥销售的“FLANAX”牌止痛药为同一产品。
Bayer成功向美国商标审理与上诉委员会申诉，要求撤销Belmora在美国境内有关“FLANAX”商标的注册。Bayer同时也在联邦法院提起诉讼，就Belmora的虚假陈述与虚假宣传提出索赔。两起案件被合并处理。
第四巡回法院着重指出，“此案属于非正当竞争案件，并非商标侵权案。”
巡回法院认为，《兰纳姆法案》第43节并未明文要求原告在美国境内商业性活动中拥有或使用该商标。根据第43节规定，原告所提诉讼如要符合“法益保护范围”，需提出被告之行为损害了其商誉或对其销售产生一定的负面影响。此处，Bayer声称，Belmora通过混淆攀系Bayer的“FLANAX”商标，误导消费者争相购买Belmora在美国销售的FLANAX产品，而放弃购买Bayer在墨西哥市场销售的产品，最终导致Bayer的收入遭受损失。与上述分析类似，法院还认为地区法院错误地推翻了美国商标审理与上诉委员会撤销商标注册的决定。
提示：本次判决的意义不容低估。它为美国境外商标持有人，防止他人免费利用其国际声誉提供了一个重要工具--甚至是在商标持有人在美没有进行销售的情况下。这个案件为中国企业在美国发现自己国际声誉受到损害提供了一个权利保护的渠道。
在美国以外地区使用商标，也可能构成对美国商标持有人的美国商标权侵权
第九巡回法院同样也处理了一起《兰纳姆法案》的治外法权案件--Trader Joe’s公司诉 Hallatt, 835 F.3d 960（第九巡回法院，2016年）。案例主要内容是一位美国商标持有人根据《兰纳姆法案》条例向主要发生在加拿大的一些商业活动提出索赔要求。
被告Michael Hallatt曾是一名美国合法永久居民。Hallatt在华盛顿州购买了Trader Joe牌商品，并将商品运至加拿大，在其名下“Pirate Joe”商店进行转售。Hallatt在加国宣传中使用了Trader Joe公司的商标，其名下的“Pirate Joe”标识的字体也与Trader Joe公司的相近，同时，“Pirate Joe”商店所售卖的Trader Joe牌易变质商品均未按照Trader Joe严格的质量控制标准进行运输或储存。Trader Joe曾收到至少一位消费者的投诉称该消费者在食用了从Pirate Joe购买的Trader Joe牌产品后患病。
Trader Joe在美国起诉了Hallat。为了确定《兰纳姆法案》是否适用于Hallatt在加拿大的商业行为，第九巡回法院审查了两个问题：第一个是《兰纳姆法案》的治外法权应用，该问题主要涉及联邦法院的主题管辖权；第二个问题则是Trader Joe指控Hallat的商业行为影响到了美国的商业贸易，这一点是否能够援引《兰纳姆法案》中的相关保护条例？
关于第一个问题，第九巡回法院认为《兰纳姆法案》中的 “在商业中使用”条件与“商业贸易”的广泛定义赋予了该法案治外法权。这些条件源自国会在商业贸易条款下，管理州际及境外商业活动的权力。
关于第二个问题，法院运用了三段论式测试方法。如果满足以下条件，《兰纳姆法案》可适用于治外权诉讼：所指控的违规行为对美国的境外贸易产生了一定影响；根据《兰纳姆法案》，该影响足以产生一定危害；美国境外贸易的利益和联系与境外司法管辖的利益及联系息息相关，从而足以证明治外法权适用的合理性。Trader Joe的指控符合所有条件。
双方最后达成了和解。Trader Joe同意撤销诉讼，而Hallat也同意关闭其在加拿大的Pirate Joe商店。
国际商界逐渐变小，该案例为美国商标持有人提供了另一种有效对抗美国境外侵权行为的工具。然而，品牌持有人应该意识到，该案件涉及的行为发源于美国境内（包括享有美国永久居民身份的公民在美国购买商品），且对美国商业贸易产生一定影响的活动。
这个案件对中国企业的意义在于，中国企业应该更加重视在美注册和保护好其美国商标权利。如果发现在美国境外，有侵犯其国际声誉的行为，在考虑该外国商标法保护途径之外，也可以考虑是否可以因为该行为对其美国商业贸易可能产生的影响，提出保护和赔偿诉求。
什么是商业使用？一笔买卖可能就已足够
中国企业在申请、维持和续展商标权时常常遇到的一个疑问是，什么样的买卖才能被认定为在美已使用了商标？在基督教信仰团契教会 诉 Adidas AG，841 F. 3d 986（联邦巡回法院，2016年）案中，联邦巡回法院认为仅仅一次跨洲出售两顶帽子就足以满足《兰纳姆法案》中有关商标注册的“在商业中使用”的条件。
2009年，Adidas申请了一款服饰商标“ADIZERO”，然而，美国专利与商标局拒绝了Adidas的申请，认为该商标与教会的“ADD A ZERO”过于相似。随后，Adidas开始寻找撤销教会商标的理由。在寻找过程中发现，注册之前，教会并未将商标运用于商业贸易活动中。委员会表示同意，发现2005年教会的最低销量并不满足《兰纳姆法案》有关“在商业中使用”的标准。然而，联邦巡回法院推翻了此种说法。
法院认为对于州外居民出售商品是“典型的经济行为”，此点无可争辩。法院最终给出的判决如下：“教会向州外居民出售两顶印有‘ADD A ZERO’的帽子可由国会的商业贸易条款管辖，因此，根据《兰纳姆法案》，此行为构成了在商业中使用。”根据法院判决，这种交易合计来看，将会对州际商业贸易产生一定的实质性影响；教会无需对此种影响提供实质性证据。因此，法院撤案并向委员会发回重审，要求Adidas提供其他撤销理由。
无论中国企业作为侵权方还是维权方，此项判决结果均具有重要的启示作用。若要达到联邦注册的要求，中国申请人也并非一定要等着去证实商标对商业贸易的实际影响。若将此案与Belmora和Trader Joe案件联系起来，本案应当改变当事人包括中国企业在美商标执行的方式。
从以上三个典型案例可以看出，对中国企业而言，
一旦商业活动足以对美国商贸造成影响（也许只是一次简单的在美交易行为），应即时到联邦相关机构注册其重要的商标。
即使企业尚未在美国境内使用商标，或在美国注册商标但对方侵权行为发生在美国境外,也可以考虑依据美国商标权法打击侵权者。
作者：Doug Rettew 、Yinfei Wu
文章来源：中国公司法务研究院
文章来源：中国公司法务研究院
