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巴西商标制度概况
2018-09-20 15:22:17 阅读

法律框架

国内法

巴西关于商标的主要立法是什么?

《工业产权法(The Industrial Property Act)》(9,279/1996)。

国际法

巴西签署了哪些国际商标协议?

《保护工业产权巴黎公约(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property)》(斯德哥尔摩修订),在巴西根据第1,263/1994号法令执行;和

《关于与贸易有关的知识产权协定(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)》是巴西根据第1 355/1994号法令执行的。

监管机构

哪些政府机构监管商标法?

管理机构是巴西专利商标局(BPTO)。

权利和保护

所有权

巴西商标所有权是先注册先取得还是先使用先取得?

巴西是第一个申请注册的国家,注册后获得商标权。

未注册商标

未注册商标有哪些法律保护?

在巴西商标注册授予权利人独家权利。但是,任何在巴西善意使用商标超过6个月后才提交申请的人都将获得优先权。此外,未经注册的商标如果是国际知名的,那么按照巴黎公约规定,也可根据不正当竞争法进行保护。

未注册商标的权利如何确立?

除了上面列出的两种可能性,没有其他关于未注册商标确立权利的具体规定。并且,未注册商标的所有者需要证明其在巴西的使用情况,或商标在国外和巴西的声誉。

驰名商标和著名商标的所有人有什么特别的权利和保护措施吗?

驰名商标(well-known trademarks)和著名商标(highly renowned marks)均有特殊规定。

外国商标注册在巴西可否被承认?

外国商标注册对巴西专利商标局(BPTO)没有任何约束力。

注册商标

注册商标的法律权利和保护是什么?

注册赋予商标专用权,以及在侵权情况下提起诉讼的权利。

谁可以注册商标?

在巴西,自然人和法人,包括公司、合伙企业、合资企业、工会、协会和任何其他能够在法庭上代表的实体,可以根据公法或私法拥有商标。对于集体商标或认证标志,申请只能由代表集体商标或对认证产品没有直接商业或产业利益的法人提出。

哪些标记可以注册(包括任何非传统标记)?

除法律禁止外,所有视觉上可察觉的显著标志均可作为商标注册。其基本要求是相对新颖、真实、显著。因此,文字、图形、组合和三维标志都是可以注册的。但是,非传统的标记,如音乐片断、声音和颜色不能在巴西注册。

商标能通过使用获得显著性吗?

如标志本身并不具有独特性,BPTO将不会允许其注册为商标。尽管如此,第二层含义还是被巴西法院广泛接受,不仅创造了大量的判例法来确认商标通过使用而具有独特特征的可能性,而且还明确承认了《巴黎公约》第6条quinquies的适用性。

那些情况下禁止进行商标注册(包括绝对禁止和相对禁止)?

根据《工业产权法》,下列类型被法律禁止注册为商标:

    ·官方或公共性质的,无论是本国、外国还是国际组织的徽章、军徽、勋章、旗帜、标志、区分和纪念碑,以及它们各自的名称、代表或仿品;

    ·单个的字母,数字或日期,除非以一种明显不同的形式显示;

    ·违反公序良俗的公认原则或有损个人荣誉或形象的表达、表现、绘画或任何其他标志,或对信仰自由、宗教或其他值得尊重和尊敬的思想和感情的侮辱;

    ·公共组织或机构的名称或首字母缩略词,但公共组织或机构本身已申请注册的除外;

    ·复制或模仿第三方公司名称或公司名称的特征或显著成分,从而容易造成混淆或不公平的联想的;

    ·产品或服务相关识别特征,或常用来表示产品或服务的特点的国籍、重量、价值、服务质量和时间的生产或呈现的,通用的、必要的、常见的、通常的或仅仅是描述性的标志,除非充分显示在一个独特的形式;

    ·仅仅用作广告的标志或表达;

    ·颜色及其名称,除非以独特和独特的方式显示或组合;

    ·可能引起混淆的地理标志或模仿,或可能错误地暗示地理标志的标志;

    ·对标记的目的产品或服务的产地、来源、性质、质量或效用作出虚假指示的标志;

    ·复制或模仿通常用来证明一定的标准的官方标志;

    ·根据第154条的规定,复制或模仿被第三方登记为集体或认证标志的标志;

    ·官方或官方认可的体育、艺术、文化、社会、政治、经济或技术活动的名称、奖项或标志,以及可能造成混乱的模仿,除非是由开展该活动的主管当局或实体授权;

    ·复制或模仿任何国家的标题、政策、钱币或纸币;

    ·第三人的法定姓名或者相应的签名、姓、父名、形像,但当事人、继承人或者继承人同意的除外;

    ·知名的笔名或昵称和个人或集体的艺术名称,除非主体,或其继承人,或其后代同意这样做;

    ·文学、艺术或科学作品,以及受版权保护并可能造成混淆或联想的标题,除非作者或所有者对此表示同意;

    ·用于工业、科学和艺术的技术术语,这些术语与标志所识别的产品或服务有关;

    ·复制或部分复制或模仿他人注册商标,以区别或证明提供相同的、类似的或相关的产品或服务,而这些产品或服务可能会引起他人的混淆或联想;

    ·在同一产品或服务的单一拥有人的名义下,注册一个以上的商标,除非同一性质的标志均具有足够显著的展示形式;

    ·一种产品或包装的必要的、常见的或通常的形式,这种形式不能与功能分离;

    ·由第三方注册为工业设计的物体;和

    ·模仿或复制全部或部分商标的标志,且该商标的注册者在巴西成立或在巴西居住,或者居住在与巴西有条约的国家,或者与巴西有互惠协议的国家,并不能知晓这一情况,如果标志旨在识别相同、相似或相关的产品或服务,且容易与其它标志造成混淆。

集体商标和证明商标是否可注册?如果是,在什么条件下可以?

在巴西,集体商标和证明商标都被认可且允许注册。

注册集体商标,必须由代表有关行业协会的法人提出,该法人可以从事与协会不同的活动,但是必须制定有关商标使用的规定。

对于证明商标,申请只能由对认证产品或服务没有直接商业或产业业利益的人提出。应用程序必须包含:

    ·被认证产品或服务的特点;和

    ·商标所有人应采取的控制措施。

申请和注册

申请程序

代表商标所有人申请注册商标的代理人是否需要授权委托书?如果是,是否需要公证或或其他法律程序?

授权委托书确实是最低要求之一,且必须与商标申请一起提交,或者在支付额外费用后,在商标申请提交后60天内提交。

对于外国申请人,需要提交一份授权委托书,授权代理机构代表其行使行政和司法权力,以及代为接受传票的送达。

既不需要领事法律程序,也不需要公证。

商标注册申请必须提交哪些信息和文件?

除了基本的文件要求,如商标本身和所经营的货物和服务,申请人必须提供以下信息和文件:

    ·优先文件(如适用),以及这些文件的翻译;和

    ·委托书。

如果在提交申请时要求补充期限,优先文件和授权书可以晚些时候提交(分别为4个月和60天)。

那些法规管理注册中商标的表现形式?

文字商标没有专门法规规定,只需在申请表格中键入即可。

为了使颜色组合商标和图像商标的图形化表达足够充分,申请人必须从图形要素国际分类中指明适用的类别。

对于三维商标,申请人必须呈现标记后、前、上、下、边的透视图。

对于保护色彩设计的商标申请,不需要国际认可的色彩编码;申请人只须出示该商标的色彩设计(样本)。

是否允许多类别申请?

在巴西不允许多类别申请。因此,每个经营类别都需要一个单独的申请。

可以电子申请吗?

是的。

申请费用是多少?

不包括代理费的话,整个申请费用大约是386.33美元,由于汇率的原因,这一数字可能会波动。这包括:

    ·仅注册一类商标的费用大约为138.33美元(以电子申请方式,使用免费的商标/服务分类服务);和

    ·10年的注册期大约248美元的注册费,包括注册证书费用。

在考虑代代理费用时,一个类别商标注册的合理预算在500到900美元之间。

优先权

优先权利如何主张?

优先权请求必须在提出申请时提出,并可在巴西提出申请日期之前提起其他优先权的60天内予以补充。优先权请求必须有适当的原产地证明,注明申请或注册的编号、日期和生产,并须附有未经认证的翻译。可以接受原申请国家专利商标局数据库的摘录。

未与申请一并提交的,应当自申请日起4个月内提交证明优先权的文件,并处以优先权丧失的罚款。

在通过转让获得优先权的情况下,必须将相应的文件连同优先文件一并提交。

检索

在提交申请前是否需要进行商标检索?如果有,应采取什么程序,以及相应费用?

商标检索是有必要的,强烈推荐使用,但并不是强制性的。这些检索不是由BPTO进行的,而是由访问BPTO数据库的个人进行的。

通过检索已经注册的商标或者如普通含义或表述的绝对事由,可以提前发现可能被拒绝的因素。BPTO由于绝对事由作出拒绝决定时的标准非常严格——许多其他司法管辖区允许的标志在巴西往往被拒绝。

没有与商标检索相关的官方费用,每个商标的代理费和每个商标类别的费用一半在250美元到400美元之间。

审查

商标申请审查时会考虑哪些因素?

BPTO在审查商标申请时,既要考虑相对理由,也要考虑绝对理由。

当局是否会通过审查相对理由(如通过检索)拒绝申请?

是的。在自己的数据库上进行检索是BPTO审查程序的一部分。

BPTO拒绝了一件申请,申请人可否采取措施修改该申请?如果是,适用什么规定和程序?

在官方事由中,提起异议可以使得申请人得到许可修改申请——例如,关于明确产品和服务,或者排除标志作为广告表达的特征的元素。

在这种情况下,BPTO会提起官方事由,而申请人有60天的时间来修改或进行抗辩。

是否可以上诉?如果是,采取什么程序?

可以就拒绝决定在BPTO商标上诉委员会提起上诉。

一旦拒绝注册通知书公布,申请人有60天上诉期限,该期限不可延长。该上诉将完全中止该决定,直至BPTO的主席决定是否同意商标上诉委员会做出的意见为止。

不能对主席的决定提起上诉,决定的行政阶段就此中止。

尽管如此,BPTO的任何决定都可能被巴西联邦地区法院撤销——因此,BPTO主席作出的维持绝对注册的决定是可通过司法程序撤销的,且仅仅是一审而不是终审。这意味着申请人可以决定是就拒绝通知书提起上诉,还是直接诉诸法庭。

注册

商标注册何时正式生效?

当同意决定在官方公报上公布后,注册便正式生效。

什么是保护期限?如何续办注册?

注册期限为自批准决定之日起10年;可以不断续展。

注册费用如何?

续展申请必须在注册期限的最后一年提出,并须附上已相关官费的缴费证明(约355美元)。

如在注册期限届满前仍未提出续展申请,申请人可在其后六个月内提出申请,但须缴付额外费用(约536美元)。

如果包含代理费用,一个类别的一次注册的大致费用在500至700美元之间。

从申请到注册通常需要多长时间?

如果没有人提出异议,注册程序平均要花三年时间。

异议

第三方能否提起正式地异议申请?如果有,依据是什么?适用什么规定和程序?

在巴西第三方可以基于绝对理由或相对理由,以及恶意,提出异议。此外,还可根据工业产权法的以下一般规则:

    ·属地原则;

    ·分类保护原则;和

    ·商标注册原则。

基于是驰名商标而提起的异议

在巴西,商标所有权是通过合法注册取得,这就授予了商标所有人在整个巴西领土上独家使用的权利。按照规定,提起异议的基础是具有在先的商标申请或注册。然而,在其经营领域内众所周知的商标,不论它以前是否已在巴西申请或注册,(根据巴西工业产权法第126条和巴黎公约第6条)享有特别保护。因此,只要提交证据证明该商标在巴西(而不仅仅是在国外)是众所周知的,那么无论是否已经向BPTO提交过申请,都可以提起异议,这是属地原则的例外。尽管如此,仍必须在异议提起后的60天内提交商标申请。

基于是著名商标而提起的申请

在巴西,商标的独家权利是限制在注册时的使用范围内的。按照规定,对相似、近似或相关产品和服务的商标提出异议的基础是先有的商标申请或者注册。然而,(根据巴西工业产权法第125条)非常著名的商标可以在所有营业领域受到特殊保护。因此,通过获得著名商标的认证(必须通过特定程序申请),可以对任何现有产品或服务类别的类似商标提出异议,这是分类别保护原则的例外。

基于事先公平使用而提起的异议

商标注册的优先权以申请商标或优先权文件的提交日期为准。通常情况下,巴西适用先申请原则,先使用不能作为优先权的证明。然而,任何人只要在优先权日或申请日前,至少在巴西善意使用相似或近似商标,从事相似、近似或相关产品和服务,至少六个月,就可以(依据巴西工业产权法第129条1款)获得注册优先权。因此,基于先使用而对在先商标申请提起异议也是可行的,这是商标注册权原则的例外。

异议程序通常需要的期限?

异议程序的调查通常需要4年时间。

是否可对异议的决定提起上诉?如果可以,应采取什么程序?

如果异议被支持,商标申请被驳回,那么针对这一决定的上诉程序与审查决定的上诉程序相同。

但是,如果异议被驳回,商标申请被批准,则不能就此决定进行上诉。

撤回注册

因未使用而取消

商标可以因为未使用而取消吗?如果可以,何种程度属于未使用,取消的程序是什么?

任何厉害相关的第三方均可在注册后第五年起(自注册成功公开之日起计算),提起未使用取消程序。但是,如果该商标被证实使用,或者虽然被证明未使用,但该程序在商标注册后五年内提起,则未使用取消程序将不被受理。

撤销

可以以什么理由撤销商标注册(如丧失显著性、错误注册)?

任何利害相关方都可以提起无效程序,甚至BPTO也可以依职权,根据任何违反巴西工业产权法规定的内容提起无效请求。然而,大多数无效请求是基于违反了第124条(即注册无效的绝对原因和相对原因)或第126条(保护驰名商标(巴黎公约第6条))的一项或多项条款而提起的。

谁可以提出撤销请求?提出请求的时效是什么?

任何利害相关第三方或BPTO依据职权都可以提起无效请求。

无效请求的证据要求和程序要求是什么?

法律没有对行政无效程序的立案作出具体规定。

上诉

取消或撤销请求的上诉程序是什么?

可以对未使用取消决定提出上诉,但对通过行政无效程序提起的无效请求,则不可上诉。

放弃

放弃商标注册的程序是什么?

放弃权利的程序非常简单,只需要一份能够证明放弃请求的简单的说明即可。但是,法定代表人必须有放弃商标注册的特定权利。

执行

管辖范围

哪些法院有权审理商标纠纷?

管辖权由BPTO是否是被告决定——因为它是一个联邦机构,联邦法院对所有针对它的诉讼具有特殊的管辖权。因此,联邦法院被授权就注册商标的无效请求,或批准被驳回的商标申请,以及涉及任何涉及BPTO的诉讼,进行管辖。另一方面,涉及商标权执行的诉讼(如侵权诉讼或宣告未侵权)则必须在州(区)法院提起。如果诉讼同时有两个诉求(如撤销商标并迫使商标所有人停止使用商标),那么必须向联邦法院起诉。

诉讼请求

针对商标侵权(包括民事、刑事、行政)可以提起什么诉讼请求,每一种诉讼请求的主要特征和要求是什么?

最常见和最有效的措施是提起侵权诉讼,请求初步禁令,以立即停止侵权行为。提起诉讼的要求和基本特点是:

    ·委托书;

    ·商标注册文件或者正在申请文件的副本;和

    ·关于侵权的实质性证据(例如,侵权产品的样本或说明未经授权复制注册商标行为的文件)。

谁可以提起商标侵权诉讼?

注册或正在申请的商标的所有人,或商标权利人授权执行商标权利的许可人。

提起侵权诉讼的时效是什么?

虽然存在一些分歧(一些专家认为期限是从侵权开始,或权利人发现侵权的日期起5年),但是关于诉讼时效有一个重要的判例法体系,如果商标侵权行为是连续的,不存在要求停止损害的诉讼时效——适用于损害赔偿时。

侵权诉讼的通常需要多长时间?

在提起诉讼时,法院将分析最初的诉状是否符合巴西民事诉讼法所要求的正式程序(如果符合,且提出了初步申请的请求,就决定是否批准初步禁令)。在此之后,如果满足所有程序要求,法院将安排一次初步/和解性的听审,并决定是否向被告送达传票。如果和解听证会在双方未达成和解的情况下结束,被告有15天的时间根据原告所提出的事实对诉讼作出回应。如果作出回应,原告必须在10天内提出反驳。在此之后,法院将决定可能产生什么证据(包括咨询专家意见),开始证据阶段。一旦证据阶段完成,诉讼的前期准备就完成了。根据案件的复杂性和法院审理的速度,这类诉讼的期限可以有很大的不同。一个普通商标侵权案件的事实判决可能平均需要6个月到2年之间。

禁令

有什么规定和程序保证禁令可以防止当前和未来的侵权产生?

在事实判决之前或作出事实判决同时,都可以请求初步禁令和最终禁令,停止侵权行为。在请求初步禁令时,原告必须证明其紧迫性并提供明确的侵权证据。另一个要求是,分析禁令决定造成的困难分析,以及如果禁令被证明是不公平的或不必要的,那么恢复原状的可能性有多大。反过来,当法院就案情作出裁决时,通常会作出最终禁令。

救济

被侵权商标所有人有什么救济?是否允许惩罚性赔偿?

在民事和刑事领域都有各种各样的商标侵权救济。在民事领域,最常见的救济包括:

    ·搜查及罚没产品;

    ·损害赔偿(包括精神上和物质上的损害赔偿);

    ·具有尽可能广泛效力的单方禁令(例如:更改产品包装、更换标签和关闭网站);和

    ·对不遵守禁令处以罚款。

在刑法领域,可以采取的措施除了搜查和罚没以外,还有销毁侵权产品等手段。

海关执法

有什么海关执法措施可以阻止进口或出口侵权货物?

海关备案

商标所有人可使用以下的海关备案手段:

打击假冒商标的国家名录——这是一个数据库,参考该数据库政府官员可以在需要协助打击侵犯知识产权时确定与谁联系。该数据库还包括政府部门(如海关、警察局和税务局)查阅的文件和材料的存档,以便正确识别和没收未经授权的产品。

防伪手册——由海关事务协调中心管理的资料库,旨在辅助海关工作。与国家名录一样,任何货物储存时,申请人都将输入在巴西的相关企业的信息和联系方式,以及任何可能帮助海关官员识别和没收未经授权方进口的未授权产品或产品的文件。与国家名录的主要区别在于,目录仅限于海关程序。

检查请求——品牌所有人有权对任何侵权产品可能进入巴西的港口和机场申请特别检查。

海关查封程序

如果海关查出假冒产品,他们会立即通知权利人,并请其检查现有可能侵权产品的样品,以核实来源,然后作出正式声明以确认货物是否违法。因此,确定组织中谁负责接收可能非法货物的海关通知很重要。该代表可以是权利人指定的任何人。在提交授权申明后,海关当局会向权利人发出正式通知,并提查封货品相关的额外信息(如缴获的货物总数及相关行政程序参考资料)。海关也可要求权利人向法院请求没收和销毁侵权货物。这些程序是根据TRIPS协定而制定的,该规定要求权利人在收到通知后10个工作日内向法院提出维持扣押货物的请求。这个期限可以再延长10个工作日。尽管海关法必须有法院决定才能明确查封和销毁产品,但由于巴西不同的港口和机场没有一个统一的规定,因此权利人即使不提起诉讼也可能提前销毁侵权产品。

辩护

侵权者可以有哪些辩护理由?

被告可提出各种各样的抗辩,包括:

    ·该标志不作为商标使用;

    ·双方并没有竞争关系;

    ·在同一个经营类别中,已经存在正在使用的类似或相同的标记;

    ·标记没有足够的显著性,因此两个标记应该共存;

    ·该商标被连续善意使用,或先于被侵权商标善意使用,并且权利人没有提出过异议;和

    ·对同一标志拥有先前存在的权利。

最重要的是,无论何种情况被告都必须证明商标之间没有混淆和/或不正当的联系。

除了这些可能的抗辩理由外,巴西工业产权法还规定权利持有人不得有以下行为:

    ·禁止商家或分销商在经营销售中使用其特殊标志和证明产品的标识;

    ·禁止配件制造商在遵守公平竞争规则的情况下,使用该商标标明产品的目的地;

    ·禁止所有人或经所有人同意的另一方在国内市场上自由销售商品;或

    ·禁止在演讲、科学或文学作品或任何其他出版物中引用该商标,但不得故意进行商业欺骗,且不得损害该商标的显著性。

在所有这些情况下,使用商标的行为都是合法和正当的。

出了未侵权抗辩,抗辩内容还可以有程序错误,商标无效(如商标明显是描述性的或未使用商标)。

上诉

侵权决定的上诉程序是什么?

败诉一方可以向相关的上诉法院提起上诉,提交本判决中讨论的所有事实和法律事项。上诉法院作出的决定也可向高等法院提出上诉。然而,在这个阶段,只有能就法律问题(上诉至高等法院)或宪法问题(上诉至最高法院)提起上诉。在整个诉讼过程中,可以提出其他次要申诉,但范围有限或具体。

转让和许可

转让

商标权转让有哪些规定和程序?转让是否必须备案才具有法律效力?

(申请中或注册)商标转让的备案必须通过特定的形式提出请求,包括由双方或其法定代表人签署的简单的转让文件,或者原始转让文件或其简单副本以及受让人签署的委托书。备案并不强制要求任何司法程序和公证程序。

转让必须包括涉及相同、类似或相关的产品或服务的相同或类似商标的所有注册或申请,以及被撤销的注册商标和被驳回的商标申请(工业产权法第135条)。

转让必须备案,才能在第三方之间具有法律效力。

许可

商标许可有哪些规则和程序?许可协议是否必须备案才具有法律效力?

商标许可协议由BPTO合同部门进行记录,因此遵循与商标转让备案不同的程序,而商标转让备案由商标部门进行处理。对于许可协议,必须提交一份具体的表格,包括许可协议的正本或认证的副本,并在巴西领事馆正式公证和合法化。

非排他性和排他性许可证,以及次级许可证,都需要申请备案。但是,许可费只能从注册商标许可中支付。

被许可方只有在许可协议明确其有权在法庭合法为商标辩护,并且已经在BPTO就许可合同备案时,才可以起诉侵权诉讼。

许可协议(如质量控制条款)中通常包含哪些条款?

通常,除了质量控制条款外,许可证协议还包括以下内容:

    ·许可的范围(如何、何时及在何处使用被许可权利);

    ·许可方对被许可权利的权利;

    ·有侵权行为发生时,有权对许可的权利进行法律陈述和辩护;

    ·保密制度;和

    ·许可合同终止后的程序。

担保

可以将商标用于担保吗?如果可以,适用什么规则和程序?

商标担保合同可以设立担保权益,保证商标所有人与出借人之间的义务得以履行。只有在BPTO做过备案的留置权或限制才具备法律效应。

相关权利

相关知识产权

商标会受到其他知识产权(如版权、外观设计)的保护吗?

在某种更有限的程度上,确实可以以版权、工业设计、商业名称和域名的方式保护可以被注册为商标的标志。

网络问题

在线商标和域名

什么机构管理在线商标和域名的保护?

注册域名的所有人有权通过统一域名争议解决程序(通过巴西域名注册机构或通过世界知识产权组织等认证的仲裁中心)阻止第三方使用或注册该域名。对域名的保护类似于公司所谓的“以经营为业”的名称,这种名称受到不公平竞争规则的保护。

作者:DANIEL Legal & IP Strategy - Isabella Cardozo, Robert Daniel-Shores and Rafael Marques Rocha

文章来源:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=579282b4-7486-438c-b79c-b1d3de3db3a1&utm_source=Lexology%20Daily%20Newsfeed&utm_medium=HTML%20email%20-%20Body%20-%20General%20section&utm_campaign=Lexology%20subscriber%20daily%20feed&utm_content=Lexology%20Daily%20Newsfeed%202018-07-27&utm_term=

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