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江舟——如何在美国保护“虚拟装置”
中国已成为PCT申请第一大国，在中国提交的PCT国际申请中，很多案件都享有国内在先申请的优先权。由于审查指南第二部分第九章对于计算机程序有着特殊的审查规定，因此，涉及计算机程序的国内在先申请均需要按照审查指南第二部分第九章的规定来撰写装置权利要求（本文中称为“虚拟装置权利要求”），以便保护涉及计算机程序的装置。然而，在美国，按照审查指南中第二部分第九章的规定所撰写的虚拟装置权利要求通常会被审查员认为是软件模块，而不属于美国专利法规定的保护客体，同时这种虚拟装置权利要求还存在功能性限定的相关缺陷。笔者基于中国专利法和美国专利法的相关规定分析了包含有虚拟装置权利要求的PCT国际申请在进入美国时所存在的问题，并提出了相应的应对措施，同时还针对中国的审查指南中关于虚拟装置权利要求的相关规定提出了笔者的一些理解和建议。
关键词：虚拟装置、保护客体、功能性限定
一、包含有虚拟装置权利要求的PCT国际申请在进入美国时所存在的问题
1. 中国关于虚拟装置的相关规定
审查指南第二部分第九章第5.2节对涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求的撰写进行了如下规定：
涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置。无论写成哪种形式的权利要求，都必须得到说明书的支持，并且都必须从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能；如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能。
如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求，即这种装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置[1]。
由于审查指南中明确规定了按照上述方式撰写的权利要求不应当被理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置，因此，业内通常称按照上述方式撰写的权利要求为虚拟装置权利要求。通常，虚拟装置权利要求包括多个模块，每个模块对应一个步骤，并采用功能性语言进行限定。举例而言，虚拟装置权利要求可以如下所示：
1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。
当基于包含此虚拟装置权利要求的国内在先申请提出PCT国际申请时，为了能够享有优先权，代理人或申请人通常会在PCT国际申请文件中保留采用上述撰写方式撰写的虚拟装置权利要求。
2. 美国专利法对于涉及计算机程序的方案的相关规定
2.1 美国专利法对于保护客体的相关规定
美国专利法第101条规定：“任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品、或组合物、或对它们的任何新的、有用的改进，都可以因此而获得专利权，只要其符合授权的条件和要求”。
因此，美国专利法从正面规定了属于保护客体的四大类别：方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）和组合物（composition of matter）。
例如，一个属于美国专利法保护客体的方法可以是通过对一定材料的处理得到预期结果的流程；一个属于美国专利法保护客体的机器是指“一项具体事物，由各个部分或特定装置和装置的组合构成”；一个属于美国专利法保护客体的产品是指“通过对原材料或已选材料的加工，赋予其新的形式、质量、性能、或组合而产生的，无论是手工劳动或机器制造”；一个属于美国专利法保护客体的组合物是指“由两种或两种以上物质组成的混合物以及…一切复合物，无论是元素的化合物，或是机械方法的混合物，无论是气态，液态，粉末状或是固态”[2]。
2.2 美国专利法对于功能性限定的相关规定
美国专利法第112条第6款规定：对于一项组合的权利要求（a claim for a combination）的一项特征而言，可以以执行某特定功能的手段或步骤的方式叙述，而不必描述实现该功能的结构、材料或过程。此种权利要求应当被理解为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或者过程及其等同物[2]。
换句话说，根据美国专利法第112条第6款的规定，如果一项权利要求采用功能性限定装置（means plus function）的方式进行撰写（例如，“装置A，用于执行步骤A”），则申请人需要在说明书中对该“装置 A”给出至少一种具体实现方式。此外，对于采用功能性限定装置的方式进行撰写的权利要求而言，在对该权利要求的保护范围进行解释时，该权利要求的保护范围只能被解释为包括说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，而不能被解释为包括能够实现上述功能的所有实现方式。
3. 虚拟装置权利要求在美国所存在的问题
3.1 关于保护客体的问题
当包含有虚拟装置权利要求的PCT国际申请进入美国时，代理人通常会在对应的美国国家阶段的申请文本中保留虚拟装置权利要求。然而，通过上述对美国专利法关于保护客体的分析可知，虚拟装置权利要求明显不符合美国专利法中规定的属于保护客体的方法类别和组合物类别。此外，由于采用了“…模块，用于…”的撰写方式，使得美国审查员通常会将采用这种撰写方式的虚拟装置权利要求理解为软件模块，从而认为其不属于美国专利法中规定的属于保护客体的机器类别和产品类别。
例如，根据笔者的一些实践经验，针对上述虚拟装置权利要求，美国审查员通常会在审查意见中提出以下评述：
“As to claim 1, it appears that claim 1 would reasonably be interpreted by one of ordinary skill in the art as a system of “software per se”, failing to fall within a statutory category of invention. Applicant’s disclosure contains no explicit and deliberate definition for the term “generating module”, “encoding module” and “sending module” and in the context of the disclosure and claims in question, one of ordinary skill would reasonably interpret said “module” as software modules. As such, the system of “software modules” alone is not a machine, and it is clearly not a process, manufacture nor composition of matter. Thus, the claims are not limited to statutory subject matter and are therefore nonstatutory”。也就是说，美国审查员会认为上述虚拟装置权利要求不属于美国专利法所规定的保护客体。
3.2 关于功能性限定的问题
根据美国专利法第112条第6款规定，虚拟装置权利要求属于典型的means plus function的撰写形式，因此，当在PCT国际申请对应的美国国家阶段申请中记载有虚拟装置权利要求时，美国审查员通常会在审查意见中让申请人指明说明书中哪个部分描述了虚拟装置权利要求中的装置（means）的具体实现方式，或者，认为说明书中并未记载虚拟装置权利要求中的装置（means）的具体实现方式。例如，根据笔者的一些实践经验，针对上述虚拟装置权利要求，美国审查员通常会在审查意见中提出以下评述：
Claim elements “generating module configured to”, “encoding module configured to” and “sending module configured to” are limitations that invokes 35 U.S.C. 112, sixth paragraph. However, the written description fails to disclose the corresponding structure, material, or acts for the claimed function. Nowhere in the specification does Applicant actually describe what exactly these modules are.
然而，在大多数情况下，国内在先申请以及PCT国际申请中均不会在说明书中描述虚拟装置权利要求中的means由何种具体的硬件结构来实现，使得无法向美国审查员指出虚拟装置权利要求中的means在说明书中的具体实现方式，从而无法满足专利法第112条第6款的规定。此外，即使国内在先申请以及PCT国际申请的说明书中记载了虚拟装置权利要求中的means的具体实现方式，一旦申请人承认了虚拟装置权利要求采用了means plus function的撰写形式，则在对该权利要求的保护范围进行解释时，该权利要求的保护范围只能被解释为包括说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，而不能解释为包括能够实现上述功能的所有实现方式，从而使得权利要求的保护范围变小，对申请人的利益造成损失。
二、为了克服上述缺陷所提出的应对措施
1. 在美国答复审查意见时可以采用的应对措施
当美国审查员在审查意见中指出虚拟装置权利要求不符合美国专利法第101条或第112条第6款的规定时，申请人可以在答复审查意见时对权利要求进行修改，将虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求，以便克服美国审查员所指出的缺陷。
例如，将上文提到的权利要求1中的虚拟装置权利要求
“1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
修改为如下的非虚拟装置权利要求：
“1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：处理器，其中，所述处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
通过上述修改，使得权利要求所保护的数据发送装置包含了“处理器”，而不是仅包括软件模块，从而可以克服美国审查员所指出的不属于保护客体的缺陷。同时，由于修改后的权利要求1包含了“处理器”，使得修改后的非虚拟装置权利要求包含了实现功能的具体硬件结构，从而不属于采用means plus function的形式撰写的权利要求，因此，申请人不需要在说明书中记载诸如“生成模块”、“编码模块”等的具体实现方式。此外，由于修改后的非虚拟装置权利要求不属于采用means plus function的形式撰写的权利要求，因此在对修改后的权利要求的保护范围进行解释时，该权利要求的保护范围可以被解释为能够执行生成、编码和发送等功能的所有处理器，而不是仅被解释为说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，从而更好地维护了申请人的利益。
虽然通过上述修改可以克服美国专利法第101条或第112条第6款相关的缺陷，然而，笔者认为上述修改依然存在一定的问题和隐患。由于在国内在先申请文件中往往不会明确记载上述修改后的权利要求，在说明书中也未记载与上述修改后的权利要求对应的实施例，因此，美国审查员可能会指出上述修改超出了原申请文件记载的范围，从而使得申请人处于被动的局面，也就是说，若申请人进行修改，则存在修改超范围的问题，但若申请人不修改，则申请文件不符合美国专利法第101条或第112条第6款的规定。此外，即使美国审查员没有指出上述修改超出了原申请文件记载的范围，但在后续的无效阶段（inter party reexamination 或者 extra party reexamination），无效请求人依然可以指出上述修改超范围，从而给授权专利留下不稳定的隐患。
2. 对国内在先申请的建议
为了更好地克服美国审查员所指出的不属于保护客体和功能性限定的缺陷，笔者建议在撰写国内在先申请时，就站在全球视角去撰写一份至少满足中国和美国专利法相关规定的申请文件。在说明书中除了描述与虚拟装置权利要求对应的实施例之外，还可以增加一个实施例以便支持上述修改后的非虚拟装置权利要求。
例如，针对上文提到的非虚拟装置权利要求，可以在说明书中增加以下内容，以便对该非虚拟装置权利要求进行支持：
“本发明还提供了数据发送装置的另一种优选的实施例，在本实施例中，数据发送装置包括：处理器，其中，所述处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块：生成模块，用于生成数据；编码模块，用于对生成的数据进行编码；发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
此外，对于权利要求而言，由于国内目前的审查标准一般不允许采用虚实结合的方式来撰写装置权利要求，因此可以在国内在先申请的权利要求书中保留一套方法权利要求和与该方法权利要求对应的虚拟装置权利要求，以便满足中国专利法和专利审查指南的相关规定。当基于上述国内在先申请提出PCT国际申请时，可以按照新增的实施例将PCT国际申请文件中的虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求，或者，在PCT国际申请文件中依然保留虚拟装置权利要求，等到该PCT国际申请进入美国国家阶段时再将虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求。由于国内在先申请和PCT国际申请中均记载了与非虚拟装置权利要求对应的实施例，因此，在将虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求时，除了满足美国专利法关于保护客体和功能性限定的规定之外，也可以避免修改超范围的问题。
三、针对审查指南中关于虚拟装置权利要求的相关规定的一些理解和建议
审查指南第二部分第九章第5.2节明确规定了“这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”[1]。
由于这种虚拟装置权利要求不能被理解为保护通过硬件方式实现解决方案的实体装置，因此，在基于该虚拟装置权利要求主张申请人的权利时，很难确定能够实现功能模块架构的实体硬件装置是否落入虚拟装置权利要求所保护的范围之内。举例而言，使用一块处理芯片来实现上文提到的权利要求1中的生成模块、编码模块和发送模块所执行的功能，这样的处理芯片是否属于通过硬件方式实现解决方案的实体装置，是否落入到虚拟装置权利要求的保护范围之内，对此目前尚未有明确的规定或实际判例出现。
笔者认为：审查指南中规定的通过硬件方式实现该解决方案可能主要是涉及传统的模拟电路，而在数字电路时代，随着半导体技术的发展，处理芯片的集成度越来越高，由一块处理芯片能够实现越来越多的技术方案，能够实现功能模块架构的处理芯片是否落入到虚拟装置权利要求的保护范围之内，这需要一个明确的界定。对此，笔者建议可以借鉴美国专利法关于保护客体的规定，将虚拟装置权利要求的保护范围解释为包括能够实现功能模块架构的处理芯片，即，由功能模块限定的装置权利要求依然被理解为通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，但是，这样的虚拟装置权利要求的保护范围包括：能够实现该功能模块架构的处理芯片。
然而，这并不表示芯片生产厂家所生产的处理芯片本身会落入到虚拟装置权利要求的保护范围内，这是因为处理芯片在出厂时仅能实现最基本的底层功能，其需要通过中间商进行二次开发才能实现相应的技术方案。因此，笔者认为：能够实现功能模块架构的处理芯片应该是经过二次开发的中间商所提供的处理芯片，也就是说由中间商进行了二次开发的处理芯片应当落入到虚拟装置权利要求的保护范围之内。
当然，如果将审查指南中关于虚拟装置权利要求的规定修改为采用下列方式来撰写涉及计算机程序的装置权利要求，则可以更好地对上述虚拟装置权利要求的保护范围进行解释和支持：
“1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：处理器，其中，所述处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
总结
随着中国企业逐渐地在其他国家（特别是美国）利用专利制度对自身的产品进行保护以及维护自身应有的利益，对撰写的申请文件的质量的要求也越来越高。仅仅停留在基于中国专利法的规定撰写申请文件的层面已经无法满足申请人的要求，因此，在撰写国内在先申请以及PCT国际申请时，需要站在全球视角去撰写一份至少满足中国和美国专利法相关规定的申请文件，这也对代理人提出了越来越高的要求。针对虚拟装置权利要求，可以在撰写国内在先申请时，在说明书中除了描述与虚拟装置权利要求对应的实施例之外，增加一个实施例以便支持相应的非虚拟装置权利要求，从而使得在基于国内在先申请提出PCT国际申请时或者在PCT国际申请进入美国国家阶段时，可以按照新增的实施例将申请文件中的虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求，这样使得进入美国国家阶段时所提交的申请文件可以满足美国专利法第101条和第112条第6款的规定，从而能够在美国更好地对申请人的方案进行保护。
参考文献
[1]《专利审查指南》，中国人民共和国国家知识产权局，知识产权出版社，2010 年1月第1版
[2]《美国专利法》，Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik，知识产权出版社，2011年1月第1版
作者信息：
姓名：江舟
工作单位：北京康信知识产权代理有限责任公司
职务：国内专利部专利代理人
联系电话：010-56571233
电子邮箱：15011322930@163.com
通讯地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座16层
江舟——如何在美国保护“虚拟装置”
2015-08-14 17:12:00 阅读次
如何在美国保护“虚拟装置”
摘要中国已成为PCT申请第一大国，在中国提交的PCT国际申请中，很多案件都享有国内在先申请的优先权。由于审查指南第二部分第九章对于计算机程序有着特殊的审查规定，因此，涉及计算机程序的国内在先申请均需要按照审查指南第二部分第九章的规定来撰写装置权利要求（本文中称为“虚拟装置权利要求”），以便保护涉及计算机程序的装置。然而，在美国，按照审查指南中第二部分第九章的规定所撰写的虚拟装置权利要求通常会被审查员认为是软件模块，而不属于美国专利法规定的保护客体，同时这种虚拟装置权利要求还存在功能性限定的相关缺陷。笔者基于中国专利法和美国专利法的相关规定分析了包含有虚拟装置权利要求的PCT国际申请在进入美国时所存在的问题，并提出了相应的应对措施，同时还针对中国的审查指南中关于虚拟装置权利要求的相关规定提出了笔者的一些理解和建议。
关键词：虚拟装置、保护客体、功能性限定
一、包含有虚拟装置权利要求的PCT国际申请在进入美国时所存在的问题
1. 中国关于虚拟装置的相关规定
审查指南第二部分第九章第5.2节对涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求的撰写进行了如下规定：
涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置。无论写成哪种形式的权利要求，都必须得到说明书的支持，并且都必须从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能；如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能。
如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求，即这种装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置[1]。
由于审查指南中明确规定了按照上述方式撰写的权利要求不应当被理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置，因此，业内通常称按照上述方式撰写的权利要求为虚拟装置权利要求。通常，虚拟装置权利要求包括多个模块，每个模块对应一个步骤，并采用功能性语言进行限定。举例而言，虚拟装置权利要求可以如下所示：
1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。
当基于包含此虚拟装置权利要求的国内在先申请提出PCT国际申请时，为了能够享有优先权，代理人或申请人通常会在PCT国际申请文件中保留采用上述撰写方式撰写的虚拟装置权利要求。
2. 美国专利法对于涉及计算机程序的方案的相关规定
2.1 美国专利法对于保护客体的相关规定
美国专利法第101条规定：“任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品、或组合物、或对它们的任何新的、有用的改进，都可以因此而获得专利权，只要其符合授权的条件和要求”。
因此，美国专利法从正面规定了属于保护客体的四大类别：方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）和组合物（composition of matter）。
例如，一个属于美国专利法保护客体的方法可以是通过对一定材料的处理得到预期结果的流程；一个属于美国专利法保护客体的机器是指“一项具体事物，由各个部分或特定装置和装置的组合构成”；一个属于美国专利法保护客体的产品是指“通过对原材料或已选材料的加工，赋予其新的形式、质量、性能、或组合而产生的，无论是手工劳动或机器制造”；一个属于美国专利法保护客体的组合物是指“由两种或两种以上物质组成的混合物以及…一切复合物，无论是元素的化合物，或是机械方法的混合物，无论是气态，液态，粉末状或是固态”[2]。
2.2 美国专利法对于功能性限定的相关规定
美国专利法第112条第6款规定：对于一项组合的权利要求（a claim for a combination）的一项特征而言，可以以执行某特定功能的手段或步骤的方式叙述，而不必描述实现该功能的结构、材料或过程。此种权利要求应当被理解为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或者过程及其等同物[2]。
换句话说，根据美国专利法第112条第6款的规定，如果一项权利要求采用功能性限定装置（means plus function）的方式进行撰写（例如，“装置A，用于执行步骤A”），则申请人需要在说明书中对该“装置 A”给出至少一种具体实现方式。此外，对于采用功能性限定装置的方式进行撰写的权利要求而言，在对该权利要求的保护范围进行解释时，该权利要求的保护范围只能被解释为包括说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，而不能被解释为包括能够实现上述功能的所有实现方式。
3. 虚拟装置权利要求在美国所存在的问题
3.1 关于保护客体的问题
当包含有虚拟装置权利要求的PCT国际申请进入美国时，代理人通常会在对应的美国国家阶段的申请文本中保留虚拟装置权利要求。然而，通过上述对美国专利法关于保护客体的分析可知，虚拟装置权利要求明显不符合美国专利法中规定的属于保护客体的方法类别和组合物类别。此外，由于采用了“…模块，用于…”的撰写方式，使得美国审查员通常会将采用这种撰写方式的虚拟装置权利要求理解为软件模块，从而认为其不属于美国专利法中规定的属于保护客体的机器类别和产品类别。
例如，根据笔者的一些实践经验，针对上述虚拟装置权利要求，美国审查员通常会在审查意见中提出以下评述：
“As to claim 1, it appears that claim 1 would reasonably be interpreted by one of ordinary skill in the art as a system of “software per se”, failing to fall within a statutory category of invention. Applicant’s disclosure contains no explicit and deliberate definition for the term “generating module”, “encoding module” and “sending module” and in the context of the disclosure and claims in question, one of ordinary skill would reasonably interpret said “module” as software modules. As such, the system of “software modules” alone is not a machine, and it is clearly not a process, manufacture nor composition of matter. Thus, the claims are not limited to statutory subject matter and are therefore nonstatutory”。也就是说，美国审查员会认为上述虚拟装置权利要求不属于美国专利法所规定的保护客体。
3.2 关于功能性限定的问题
根据美国专利法第112条第6款规定，虚拟装置权利要求属于典型的means plus function的撰写形式，因此，当在PCT国际申请对应的美国国家阶段申请中记载有虚拟装置权利要求时，美国审查员通常会在审查意见中让申请人指明说明书中哪个部分描述了虚拟装置权利要求中的装置（means）的具体实现方式，或者，认为说明书中并未记载虚拟装置权利要求中的装置（means）的具体实现方式。例如，根据笔者的一些实践经验，针对上述虚拟装置权利要求，美国审查员通常会在审查意见中提出以下评述：
Claim elements “generating module configured to”, “encoding module configured to” and “sending module configured to” are limitations that invokes 35 U.S.C. 112, sixth paragraph. However, the written description fails to disclose the corresponding structure, material, or acts for the claimed function. Nowhere in the specification does Applicant actually describe what exactly these modules are.
然而，在大多数情况下，国内在先申请以及PCT国际申请中均不会在说明书中描述虚拟装置权利要求中的means由何种具体的硬件结构来实现，使得无法向美国审查员指出虚拟装置权利要求中的means在说明书中的具体实现方式，从而无法满足专利法第112条第6款的规定。此外，即使国内在先申请以及PCT国际申请的说明书中记载了虚拟装置权利要求中的means的具体实现方式，一旦申请人承认了虚拟装置权利要求采用了means plus function的撰写形式，则在对该权利要求的保护范围进行解释时，该权利要求的保护范围只能被解释为包括说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，而不能解释为包括能够实现上述功能的所有实现方式，从而使得权利要求的保护范围变小，对申请人的利益造成损失。
二、为了克服上述缺陷所提出的应对措施
1. 在美国答复审查意见时可以采用的应对措施
当美国审查员在审查意见中指出虚拟装置权利要求不符合美国专利法第101条或第112条第6款的规定时，申请人可以在答复审查意见时对权利要求进行修改，将虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求，以便克服美国审查员所指出的缺陷。
例如，将上文提到的权利要求1中的虚拟装置权利要求
“1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
修改为如下的非虚拟装置权利要求：
“1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：处理器，其中，所述处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
通过上述修改，使得权利要求所保护的数据发送装置包含了“处理器”，而不是仅包括软件模块，从而可以克服美国审查员所指出的不属于保护客体的缺陷。同时，由于修改后的权利要求1包含了“处理器”，使得修改后的非虚拟装置权利要求包含了实现功能的具体硬件结构，从而不属于采用means plus function的形式撰写的权利要求，因此，申请人不需要在说明书中记载诸如“生成模块”、“编码模块”等的具体实现方式。此外，由于修改后的非虚拟装置权利要求不属于采用means plus function的形式撰写的权利要求，因此在对修改后的权利要求的保护范围进行解释时，该权利要求的保护范围可以被解释为能够执行生成、编码和发送等功能的所有处理器，而不是仅被解释为说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，从而更好地维护了申请人的利益。
虽然通过上述修改可以克服美国专利法第101条或第112条第6款相关的缺陷，然而，笔者认为上述修改依然存在一定的问题和隐患。由于在国内在先申请文件中往往不会明确记载上述修改后的权利要求，在说明书中也未记载与上述修改后的权利要求对应的实施例，因此，美国审查员可能会指出上述修改超出了原申请文件记载的范围，从而使得申请人处于被动的局面，也就是说，若申请人进行修改，则存在修改超范围的问题，但若申请人不修改，则申请文件不符合美国专利法第101条或第112条第6款的规定。此外，即使美国审查员没有指出上述修改超出了原申请文件记载的范围，但在后续的无效阶段（inter party reexamination 或者 extra party reexamination），无效请求人依然可以指出上述修改超范围，从而给授权专利留下不稳定的隐患。
2. 对国内在先申请的建议
为了更好地克服美国审查员所指出的不属于保护客体和功能性限定的缺陷，笔者建议在撰写国内在先申请时，就站在全球视角去撰写一份至少满足中国和美国专利法相关规定的申请文件。在说明书中除了描述与虚拟装置权利要求对应的实施例之外，还可以增加一个实施例以便支持上述修改后的非虚拟装置权利要求。
例如，针对上文提到的非虚拟装置权利要求，可以在说明书中增加以下内容，以便对该非虚拟装置权利要求进行支持：
“本发明还提供了数据发送装置的另一种优选的实施例，在本实施例中，数据发送装置包括：处理器，其中，所述处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块：生成模块，用于生成数据；编码模块，用于对生成的数据进行编码；发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
此外，对于权利要求而言，由于国内目前的审查标准一般不允许采用虚实结合的方式来撰写装置权利要求，因此可以在国内在先申请的权利要求书中保留一套方法权利要求和与该方法权利要求对应的虚拟装置权利要求，以便满足中国专利法和专利审查指南的相关规定。当基于上述国内在先申请提出PCT国际申请时，可以按照新增的实施例将PCT国际申请文件中的虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求，或者，在PCT国际申请文件中依然保留虚拟装置权利要求，等到该PCT国际申请进入美国国家阶段时再将虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求。由于国内在先申请和PCT国际申请中均记载了与非虚拟装置权利要求对应的实施例，因此，在将虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求时，除了满足美国专利法关于保护客体和功能性限定的规定之外，也可以避免修改超范围的问题。
三、针对审查指南中关于虚拟装置权利要求的相关规定的一些理解和建议
审查指南第二部分第九章第5.2节明确规定了“这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”[1]。
由于这种虚拟装置权利要求不能被理解为保护通过硬件方式实现解决方案的实体装置，因此，在基于该虚拟装置权利要求主张申请人的权利时，很难确定能够实现功能模块架构的实体硬件装置是否落入虚拟装置权利要求所保护的范围之内。举例而言，使用一块处理芯片来实现上文提到的权利要求1中的生成模块、编码模块和发送模块所执行的功能，这样的处理芯片是否属于通过硬件方式实现解决方案的实体装置，是否落入到虚拟装置权利要求的保护范围之内，对此目前尚未有明确的规定或实际判例出现。
笔者认为：审查指南中规定的通过硬件方式实现该解决方案可能主要是涉及传统的模拟电路，而在数字电路时代，随着半导体技术的发展，处理芯片的集成度越来越高，由一块处理芯片能够实现越来越多的技术方案，能够实现功能模块架构的处理芯片是否落入到虚拟装置权利要求的保护范围之内，这需要一个明确的界定。对此，笔者建议可以借鉴美国专利法关于保护客体的规定，将虚拟装置权利要求的保护范围解释为包括能够实现功能模块架构的处理芯片，即，由功能模块限定的装置权利要求依然被理解为通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，但是，这样的虚拟装置权利要求的保护范围包括：能够实现该功能模块架构的处理芯片。
然而，这并不表示芯片生产厂家所生产的处理芯片本身会落入到虚拟装置权利要求的保护范围内，这是因为处理芯片在出厂时仅能实现最基本的底层功能，其需要通过中间商进行二次开发才能实现相应的技术方案。因此，笔者认为：能够实现功能模块架构的处理芯片应该是经过二次开发的中间商所提供的处理芯片，也就是说由中间商进行了二次开发的处理芯片应当落入到虚拟装置权利要求的保护范围之内。
当然，如果将审查指南中关于虚拟装置权利要求的规定修改为采用下列方式来撰写涉及计算机程序的装置权利要求，则可以更好地对上述虚拟装置权利要求的保护范围进行解释和支持：
“1. 一种数据发送装置，其特征在于，包括：处理器，其中，所述处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块：
生成模块，用于生成数据；
编码模块，用于对生成的数据进行编码；
发送模块，用于对编码后的数据进行发送。”
总结
随着中国企业逐渐地在其他国家（特别是美国）利用专利制度对自身的产品进行保护以及维护自身应有的利益，对撰写的申请文件的质量的要求也越来越高。仅仅停留在基于中国专利法的规定撰写申请文件的层面已经无法满足申请人的要求，因此，在撰写国内在先申请以及PCT国际申请时，需要站在全球视角去撰写一份至少满足中国和美国专利法相关规定的申请文件，这也对代理人提出了越来越高的要求。针对虚拟装置权利要求，可以在撰写国内在先申请时，在说明书中除了描述与虚拟装置权利要求对应的实施例之外，增加一个实施例以便支持相应的非虚拟装置权利要求，从而使得在基于国内在先申请提出PCT国际申请时或者在PCT国际申请进入美国国家阶段时，可以按照新增的实施例将申请文件中的虚拟装置权利要求修改为非虚拟装置权利要求，这样使得进入美国国家阶段时所提交的申请文件可以满足美国专利法第101条和第112条第6款的规定，从而能够在美国更好地对申请人的方案进行保护。
参考文献
[1]《专利审查指南》，中国人民共和国国家知识产权局，知识产权出版社，2010 年1月第1版
[2]《美国专利法》，Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik，知识产权出版社，2011年1月第1版
作者信息：
姓名：江舟
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